A Marca

O ADN da sua Empresa

Quem sou

» Gonçalo de Sampaio

» Advogado

» Agente Oficial da Propriedade Industrial AOPI

» Sócio J. E. Dias Costa, Lda

» Presidente da Direcção da AIPPI Portugal – Associação internacional para a Protecção da Propriedade Intelectual

» goncalo.sampaio@jedc.pt

Marca

• Definição: Sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa ou indivíduo.

• Permite a distinção dos produtos ou serviços de uma empresa de outras empresas.

• Quando registada confere ao seu titular um exclusivo de mercado e o direito de impedir a utilização por terceiros, sem o seu consentimento, de sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins.

• Válida por 10 anos renovados indefinidamente

Marca

Todo o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou a respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos das outras empresas.

Marca

• Marcas Nominativas

• Marcas Mistas

• Marcas Figurativas

• Marcas Tridimensionais

• Marcas Sonoras

• Marcas Olfactivas

• Marcas de Toque

• Marcas de Movimento

• Marcas Gustativas

• Hologramas

Nominativas

Figurativas

Mistas

Tridimensionais

Cores

Chocolate Milka Post it

Sonoras

Olfactivas

The smell of fresh cut grass

O cheiro de relva acabada de cortar

Classe 28: bolas de ténis

Marca Comunitária No. 428870

Toque

UNDERBERG em Braille (Marca alemã

No. 30259811, 12 Março 2003)

American Wholesale Wine & Spirits, Inc.

registou “uma textura de veludo que cobre

a superficie de uma garrafa de vinho” (EUA

Registo. No. 3155702, 17 Outubro 2006)

Movimento

Gustativas

A sociedade Organon tentou registar o sabor de laranja para produtos

farmacêuticos mas a marca foi recusada nos Estados Unidos.

A sociedade Eli Lilly tentou registar o sabor artificial de morango também

para medicamentos como marca comunitária e esta foi recusada por não

ser possível a sua representação gráfica.

Position Marks

Um sinal, posicionado numa parte determinada de um produto de forma constante

e com uma proporção específica:

No caso da garrafa o que se está a proteger é a

parte de cima e o seu tamanho e proporção em

relação à garrafa

Hologramas

The mark as shown in the attachment

consists of holographic paper that reflects

the spectrum of colour in a pattern of

oblique, parallel lines applied to the

surface of a package; the dotted lines

shown in the drawing form no part of the

mark, and are for 3-d illustrative purposes

only Classe 34: cigarros

The trade mark is a circular hologram,

placed on the top of the packaging

Classes 3 (cosméticos) e 5 (medicamentos)

Marca – Pesquisas de anterioridade

• Antes de avançar com um pedido de registo é essencial efectuar pesquisas de anterioridade:

• TENTAR antecipar eventuais obstáculos

• Procurar alternativas

• Abrir caminho ao uso

• Resultados em 3/4 dias

Marca - Processo de Registo

Classificação de Nice

O registo de marcas é feito por produtos ou serviços, com base numa Classificação Internacional, a Classificação de Nice (1957)

Actualmente existem 34 Classes de produtos e 11 Classes de serviços

A marca deve ser pedida para os produtos ou serviços que interessam, com algum espaço de manobra

Marca - Processo de Registo

• Exemplos Classes:

• Classe 25 - Vestuário, sapatos, chapelaria

• Classe 32 - Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta

• Classe 33 - Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)

• Classe 38 – Telecomunicações

• Classe 42 – Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário

Marca – Limites

A marca é recusada se:

Reproduz ou imita marca anteriormente registada por terceiro

Reproduz ou imita marca notoriamente conhecida

Conflitua com marca de prestígio

Contém logótipo de terceiro

Constitui infração de outros DPIs

Inclua nomes individuais ou retratos alheios

Possa constituir actos de concorrência desleal

Marca – Limites

A marca é ainda recusada se for composta por um sinal exclusivamente

Descritivo: CARNE para designar produtos de carne

Usual: BICA para café

Enganador: RUM para sumos

CONTRÁRIA À MORAL, ORDEM PÚBLICA, BONS COSTUMES: LICOR DE ME*** para vinhos

Identifica espécie, uma qualidade, uma quantidade, o destino, o valor ou a proveniência geográfica do produto ou serviço

Ex.: FEIJÃO para feijão em lata ou SABOROSO para bolos

Marca – Vias de Protecção

• Nacional (País a País)

• Internacional (Sistema de Madrid)

• Europeia

Marcas – Via Nacional

Praticamente todos os países do mundo têm um sistema em funcionamento de registo de marcas.

• Ex: Timor-Leste

O registo de uma marca é territorial

Não existe um “registo mundial”

Marca - Via Nacional

• Portugal:

• Pedido depositado no INPI, I.P

• Publicação (1 semana)

• Prazo para reclamações (2 meses)

• Prazo para contestação (2 meses)

• Despacho do Examinador (3/5 meses)

• Recurso Judicial (Tribunal da Propriedade Intelectual)

• A duração do registo é de 10 anos, contados da data da respectiva concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos.

Marca – Via Europeia

Marca da União Europeia criada em 1996

O EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia ,

situado em Alicante, Espanha é o organismo competente

A MUE é um caso de sucesso tendo sido registadas mais de um milhão de marcas desde 1996

Um pedido de registo de marca cobre 28 países

Custo é bastante atractivo

Uma única entidade estuda o processo

Marca – Via Europeia

Pedido depositado em qualquer língua da UE, MAS o processo corre numa das 5 línguas oficiais: EN, FR, DE, IT, ES

Após a publicação abre prazo de 3 meses para reclamações: qualquer entidade que se sinta prejudicada, por confusão com os seus direitos anteriores, pode reclamar

Se não houver reclamações, a marca é concedida

A duração do registo é de 10 anos, contados da data do pedido, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos

Recurso administrativo para Câmara de Recursos do EUIPO e posteriormente para o Tribunal Geral da UE

Marca – Via Internacional

Acordo de Madrid referente ao Registo Internacional de Marcas 1891

Protocolo relativo ao Acordo de Madrid 1989 - Sistema de Madrid

• Administrado pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genève.

• O Sistema de Madrid tem actualmente cerca de 97 Partes Contratantes (países ou organizações regionais)

• Ex. Brasil, Canadá (2018), Angola

• Portugal faz parte do Acordo e do Protocolo podendo usar ambos os instrumentos como país de origem

Marca – Via Internacional

Vantagens:

• Simplicidade de procedimentos

• Um único pedido – vantagem administrativa

• Uma entidade central de administração

• Designação de todos os países (ou organizações regionais)

• Tem os mesmos efeitos que um pedido nacional nos vários países

• O registo internacional só é recusado no país onde se verifique fundamento de recusa, e será concedido nos outros territórios

• Registo concedido por 10 anos, com posteriores renovações de 10 anos, indefinidamente

• Vantagem de uma manutenção centralizada

Marca – Que via escolher?

É essencial haver um plano de uso expansão da marca

Exemplo 1:

Mercados de interesse: Portugal, Espanha e Brasil

Opção: Via Nacional - 3 pedidos de registo directos

Exemplo 2:

Mercados de interesse: 8 mercados da União Europeia

Opção: Via Marca União Europeia

Exemplo 3:

Os mercados de interesse são PT, UK, CH, FR, DE, ES, IT, BX, CZ, GR, CN

Opção: marca nacional em PT e marca internacional para UE, CH e CN

Marca – Que via escolher?

CONSULTE UM AGENTE OFICIAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Identificação de Registo de Marca

MARCA REGISTADA

M.R.

®

MARCA REG.

MARCA REGISTRADA

TM

Uso de Marca Registada

A marca deve ser usada no mercado “tal como se encontra registada”

Não deve estar mais de 5 anos sem ser usada

Risco de ser caducada por falta de uso sério

Vantagens da protecção de marcas

• Valoriza o esforço financeiro e intelectual na concepção (acto criativo)

• Direito de exclusivo de um sinal

• São um monopólio legal

• Direito de impedir o seu uso por terceiros

• Necessidade de um pensamento estruturado por quem gere as marcas de uma empresa

• Activo fundamental que importa salvaguardar e defender

• Exploração cedida por intermédio de licenças

• Pode ser dada como meio pagamento (penhora)

Quando corre mal…

Quando corre mal…

Pedidas em Angola 7 marcas com estes símbolos, em nome de Sr. André ….

Diferentes produtos

Litígio levou a desistência dos pedidos

Quando corre mal…

Moçambique:

Marcas pedidas por empresas locais.

Acabaram por desistir, após intervenção do titular original

Quando corre mal…

Mas não é só a empresas nacionais… e acontece nos mais variados Países…

2 conceitos interessantes

Marcas Notórias e de Prestígio

Degenerescência de marca

Marcas Notórias e de Prestígio

• Protecção reforçada

• Independente de registo

• Maior abrangência no confronto de afinidade

• As notoriedade de uma marca pode ser invocada contra uma outra marca para os mesmos produtos e serviços.

• O prestígio de uma marca pode ser invocado contra uma marca que protege produtos ou serviços totalmente distintos.

Degenerescência de Marca

• A marca transforma-se na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade, ou inactividade, do titular.

• Publicidade não cuidadosa

• Titular não reage perante má utilização da sua marca

• O sonho de qualquer criativo, MAS o pior pesadelo de um titular

Degenerescência de Marca

• Exemplos: • XEROX®

• ASPIRINA®

• JIPE Vs JEEP®

• TUPPERWARE®

• GILLETTE®

• JACUZZI®

• ESCALATOR®

Degenerescência de Marca

Regras de Uso Adequado

A minha lâmina Gillette®

A Gillette

Usar a marca com grafia especial Usar a marca como adjectivo Usar a marca com símbolo ®

Não usar a marca como substantivo Não usar a marca como um verbo Não usar a marca alterada

Conclusão

«A marca só é boa se for percebida

e só tem valor se for registada»