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19 a 21 de setembro - 2017
Dr. Heleno José Costa Bezerra Netto Examinador de patentes (Área químico-farmacêutica)
Coordenação de Recursos e Processos Administrativos de
Nulidade de Patentes
Recursos e processos administrativos
de nulidade:
Procedimentos de segunda instância
na área de patentes
19 a 21 de setembro - 2017
Si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.
“Se conhece algo melhor, perdoa minha candura; se não, desfruta
comigo.”
Horácio, Epístola 1,6 apud GOETHE, J.W. (1993) Doutrina das Cores. Tradução: Marco Giannotti. 84p.
19 a 21 de setembro - 2017
CGREC
INFORMAÇÕES GERAIS
19 a 21 de setembro - 2017
• Examinar e fornecer subsídios técnicos para decisão do Presidente
do INPI nos recursos e processos administrativos de nulidade,
interpostos na forma da legislação vigente de propriedade industrial,
emitindo parecer sobre a matéria técnica suscitada e nos demais
recursos em matéria de propriedade intelectual, cuja competência do
registro seja atribuída ao INPI por força de lei;
•Orientar e coordenar a sistematização, organização e atualização
das decisões administrativas em matéria de propriedade industrial e
intelectual, buscando consolidar uma jurisprudência administrativa
da matéria.
CGREC – COMPETÊNCIA REGIMENTAL
Art. 21 do Decreto Nº 7.356, de 12 de novembro de 2010
Decreto 8854 de 22 de setembro de 2016 (Reestruturação do INPI)
19 a 21 de setembro - 2017
COREM
Coordenação Técnica de Recursos e
Processos Administrativos de
Nulidade de Marcas
CGREC
Coordenação-Geral de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade
COREP
Coordenação Técnica de Recursos e
Processos Administrativos de
Nulidade de Patentes
CORED
Coordenação Téc. de Rec. e Proc. Adm. de Desenho Industrial, Contratos e Outros
Registros
DAREC
Divisão de Apoio Administrativo da
CGREC
SAREP
Seção de apoio
de Patentes, DI,
Contratos e
outros registros
SAREM
Seção de apoio
de Marcas
Decreto 8854 de 22 de setembro de
2016 (Reestruturação do INPI)
CGREC – Organograma
19 a 21 de setembro - 2017
CGREC
NÚMERO DE
FUNCIONÁRIOS
Equipe de apoio 11
Coordenação de Patentes 20
Coordenação de Marcas 13
Coordenação de Desenho Industrial 3
TOTAL 47
CGREC – EQUIPE
19 a 21 de setembro - 2017
RECURSOS
19 a 21 de setembro - 2017
Prazo para interposição de Recursos = 60 dias.
De acordo com o Art. 212 § 1º os Recursos serão
recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno,
aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame
de 1ª instância no que couber.
RECURSOS
Arts. 212 a 215 da LPI
19 a 21 de setembro - 2017
O Recurso é portanto um meio de requerer a uma
instância superior a reapreciação de determinado ato
visando à reforma de sua decisão.
• A instância superior no caso: Presidência do INPI.
• Ato a ser reformado: Decisão da Diretoria de Patentes.
RECURSOS
Arts. 212 a 215 da LPI
19 a 21 de setembro - 2017
Não cabe Recurso da decisão que determina o
arquivamento definitivo do pedido de patente.
Não cabe Recurso da decisão de deferimento do
pedido de patente ou certificado de adição.
RECURSOS
Arts. 212 a 215 da LPI
19 a 21 de setembro - 2017
11
Já que se pode aplicar todos os dispositivos pertinentes ao exame de
1ª instância, os examinadores técnicos podem sugerir modificações e
efetuar novas buscas de anterioridades;
A competência para julgar os recursos é conferida somente ao
Presidente do INPI;
A decisão do Recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa;
Após a decisão do recurso resta apenas a via judicial (Art. 215 da LPI -
9279/96).
RECURSOS
Arts. 212 a 215 da LPI
19 a 21 de setembro - 2017
Fluxo processual - 2ª instância
RECURSO
RECURSO
60 d
Há contrarrazões?
60 d
Art. 212
Art. 213
Sim ou Não
Exame do RECURSO - Colegiado
12.2
Indeferido
Qualquer pessoa
19 a 21 de setembro - 2017
Art. 214
Provimento ou não do RECURSO
Exigência Ciência
Exame do Recurso - Colegiado
Decisão do Presidente do INPI
120 121
Art. 214
60 d 60 d
Art. 212 § 3º
Deferido Indeferido
111 100
OBSERVAÇÃO
A decisão de recurso é final e irrecorrível na
esfera administrativa.
(Art. 215)
Fluxo processual - 2ª instância
RECURSO
19 a 21 de setembro - 2017
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
(Artigos 46 a 57 da LPI)
A nulidade de uma patente pode ser reconhecida tanto
administrativamente, pelo INPI, no prazo fixado pela lei; como
judicialmente através de ação própria ou de mandado de
segurança.
Interposição de Nulidade
Processo Administrativo de Nulidade (Arts. 50 a 55 da LPI)
• Até seis meses da data de concessão;
Ação de Nulidade (Arts. 56 e 57 da LPI)
• Poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da Patente.
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
EFEITOS DA NULIDADE
DAS PATENTES
19 a 21 de setembro - 2017
Os efeitos da declaração de nulidade
das patentes podem ser resumidos da
seguinte maneira:
Quanto à data
Quanto às pessoas
Quanto à sua extensão.
19 a 21 de setembro - 2017
Quanto à data:
A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data de depósito do pedido (ex-tunc).
É como se o título jamais tivesse existido.
19 a 21 de setembro - 2017
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Quanto às pessoas:
A declaração de nulidade tem abrangência erga omnes (efeito que envolve toda a coletividade e não só as partes envolvidas).
A invenção pode ser explorada livre e licitamente por qualquer interessado e não somente pelo autor da ação de nulidade.
19 a 21 de setembro - 2017
Quanto à sua extensão:
A nulidade pode não incidir sobre todas as
reivindicações.
Algumas reivindicações podem ser declaradas
nulas e as demais podem permanecer válidas,
sendo condição para a nulidade parcial o fato
das reivindicações válidas constituírem matéria
patenteável por si mesmas.
19 a 21 de setembro - 2017
21
É proposta em caráter alternativo à ação de nulidade
devido a inobservância do disposto do Art. 6º da LPI
9279/96;
A ação de adjudicação
Implica transferência compulsória da titularidade de um
bem por força de decisão judicial;
Pode ser proposta sempre que a aquisição do direito
tenha sido eivada de má fé.
Art. 49 da LPI
Adjudicação da Patente
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
22
A patente será declarada administrativamente nula:
Quando não tiver sido atendido qualquer dos requisitos
legais;
O relatório e as reivindicações não atenderem aos
Artigos 24 e 25, respectivamente:
• Art. 24 – suficiência descritiva e
• Art. 25 – as reivindicações devem ser fundamentadas
no relatório descritivo.
Art. 50 da LPI
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
NULIDADE
Art. 50 da LPI
A patente será declarada administrativamente nula:
O objeto da patente se estenda além do conteúdo do
pedido originalmente depositado; ou
No seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
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24
O processo de nulidade prosseguirá
ainda que extinta a patente.
Art. 51, § único da LPI
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
25
DA AÇÃO DE NULIDADE
A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo
da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa
com legítimo interesse (Art. 56);
A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa (Art. 56 § 1º);
O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a
suspensão da patente.
NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
Expedição da Carta-
Patente ou do Certificado
de Adição
NULIDADE
ADMINISTRATIVA
Manifestação do titular
Exame da NULIDADE ADMINISTRATIVA - Colegiado
6 meses
60 dias
Art. 51
Art. 52
17.1
Fluxo processual - 2ª instância
NULIDADE ADMINISTRATIVA
Instauração por qualquer pessoa
com legítimo interesse ou de
ofício (INPI).
OBSERVAÇÃO
Aplica-se aos Certificados de Adição. (Art. 55)
19 a 21 de setembro - 2017
Exame da NULIDADE ADMINISTRATIVA - Colegiado
Manifestação sobre o exame
60 dias
Art. 53
205
Sim ou Não
Decisão do Presidente do INPI
Provimento ou não da NULIDADE
ADMINISTRATIVA
Anulação Manutenção
Art. 53 200 201
Fluxo processual - 2ª instância
NULIDADE ADMINISTRATIVA
19 a 21 de setembro - 2017
MODELO DE PARECER DE
RECURSO
19 a 21 de setembro - 2017
1. Introdução:
Trata-se de Recurso interposto contra indeferimento de
pedido de patente, cuja tempestividade e regularidade formal do
requerimento, foram verificadas no moldes do art. 212 da Lei nº
9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – (LPI), tendo sido
conhecido e notificado na RPI ….......de...... (despacho 12.2).
O referido Recurso foi apresentado por intermédio da petição
…................de …..........., sendo a base legal motivadora de tal
indeferimento os artigos ….......
* Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com artigo 213 da LPI.
OU *Foram apresentadas contrarrazões de acordo com o artigo 213 da LPI, por
…......... por intermédio da petição …..........de …............ .
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2. Análise e Avaliação das Alegações do Recurso:
Analisando as alegações apresentadas ressaltamos
as seguintes questões:
Desenvolver ….
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3) Conclusão:
a- Em caso manutenção do indeferimento:
Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente
concluímos que não procedem as alegações apresentadas uma vez que
a matéria reivindicada não atende aos requisitos de patenteabilidade tais
e tais.
Rio de Janeiro, xx de xxxxx de 20xx.
Nome
Pesquisador / Mat. Nº
Portaria INPI/PR Nº 210/15 de 01/07/2015
CGREC/ DIREP
19 a 21 de setembro - 2017
3) Conclusão:
b- Em caso de reforma da decisão de indeferimento:
Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que são
procedentes as alegações apresentadas uma vez que a matéria reivindicada atende aos
requisitos e condições de patenteabilidade.
Dessa forma opina-se pela reforma da decisão de indeferimento e pelo
consequente deferimento do pedido como Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade
devendo integrar a Carta Patente os seguintes documentos:
Página(s) Nº da petição Data
Relatório descritivo XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ
Reivindicações XX a XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ
Desenhos XX a XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ
Resumo XX ZZZ ZZ/ZZ/ZZZZ
19 a 21 de setembro - 2017
3) Conclusão:
c- Em caso de Ciência:
Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que não
procedem as alegações apresentadas no Recurso.
Com a realização de novas buscas e introdução de outras objeções à
patenteabilidade do pedido foi verificado que a matéria reivindicada não atende ao disposto
nos artigos tais e tais.
Assim, de acordo com o parecer PROC/CJCONS/Nº 02/08 o recorrente deverá
tomar ciência deste parecer e se manifestar em relação às argumentações aqui
apresentadas no prazo de 60 (sessenta) dias.
Tome conhecimento do parecer técnico [código 120].
Rio de Janeiro, xx de xxxxx de 20xx.
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3) Conclusão:
d- Em caso de Exigência:
Tendo em vista as discussões exaradas anteriormente concluímos que
as alegações do recorrente procedem parcialmente.
Dessa forma, as exigências formuladas no corpo deste parecer deverão
ser devidamente cumpridas, estando a procedência do Recurso condicionada ao
respectivo cumprimento dessas exigências no prazo de 60 (sessenta) dias da
referida publicação.
Exigência [código 121].
Rio de Janeiro, xx de xxxxx de 20xx.
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MODELO DE PARECER DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE NULIDADE
19 a 21 de setembro - 2017
1. Introdução:
Breve resumo do teor técnico da invenção, salientando a novidade e atividade
inventiva (teor das reivindicações).
2. Histórico:
A presente Patente, (ou a Patente em questão, ou a Patente em lide), teve sua
concessão publicada na RPI nº XYZ de XYZ. Através da Petição nº XYZ de
XYZ, a interessada XYZ apresentou ou interpôs, tempestivamente, pedido de
Nulidade Administrativa. Na RPI nº XYZ de XYZ, através do código de
despacho 17.1, o INPI notificou ao Titular da Patente a instauração do
processo de Nulidade Administrativa, intimando o Titular a se manifestar no
prazo de 60 dias.
Em XYZ, através da Petição nº XYZ de XYZ, o titular apresentou sua
manifestação à Nulidade interposta.
19 a 21 de setembro - 2017
3. Sumário das argumentações do Requerente da
Nulidade e da manifestação do Titular:
Em relação as argumentações da Nulidade:
Destacar resumidamente as alegações principais da impetrante,
salientando os artigos da L.P.I., nos quais a mesma baseia suas alegações.
Assinalar as referências apontadas (se for o caso).
Em relação a Manifestação do Titular:
Destacar resumidamente os principais pontos da manifestação do
Titular.
19 a 21 de setembro - 2017
4. Discussão das partes relevantes das argumentações:
Tendo em vista as alegações anteriormente expostas,
observamos que: Nesta parte, que é a mais importante do Parecer Técnico, o examinador,
baseado nas alegações referidas anteriormente, deverá apresentar sua opinião
embasada em justificativas técnicas, destacando onde as referências apresentadas
pela Impetrante colidem ou não com a Patente em questão. Todos os pontos
relevantes levantados pela Impetrante e pela Titular devem ser discutidos e rebatidos
com cuidado e objetividade.
19 a 21 de setembro - 2017
5. Conclusão:
Nesta etapa o técnico finaliza seu Parecer com um breve resumo dos
pontos relevantes e acrescenta:
Dessa forma, sugerimos que seja mantida a Patente … Ou
Dessa forma, opinamos pelo provimento parcial da
nulidade conforme apostilamento assinalado …... ( O apostilamento deverá ser inserido na conclusão)
Ou
Dessa forma, sugerimos a nulidade da Patente uma vez
que ...
(Obs: na primeira etapa da nulidade utilizar o código 205)
Intimação para manifestação por parte do titular e do requerente [código 205].
19 a 21 de setembro - 2017
COREP
Dados consolidados
19 a 21 de setembro - 2017
Nº de 12.2/Ano Nº de 9.2/Ano
• 30% ±5 das Publicações 9.2 resultam em Publicações 12.2
19 a 21 de setembro - 2017
Nº de 9.1/Ano Nº de 17.1/Ano
• 1% ±1 das Publicações 9.1 resultam em Publicações 17.1
19 a 21 de setembro - 2017
backlog recursos (Acumulado) backlog nulidades (Acumulado)
19 a 21 de setembro - 2017
• A taxa de crescimento do backlog de recursos recuou de
30 para 11%
Taxa de Crescimento anual do backlog
• O backlog de nulidades esta cedendo. -19% em 2017
19 a 21 de setembro - 2017
• Produtividade dos examinadores (nº de 1º exames de recurso/ano) da
COREP dobrou
• Atualmente existem 14 ações em aberto sob a responsabilidade da COREP.
19 a 21 de setembro - 2017
Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia.
Licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pueri qui
Nune ludunt nostri judices erunt.
“Se nossas coisas são verdadeiras ou falsas, assim serão, ainda que
defendamos por toda vida. Após nossa morte, as crianças, que agora
brincam, serão nossos juízes.
Lineu apud GOETHE, J.W. (1993) Doutrina das Cores. Tradução: Marco Giannotti. 84p.
19 a 21 de setembro - 2017
Obrigado !
Heleno José Costa Bezerra Netto
helenojc@inpi.gov.br
Dúvidas
Leila Falcone – Coordenadora (patentes)
leilan@inpi.gov.br
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