parceria com instituiÇÕes pÚblicas de pesquisa: aspectos contratuais e estratÉgias de...

PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA: ASPECTOS CONTRATUAIS E

ESTRATÉGIAS DE LICENCIAMENTO

Por José Carlos Vaz e Dias (PhD/LLM Kent)Sócio do Escritório Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/CProf. Adjunto em Direito da Propriedade Industrial – UERJ

Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados

Propriedade Intelectual



RAZÕES PARA PARCERIA E TRANSFERÊNCIA DE PI

ACESSO AOS NOVOS DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS.

POSSIBILIDADE DE ACESSO A NOVOS MERCADOS COM CUSTO REDUZIDO.

MAXIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO.

EFICÁCIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO CAPITAL, INSUMOS E TRABALHO.

OPORTUNIDADE DE LUCRATIVIDADE – EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA.





FORMAS DE PARCERIA E AQUISIÇÃO TECNOLÓGICA

CONTRATOS TECNOLÓGICOS.

“ACORDOS QUE OBJETIVAM A AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E/OU O ENSINAMENTO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROTEGIDOS OU NÃO PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS CORRELATOS”.

PECULIARIDADES:

1) BEM IMATERIAL = RESULTADO DO EXERCÍCIO INTELECTUAL.

2) BEM MÓVEL (CONCEPÇÃO JURÍDICA) – ART. 5º. DA LEI 9.279/96.

3) PROPRIEDADE RESOLÚVEL – LIMITADA NO TEMPO E ESPAÇO.





FORMAS DE PARCERIA E AQUISIÇÃO TECNOLÓGICA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

ASPECTO INTRÍNSECO ECONÔMICO – USAR, EXPLORAR, FRUIR, LICENCIAR E CEDER DIREITOS.

ASPECTO INTRÍNSECO JURÍDICO – GARANTIA DA EXCLUSIVIDADE.: AÇÕES - APROPRIAÇÃO INDEVIDA.

ASPECTO EXTERNO – FUNÇÃO QUE A PROPRIEDADE DESEMPENHA NA SOCIEDADE – FUNÇÃO SOCIAL.





TIPOS CONTRATUAIS BÁSICOS

CONTRATO DE PARCERIA TECNOLÓGICA (COST-SHARING):

“Acordo Comercial que Objetiva o Intercâmbio de Informações Tecnológicas entre Duas ou Mais Pessoas, bem como a Participação nos Custos de Pesquisa”

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA EFETIVAÇÃO DE PESQUISA E ESTUDOS TÉCNICOS.

PLANO DE TRABALHO E RESPONSABILIDADES = PECULIARIDADES NA EXECUÇÃO.

DETERMINAÇÃO DO MONTANTE ENVOLVIDO E CUSTEIO DA PESQUISA.





TIPOS CONTRATUAIS BÁSICOS

DETERMINAÇÃO DA TITULARIDADE E REGRAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL = PROPRIEDADE ÚNICA OU CO-PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS INVESTIMENTOS.

PATENTE OBTIDA EM NOME DOS PARTICIPANTES. DEFESA POR TODOS OS PARTICIPANTES.

EXPLORAÇÃO SEM EXCLUSIVIDADE.

DIVULGAÇÃO PROIBIDA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

APERFEIÇOAMENTO PERTENCE A QUEM O FIZER. ART. 63 DA LEI 9.279/96.





PECULIARIDADES:

LEI DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/1993).

LEI DE INOVAÇÃO (LEI 10.973/2005).

- PROMOVE PROJETOS DE COOPERAÇÃO = GERAÇÃO DE PRODUTOS.

- ESTIMULA AS UNIVERSIDADES A DESENVOLVEREM

- EMPRESAS TÊM SEGURANÇA PARA CELEBRAREM PARCERIAS.

- CRIAÇÃO DE FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS = ATIVIDADE É A INOVAÇÃO.





ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE:

“Contratos Expressos que Visam Regulamentar a Disponibilização para Terceiros de Informações Protegidas por Confidencialidade”

PROTEÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE – ART. 195, inc. XI e XII, DA LEI 9.279/96.

REQUISITOS: NOVIDADE, INFORMAÇÃO COMPETITIVA, SECRETA E TRATAMENTO COMO SEGREDO.

COMPROMISSO DE MANTER A CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO = PARTES CONTRATANTES.





ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

- MULTA SEM PREJUDICAR AS INDENIZAÇÕES.

- MEDIDAS LIMINARES DISPONIBILIZADAS = O DIREITO TERMINA QUANDO O SEU OBJETO PERECE.

- DURAÇÃO AD ETERNUM OU POR ESTIPULAÇÃO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA.

PRECARIAMENTE/INADEQUADAMENTE UTILIZADA PELAS EMPRESAS.





CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO = ART. 610 A 626 CC.

- DURAÇÃO: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA.

- TITULARIDADE DO DESENVOLVIMENTO: CONTRATANTE OU POR ESTIPULAÇÃO.

- CAPUT DO ART. 88 DA LEI 9.279/96 E ART. 4. DA LEI 9.609/98.

- GARANTIA DE ORIGINALIDADE E RESPONSABILIDADE POR VIOLAÇÃO.

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA COMPLEMENTAR.





CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO

- APLICABILIDADE DO DECRETO N. 2.553/98.

- GARANTIA DE ORIGINALIDADE E RESPONSABILIDADE POR VIOLAÇÃO.

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA COMPLEMENTAR.





LICENCIAMENTO DE DIREITOS

- TEMPORARIEDADE DE USO (SEM TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA).

- BEM IMATERIAL E MÓVEL = CONTRATO DE LOCAÇÃO.

- EXCLUSIVO OU NÃO EXCLUSIVO.

- GRATUIDADE OU ONEROSIDADE.

- LIMITAÇÕES DE USO: TEMPO, TERRITÓRIO ETC.

- VICÍOS REDIBITÓRIOS = OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE.

- EMBARAÇOS OU TURBAÇÕES – OBRIGAÇÃO DO LICENCIANTE.





FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

“Acordos Comerciais que Envolvem o Fornecimento de Tecnologia Não Amparada por Direitos da Propriedade Industrial Depositados ou Concedidos no Brasil, Mediante o Pagamento ou não de Uma Remuneração Específica”.

CONTRATO ATÍPICO = REQUISITOS INTRÍNSECOS NÃO REGULADOS POR LEI. ART. 211 DA LEI 9.279/96.

CONTRATO MISTO = RESULTA DA COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS DE DIFERENTES CONTRATOS.





FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

- CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS PARA AS PARTES CONTRATANTES.

- ENVOLVE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA.

- ASSEMELHA-SE A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REMESSA E DEDUTIBILIDADE FISCAL LIMITADA.

- NECESSIDADE DE CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA.

-DEFINIÇÃO ADEQUADA DO ESCOPO DA LICENÇA.





CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES

“Contrato em que o Requerente ou o Titular de uma Patente (processo ou produto) Outorga a um Terceiro o Direito de Utilizar e Explorar tal Patente por um Determinado Período, em Contrapartida ao Recebimento de Remuneração ou não, Sem que Haja a Efetiva Transferência da Titularidade do Direito de Propriedade”.

CARACTERÍSTICAS:

ESPÉCIE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ART. 565 a 578 CC. ART. 61 a 63 DA LEI 9.279/96.





CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PATENTE

- CONTRATO BILATERAL = OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS.

- CONTRATO ONEROSO = ART. 572 CC E LEIS FISCAIS.

- CONTRATO GRATUITO (COMODATO) = ARTS. 579 a 585 CC.

- PERÍODO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O OBJETO OUTORGADO.

- SOLENIDADE EXIGIDA PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PERANTE TERCEIROS, DEDUTIBILIDADE FISCAL E REMESSA AO EXTERIOR – AVERBAÇÃO NO INPI.





CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

“Acordo Comercial Que Envolve a Prestação de Serviços ao Processo Produtivo, Mediante o Pagamento de Uma Retribuição”.

- DURAÇÃO = PRAZO DE EXECUÇÃO.

- FORNECIMENTO DE DADOS TÉCNICOS E ESPECIFICAÇÕES.

- REMUNERAÇÃO = BASEADA EM HOMEM/HORA TRABALHADA.

- INDIVIDUAÇÃO DOS TÉCNICOS E IDENTIFICAÇÃO DE DIÁRIAS .

- COMPATIBILIDADE ENTRE A TECNOLOGIA E OS SERVIÇOS.





LEI DE INOVAÇÃO

O QUE MUDOU NA TRANSAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE PESQUISA:

1) VIABILIZAÇÃO DE PARCERIAS – INCENTIVOS:

- REPASSE DE RECURSOS: SUBVENÇÃO, FINANCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.

- COMPARTILHAMENTO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DAS ICTs.





LEI DE INOVAÇÃO

2) REGRAS CLARAS SOBRE TITULARIDADE E EXPLORAÇÃO:

- PROPRIEDADE É FLEXIBILIZADA. LIMITAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE FOMENTO.

- EXPLORAÇÃO = CONTRATO: SEM EXCLUSIVIDADE.

- EXCLUSIVIDADE = EDITAL = PRIORITY TO LICENCE (ALTERNATIVA).

- BENEFÍCIOS AUFERIDOS PELO CRIADOR.

- CAUTELA COM CRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.





LEI DE INOVAÇÃO

3) CONFIDENCIALIDADE É OBRIGATÓRIA PARA PESQUISA PÚBLICA

- RECOMENDA-SE A CONFIDENCIALIDADE LIMITADA NO TEMPO.

4) FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS LABORAIS PARA OS PESQUISADORES.

5) FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS = FORMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS.





LEI DE INOVAÇÃO

LEI 11.196/2005 (CONVERSÃO DA MP DO BEM)

- INCENTIVOS FISCAIS

A) DESPESAS OPERACIONAIS COM P&d = DEDUZIDO DA APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (CSL).

B) REDUÇÃO EM 50 % DO IPI SOBRE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS.

C) DEPRECIAÇÃO NORMAL DAS MÁQUINAS E ACELERADA.

D) CRÉDITO DO IR INCIDENTE NAS REMESSAS = 20%

E) 0% DE IR NAS REMESSAS PARA MANUTENÇÃO DE PI.





PONTOS CONCLUSIVOS

- PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO = LEI 11.196/2005.

- MAXIMIZAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DA LEI DE INOVAÇÃO.

- PARCERIA JUSTA COM INVESTIMENTO NA UNIVERSIDADE = CONTROLE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.





OBRIGADO.

JOSÉ CARLOS VAZ E [email protected]





mailto:[email protected]




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