guia de referência para os nits - patentes
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Guia de Referência para os NITs
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTISubsecretaria de Coordenação das Unidades de
Pesquisas – SCUP
Arranjo de Núcleos de Inovação Tecnológica MantiqueiraArranjo NIT Mantiqueira
Realização e ElaboraçãoEquipe Arranjo NIT Mantiqueira
Guia de Referência para os NITs
Patentes
1ª EdiçãoNovembro/2015
ARRANJO NIT MANTIQUEIRAGuia de Referência para os NITs - PATENTES
A prática do patenteamento de invenção de-senvolvida no âmbito do Arranjo NIT Mantiqueira – da revelação do invento até o depósito do pedido de patente junto ao INPI – tem trazido à tona questões específicas e relevantes cujas respostas devem ser amplamente conhecidas, debatidas e incorporadas à base do conheci-mento coletivo indispensável à eficiência e êxito almejados a essa importante etapa do processo de busca da inovação.
Este guia pretende suprir essa demanda sem contudo se confundir com um manual de patentes, dado que há dezenas desses manuais e publi-cações afins facilmente localizáveis na internet, sem falar no extenso e esclarecedor material disponível no site do Instituto Nacional da Pro-priedade Industrial (INPI)1.
O modelo adotado compõe-se de um conjunto de perguntas e respostas apresentadas em uma 1 - Disponível em www.inpi.gov.br. O Guia Básico – Patentes, INPI – CGCOM e o Guia de Depósito de Patentes – INPI – 2008, utilizados na elaboração deste guia, fazem parte deste acervo.
mídia que permite não apenas a consulta via internet, mas também uma dinâmica de interação dos leitores com o texto, no sentido de promover aprimoramento e agregação de conteúdo ao guia de forma mais sintonizada com as reais necessidades e interesses do seu público-alvo.
Esta edição impressa corresponde à versão deste guia de referência publicada em dezembro de 2014 no site do Arranjo NIT Mantiqueira, disponível em www.nitmantiqueira.org.br.
Sumário01. Qual o propósito deste documento e a quem se destina? p.0802. Como proteger uma invenção? p.0903. O que é uma patente? p.1104. Quem pode pedir uma patente e onde isto deve ser feito? p.1405. Quem cuida da concessão de patentes no Brasil? p. 1506. Qual é o território de validade de uma patente? p.1607. Toda invenção pode ser patenteada? p.1808. O que fica excluído da proteção por patente? p.2009. O que são os requisitos de novidade, ativi-dade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial exigidos para a invenção e o modelo de utilidade? p.2310. Como deve ser descrita a invenção ou o modelo de utilidade no pedido de depósito de patente apresentado ao INPI? p.2711. O que são as reivindicações que devem constar do relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade? p.30
12. Qual a importância do sigilo no processo de pedido de depósito de patente? p.3213. Qual é a vigência da proteção conferida pela patente? p.3414. Qual é o prazo para obtenção de uma patente? p.3515. Como se dá o patenteamento de uma invenção criada por mais de uma instituição ou empresa? p.3716. A partir da realização de uma invenção, que passos devem ser seguidos até o depósito do pedido de patente? p.3917. O que o inventor que exerce suas atividades como parte de contrato de trabalho recebe como retribuição pelo licenciamento de uma patente? p.4718. Referências Bibliográficas p.50
1. Qual o propósito deste documento e a quem se destina?
Esta publicação reúne informações úteis sobre o patenteamento de invenção, um dos segmentos da proteção da propriedade industrial.
Destina-se primordialmente a quem esteja inte-grado ao Arranjo NIT Mantiqueira e figure como autor de invenção decorrente das atividades profissionais que exerce (inventor) ou como outro agente relacionado a esse processo.
O documento PROPRIEDADE INTELEC-TUAL PARA OS NITs - DEFINIÇÕES – Guia de Referência explica o que é a propriedade intelectual (onde figura a propriedade industrial) e quais são os segmentos em que esta se divide para oferecer proteção aos diversos bens imateriais criados pelo intelecto humano: obra de arte, livro, software, máquina, processo, etc.
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2. Como proteger uma invenção?
A forma usual de proteção é a manutenção do sigilo, que obrigatoriamente deve ser adotada durante o processo de criação da invenção, com possibilidade de ser estendida às fases de industrialização, comercialização ou aplicação do invento, ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Porém, a utilização do sigilo nas etapas seguintes à da criação aumenta o risco de a invenção ser indevidamente copiada e explorada por terceiros,
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o que praticamente só é dificultado pelo grau de complexidade técnica envolvida na criação do invento.
A patente constitui o outro meio de proteção à invenção, funcionando de forma inversa à ma-nutenção do sigilo: o proprietário da invenção (titular) divulga publicamente e em detalhes o que foi inventado, em troca de uma proteção concedida pelo Estado para que ninguém possa explorar a invenção sem o seu acordo, durante um determinado período de tempo (ver questão 3).
Todos os envolvidos no processo de invenção, nas suas diferentes fases, devem estar atentos à política de manutenção do sigilo adotada pela insti-tuição onde exercem suas atividades. A existência de regras claras e conhecidas é indispensável à preservação dos interesses institucionais e individuais pertinentes à invenção.
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3. O que é uma patente2 ?
A patente é um direito de propriedade temporário concedido pelo Estado, que confere ao seu possuidor (o titular) o privilégio de impedir outras pessoas, sem o seu consenti-mento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto de sua patente.
Tal direito é concedido mediante a revelação pública feita pelo órgão patenteador de todos os pontos essenciais do invento, de modo que este possa ser realizado na íntegra por um espe-cialista na área do conhecimento envolvida na invenção.2 Definição baseada no documento: Guia de Depósitos de Patentes – INPI -2008, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Cópia obtida em agosto de 2014 no endereço eletrônico http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Pat-entes.pdf
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Por se tratar de um direito temporário, a patente dá ao seu titular um tempo limitado para exploração exclusiva do invento, que cairá em domínio público após esse período, tornando-se passível de ser aproveitado por qualquer pessoa.
Dessa forma, a patente constitui um meio de estimular o progresso científico e técnico da so-ciedade como um todo, obtido pela revelação pública do conteúdo do invento em troca da exclusividade temporária de exploração conce-dida a quem o possui.
O inventor pode ou não ser o titular de uma patente. No caso do invento desenvolvido por empregado de uma empresa, esta última geralmente figura como o titular da patente e o empre-gado (autor da invenção) apenas como inventor.
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É comum o entendimento de que uma patente dá direitos privativos ao seu titu-lar de fabricar, usar e vender a invenção. Realmente, não dá. Uma patente provê, de fato, o direito de excluir outros de fabricar, usar e vender a invenção, sem autorização prévia do titular.
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4. Quem pode pedir uma patente e onde isto deve ser feito?
Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode apre-sentar um pedido de patente ao órgão governa-mental responsável pela sua concessão.
Dos pedidos de patente que a presente publicação trata, entende-se que o pro-ponente destas é sempre a instituição onde o inventor tem seu contrato de trabalho.
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5. Quem cuida da concessão de patentes no Brasil?
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, vinculado ao Ministério do Desenvolvi-mento, Indústria e Comércio Exterior, é o órgão responsável, entre outras tarefas, pela concessão de patentes no Brasil.
A concessão ou não de uma patente resulta de um longo processo administra-tivo conduzido pelo INPI, que tem início com o pedido de depósito de patente apresentado pelo interessado a esse órgão.
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6. Qual é o território de validade de uma patente?
Por se tratar de uma concessão conferida pelo Estado, a patente é válida apenas no país onde foi concedida a sua proteção. E cada país é soberano para conceder ou não a patente, inde-pendentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes correspondentes3 .
Portanto, as patentes concedidas pelo Estado brasileiro valem apenas no Brasil e é necessário fazer pedidos de patentes distintos em cada país onde se deseja obter a proteção patentária de um determinado invento.
3 Ver item 2.
Para facilitar o depósito de patentes no exterior existe o Patent Cooperation Treaty – PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), que permite a reali-zação, no país de origem, da primeira fase do depósito de pedido de patente internacional, direcionado a país designado pelo depositante.
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O PCT é coordenado pela World In-tellectual Property Organization – WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI), que congrega atual-mente mais de 180 países entre seus membros4.
4 As informações sobre PCT foram obtidas no site da WIPO na internet em : www.wipo.int/pct.
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7. Toda invenção pode ser patenteada?
Não. O direito de proteção legal conferido pela patente restringe-se somente ao invento compreendido como uma solução técnica para um problema técnico, de aplicação industrial.
No Brasil a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI – Lei de Propriedade Industrial), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, define que:
É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 5.
e, também:
É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação 6.
5 Ver art. 8º da Lei nº 9.279/966 Ver art. 9º da Lei nº 9.279/96
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Assim como em outros países, no Brasil também vigora um tipo especial de proteção para o que se convencionou chamar de modelo de utilidade. Consiste, via de regra, em aperfeiçoamento ou melhoramento em ferramenta, equipa-mento ou peça. De acordo com Denis Barbosa, “...tais patentes menores pro-tegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão.” 7
7 Barbosa, Denis Borges, Tratado de Propriedade Intelectual – Tomo II – Patentes, Editora Lumen Juris – Rio de Janeiro – 2010, p. 1716.
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8. O que fica excluído da proteção por patente?
De acordo com o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial, no Brasil não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;II - concepções puramente abstratas;III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;V - programas de computador em si;VI - apresentação de informações;VII - regras de jogo;VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; eIX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
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E, ainda, o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial relaciona que não são patenteáveis no Brasil:
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modi-ficação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; eIII - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novi-dade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único - Para os fins desta lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exce-to o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável
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pela espécie em condições naturais.
Embora o programa de computador em si não seja considerado uma invenção patenteável, cabendo apenas a sua pro-teção por direito de autor, o INPI nos informa que uma criação industrial (uma máquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser patenteada, mesmo se comportar um programa de computa-dor, desde que a atividade inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador 8.
Segundo o INPI, não se pode patentear um processo como Modelo de Utilidade, somente como Patente de Invenção 9.
8 Ver item 2.9 Definição obtida no documento eletrônico Guia Básico – Patentes, INPI, publicado por CGCOM, atualização de 09 de abril de 2014. Acesso em agosto de 2014. Disponível em http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_patentes.
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9. O que são os requisitos de novidade, ativi-dade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial exigidos para a invenção e o modelo de utilidade?
A invenção e o modelo de utilidade atendem o requisito de novidade ou de serem novos quando, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, não estiverem compreendidos no estado da técnica.
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O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior 10.
A atividade inventiva aplica-se somente à invenção, enquanto que o ato inventivo destina-se ape-nas ao modelo de utilidade. A distinção entre ambos não é óbvia, se considerado apenas o texto da Lei de Propriedade Industrial. As interpretações do INPI facilitam o entendimento desses conceitos, como seguem:
A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica 11.
De acordo com o INPI, a invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um
10 Ver art. 11 da Lei nº 9.279/9611 Ver art. 13 da Lei nº 9.279/96
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técnico no assunto 12.
O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica 13.
Ainda de acordo com o INPI, nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação 14.
A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria 15. Essa exigência restringe o universo do que é patenteável somente às invenções pertinentes ao ambiente industrial, o que exclui, por exemplo, a concessão
12 Ver item 2.13 Ver art. 14 da Lei nº 9.279/9614 Ver item 2.15 Ver art. 15 da Lei nº 9.279/96
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de patentes a obras e arte ou a objetos ou pro-cessos de manufatura artesanal.
A pesquisa para verificação da novidade e da atividade inventiva ou ato inventivo da invenção ou do modelo de utilidade (busca de anterioridades) não se restringe aos bancos de dados de patentes e nem tampouco está limita-da ao conhecimento produzido no país onde a patente é requerida. O estado da técnica é de caráter universal, embo-ra a validade da patente não o seja.
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16 Ver art. 24 da Lei nº 9.279/96
10. Como deve ser descrita a invenção ou o modelo de utilidade no pedido de depósito de patente apresentado ao INPI?
No pedido de depósito de patente deverá ser anexado um relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade, acerca do qual a Lei nº 9.279/96 expressa as seguintes exigências 16 :
O relatório deverá descrever clara e suficiente-mente o objeto, de modo a possibilitar sua reali-zação por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
No caso de material biológico essencial à reali-zação prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma acima expressa e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
Conforme orientação do INPI, o relatório descritivo deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta,
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especificando o setor técnico a que se destina. Além disso, o relatório deve ressaltar nitida-mente a novidade, o efeito técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação ao estado da técnica...O relatório descritivo de patente de modelo de utilidade deverá evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada 17 .
17 Ver item 2
Conforme expressa a Lei nº 9.279/96 em seu art. 19, o pedido de patente apresentado ao INPI poderá conter desenhos (para facilitar o entendimento do relatório descritivo) e deverá conter um resumo, acerca do qual o INPI informa que este deve ser uma descrição sucinta da matéria exposta no pedido, ressaltando de forma clara o invento pleiteado. O resumo deve ser conciso compreendendo de 50 a 200 palavras, não excedendo 20 linhas de texto, e não deve fazer menção ao mé-
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18 Ver item 219 Ver item 2
As exigências do INPI quanto à exatidão e detalhamento do relatório descritivo alcançam até mesmo o nome escolhido para o invento: Todo pedido de patente ... deverá apresentar um título, que deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias 19.
rito ou valor da invenção ou modelo (de utilidade) 18.
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11. O que são as reivindicações que devem constar do relatório descritivo da invenção ou do modelo de utilidade?
As reivindicações a serem incluídas no relatório descritivo compreendem os requerimentos especí-ficos do depositante sobre as partes ou características do invento que deseja proteger.
De acordo com o INPI, a redação das reivindi-cações é da maior importância na elaboração de um pedido de patente. A extensão da pro-teção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos de-senhos, ou seja, as reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido 20 .
E, também, a Lei nº 9.279/96 expressa que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particu-laridades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção 21 .
20 Ver item 221 Ver art. 14 da Lei nº 9.279/96
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A importância do relatório descritivo e das reivindicações jamais deve ser negligenciada pelos envolvidos no pro-cesso de patenteamento de invenção. A Lei nº 9.279/96 expressa no seu art. 41 que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.
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12. Qual a importância do sigilo no processo de pedido de depósito de patente?
O sigilo deve ser mantido até o protocolo do pedido de depósito de patente junto ao INPI, que utiliza esta data para delimitação do estado da técnica 22 observado no exame do requisito de novidade da invenção 23.
A divulgação pública do invento feita anteriormente à data do protocolo do pedido de patente irá incluí-lo como parte daquilo que já é conhecido do estado da técnica e o invento perderá a novi-dade.
A Lei nº 9.279/96 permite que a divulgação da invenção ocorrida no período de doze meses antes da data do depósito do pedido de patente não seja considerada como estado da técnica. Esta permissão especial é conhecida como período de graça 24 .
22 Ver questão 923 Ver item 2.24 Ver art. 12 da Lei nº 9.279/96
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Ainda com relação ao sigilo, a Lei nº 9.279/96 determina que o pedido de patente seja mantido em sigilo pelo INPI durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito 25, após o que será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível no site do INPI (www.inpi.gov.br).
25 Ver art. 30 da Lei nº 9.279/96
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13. Qual é a vigência da proteção conferida pela patente?
Conforme o art. 40 da Lei nº 9.279/96, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo (de) 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
O parágrafo único desse mesmo artigo comple-menta ainda que o prazo de vigência (da patente) não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão.
O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, que passa a ser devido a partir do início do terceiro ano da data do depósito 26.
A falta de pagamento desse valor acarre-tará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente 27.
26 Ver art. 84 da Lei nº 9.279/96 e Resolução 124/2006 do INPI27 Ver art. 86 da Lei nº 9.279/96
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14. Qual é o prazo para obtenção de uma patente?
Duas fases devem ser consideradas na estima-tiva do tempo necessário à obtenção de uma patente: a primeira refere-se ao processo que vai da revelação do invento (para o NIT) até a conclusão da redação do pedido28 ; a segunda, bem mais demorada, começa com o protoco-lo do pedido de depósito de patente no INPI e termina com a expedição, por este órgão, do documento intitulado Carta-Patente ou com a publicação do indeferimento do pedido.
28 Ver questão 10
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Na fase inicial a maior parte do tempo é despendida na busca de anterioridades e redação do relatório descritivo, executadas na maioria das vezes por escritório de patentes contratado para esta finalidade.
Se todas as informações a respeito do invento estiverem disponíveis e atenderem os requisitos de patenteabilidade essa fase durará tipica-mente de dois a três meses, considerando a participação de pessoal especializado nas tare-fas de busca de anterioridades e redação do relatório descritivo.
Já o processo conduzido pelo INPI dura alguns anos, oscilando a demora em função da área na qual o invento se insere.
Dado que o depositante do pedido só adquire os direitos com a concessão da patente, o que ele realmente tem a partir da data do depósito é tão somente uma expectativa de direito.
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15. Como se dá o patenteamento de uma invenção criada por mais de uma instituição ou empresa?
O processo de patenteamento é essencialmente o mesmo. A única alteração é que as partes envolvidas deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, de acordo com o previsto na Lei de Inovação 29.
29 Ver art. 9º da lei 10.973/2004
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Nos casos onde a titularidade da patente será compartilhada por mais de uma pessoa (física ou jurídica), o pedido de patente correspondente pode relacionar todos os interessados como deposi-tantes, para ressalva dos respectivos direitos 30.
30 Ver § 3º do artigo 6º da Lei nº 9.279/96
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16. A partir da realização de uma invenção, que passos devem ser seguidos até o depósito do pedido de patente?
O Arranjo NIT Mantiqueira tem praticado e estimu-lado a adoção dos quatro passos seguintes para execução do processo de depósito de pedido de patente junto ao INPI:
a) PRÉ-REVELAÇÃO (Pre-Disclosure)Diante da realização de uma invenção, o inventor deve procurar o NIT da sua instituição 31 para apresentar o invento e obter orientação sobre a melhor forma de proteger sua criação.
O inventor é convidado a preencher, com as informações disponíveis, o formulário de Termo de Revelação de Invenção do NIT Mantiqueira 32 (TRI), que serve também para dar abertura ao processo.
A partir da descrição registrada no TRI o inventor e o NIT fazem uma verificação preliminar das 31 No caso de a instituição não possuir NIT próprio o inventor poderá procurar a coordenação do Arranjo NIT Mantiqueira. O acesso pode ser feito por intermédio de qualquer um dos inte-grantes da equipe de coordenação, cujos dados de contato encontram-se no site www.nitmantiqueira.org.br.32 Disponível no site do Arranjo NIT Mantiqueira em www.nitmantiqueira.org.br
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condições de patenteabilidade 33 do invento.
33 Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
A consulta aos bancos de patente públi-cos e gratuitos é uma excelente prática para a avaliação preliminar tanto da novidade da invenção quanto ao conhecimento do estado da arte do campo onde esta se insere.
Na página inicial do site do INPI, no endereço www.inpi.gov.br, há in-struções claras de como realizar uma busca prévia em bancos de patentes gratuitos, tanto no do INPI quanto nos internacionais (sub-menu “Pedidos em Etapas - Faça a Busca”).
O Arranjo NIT Mantiqueira faz e incentiva o uso, em todos os contatos com o inventor ou outro agente relacionado ao processo de invenção, de providências de sigilo devidas à atividade inventiva.
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O Arranjo NIT Mantiqueira orienta gratuitamente sobre como executar uma busca prévia de anterioridades ou implementar medidas de sigilo, bastando para isso entrar em contato com qualquer um dos seus integrantes através do seu site.
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b) REVELAÇÃO (Disclosure)Concluída com êxito a etapa anterior, o preenchi-mento do TRI é completado pelo inventor e pelo NIT com ênfase específica na descrição detalhada do invento, que será utilizada na etapa seguinte durante a busca de anterioridades e elaboração do relatório descritivo, realizadas por espe-cialista da área de patentes.
Aqui também são examinadas as questões de ordem institucional relevantes ao invento (vínculos de terceiros, co-titularidade, participação em licenciamento, etc.) e feitas as anotações perti-nentes no TRI.
O Arranjo NIT Mantiqueira atualmente contrata os serviços de escritório de patentes para realização da busca de anterioridades de nível especializado, elaboração do relatório descritivo e preenchimento do formulário de pedido de patentes, assim como para a obtenção do protocolo do pedido e acompanhamento do processo junto ao INPI.
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Quando há a participação de outras empresas ou instituições na invenção, é importante nessa fase, onde a expecta-tiva do patenteamento da invenção já começa a ser concretizada, que os direitos e responsabilidades das partes estejam documentados.
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c) AVALIAÇÃONessa etapa o NIT, com o auxílio do inventor, procede à avaliação mercadológica inicial da invenção, indicando nos campos correspondentes do TRI os resultados encontrados na análise e a sua opinião sobre a conveniência ou não do depósito do pedido de patente desse invento.
Após a finalização do preenchimento do TRI o processo é encaminhado ao escritório de patentes 34 para realização da busca de anteriori-dades especializada.
Se o relatório de busca de anterioridades não apresenta restrições ao patenteamento da invenção o NIT pede ao escritório de patentes para elaborar a redação do pedido, cuja versão final deverá contar com a aprovação do NIT e do inventor.
34 Ou a quem detenha a especialização necessária à realização desta atividade.
O depósito de uma patente tem por obje-tivo maior a proteção dos interesses rela-tivos ao valor econômico vislumbrado para o invento. É esperado que todos
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os núcleos de inovação tecnológica do país aumentem progressivamente sua atuação no sentido de promoverem a prática do patenteamento de invenções que efetivamente alcancem o mercado.
Tal empreendimento só se concretizará mediante a participação ativa de todos os atores envolvidos: inventor, administração da instituição e inte-grantes do NIT.
A etapa de avaliação mercadológica do invento, a cargo do NIT, reflete uma ação prática e inovadora ao processo, orientada a esse objetivo principal.
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d) PROTEÇÃOFinalizado e aprovado o relatório descritivo, o NIT toma as providências cabíveis para dar entrada no pedido de depósito de patente no INPI.
A partir do recebimento do protocolo o NIT passa a fazer o acompanhamento do processo junto ao INPI, o que inclui o pagamento dos valores cobrados pelo INPI para o exame do pedido.
Os recursos financeiros necessários à elaboração de um pedido de patentes devem ser criteriosamente levados em conta na condução do processo do processo aqui descrito. Atualmente os serviços de um escritório de patentes para realização de busca de anteriori-dades e elaboração do relatório descri-tivo custam em média em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a manutenção de uma patente junto ao INPI apresenta um custo anual em torno de R$ 500,00, que serão pagos por um prazo de até 20 anos, no caso de a patente ser concedida.
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17. O que o inventor que exerce suas ativi-dades como parte de contrato de trabalho recebe como retribuição pelo licenciamento de uma patente?
Se o inventor trabalhar em uma ICT 35 , a Lei da Inovação lhe assegura uma participação míni-ma de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos 35 Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou apli-cada de caráter científico ou tecnológico (cf. art.2º, inciso V da Lei 10.973/2004).
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pela instituição, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor 36.
36 Ver art. 13 da Lei nº 10.973/2004
A Lei da inovação permite que essa participação seja partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a invenção.
Se o vínculo do inventor ligado a ICT não for o de militar, de servidor público ou empregado público, é recomendado um contrato entre as partes para estabeleci-mento da retribuição para o inventor. Nesse caso é esperado que os percentuais de participação sejam no mínimo consoantes aos estabelecidos na Lei da Inovação.
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Também no caso de vínculo à empresa ou instituição diferente de uma ICT a participação a que o inventor tiver direito deverá estar estipulada em contrato entre as partes. Na ausência desse instrumento a presunção é de não compartilhamento da receita com os inventores.
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18. Referências Bibliográficas
O material apresentado neste guia contém informações de terceiros indicadas no rodapé das páginas do documento, conforme transcritas ou citadas.
O conteúdo desta criação foi inspirado nos seguintes documentos:
An Inventor’s Guide to Technology Transfer at the Massachusetts Institute of Technology, Mas-sachusetts Institute of Technology – Technology Licensing Office, documento eletrônico obtido em dezembro/2014 no endereço na internet:web.mit.edu/tlo/www/downloads/pdf/inven-tors_guide.pdf
Barbosa, Denis Borges. Tratado de Propriedade Intelectual – Tomo II – Patentes, Editora Lumen Juris – Rio de Janeiro,2013.
Faculty IP Primer, Arizona Technology Enter-prises (Arizona State University), documento eletrônico obtido em dezembro/2014 no endereço na internet: www.azte.com/index.
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php/inventors/ intellectual-property
Hanifin Jr., JamesM. Patent Primer for Inventors – Inventors Digest, documento eletrônico obtido em dezembro/2014 no endereço na internet: www.inventorsdigest.com/archives/2748.
Guia Básico – Patentes, INPI - CGCOM, atu-alização de 09/11/2014, obtido em dezem-bro/2014 no endereço na internet: www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_patentes
Guia de Depósito de Patentes – INPI – 2008, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – documento disponível em novembro de 2014 no endereço eletrônico: www.inpi.gov.br/imag-es/stories/downloads/patentes/pdf /Guia_de_ Deposito_de_Patentes.pdf
Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/1996
Lei da Inovação - Lei 10.973/2004
Procedimentos para o exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programa de computador - Nota Técnica do
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INPI obtida em dezembro/2014 no endereço na internet: www.inpi.gov.br/images/stories/Pro-cedimentos_de_ Exame.pdf
Protecting your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About the Patent Cooperation Treaty (PCT) – WIPO, documento eletrônico obtido em dezembro/2014 no endereço na internet: www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html
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Anotações
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