Índice - sislog.comsislog.com/ipi/img/pdf/responsabilidade_civil_dos...compreender a figura...

Universidade São Tomás de Moçambique - Milton Bande Página 1

Índice I.Introdução ................................................................................................................................... 1

1.1.Objectivos ............................................................................................................................ 2

1.1.1Geral .............................................................................................................................. 2

1.1.2 Específicos .................................................................................................................... 2

1.2.Justificativa…………………………………..…………………………………………………………………………….2

1.3.Problema……………………………………….……………………………………………………………………………2

1.4.Hipótese de solução……………………………………………………………………………………………………3

1.5.Estrutura temática .............................................................................................................. 3

1.6.Metodologia ........................................................................................................................ 3

CAPÍTULO I .................................................................................................................................... 5

1.Resenha Histórica da Concorrência Parasitaria como Modalidade da Concorrência Desleal ... 5

CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 9

2.Concorrência Parasitária no Âmbito das Marcas. ...................................................................... 9

2.1.Concorrência desleal ........................................................................................................... 9

2.1. Actos considerados desleais ............................................................................................... 9

2.2. Concorrência parasitária. ................................................................................................. 18

2.2.1. Noção ........................................................................................................................ 18

2.2.2.Características da concorrência parasitária ............................................................... 19

2.2.3. Fundamentos da sua proibição ................................................................................. 20

2.3. Direito da Marca................................................................................................................. 9

2.3.1. Noção da Marca. ....................................................................................................... 10

2.3.2.Funções da Marca. ..................................................................................................... 12

2.3.3.Tipos de Marca. .......................................................................................................... 13

2.3.4.Princípios Informadores das marcas .......................................................................... 14

2.4.Principais Formas de Violação do Direito à Marca ........................................................... 17

2.4.1. Tipos de Violações. .................................................................................................... 17

2.4.2.Concorrência parasitária por meio de Contrafacção e Imitação de Marcas. ............. 22

CAPITULO III ................................................................................................................................ 24

Direito Comprado ........................................................................................................................ 24

3.Soluções Adoptadas noutros Ordenamentos Jurídicos. .......................................................... 24


3.1.Portugal. ............................................................................................................................ 24

3.2.Espanha: ............................................................................................................................ 24

3.3.Brasil: ................................................................................................................................. 25

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 26

4.Responsabilidade Civil dos Ilícitos Parasitários no Âmbito das Marcas em Moçambique ...... 26

4.1.Noção e modalidades da responsabilidade civil ............................................................... 26

4.2. Responsabilidade Civil Extracontratual por Factos Ilícitos. .............................................. 27

4.3. Pressupostos da Responsabilidade Civil dos ilícitos parasitários por meio de Marcas ... 28

4.3.1 O Facto. ...................................................................................................................... 28

4.3.2. Ilicitude. ..................................................................................................................... 29

4.3.3. Culpa. ......................................................................................................................... 30

4.3.4. Dano. ......................................................................................................................... 33

4.3.5.Nexocausal ................................................................................................................. 35

4.4 Responsabilidade civil dos ilícitos parasitários por meio de marcas a luz do código de

propriedade industria ............................................................................................................. 36

5.CONCLUSÕES E RECOMENDACÕES .......................................................................................... 38

5.1Conclusão ........................................................................................................................... 38

5.2Recomendações ................................................................................................................. 39

6.BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 40


I.Introdução

O tema sobre o qual a presente dissertação vai debruçar-se é atinente a

Responsabilidade Civil dos agentes praticantes da concorrência parasitária no âmbito

das marcas. A escolha deste tema, prende-se com a sua importância e actualidade, na

medida em que a economia Moçambicana vem conhecendo uma dinâmica caracterizada

por profundas mudanças como resultado do ambiente macroeconómico em contínuo

melhoramento, tendo estado a registar um crescimento bastante acentuado do mercado.

De forma a ganhar mais clientela, alguns agentes têm agido de modo parasitário em

relação aos seus concorrentes, ou seja, um determinado empresário pratica actos que

visam tirar ou tentar tirar partido da reputação legitimamente adquirida por terceiro ou

das realizações pessoais de outrem, mesmo que não haja risco de confusão nem intenção

de prejudicar este.

Os exemplos paradigmáticos são os casos mais conhecidos que ocorreram em vários

países, tais como: uso da marca Luck strike para perfumes, que se verificou em Itália, o

da marca kodak para bicicletas, que ocorreu na Inglaterra, o da marca watermann para

maquinas de barbear, ocorrido em França, o da marca Ford para cigarros, passado na

Noruega, o da marca fhilco para gravatas que se deu em canada. Na verdade, este actos

tem se verificado com maior frequência, pois, a prática dum empresário lançar no

mercado seus produtos assinalando-os como uma marca igual ou semelhante à adoptada

por outro empresário para produtos de natureza diferente, sobretudo quando a marca

reproduzida é bastante conhecida, gozando de larga celebridade. Este facto, para além

de constituir uma concorrência parasitária no âmbito das marcas, traduz uma forma de

criar confusão no Público consumidor, devendo ser encarado como uma concorrência

desleal.

A Concorrência Parasitária aparece como um factor prejudicial à concorrência à

semelhança do que acontece no regime por exemplo, Português, Sul-africano, Francês,

visto que cria confusão no consumidor, levando – o associar marcas notórias ou de

prestígio à bens de má qualidade, ou de conotação negativa, pertencentes à outras

marcas menos conhecidas, o que afecta a reputação daquelas marcas notórias ou de

prestígio.


1.1.Objectivos

1.1.1Geral

Analisar a responsabilidade civil da prática ilícita da concorrência parasitária a

luz do direito das marcas na ordem jurídica moçambicana.

1.1.2 Específicos

Compreender casos de concorrência parasitária que geram confusão ao

consumidor;

Compreender a figura jurídica dos direitos das marcas no concernente a

concorrência parasitária

Analisar se o acto de concorrência parasitaria a luz do direito das marcas,

prejudica os agentes económicos e quais as formas de repressão.

1.2. Justificativa

A escolha deste tema, prende - se pelo facto de o licenciando ter notado a dificuldade

de, na actualidade, uma ausência base legal que consiste na aplicação da

responsabilidade civil de agentes praticantes de concorrência parasitaria, na medida em

que agentes tem agido de modo contrario às normas e usos honestos da actividade

industrial, comercial ou de serviços, portanto, usam marcas alheias por forma a lograr

no mercado. A economia Moçambicana vem registando um grande crescimento,

acentuado, no mercado. Sendo assim, novas empresas, marcas, produtos e serviços tem

sido registadas, portanto, por forma a ganhar mais clientela em relação aos seus

concorrentes, alguns empresários tiram ou tentam tirar proveito da reputação

legitimamente adquirida por terceiros ou das realizações pessoais de outrem, portanto,

por temer que num futuro muito próximo não haja este tipo de situações, há uma

necessidade de prever, aprimorar, este instituto da responsabilidade civil dos agentes

praticantes de concorrência parasitaria no âmbito das marcas.

1.3. Problema

Tendo em consideração a razão de escolha do tema pretende - se indagar qual será a

responsabilidade civil a ser a aplicada à aquele agente parasitário que faz uso de uma

marca notória ou notoriamente conhecida em seus productos ou serviços?


1.4. Hipótese de solução

No presente trabalho apresentamos como hipótese de solução que seria razoável para a

ordem jurídica moçambicana legislar, acolher de forma aprofundada, a Concorrência

Parasitária como factor prejudicial à concorrência à semelhança do que acontece no

regime por exemplo, Português, Espanhol, Brasileiro, visto que cria confusão no

consumidor, levando – o a associar marcas notórias e/ou de prestigio, à bens de má

qualidade, ou de conotação negativa, pertencentes à outras marcas menos conhecidas, o

que afecta a reputação daquelas marcas notórias e/ou de prestígio.

1.5. Estrutura temática

O trabalho divide-se basicamente em 4 capítulos segundo a sequência lógica da

abordagem do tema.

O primeiro capítulo dedicar-se-á a resenha histórica da concorrência parasitária como

modalidade da concorrência desleal, onde apreciaremos as suas origens e fundamentos.

O segundo capítulo debruçar-se-á sobre Concorrência Parasitária no âmbito das marcas

no qual destacaremos o conceito da concorrência desleal, tipos ou elemento,

características da Concorrência parasitária, sem descorar da figura jurídica das marcas,

suas funções, princípios, entre outros que ao longo do trabalho iremos dissecar

O terceiro capitulo incidirá sobre o direito comparado atinente a concorrência

Parasitária em: Brasil, Espanha e Portugal onde verificaremos como os agentes

praticantes da concorrência parasitária no âmbito das marcas respondem civilmente.

O quarto capitulo dedicar-se-á a Responsabilidade Civil dos Ilícitos Parasitários no

âmbito das marcas em Moçambique, sendo que, em primeira instância abordaremos

sobre a responsabilidade civil no geral e por fim apresentaremos as respectivas

conclusões e recomendações.

1.6. Metodologia

Para a elaboração do presente trabalho recorreu-se a consulta bibliográfica de diversos

manuais disponíveis sobre a matéria em análise, entrevistas com individualidades

abalizados no assunto em debate, a pesquisa jurisprudencial referente ao tema e


legislação que serviu de fundamentação legal para o caso em apreço, onde a principal

base de sustento foi o Decreto nr. 4/2006 de 12 de Abril, Código de Propriedade

Industrial e a Lei 10/2013 de 11 de Dezembro, a Lei que regula as matérias respeitante a

concorrência no exercício da actividades económicas.


CAPÍTULO I

1.Resenha Histórica da Concorrência Parasitaria como Modalidade da

Concorrência Desleal

A história de concorrência parasitária está relacionada com a de concorrência desleal,

até porque, a concorrência parasitária é uma modalidade da concorrência desleal, esta

surge no liberalismo, no século XIX, o qual tinha como lema “Laissez – faire, laissey –

passer que le monde va de lui - même”1, e exaltava a liberdade de trabalho e das trocas,

deixando-se de fora a intervenção do Estado nas relações económicas.

O liberalismo económico, não só desenvolveu a concorrência, como também trouxe

consigo o aproveitamento abusivo da concorrência. Até podemos afirmar que, o que

actualmente designamos de concorrência desleal, em tempos remotos chamou se

simplesmente de abuso de concorrência2.

O abuso da concorrência ou concorrência desleal surgiu no séc. XIX, na França3. “Para

os Franceses, o abuso da concorrência é um “acto ilícito”4 , daí que, no princípio, a

responsabilização da concorrência desleal, era, em muitos Países, em sede de

responsabilidade civil, e ainda hoje em alguns desses prevalece”5. Na França, “até hoje,

a concorrência desleal é um “ilícito civil”, sendo punível por perdas e danos sofridos”6

.

“A Itália também não fugiu a regra, sendo, que a jurisprudência também manifestou

receptividade em incluir a concorrência desleal no âmbito do ilícito extracontratual.”7

Posteriormente, a Alemanha consagrou uma disciplina específica que se debruçasse

acerca da concorrência desleal, sendo considerada a pioneira nesta área de estudo,

“primeiro com a Lei de 27/5/1896 e depois com a Lei de 7/6/1909 (Gesetz gegen den

1 É uma expressão Francesa que significa “Deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminhe por si só ”: Cfr. GONÇALVES, Luís M.Couto, Manual de Direito industrial, 2ª edição, Almedina, 2008, p.401. 2 idem. 3 ibidem. 4 A ilicitude é uma qualidade dum determinado comportamento e tem de ser aferida tendo em consideração o conjunto da ordem jurídica e não somente em relação ao direito penal ou civil. Ao falarmos de acto ilícito, nos referimos a qualquer comportamento que não está em conformidade com a Ordem Jurídica e que viola um determinado direito, causa um dano e cria o dever de indemnizar. 5 Cfr. GONÇALVES, ob.cit, 403. 6 ASCENSÃO, José de Oliveira, Concorrência Desleal, Almedina, 2002, p.20. 7 Cfr. GONÇALVES, ob.cit, p.403.


unlauteren wettbewerb - UWG). Esta ultima, revogada em 2004 (Lei de 3 de Julho),

teve particular importância no desenvolvimento doutrinal e legislativo do instituto. ”8

Deste modo, um acto desleal traduzia-se na contrariedade do acto com a cláusula geral

dos bons costumes, sendo, o agente que no tráfico mercantil realizasse actos com fim

último de concorrência e que atentassem contra os bons costumes, podia ser sujeito a

uma acção com vista à cessação e repressão de danos9.

Segundo Luís Gonçalves10, “esta técnica jurídica de combate à concorrência desleal

baseada na formulação de uma cláusula geral acompanhada de uma enumeração

exemplificativa de categorias de actos desleais viria a tornar-se prevalecente em

detrimento do modelo francês. O modelo Alemão acabaria por receber um grande

impulso da Convenção da União de Paris de 188311, na revisão de Haia de 6/11/1925,

sendo que foi introduzido a cláusula geral de concorrência desleal (acto de

concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial) e

acrescentados duas espécies de actos desleais: actos de confusão e de descrédito”.

Deste modo a Lei Alemã, veio culminar de modo coerente, num longo processo de

evolução legislativa e jurisprudencial com objectivo de modernização do instituto em

causa. A Lei visa a protecção dos interesses dos concorrentes, dos consumidores12 e de

outros participantes do mercado em relação a actos de concorrência desleal e a

protecção do interesse geral a uma concorrência não falseada, desta forma definido

como acto de concorrência, “o acto que uma pessoa realiza com o objectivo de

promover a venda de produtos ou aquisição de serviços – incluindo bens imóveis,

direitos ou obrigações exigíveis – próprias ou de um terceiro empresário”13 e acto de

concorrência desleal, definido por uma nova clausula geral, consideram – se proibidos

os actos de concorrência desleal susceptíveis de afectar de modo não insignificante a

concorrência em prejuízo dos concorrentes, consumidores ou participantes no mercado

”14

8 ibidem, p. 404. 9 idem, 404. 10idem. 11 Convenção de Paris para protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883. 12 Esta protecção colectiva tem como escopo proteger a liberdade de decisão dos consumidores. 13 Cfr. GONÇALVES, ob.cit, 405. 14 ibidem, p.407.


No direito Americano, “pouco pode se adiantar na medida em que historicamente, a

concorrência desleal não revestia autonomia legal (federal ou estadual) e baseava – se

essencialmente, numa protecção complementar da marca através da acção passing off

(acção destinada a combater actos de confusão entre produtos causada pelo respectivo

modo de apresentação ou pela publicidade) ”15.

A consagração legal da concorrência desleal, “a nível federal, ainda no Direito

Americano, teve lugar de forma sútil na Lei de marcas de 1946, em que não estabelece

se alguma clausula geral, contudo, tipificam – se como actos de concorrência desleal

os actos de confusão entre todos elementos que fazem parte do produto ou da

apresentação da imagem e a publicidade enganosa”16 .

Constitui uma baliza muito importante no desenvolvimento progressivo do instituto da

concorrência desleal a convenção de Paris de 20 de Março de 1883, cuja protecção da

propriedade industrial tem por objecto “as patentes de invenção, os modelos de

utilidade, …, bem como a repressão da concorrência desleal”17.

Em termos de evolução do instituto da concorrência desleal no Ordenamento Jurídico

Moçambicano, podemos afirmar que este instituto, não é novo entanto que tal, na

medida em que a legislação inerente à propriedade industrial, data do período colonial,

particularmente no Código de Propriedade Industrial Português.

Este código, foi aprovado pelo “Dec. N0 30679 de 24 de Agosto de 1940 e tornado

extensivo as Províncias Ultramarinas através da Portaria n0 17043 de 20 de Fevereiro de

1959, cfr. BR n0 13, Ia série, 20 Suplemento, de 3 de Abril de 1959 ”18.

Com a evolução legislativa, aprovou – se o Dec. 18/99, de 4 de Maio (o primeiro

Código da Propriedade Industrial de Moçambique Independente) que posteriormente foi

revogado pelo Dec. N0 4/2006, de 12 de Abril, publicado no BR n0 15, Ia série (Código

da Propriedade Industrial que está em vigor).

No entanto, há que notar que nestes dois diplomas (Dec. 18/99, de 4 de Maio e Dec. N0

4/2006, de 12 de Abril), o conceito de concorrência desleal, é o mesmo, não se

verificando nenhuma inovação. Porquanto se não vejamos: o art. 157, n0 1, do Dec.

15 Cfr. GONÇALVES, ob.cit, p.409 e ss. 16 Idem. 17 Artigo 1 da Convenção de Paris para protecção da Propriedade Industrial de 20 de Março de 1883. 18 COMOANE, Ana, A Importância da Propriedade Industrial para os PVD’S, Maputo, 1998, p.2.


18/99, de 4 de Maio, definia a concorrência desleal como “todo o cometimento de actos

contrários aos bons usos e costumes da actividade industrial, comercial ou de

serviços19. O art. 174, n0 1 do Dec. N0 4/2006, de 12 de Abril, define a concorrência

desleal, nos mesmos termos.

19 Pensamos, que o conceito adoptado pelo legislador moçambicano tem grande influência do conceito adoptado pela Convenção de Paris de 1883, no seu art. 10 – bis.


CAPÍTULO II

2.Concorrência Parasitária no Âmbito das Marcas.

Antes de abordar sobre concorrência parasitária propriamente dita, urge fazer uma

pequena dissecação sobre a concorrência desleal uma vez que a primeira constitui uma

modalidade da segunda.

2.1.Concorrência desleal

Ao abrigo do Código de Propriedade Industrial, concorrência desleal é todo o

cometimento de actos contrários aos bons usos e costumes da actividade industrial,

comercial ou de serviços.20

Numa acepção doutrinária21, define-se como acto de concorrência desleal aquele acto

susceptível de, no desenvolvimento de uma actividade económica, prejudicar outro

agente económico, um prejuízo que se consubstancia num desvio da respectiva

clientela, efectiva ou parcial, e que, quando se verifica em termos contrários às normas e

usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, resulta num acto de

concorrência desleal;

2.2. Actos considerados desleais

São considerados actos de concorrência desleal, designadamente: o acto de confusão,

apropriação, descrédito, desorganização e parasitário, este último será abordado com

mais profundidade por ser a modalidade em análise no presente trabalho22.

2.3. Direito da Marca.

Como referimos anteriormente, o uso de marca notória com o intuito de vender outras

marcas pode confundir o consumidor, prejudicando assim aos outros produtores ou

serviços em causa, ficando lesado o proprietário dos sinais distintivos ou da sua

reputação, gerando deste modo a concorrência parasitária, por isso há uma necessidade

de abordar a concorrência parasitária no âmbito das marcas.

20 Art. 174 n◦ 1 CPI 21 Cfr. Ob.Cit. P.252 22 Cfr. PAÚL, Jorge F.C.Patrício, Concorrência Desleal, Coimbra, 1965, Pp.162


2.3.1. Noção da Marca.

Um dos institutos do direito de propriedade industrial é o Direito de Marcas, que por

sua vez abrange várias categorias de direitos, nos termos da al. a do art.1) do CPI.23

A maior parte da doutrina define a marca como um sinal distintivo de produtos e

serviços ou, em termos mais acabados, marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de

representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros

produtos idênticos ou afins24. Trata-se de uma noção doutrinária, mas muito próxima da

adoptada pelo legislador moçambicano (al. f) do art. 1) CPI.

Para uma percepção mais profunda, vamos agora decantar o conceito em vários

elementos. Assim, antes de mais, a marca é um sinal, tal como o são a firma e o nome e

insígnia do estabelecimento. Todos eles são sinais distintivos de comércio mas existem

diferenças, já que a marca é um sinal individualizador de produtos e serviços, enquanto

a firma individualiza o comerciante, e o nome e insígnia do estabelecimento

individualizam o estabelecimento comercial25.

Este sinal (marca) deve ainda ser susceptível de representação gráfica, daí que todas as

marcas que não preencherem este requisito não devam ser registadas. Há certos tipos de

marcas que dificilmente poderão ser representáveis graficamente, considerando-se que

só um sinal material ou, pelo menos, materializável (representável) pode constituir uma

marca26. Assim, não são registáveis as marcas gustativas, olfactivas e tácteis, pois, são

insusceptíveis de representação gráfica5.27

23Qualquer referência feita sem indicação do diploma legal em causa dirige-se ao Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto no 4/2006 de 12 de Abril (Boletim da República, I Série, No 15). 24ABREU, Jorge M. Coutinho de, Curso de Direito Comercial, I, 5a Edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 354. 25 Idem. 26GONÇALVES, Luís Couto, Direito de Marcas, Almedina, Coimbra, 2002, p. 66. 27Veja-se ainda a al. f) do art.1.


Outro elemento importante tem a ver com o facto de as marcas destinarem-se sobretudo

a distinguir certos produtos ou serviços de outros idênticos ou afins. Elas têm como

finalidade possibilitar a identificação e diferenciação dos produtos e serviços.

Como podemos ver, as marcas gozam de uma importância crucial num mercado

marcado pela livre iniciativa dos agentes económicos, pois estes, actuando livremente e

em concorrência, colocam no mercado uma diversidade de produtos e serviços

estabelecendo-se entre eles uma relação de semelhança ou afinidade. Assim, o produtor

ou comerciante adopta técnicas que facilitem a identificação do produto ou serviço,

evidenciando alguma doutrina que as marcas desempenham um papel de grande

importância para o tráfego comercial uma vez que, para os produtores “ tem a vantagem

incontestável de tornar conhecidos e acreditar os seus produtos, mediante processos

aperfeiçoados do seu fabrico e a qualidade das matérias-primas empregadas; e para o

público tem o mérito enorme de lhe permitir a aquisição dos produtos que melhor

satisfaçam as suas necessidades, assegurando-lhe a sua origem e qualidade”28.

É atendendo a uma perspectiva de competição entre os agentes económicos que a marca

também é definida como sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços29.

Assim, podemos dizer que a ausência total de concorrência entre os empresários pode

desmotivar a utilização de marcas. Pense-se no caso de domínio total do mercado por

um produtor, em virtude de ser ele o único a actuar nesse ramo de produção. O público

não terá possibilidades de escolha, daí que a marca não ira distinguir nada por ausência

de semelhança ou afinidade entre os produtos e serviços.

Outro aspecto importante reside no facto de estes sinais distintivos abrangerem não

apenas os produtos mas também dirigirem-se aos serviços. Ao lado dos bens com uma

natureza corpórea ou física, os serviços também podem ser marcados, embora ostentem

carácter imaterial. Esta distinção advém do facto de, numa perspectiva económica, os

bens imateriais (p.e. a lição dada por um professor, a pintura de uma casa) terem a

designação específica de serviços30.

Por fim, as marcas distinguem produtos idênticos ou afins, evidenciando-se assim o

chamado princípio da especialidade que será analisado adiante31. Na verdade todo o

regime jurídico do direito de marcas assenta essencialmente na necessidade de se

distinguir produtos e serviços semelhantes, daí que não se possa adoptar marcas

28CARDOSO, J. Pires, Compêndio de Noções de Direito Comercial, Atlântida Editora, Coimbra, 1973, p. 99. 29ASCENÇÃO, José de Oliveira, Direito Industria, II, Lisboa, 1988, p.139. 30MARTINEZ, Soares, Economia Politica, 6a ed., Almedina, Coimbra, 1995, p. 101. 31 idem.


idênticas para produtos e serviços similares. Isto é assim porque pretende-se que a

marca se torne num elemento facilitador da vida das pessoas, e não seja um factor de

confusão. Não seria possível identificar com precisão certos produtos ou serviços, se

por hipótese para todos eles se adoptasse a mesma marca ou marcas facilmente

confundíveis.

2.3.2.Funções da Marca.

Função distintiva: A marca é um sinal que permite a identificação e diferenciação de

produtos e serviços. Alguma doutrina interpreta esta função num prisma de

identificação da proveniência de um produto ou serviço por referência a uma empresa32.

Esta orientação não colhe unanimidade, na medida em que, se por um lado, não raras

vezes nos deparamos com produtos e serviços assinalados por marcas que não fazem

referência à origem empresarial desse produto ou serviço, por outro lado, alguns

aspectos do regime jurídico-marcário forçam-nos a discordar, pelo menos parcialmente,

com esta tese. A possibilidade de transmissão da marca (arts. 17 e 121), a

admissibilidade da concessão de licenças de uso (art. 122), a existência das chamadas

marcas colectivas (al. g) do art. 1), evidenciam a hipótese de a marca poder ter uma

origem empresarial diferente da originária33.

Função de garantia de qualidade: segundo a qual, a marca seria um elemento garante

das qualidades de um determinado produto ou serviço. Não se trata de uma verdadeira

função uma vez que o produtor pode alterar as qualidades de um certo bem sem que daí

advenham reflexos jurídicos. Ademais, não raras vezes a qualidade de um determinado

produto ou serviço aumenta ou baixa. Em todos os casos os efeitos serão apenas

metodológicos e não jurídicos, ou seja, o produtor apenas corre o risco de desapontar

parte dos seus clientes que poderão procurar outros produtos ou serviços para a

satisfação das suas necessidades34.

32OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra, 1997, p. 38-39. Segundo o autor a marca identificaria os produtos e serviços de acordo com a origem empresarial de cada um deles. 33 A título ilustrativo consideremos a seguinte hipótese: A transmite a sua marca a B. Este é um outro empresário e passa a adoptar a marca transmitida para os seus produtos e serviços, configurando-se uma alteração da origem empresarial desse mesmo produto ou serviço. 34ASCENÇÃO, José de Oliveira, As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. Http://ld2.ldsoft.com.br/portal webseek/detalhe assuntos.asp. Acesso em: 28 Fev. 2013.


Várias vezes os consumidores compram um bem, motivados pela sua qualidade ou

características — funcionando a marca como elemento referenciador das qualidades ou

características do produto — mas devemos perceber as coisas em termos hábeis.

Função sugestiva e publicitária: Através dela o produtor pode fazer chegar aos

consumidores um determinado produto, assim como informar acerca das alterações que

tenham sido introduzidas no mesmo. Quando se faz a publicidade de determinado

produto ou serviço, é através da marca que se identifica esse mesmo produto ou serviço,

funcionando aquela como um veículo de comunicação35.

Em suma, a marca prossegue apenas uma função jurídica, a distintiva, sendo que todas

as outras se afiguram como funções acessórias ou secundárias36.

2.3.3.Tipos de Marca.

Consoante a natureza material ou imaterial dos bens a que se dirigem as marcas podem

ser de produtos e de serviço37.

Tendo em linha de conta a natureza das actividades em causa, podemos ter marcas

industriais, aquelas com que o produtor assinala os seus produtos, e comerciais, aquelas

que o comerciante adopta para assinalar os produtos com os quais exerce o seu

comércio, ou seja, as marcas comerciais são usadas por quem exerce a actividade

comercial38.

Como podemos verificar as marcas industriais são mais importantes do que as

comerciais dado que “ acompanham a mercadoria desde a sua origem até ao consumo,

ao passo que estas últimas, apenas indicam a casa comercial que as expediu ou pôs à

venda e podem ser suprimidas ou substituídas por todos os sucessivos revendedores”39.

Atendendo aos elementos constitutivos, as marcas podem ser nominativas, quando

constituídas por elementos nominativos (nomes, letras, números, palavras e sons),

figurativas, quando integram elementos emblemáticos ou desenhos, mistas, quando

agrupam elementos nominativos e figurativos simultaneamente e formais ou

tridimensionais, quando se evidenciam pela forma do produto40.

35ASCENÇÃO, ob.cit, 28 de Fevereiro de 2013 36 Idem 37 Idem 38OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 38. 39CARDOSO, J. Pires, ob. cit. p.98.

40OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 40.


Quanto à complexidade, as marcas podem ser simples, no caso de integrarem apenas um

elemento, e complexas, quando agrupam uma variedade de elementos quer sejam

nominativos, figurativos ou apareçam todos eles combinados41.

Consoante estejam ligadas à própria mercadoria ou não, fala-se também em marcas

aderentes e aparentes42·.

Nos termos do art.124, atendendo à protecção dada pelo registo as marcas podem ser

registadas e não registadas ou de facto. As primeiras, por força da lei gozam de certa

protecção conferindo-se direitos ao seu titular43. As marcas de facto são aquelas que,

embora existindo, não estão registadas, não gozando, ou melhor, gozando apenas

parcialmente de tutela legal44.

2.3.4.Princípios Informadores das marcas

O regime legal aplicável às marcas é orientado pelos seguintes princípio:

2.3.4.1.Princípio da Facultatividade:

Regra geral as marcas são de uso facultativo, não sendo obrigatória a sua adopção.

Entende-se que assim seja, uma vez que, se por um lado, atendendo a função distintiva

da marca é ao empresário que o seu uso beneficia — é este que tem a preocupação de

facilitar a identificação dos seus produtos, é este que pretende fazer chegar aos clientes

os seus melhores produtos — por outro lado, em nenhum momento encontramos uma

disposição legal que obrigue a adopção de uma marca tal como sucede com a firma (art.

18 do Código Comercial)45.

2.3.4.2. Princípio da Imutabilidade

Segundo o qual, a marca uma vez registada deve manter-se inalterada quanto a

constituição, enquanto durar esse registo, só admitindo-se alterações de vulto nos casos

especialmente previstos na lei. Com este princípio pretende-se acautelar o interesse dos

41OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 40 42 Ibidem, p.41 43 Podemos dar de exemplo o direito de uso exclusivo de marca, de impedir o uso ilícito e desautorizado da mesma podendo o titular da marca intentar um processo judicial contra o infractor (nos 1 e 5 do art. 124, respectivamente). 44 O legislador atendendo as desvantagens de um sistema em que aqueles direitos se adquirissem apenas pelo registo, procurou dar guarida aos casos de uso da marca não registada (arts. 124 no 2;125;126). 45OLAVO, Carlos, ob. cit. p.45.


consumidores, pois, embora a marca seja de uso facultativo uma vez adoptada ela não

deve ser alterada ao belo prazer da capacidade inventiva do seu proprietário46.

2.3.4.3.Princípio da Territorialidade

Pode ser tomado em dois sentidos. Por um lado, cabe a cada Estado definir o seu

próprio regime de tutela da marca. Quer isto dizer que, o regime aplicável a marca é em

princípio determinado pelo

Estado em que se pretende registá-la47 . Por outro lado, os direitos conferidos pelo

registo de marcas encontram-se limitados ao território de um determinado Estado,

salvaguardando-se os casos de registo internacional de marcas48.

2.3.4.4.Princípio de Liberdade

Ao abrigo do qual o titular da marca goza de plena liberdade no que tange a sua

composição. Contudo, há que atender algumas limitações previstas na lei. Assim, a

marca a adoptar deve ter capacidade distintiva, ou seja, deve ser capaz de permitir a

distinção de produtos ou serviços semelhantes (al. a) do art. 110). Isto é compreensível,

pois, não se pode permitir o registo de uma marca que não possibilite a diferenciação

dos produtos ou serviços, sendo um elemento de confusão.

Não poderão ser registadas como marcas os sinais meramente descritivos de produtos.

Estes não têm eficácia distintiva na medida em que apenas descrevem a natureza ou a

identidade dos produtos e serviços para os quais são utilizados49.

46OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 46 47 Ciente das dificuldades que daí adviriam, actualmente a protecção internacional de marcas é feita através de um sistema criado ao abrigo da Convenção de Paris de 1883, do Acordo de Madrid de 1891 e do Protocolo referente a este acordo de 1989. Trata-se de um sistema de registo mais simplificado, que tem a vantagem de aplicar ao registo internacional um conjunto unitário de normas e facilitar o registo em todos os Estados membros. 48OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 47 49in Curso Geral de Propriedade Industrial, ob. cit. p. 7. P.e. a adopção da marca ”caneta” para uma caneta.


2.3.4.5.Princípio da Novidade e da Especialidade50

O princípio da novidade traduz-se na ideia segundo a qual, a marca deve ser nova, no

sentido de, não ser idêntica a outra já registada (al. i) do art. 110)51. A ausência de

novidade desencadeia a usurpação de marca (conceito analisado adiante). Este requisito

da novidade restringe-se a um círculo de produtos e serviços que estabelecem entre si

uma relação de semelhança ou afinidade (princípio da especialidade). Ou seja, esta

limitação apenas se dirige a produtos semelhantes, pois, há que evitar incorrer o

consumidor em erro por confusão de marcas.

Quer isto dizer que uma marca aplicada num certo produto ou serviço, pode ser

adoptada para outro produto ou serviço desde que não exista semelhança ou afinidade

entre os mesmos.

Devemos notar que no princípio da especialidade a semelhança diz respeito aos

produtos e serviços, ao passo que no princípio da novidade essa semelhança abrange as

marcas individualmente consideradas.

Podemos nos perguntar como é que se afere a semelhança ou afinidade entre produtos e

serviços? E a semelhança entre marcas?

A afinidade ou semelhança entre produtos e serviços deve ser aferida tendo em conta,

por um lado, a natureza ou características, e por outro, as finalidades dos produtos e

serviços. Deverão os bens em causa ter natureza próxima e finalidades idênticas ou

similares52. Podemos avançar o exemplo de calças e calções. A semelhança existirá

igualmente quando os produtos apresentem apenas finalidades idênticas embora tenham

natureza diversa ( p.e. sapatos de cabedal e sandálias).

Quanto a semelhança entre marcas a al. c) do art. 111 é bastante ilustrativa. O legislador

exige a verificação de três requisitos, devendo a marca apresentar semelhança gráfica,

fonética ou figurativa, e ainda, ser susceptível de criar confusão ao consumidor. O art.

111 do CPI deve ser entendido em termos abrangentes para se abarcar igualmente os

casos de contrafacção de marcas.

Justifica-se a orientação doutrinária segundo qual a novidade existirá quando a marca

para além de ser idêntica ou semelhante a outra, se afigure capaz de induzir em

confusão o consumidor.

50Trata-se de dois princípios, e por estarem intrinsecamente relacionados serão abordados em conjunto. 51 Ficam igualmente abrangidas as marcas de prestígio e as notoriamente conhecidas art. (al. f) do art.110) assim como outros sinais distintivos do comércio (al. g) do art. 110). 52ABREU, Jorge M. Coutinho de, ob. cit. p. 378.


Ainda em relação a semelhança entre as marcas, deve-se ter em conta o tipo de marcas e

o seu aspecto constitutivo. Se por hipótese, estivermos perante marcas emblemáticas, a

comparação deverá ser feita tendo em conta desenhos ou emblemas. Se a marca for

nominativa deverão ser tomados em consideração elementos nominativos.

Já a susceptibilidade de criar confusão ao consumidor — de incorrer as pessoas em erro,

tomando uma marca por outra, e por essa via um produto por outro — é evidenciada

com recurso a um consumidor abstracto o “consumidor médio” dos produtos ou

serviços marcados por sinais confundíveis53.

2.3.4.6.Princípio da Verdade

Ao abrigo do qual a marca não deve ser enganosa. A marca é enganosa quando incorre

o público em erro sobre “ a natureza, qualidade, proveniência geográfica ou outro

aspecto (v.g. composição, destino ou finalidade) do produto ou serviço, signifique um

sinal falso, isto é, um sinal objectivamente contrário a verdade, signifique isso

simplesmente, um sinal capaz de gerar risco de engano no público” (al. c) do art. 110)54.

2.4.Principais Formas de Violação do Direito à Marca

2.4.1. Tipos de Violações.

Depois de registada a marca, a lei confere ao seu titular uma série de direitos parte dos

quais constam do art. 12455. Ao lado do direito de uso exclusivo (no 1 art. 124), podem

ocorrer situações de uso ilícito da marca, quer motivadas por um terceiro, quer

perpetradas pelo próprio proprietário da marca.

As violações podem ser directas e indirectas. No primeiro caso, fica afectada a função

distintiva da marca, e no segundo, estaremos em face de situações que embora não

afectem a função distintiva da marca podem lesá-la em termos económicos56.

No que diz respeito às violações indirectas, importa frisar que a capacidade

identificadora e distintiva da marca não fica afectada — não se configurando o chamado

risco de confusão mas a sua reputação no mercado sofre uma depreciação. Trata-se

53OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 53 e ainda ABREU, Jorge M. Coutinho de, ob. cit. p. 382. 54GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit. p. 106. Não poderá p.e. se registar a marca “sedol” para tecidos de seda, pois, tratando-se de tecidos a maioria de pessoas tenderá a associá-la a seda. 55 Cfr. p. 12 (nota 16).

56OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 73.


assim de casos em que se põe em jogo a “ força atractiva da marca, o prestígio

comercial e, consequentemente, o seu valor económico”57. Procura-se aqui evitar que a

marca sofra uma queda no mercado atendendo o status económico e mercadológico que

ela ostenta58.

2.5. Concorrência parasitária.

2.5.1. Noção

Após a menção de algumas modalidades de concorrência desleal, vamos ocupar-nos

duma modalidade específica de concorrência desleal e que constitui objecto de estudo

deste trabalho, a concorrência parasitária.

A doutrina diverge quanto ao seu conceito, como também o tipo de acto de concorrência

desleal.

Define Carlos Olavo59, “actuações parasitárias como os actos de um empresário que

tiram ou tentam tirar partido da reputação legitimamente adquirida por terceiro ou das

realizações pessoais de outrem”.

No mesmo diapasão, Paúl Patrício60 entende que concorrência parasitária consiste em

um empresário seguir sistematicamente as pisadas dum concorrente, copiando lhe, com

simples variantes de forma, as diferentes realizações que este vai efectuando nos vários

sectores da sua actividade; é assim, uma modalidade de concorrência desleal

absolutamente nova, no sentido de que não é reconduzível a qualquer das formas de

concorrência desleal expressamente reguladas.

Portanto, na verdade, o uso de marca notória com o intuito de vender, através de outras

marcas, serviços ou productos de marcas semelhantes pode confundir ao consumidor,

prejudicando assim aos outros produtores ou serviços em causa, ficando lesado o

proprietário dos sinais distintivos ou das reputações.

O nosso legislador não faz menção da concorrência parasitária, contudo, o art.174 do

CPI, faz apenas uma enunciação exemplificativa, pertencendo esta situação, a categoria

57OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 78. 58P.e. A empresa que se dedica ao fabrico de roupas de linho de alta-costura pode ver a sua marca desprestigiada em virtude de esta ser adoptada para vestuário de baixa qualidade. 59 OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial – Vol.I, 2ª edição, Almedina, 2005, p.283. 60 PAÚL, Jorge F.C.Patrício, concorrência desleal, Coimbra, 1965. p.193


não prevista, daí que há que perfilhar a posição segundo a qual a concorrência desleal,

tem em conta o carácter não taxativo do art.174 do CPI contudo, a categoria de

concorrência parasitária no âmbito deste trabalho é vislumbrável nas alíneas c e d do

artigo acima citado.

Aliás como assegura o Prof. José de Oliveira Ascensão, “concluímos assim que sempre

se deve incluir na concorrência desleal a concorrência parasitária. Deverá porém ter

carácter global, só assim ultrapassando os limites das actividades livres”61.

Constitui exemplo de concorrência parasitária, a utilização de uma determinada marca

muito conhecida como chamariz ou um meio de promoção para venda de produtos de

marca diferente.

2.5.2.Características da concorrência parasitária

Convém identificar os elementos caracterizadores do aproveitamento parasitário:

1.1 A actuação do imitador do símbolo em segmento comercial diverso daquele

ocupado pelo seu criador. Se houver relação de concorrência entre os dois

agentes económicos, não há que se falar em aproveitamento parasitário. Nesse

caso, aplicar-se-iam as regras de repressão à concorrência desleal, ou as

próprias normas de protecção à Propriedade Intelectual, sem maiores

dificuldades62.

1.2 Fama do símbolo alheio, referida algures como sendo a “herança genética” que

ele conduz consigo. Não é possível reconhecer a existência de parasitismo de

um elemento de identificação se este não possuir ao menos relativa

popularidade. É importante esclarecer que tal fama não precisa ser geral, tal

como acontece com as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, mas

relativa, podendo ser adstrita a um círculo fechado de consumidores. Este ponto

merece uma ligeira atenção: quanto mais criativo e original for o símbolo

copiado – uma expressão inusitada, criada pelo próprio titular (“Bubballo”, por

exemplo) –, mais facilmente será reconhecida a existência de aproveitamento

61 ASCENSÃO, José de Oliveira, Concorrência Desleal, Associação Académica, 1994, p.125 62 Obtido em http://www.mcampos.br/posgraduacao/Mestrado/dissertacoes/2011/rafaelneumayraproveitamentoparasit%C3%A1riodoselementosdeidentificacaodaempresa.pdf, (consultado em 20 de Julho de 2012)


parasitário. Por outro, quanto menos criativa a expressão, mais dificilmente será

acatada a tese a que aqui se reporta63.

1.3 Ocorrência de associação entre o símbolo copiado e a cópia, e, por

conseguinte, associação entre os empresários, empresas, produtos ou serviços

que os dois identificam. É importante esclarecer que a ocorrência de confusão

não é indispensável, bastando a ocorrência de mera associação no mercado64.

1.4 Por fim, o últimoelemento que faz nascer o parasitismo entre não concorrentes

é o beneficiamento – ou o seu potencial – que a associação entre os símbolos

ocasionará ao imitador. Esse, pretende pois obter algum tipo de vantagem

decorrente da vinculação da sua marca, nome empresarial ou qualquer outro

elemento de identificação ao de terceiro, dotado de fama e prestígio,

procurando agregar valor à sua própria actividade injustamente65.

2.5.3. Fundamentos da sua proibição

Embora nós não tenhamos discutido a natureza jurídica do aproveitamento parasitário,

contudo, pode se afirmar que trata – se de um tipo de conduta contrário aos princípios

da concorrência leal. Sendo assim, há necessidade de meios através dos quais esse tipo

de acto possa ser impedido.

A reputação do trabalho alheio, fruto de muito esforço; o facto de essa reputação

representar um valor económico da actividade empresarial do parasitado, constituem um

dos fundamentos da proibição do aproveitamento parasitário. A ser assim, é de se barrar

este tipo de acto na medida em que atentam directamente contra marcas notórias, sendo,

esta, por ser conhecida de uma gama variada do público e por estar associada a produtos

de alta qualidade e renome, tende a ser copiada por terceiros que pretendem se

aproveitar de/o seu bom nome, razão pela qual se justifica a sua protecção em todas as

classes indistintamente.

Segundo Paulo patrício66, “o princípio que informa a protecção às marcas de renome é a

repressão ao enriquecimento sem causa. As marcas notórias são verdadeiros magnetos,

aptos a atrair clientela pelo simples facto se sua presença, independentemente dos

produtos ou serviços a que se destinavam na origem; na mesma linhagem, o autor refere

63 ASCENSÃO, José de Oliveira, Concorrência Desleal, ob. cit, p.198 64 idem 65 Ibidem p. 199 66 PAÚL, Jorge F.C.Patrício, ob.cit. 198


que a dificuldade está em se querer insistir na conceituação da marca que deve merecer

a protecção ampliada como sendo uma marca notoriamente conhecida, quando o que se

pretende evitar não é, principalmente, o facto da reprodução ou imitação, mas a malícia

de quem assim age e o risco para o consumidor”67.

A concorrência parasitária é manifestamente uma conduta violador do direito à leal

concorrência na medida em que acabamos de ver que é susceptível de prejudicar a

obtenção do legítimo resultado económico a que o empresário que a sofre tinha inegável

direito e poderia certamente obter se não fosse destruído com sua prática, o equilíbrio

económico assegurado com o perfeito e integral funcionamento do mecanismo da

liberdade de concorrência.

A concorrência parasitária é uma modalidade de concorrência desleal que além de

pressupor a verificação dos elementos essenciais comuns às várias figuras desta, se

define ainda pelas características próprias que indicamos. Este tipo de acto, afirma o

autor Paúl Patrício 68 que tem se verificado com maior frequência, a pratica dum

empresário lançar no mercado os seus produtos, assinalando – os com uma marca

semelhante a adoptada por outro empresário para produtos de natureza diferente,

sobretudo quando a marca reproduzida é bastante conhecida, gozando de larga

celebridade; sendo que tem como fim último aproveitar a fama e notoriedade que a

marca já possui, “como se vê pelos casos mais conhecidos que ocorreram em vários

Países: o uso da marca Lucky Strike para perfumes, que se verificou em Itália; o da

marca Kodac para bicicletas, que aconteceu em Inglaterra; o caso da marca

Watermann, para máquinas de barbear, ocorrido em França; o da marca Ford para

cigarros, passado na Noruega”69.

A ser assim, este tipo de actos ou situação confunde o consumidor na medida em que

este, num mundo contemporâneo, de comercio dominado pelos conglomerados,

portanto, por entidades cujas actividades muitas vezes não tem qualquer relação uma

com as outras, vê produtos, ainda que totalmente distintos, com a mesma marca, é

natural que as associe ao titular da marca notoriamente conhecida. Sendo assim, quando

um empresário utiliza uma marca notória em determinado bem, está manifestamente a

prejudicar os demais fornecedores desse bem, na medida em que está a usufruir

abusivamente do poder sugestivo da marca notória e da publicidade feita pelo respectivo

67 PAÚL, Jorge F.C.Patrício, ob. cit. 199 68 Idem. 69 Ibidem, p. 190


titular; além disso, pode o titular da marca notória ser lesado, uma vez que a utilização

em causa é susceptível de significar o esvaziamento do poder sugestivo da sua marca,

isto é o esforço empreendido pelo empresário na criação e produção da marca, torna-se

desvanecido.

2.5.4.Concorrência parasitária por meio de Contrafacção e Imitação de Marcas.

A contrafacção traduz-se na cópia integral de uma marca anteriormente registada, isto é,

no uso desta sem qualquer modificação70. Verifica-se quando alguém adopta marca

doutrem para os seus produtos e serviços sem que para tal esteja autorizado. A

autorização poderá advir da transmissão da marca (art. 121) ou da sua cessão em licença

de uso (art. 122). Como podemos ver, a contrafacção é uma modalidade de violação do

direito à marca muito grave que gera confusão ao público, se assim podemos dizer71. Já

a imitação, traduz-se na adopção de uma marca não completamente igual, mas

confundível com outra anteriormente registada. Neste caso, o usurpador da marca faz

uma cópia acrescida de ligeiras modificações que se mostram insusceptíveis de facilitar

a distinção das marcas em causa (a original e a imitada)72.

Por força da al. b) do art. 111, os conceitos de contrafacção e imitação encontram-se

limitados ao princípio da especialidade. Quer isto dizer que, a marca só se considerará

contrafeita ou imitada se ambas (a contrafeita e a imitada) se referirem aos mesmos

produtos e serviços ou melhor a produtos e serviços que estabelecem entre si uma

relação de semelhança ou afinidade manifesta.

Para além do regime acima mencionado a que ter em conta o regime das marcas

notórias e de prestígio, sendo certo que estas comportam uma regra excepcional, na

medida em que estende o exclusivo uso de marcas e bens que não sejam nem idênticos

nem afins aos bens a que a marca é aplicada, podendo constituir, assim, um limite a

livre concorrência. Com esta previsão e aplicação pretende-se salvaguardar que certas

marcas, que tenham adquirido um determinado nível de reputação e tenham, criado, no

público, a capacidade de gerarem uma relação mental entre si e uma auréola de

excelência, não percam, por amiudades diferentes utilizações ou por utilizações

70OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 73. 71Por esta via um terceiro usurpa a clientela e os lucros do titular da marca, e isto sem contar com aspectos ligados a depreciação da mesma dado que o terceiro usurpador possui muitas vezes produtos e serviços de qualidade manifestamente inferior àquela a que os consumidores estão habituados. 72OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 73


depreciativas. A capacidade de criar aquela associação mental, ou seja, que não veja

diluída a sua capacidade identificativa e distintivas especial.

A reprodução servil ou de total identidade, assim como a reprodução aproximativa,

abrangem a contrafacção enquanto que a reprodução com adições dirige-se à imitação73.

Assim, por exemplo, a marca NIKE adoptada por um terceiro não autorizado a usá-la

constitui contrafacção. Haverá imitação quando nos depararmos com as marcas NIKE e

MIKE ambas adoptadas para artigos desportivos partilhando igualmente semelhança

figurativa ou emblemática.

A contrafacção e a imitação estão previstas no art. 111; al. d) do art. 173 e no n◦ 1 do

art. 177. Na al. e) do no 1 do art. 177, cabe por um lado, o caso de adopção de marca

doutrem para identificar produtos e serviços e, por outro lado, as situações em que o

titular da marca a utiliza para assinalar produtos e serviços que não são seus (uso

fraudulento de marca), tudo associado ao intuito de iludir o público sobre a origem dos

produtos e serviços.

A questão de fundo que se coloca é de saber qual seria a responsabilidade civil que

impende sobre os agentes praticantes dos actos da concorrência parasitária uma vez que

o Código de Propriedade Industrial nada estatui sobre a responsabilidade civil. Por isso,

torna-se oportuno analisar outras ordens jurídicas.

73 OLAVO, Carlos, ob. cit. p. 74.


CAPITULO III

Direito Comprado

3.Soluções Adoptadas noutros Ordenamentos Jurídicos.

3.1.Portugal.

Após a entrada em vigor do Código de Propriedade Industrial de 1940, aprovado pelo

Decreto no 30.679, de 24 de Agosto de 1940, a protecção dos direitos da propriedade

industrial passou a ser mais intensa. Quanto a responsabilidade civil por ilícito

parasitário, importa destacar o art. 227 daquele diploma legal no qual se estabelece: “a

aplicação das penas cominadas não isenta os delinquentes da obrigação de reparar as

perdas e danos causados, fixando-se a respectiva indemnização nos termos gerais do

direito”74 . Depreende-se daqui, a admissibilidade expressa da responsabilidade por

actos violadores do direito de uso exclusivo de marca registada.

Esta disposição foi retirada com a vigência do Código de Propriedade Industrial de

1995, aprovado pelo Decreto-Lei no 16/95 de 24 de Janeiro de 1995. A obrigação de

indemnização passou assim a ser sustentada pelo art. 257 do referido diploma legal,

onde se preceitua: “ A propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para

a propriedade em geral e é especialmente protegida nos termos do presente diploma e

demais leis e convenções em vigor”. Importa frisar que, o actual C.P.I. português,

aprovado pelo Decreto-Lei no 36/2003 de 5 de Março herdou esta disposição (cfr. art.

316).

3.2.Espanha:

Maiores avanços se verificam neste ordenamento jurídico. A Ley 17/2001 de 17 de

Deciembre, de Marcas, prescreve no art. 40 “El titular de una marca registrada podrá

ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que

correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su

salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible” (grifo

nosso). O legislador espanhol foi muito mais claro e expresso, pois, no art. 41 vem fixar

em especial quais as acções cíveis que o lesado pode intentar admitindo-se, por via da

al. b) do no 1 do art. 41 “La indemnización de los daños y perjuicios sufridos”. O art. 42

74Decreto no 30.679, de 24 de Agosto de 1940


dirige-se aos pressupostos da indemnização e no art. 43 o legislador procurou fixar as

vias ou critérios para o cálculo da mesma75.

Verificamos, assim, que o legislador espanhol foi mais feliz ao consagrar um corpo de

normas que, de forma clara, nos dão a entender que a indemnização por ilícito de

marcas é admissível, fixando-se ainda os critérios para o apuramento líquido do

quantum a indemnizar.

3.3.Brasil:

O ordenamento jurídico brasileiro é igualmente caracterizado por avanços

significativos.

A nível legal na Lei da Propriedade Industrial (Lei no 9279 de 14 de Maio de 1996,

conhecida pela abreviatura L.P.I.) se estabelece: “Independentemente da ação criminal,

o prejudicado poderá intentar as acções cíveis que considerar cabíveis na forma do

Código de Processo Civil” (cfr. art. 207, sublinhado nosso). O art. 208 dirige-se ao

critério para a determinação da indemnização devendo-se atender os “ (...) benefícios

que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”76. Especial destaque

merece o art. 210 (quanto aos lucros cessantes) no qual se pauta por um critério mais

favorável ao prejudicado, deixando-se a sua eleição ao arbítrio do julgador77.

No domínio doutrinário as inovações são ainda mais significativas com a

admissibilidade (embora parcial) da chamada Teoria da Presunção do Dano. Em termos

gerais, no cômputo desta tese, a obrigação de indemnização nasce ainda que não se faça

prova efectiva dos prejuízos sofridos pelo lesado. Procura-se fazer, face às dificuldades

que o lesado pode encontrar em provar os efectivos prejuízos que o facto violador do

seu direito terá originado. Na verdade, actos como a contrafacção e a imitação de

marcas sempre implicarão algum prejuízo para o lesado, exigindo-se, assim, a simples

prova do uso indevido e desautorizado da marca para que a pretensão de indemnização

seja tida como procedente78.

75 Ley 17/2001 de 17 de Deciembre 76Cfr. art. 562 do nosso C.C. 77Lei no 9279 de 14 de Maio de 1996 78 Veja-se em todo o caso, http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3151. Acesso, 29 Fev. 2008. Embora de forma tímida a Ley 17/2001 de 17 de Deciembre, de Marcas, caminha neste sentido ao prescrever no no 5 do art. 43 o seguinte: “El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios (...)”. (Grifo nosso)


CAPÍTULO IV

4.Responsabilidade Civil dos Ilícitos Parasitários no Âmbito das

Marcas em Moçambique

4.1.Noção e modalidades da responsabilidade civil

Dentre as fontes das obrigações encontramos o vasto instituto da responsabilidade civil

o qual se encontra regulado no Código Civil. Esta traduz-se na obrigação de reparar

danos sofridos por alguém, na qual o lesante é o devedor e o lesado credor79. Trata-se de

situações em que uma vez verificadas certas circunstâncias a lei faz surgir para uma das

partes uma obrigação, qual seja, a de reparar danos.

A doutrina maioritária divide a responsabilidade civil em dois grandes grupos, quais

sejam, o da responsabilidade contratual (obrigacional), e o da responsabilidade

extracontratual ou extra obrigacional 80 . Na primeira categoria a obrigação de

indemnização surge por via da violação ou da falta de cumprimento de uma obrigação,

dada a preexistência de uma relação obrigacional entre o devedor e o credor. No

segundo caso, a obrigação de reparação não assenta na violação de um direito de crédito

mas advém de outros factos, isto é, “ da violação de direitos absolutos ou da prática de

certos actos que, embora lícitos, causam prejuízo a outrem”81.

Por sua vez a responsabilidade extracontratual agrupa três ramificações, a

responsabilidade por factos ilícitos, por factos lícitos e pelo risco. O Código Civil

regula a responsabilidade contratual nos arts. 798 e seguintes.

A responsabilidade extracontratual por factos ilícitos (também conhecida por

responsabilidade delitual) está prevista nos arts. 483 e seguintes, e os arts. 499 e

seguintes reconduzem-se a responsabilidade pelo risco82.

79COSTA, Mário J. de Almeida, Direito das Obrigações, 4a Ed., Coimbra Editora, 1984, p. 343. No mesmo caminho, TELLES, Inocêncio Galvão, Direito das Obrigações, 6a Ed., Coimbra Editora, 1989, p. 194. 80 Existe uma discussão doutrinária, preferindo alguns autores a designação responsabilidade obrigacional e extra obrigacional, e outros, responsabilidade contratual e extracontratual. Seja como for, trata-se de uma discussão de ordem terminológica. Adoptaremos a designação responsabilidade contratual e extracontratual uma vez que embora o contrato não seja a única fonte das obrigações é inquestionavelmente que é a principal fonte dos direitos de crédito. De qualquer modo, esta orientação não é imune a críticas. Com maiores desenvolvimentos, COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 352 e 353; VARELA, João de M. Antunes, Das Obrigações em Geral, I, 6a Ed., Almedina, Coimbra, 1989, p. 490 e 491, TELLES, Inocêncio Galvão, ob. cit. p. 198-200. 81VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 490. Veja-se ainda, COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit., p. 352. 82 A responsabilidade extracontratual por intervenções lícitas não mereceu regulamentação específica.


4.2. Responsabilidade Civil Extracontratual por Factos Ilícitos.

O objecto do nosso trabalho pressupõe a conjugação de duas áreas, por um lado, a

responsabilidade por factos ilícitos, e por outro, o direito de marcas.

Dada a complexidade do instituto da responsabilidade civil urge justificar o carácter

inadequado das outras vias de responsabilização quando estamos em face de

contrafacção e imitação de marcas, ou seja, a única via que o lesado por estes actos pode

usar para ressarcir-se dos danos ocorridos é a da responsabilidade por factos ilícitos (art.

483 C.C.). Chegamos a esta conclusão por exclusão de partes, se não vejamos.

A responsabilidade por factos ilícitos traduz-se no nascimento da obrigação de

indemnizar por via de uma conduta ilícita do agente. Ora, da análise da al. e) do art. 173

e do art. 177, facilmente se pode concluir que a contrafacção e a imitação não são actos

lícitos, mas sim ilícitos. Sem querer adiantar muitas considerações que serão feitas em

lugar adequado, a ilicitude traduz-se na prática de actos que se afigurem em manifesta

oposição à ordem jurídica83.

A responsabilidade pelo risco assenta na “Teoria do Risco” ao abrigo da qual todos os

que utilizam em seu proveito coisas perigosas, “quem cria ou mantém um risco em

proveito próprio, deve suportar as consequências prejudiciais do seu emprego, já que

deles colhe o principal benefício (ubi emolumentum, ibi onus; ubi commodum ibi

incommodum)”84.

Nestes casos, aquele que aufere vantagens com o desenvolvimento de actividades

perigosas paga o preço de suportar o regime da responsabilidade pelo risco85. Assim,

podemos verificar que dada a natureza dos actos subjacentes à contrafacção e imitação

de marcas, a responsabilidade pelo risco mostra-se inútil. Na verdade alguma doutrina

embora de forma tímida aponta para este caminho86.

83ALARCÃO, Rui de, et al., Direito das Obrigações (Policopiado), s. ed., Coimbra, 1983, p. 241. Sem

grades contrariedades, NORONHA, Edgard Magalhães, Direito Penal, I, 34a Ed., Saraiva Editora, São

Paulo, 1999, p. 100 e 101.

84VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 603. Veja-se ainda, com maior profundidade LEITÃO, Luís M. T. de Menezes, Direito das Obrigações, I, 2a Ed., Almedina — Coimbra, 2003, p. 49 e 50. 85 A contrário do que se passa com a responsabilidade por factos ilícitos, na qual a ilicitude e a culpa são requisitos do seu funcionamento (no 1 do art.483 C.C.), na responsabilidade pelo risco o dever de indemnizar resulta de uma conduta lícita mas perigosa do responsável funcionando assim, independente da ilicitude e da culpa. Em todo o caso veja-se, COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 403. 86CORREIA, A. Ferrer, Lições de Direito Comercial, LEX, Lisboa, 1994, p. 201; VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 503; ALARCÃO, Rui de, et al., ob. cit., p. 242. Estes dois últimos em considerações sobre a ilicitude como pressuposto da responsabilidade por factos ilícitos.


4.3. Pressupostos da Responsabilidade Civil dos ilícitos parasitários por meio de

Marcas.

Para que se possa responsabilizar alguém, a lei exige que se verifiquem algumas

condições. É necessário que haja a prática de um facto, qualificável como ilícito, e que

seja imputado ao lesante, facto esse que origina um dano o qual encontra-se ligado a

aquele por um nexo causal. Discriminando, são pressupostos da responsabilidade civil o

facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo causal87.

Importa ter em linha de atenção que nem todos os autores adoptam a mesma

sistematização quanto à abordagem desta matéria. Assim, quanto aos requisitos, uns

falam em dano e imputação e outros falam de acto ilícito e prejuízo reparável88. De

qualquer modo, tudo depende da perspectiva de análise de um mesmo fenómeno, razão

pela qual no fundo, quer num caso, quer noutro, acaba-se percorrendo os aspectos

essenciais da responsabilidade por factos ilícitos89.

4.3.1 O Facto.

Como primeiro pressuposto encontramos o facto que se traduz num acto humano.

Quando falamos em acto humano, pretende-se fazer referência a todos os

comportamentos domináveis ou controláveis pela vontade90. Só estes importam, ficando

de fora os danos causados por força maior ou pela actuação irresistível de circunstâncias

fortuitas91. Há assim, uma limitação dos danos ressarcíveis sendo apenas indemnizáveis

os danos causados por uma conduta livre do agente.

O facto voluntário do agente pode revestir a forma de acção ou de omissão. A acção

traduzir-se-á na existência de um facto positivo (p.e. danificação de um bem alheio,

ofensa ao nome de alguém). Já a omissão, existirá nos casos em que a obrigação de

indemnização se justifica pelo facto de o agente não emitir um comportamento que de

contrário seguramente teria obstado a verificação do dano (arts. 486 e 563 C.C.)92.

87COSTA, Mário J, direito das obrigações de Almeida, 9ᵃ ed, 2001 509-510. 88 Veja-se para o primeiro caso, CORDEIRO, António Menezes, Direito das Obrigações, II, 1a Ed., AAFDL, Lisboa, 1988, p. 281. Para o segundo, JORGE, Fernando Pessoa, Direito das Obrigações, I, AAFDL, Lisboa, 1975/76, p. 494 e 495. 89 A maioria dos autores adopta a primeira forma de abordagem, que no fundo possui até apoio legal (no 1do art. 483 C.C.). A título demonstrativo veja-se, COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 364; ALARCÃO, Rui de, et al., ob. cit. p. 238; VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 495. 90VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 499. 91 Idem. O autor avança o caso de alguém que é irresistivelmente empurrado pelo vento, partindo o vidro da vetrine de um local. 92COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 511.


A lei tratou especificamente das omissões no art. 486 C.C., condicionando-a à

existência de um dever de agir oriundo da lei ou do negócio jurídico. Assim, se não

havia para o lesante um dever de agir, de emitir a conduta que obstaria o dano, não

haverá obrigação de indemnizar por mais danosa que seja a atitude omissiva e mesmo

que a conduta seja imposta pela moral ou pelos usos ou convenções sociais93.

A contrafacção e a imitação de marcas constituirão condutas positivas abrangendo-se

aqui todas as operações tendentes a contrafazer ou imitar marca registada.

4.3.2. Ilicitude.

Traduz-se na oposição a ordem jurídica, ou por outras palavras, a ilicitude “exprime

uma relação de oposição entre o facto e o direito94. Neste contexto, para efeitos de

responsabilidade civil torna-se necessário que a conduta do lesante se encontre em

manifesta contrariedade ao direito.

De acordo com o art.483 C.C. a ilicitude reveste duas formas. Por um lado, traduz-se na

violação de um direito que a lei atribui a um conjunto de pessoas, e por outro, na

violação de normas que protegem interesses alheios. No primeiro caso, contemplam-se

situações em que a lei protege directamente determinados interesses mediante a

concessão de verdadeiros direitos subjectivos, integrando-se nesta categoria os casos de

violação de direitos de personalidade (direito ao nome), direitos reais e os direitos de

propriedade industrial95.

Maiores dificuldades existem em relação a segunda forma de ilicitude. São casos em

que nos deparamos com “a ofensa de deveres impostos por lei que vise a defesa de

interesses particulares, mas sem que confira correspectivamente quaisquer direitos

subjectivos”96. Tudo se passará como se a lei procedesse a uma tutela indirecta de

determinados interesses, sem contudo conferir aos respectivos titulares verdadeiros

direitos subjectivos.

Para a verificação desta segunda forma de ilicitude é imprescindível: i) que a lesão dos

interesses do particular corresponda de uma norma legal; ii) que a tutela dos interesses

93LIMA, Fernando Pires e VARELA, João de M. Antunes, Código Civil Anotado, I, Coimbra Editora, Coimbra, 1967, p. 332 e 333. 94NORONHA, Edgard Magalhães, ob. cit. p. 100. 95COSTA, Mário J. de Almeida, 9ᵃ ed, ob. cit. p. 514 96COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 369.


particulares figure entre os fins da norma violada; iii) que o dano se verifique no círculo

de interesses privados que a lei visa tutelar97.

Para além das inúmeras situações que cabem na previsão geral do n◦ 1 do art. 483 C.C.

importa destacar a existência de casos de ilicitude especialmente regulados. São eles o

abuso de direito (art. 334 C.C.), a não cedência recíproca (art. 335 C.C.), a ofensa ao

crédito e bom nome (art. 484C.C.) e o caso de conselhos, recomendações ou

informações (art. 485 C.C.).

Especial cuidado merecem as chamadas causas de exclusão da ilicitude ou se

preferirmos, causas justificativas do facto. São situações em que, por via da verificação

de determinadas circunstâncias que rodeiam a prática do facto danoso deixa este de ser

ilícito98.

A contrafacção e a imitação de marcas implicarão sempre a violação do direito de

outrem, o direito de uso exclusivo (no 1 do art. 124), preenchendo-se assim a primeira

forma de ilicitude atrás referida.

4.3.3. Culpa.

Procura-se aqui estabelecer uma relação entre o facto e o agente, em termos de aquele

puder ser atribuído a este. Ou seja, culpa em sentido geral traduz-se na possibilidade de

imputação do facto ao lesante 99 . Tal imputação implica a verificação de algumas

condições, é necessário que o lesante seja capaz de ser objecto de censura por ter agido

como agiu (imputabilidade).

Num plano mais preciso, culpa é a imputação de um acto ilícito ao seu autor, traduzida

no juízo segundo o qual este devia ter-se abstido desse acto100. A imputabilidade dirá

respeito ao conjunto de condições que devem existir para que haja a imputação, a tal

atribuição do facto ao agente. Torna-se assim necessário “que o agente tenha a

capacidade natural para discernir e apreciar o carácter ilícito do seu acto (elemento

intelectual) e a faculdade de dirigir o seu comportamento de um modo conforme à

apreciação feita (elemento volitivo)”101. 27

97VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 509-510. 98 Dado o objecto do nosso trabalho é desnecessário abordar em especial estas questões daí que nos limitamos a remeter o leitor para as obras que com algum rigor tratam desta matéria. Veja-se em especial COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 372 e ss; VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 520 e ss; CORDEIRO, António Menezes, ob. cit. pp. 355 e ss. 99COSTA, Mário J. de, ob. cit. p. 381. 100TELLES, Inocêncio Galvão, ob. cit. p. 341. 101ALARCÃO, Rui de, et. al, ob. cit. p. 249.


É a isto que se refere a lei no n◦ 1 do art. 488 C.C. presumindo-se a falta de

imputabilidade nos menores de sete anos e nos interditos por anomalia psíquica (no 2 do

preceito em análise)102.

A culpa em sentido amplo comporta duas modalidades: o dolo e a negligência também

conhecida por mera culpa ou culpa em sentido restrito. No primeiro caso, o lesante

representa um determinado resultado ilícito, e dirige a sua conduta nesse sentido. Na

segunda situação a responsabilidade advém da imprudência, imperícia ou falta de

cuidado do agente103.

Estas duas modalidades de culpa apresentam ramificações. Assim, o dolo pode ser

directo, necessário e eventual e a negligência pode ser consciente e inconsciente. No

dolo directo, o lesante prefigurando um certo resultado age no sentido de alcançá-lo a

todo o custo. No dolo necessário o agente não quer directamente o resultado mas prevê

a sua verificação necessária dado que pretende um outro objectivo, ou seja, de outro

modo dizendo, por via do objectivo que pretende alcançar o lesante tem consciência da

verificação necessária de determinado resultado104.

Maiores dificuldades de abordagem se apresentam em relação ao dolo eventual dado

que a doutrina105 considera ser uma modalidade de culpa muito próxima da negligência

consciente. Numa tentativa de esclarecimento diremos que, enquanto que no dolo

eventual o agente representando um determinado resultado como provável e não

estando certo da que este não se verificará — e nem por isso se deixa abalar, aceitando-

o — na negligência consciente o agente confia, não devendo confiar, na não verificação

desse resultado. A sua actuação é motivada por uma falsa confiabilidade na não

verificação do resultado ilícito106.

A negligência inconsciente assenta no facto de o agente sequer chegar a prever a

possibilidade de verificação de um determinado resultado (devendo em todo o caso

prevê-lo).107

102 Estamos perante uma presunção tantum iuris admitindo-se prova em sentido contrário (no 2 do art. 350 C.C.) 103ALARCÃO, Rui de, et. al, ob. cit. p. 251. 104 idem 105COSTA, Mário J. de, ob. cit. p. 382 106 Será o caso de um mestre-de-obras encarregado de edificar um murro, que ao proceder a sua construção faz recurso a um material barato e inapropriado para tal tarefa. Nesta situação se o mestre na edificação do murro prevê a possibilidade da sua queda haverá dolo eventual. Já se confia na não queda do murro haverá negligência consciente: COSTA, Mário J. de, ob. cit. p. 382 107 idem


A distinção entre o dolo e a negligência tem algum interesse prático dado que nos casos

em que o agente tenha procedido com mera culpa, a obrigação de indemnização pode

ser fixada em montante inferior ao correspondente aos danos causados. Assim, tal como

prevê o art. 494 C.C., o julgador pode de forma equitativa atenuar a responsabilidade

quando o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado e

demais circunstâncias do caso o justifique. Seja como for, este preceito não deverá ser

aplicado aos casos de dolo já que nestes, “ sendo mais forte o laço que prende o facto à

vontade do agente, o montante da indemnização terá de corresponder sempre ao valor

dos danos não podendo o juiz arbitrar indemnização inferior”108.

À culpa refere-se o art. 487 C.C.,sendo que no no 1 o legislador quis respeitar alguns

princípios relativos à prova e às presunções. Nestes termos, se aquele que invoca um

direito deve fazer prova dos factos constitutivos do mesmo (no 1 do art. 342 C.C.), em

princípio o lesado alegando direito à indemnização deverá provar a culpa do lesante.

Todavia, a lei afasta esta regra nos casos de presunção legal de culpa art. (no 1 do

art.487 C.C. in fine), isto é, já não será ao lesado que caberá fazer prova de culpa, pois,

tem a seu favor uma presunção legal, que pode ser ilidida (art. 349; n◦ 1 e 2 do art. 350;

art. 491; no 1 do art. 492 e nos 1e 2 do art. 493, todos do C.C.)109.

No no 2 do art. 487 C.C. o legislador procurou estabelecer o critério que o julgador deve

usar para aferir o grau de diligência do agente, isto é, para concluir se no caso em

concreto o agente agiu com culpa ou não. Consagra-se o critério de apreciação da culpa

em abstracto, segundo o qual, para determinar a culpa do agente devemos ter em

atenção a conduta que um homem médio colocado nas mesmas circunstâncias teria

adoptado. A expressão bom pai de família (empregada pelo legislador naquele preceito)

remete para o homem padrão dotado de uma diligência normal ou razoável110.

Em relação ao objecto do nosso trabalho a culpa irá traduzir-se no dolo, pois,

dificilmente se poderá falar em contrafacção ou imitação negligente de uma marca.

108VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 537. 109 Em todo caso veja-se COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 584-587; VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. p. 560-567. 110 Ao lado da apreciação da culpa em abstracto, existe a apreciação em concreto, nos termos da qual se deve tomar em consideração a diligência habitual, normal do lesante. Com maior detalhe veja-se ALARCÃO, Rui de, et. al, ob. cit., p. 254.


4.3.4. Dano

A responsabilidade por factos ilícitos só opera quando o facto ilícito e culposo do

agente tenha originado um dano ou prejuízo111. Só assim se justifica que o lesante esteja

obrigado a reconstituir a situação que existiria se não fosse o evento danoso (art. 562

C.C.). Daqui devemos extrair o postulado segundo o qual, sem dano não há

responsabilidade, ainda que a conduta do lesante seja extremamente ilícita e culposa.

Isto justifica-se também na própria natureza do instituto da responsabilidade delitual

que possui uma finalidade essencialmente reparatória, já que visa no fundo tornar o

lesado indemne, livre dos prejuízos que a conduta do lesante terá ocasionado112.

Em termos conceptuais podemos dizer que, dano será toda a ofensa de bens ou de

interesses alheios protegidos pela ordem jurídica113.

Sob ponto de vista de classificação, fala-se em:

i) Danos emergentes e lucros cessantes — sendo que os primeiros traduzem-se numa

diminuição que se opera no património do lesado, e os segundos, abrangem os aumentos

patrimoniais que o lesado deixou de obter em consequência da lesão (no 1 do art. 564

C.C).114

ii) Dano real e dano de cálculo — o dano real traduz-se no prejuízo efectivamente

sofrido pelo lesado, isto é, encara-se o dano na sua real configuração (p.e. as dores

sofridas, as amolgaduras provocadas numa viatura). Já o dano de cálculo abrange as

implicações pecuniárias daquele prejuízo. Neste caso, procura-se aferir as

consequências em dinheiro do dano sofrido em sentido naturalístico (p.e. as despesas

suportadas para tratamento das lesões corporais sofridas, as quantias despendidas para a

reparação da viatura)115.

iii) Danos directos e danos indirectos — os primeiros abrangem os prejuízos que são

consequência directa do facto ilícito, e os segundos traduzem-se nos danos reflexamente

111COSTA, Mário J. de, 9ᵃ ed, ob. cit. p. 542 112 Defende-se igualmente que a responsabilidade civil prossegue uma finalidade sancionatória evidenciada por alguns aspectos do seu regime (art. 494; no 2 do art. 497 e art. 570, todos do C.C.). 113COSTA, Mário J. De Almeida, ob. cit. p. 389; ALARCÃO Rui de, et. al, ob. cit. p. 270. 114COSTA, Mário J. de, 9ᵃ ed, ob. cit. p. 546 115 Uma questão que merece atenção tem que ver com os critérios da avaliação do dano. Assim, se por um lado, segundo o critério da avaliação concreta do dano, considera-se que na determinação do montante da indemnização se deve atender o valor que aquele bem tinha para o lesado (p.e. uma peça de arte de família transmitida de geração em geração), por outro prisma, se consagra o critério da avaliação abstracta, no qual se deverá considerar apenas o montante objectivo daquele bem independentemente do valor que tinha para o lesado (p.e. preço de um carro no mercado). A avaliação em concreto tem sido repudiada por muitos: COSTA, Mário J. de, 9ᵃ ed, ob. cit. p. 545


produzidos pelo evento danoso (p.e. no caso de ofensas corporais, as dores

dosferimentos são danos directos enquanto que a perda do emprego, por hipótese, será

um dano indirecto)116

iv) Danos patrimoniais e não patrimoniais — os primeiros são susceptíveis de avaliação

em dinheiro, são qualificáveis em dinheiro, e os segundos não comportam esta

característica. A ressarcibilidade dos danos não patrimoniais é admitida em termos

expressos (art. 496 C.C.). Sem querermos aprofundar mais, neste caso a obrigação de

indemnizar não terá em vista “ ressarcir, tornar indemne o lesado, mas oferecer-lhe uma

compensação que contrabalance o mal sofrido (a dor, o desgosto, os vexames 117 .

Qualquer acto que implique a violação do direito de uso exclusivo pode implicar uma

variada ordem de danos. Quem imita marca doutrem e comercializa os seus produtos

(adoptando este sinal distintivo) usurpa a clientela e os lucros do legítimo titular da

marca.

116COSTA, Mário J. de, 9ᵃ ed, ob. cit. p.547 117ALARCÃO, Rui de, et. al, ob. cit., p.271. Uma vez que neste domínio levantam-se acesos debates, veja-se VARELA.


4.3.5. Nexo causal

Para que a pretensão de responsabilizar alguém prossiga, exige a lei para além da

existência de um facto, ilícito e culposo originador de um dano, uma ligação ou nexo

entre este (dano) e o facto. Assim prescreve o no 1 do art. 483 C.C. Resulta daí que nem

todos os danos ocorridos após o facto, são susceptíveis de viabilizar uma pretensão

indemnizatória, mas tão só aqueles que se consideram originados pela conduta do

agente. Assim, é correcto afirmar-se que o nexo causal desempenha uma dupla função, a

de pressuposto da responsabilidade civil e a de medida da obrigação de indemnizar118.

Com isto quer-se dizer que merecerão acolhimento para efeitos de determinação do

quantum da indemnização apenas determinados danos, quais sejam, aqueles que estejam

ligados ao facto em termos de causalidade. Existem várias construções doutrinárias

sobre este assunto, procurando todas elas estabelecer um critério seguro que nos permita

chegar a conclusão de que um determinado facto ocasionou um dano. Dentre as várias

soluções propostas a mais aplaudida é a chamada teoria da causalidade adequada que

até mereceu consagração legal (art. 563 C.C.). Para os defensores desta, um facto é

causa de um dano quando atendendo as circunstâncias do caso, e ponderadas as regras

gerais da vida, o curso normal das coisas, se mostrava adequado a origina-lo. O

legislador consagrou esta teoria num juízo de probabilidade (art. 563 C.C.)119

118COSTA, Mário J. de Almeida, ob. cit. p. 397. 119COSTA, Mário J. de, 9ᵃ ed, ob. cit. p.554


4.4 Responsabilidade civil dos ilícitos parasitários por meio de marcas

a luz do código de propriedade industrial

Importa agora atender algumas disposições do C.P.I. e do C.C., cuja correcta

interpretação pode ajudar-nos a concluir que a responsabilidade extracontratual é

aplicável ao direito de marcas. São elas o n◦ 5 do art. 124; e os arts. 184 e 1303 C.C.

Por força do n◦ 5 do art. 124 permite-se que o lesado possa deduzir uma petição dirigida

ao tribunal competente quando se esteja em face de actos de contrafacção e imitação de

marcas abarcando-se igualmente os actos preparatórios. De qualquer modo, a pretensão

deduzida deve ter apoio legal, configurando-se assim a importância dos arts. 184 e 1303

C.C.. Quanto ao art. 184 importa destacar a primeira parte, nos temos da qual os

princípios gerais do direito da propriedade serão aplicáveis aos direitos da propriedade

industrial.

O direito da propriedade encontra-se regulado nos arts. 1303 e seguintes C.C.. Por via

do no 1 do art. 1303 C.C. remete-se os direitos de autor e da propriedade industrial para

um regime especifico. Porém no n◦ 2 do preceito em análise, abre-se a possibilidade de

aplicar-se (ainda que subsidiariamente) aos direitos de autor e da propriedade industrial

as disposições do Código Civil exceptuando-se apenas dois grupos de casos: i) a

hipótese de as disposições do Código Civil não se harmonizarem com a natureza dos

referidos direitos; ii) o caso de estas mesmas disposições contrariarem o regime

estabelecido especialmente para aqueles dois institutos (no 2 do art. 1303 in fine).

Sobre este assunto escreve alguma doutrina “a lei considera-o como um direito de

propriedade, mas um direito de propriedade que foge, no tocante ao seu objecto, aos

princípios gerais que dominam este direito (cfr. art. 1302.o), e que, por esta razão, ao

lado de outras, foi afastado do regime da propriedade contido no Código Civil, o qual

lhe é apenas aplicável subsidiariamente”120.

Por outras palavras, o regime do direito da propriedade é extensivo aos direitos da

propriedade industrial sempre se mostre necessário e desde que a natureza destes

direitos o admita.

A responsabilidade civil por factos ilícitos encontra-se regulada no Código Civil, e para

além de ser perfeitamente aplicável ao direito da propriedade não vislumbramos aquelas

duas limitações pelo que entendemos que é de todo aplicável aos casos de contrafacção

120LIMA, Fernando A. Pires de; VARELA, João de M. Antunes, ob. cit. (III), p. 76.


e imitação de marcas. De qualquer modo, é preciso ter em linha de consideração alguns

aspectos especiais relativos aos pressupostos já acima referidos.


5.CONCLUSÕES E RECOMENDACÕES

5.1 Conclusão

A concorrência parasitária no âmbito das marcas como instituto da propriedade

industrial goza de uma importância reconhecida, dado que, as marcas são sinais

distintivos que se referem directamente aos produtos e serviços, elementos importantes

do progresso económico das nações.

Através do registo de marcas, a lei confere ao seu titular uma série de direitos, sendo de

destacar o direito de uso exclusivo. Porém, ao lado desta protecção legal, certos actos

podem implicar lesão de direitos ou interesses protegidos. A concorrência parasitária de

marcas são exemplos evidentes, e implicam não só a lesão de direitos do proprietário da

marca registada em termos de este deixar de perceber os ganhos que normalmente

perceberia, mas também fazem incorrer os consumidores em erro, já que estes

adquirirão um bem que ostenta certa marca, por força de uma vontade viciada, dada a

confundibilidade dos sinais distintivos.

O nosso C.P.I. reage a estas situações em termos não inteiramente satisfatórios, já que,

ao lado do regime sancionatório aí previsto, poderão persistir danos na esfera jurídica do

lesado que não podem ficar sem tutela. Tal tutela, só é possível por via do regime geral,

responsabilidade civil, em concreto a responsabilidade delitual, pois, ponderadas outras

vias de responsabilização, afiguram-se inadequadas.

Assim, sendo certo que os danos sempre existirão nos casos de concorrência parasitária

de contrafacção e imitação de marcas, só por aquela via é que o lesado pode obter uma

reparação integral e efectiva do seu direito. Por razões que desconhecemos o C.P.I. não

contêm uma disposição expressa no sentido de responsabilizar os agentes praticantes da

concorrência parasitária no âmbito das marcas e no geral. Defendemos e chegamos a

estas conclusões por via de ponderação e interpretação de algumas disposições do

direito.

Cremos que esta orientação é extensiva aos demais direitos da propriedade industrial,

mas acuidade especial deve ser conferida aos requisitos da responsabilidade civil,

devendo estes ser adequados á natureza e às especialidades de cada um dos direitos da

propriedade industrial.


5.2Recomendações

Tendo em conta as considerações feitas durante o trabalho cumpre-nos recomendar o

seguinte:

Que se crie um instituto especifico que trate da concorrência parasitaria no

código de propriedade industrial, dado o crescimento de situações de

concorrência parasitaria.

Urge adoptar ao nível da legislação sectorial (C.P.I.) uma norma (ainda que de

carácter genérico) que fixe em especial a adopção do instituto da

responsabilidade civil para as situações já analisadas, podendo aquela estender-

se aos demais direitos da propriedade industrial.

É oportuno consagrar um regime de responsabilidade mais flexível e adaptado a

realidade em debate. Em concreto, o caminho a seguir vai numa perspectiva de

isentar o lesado da prova de alguns aspectos (referimo-nos aos pressupostos da

responsabilidade já atrás analisados) que, por via do regime geral tenham que se

demonstrar bastando a simples prova do facto (contrafacção ou imitação de

marca) para que seja considerada procedente a pretensão do lesado.

Não queremos com isto dizer que o regime geral mostra-se de todo inadequado, o que

não corresponde a verdade uma vez que esse regime resolve em certa medida alguns dos

problemas já levantados.

Por fim, cremos que cabe ao legislador fixar em termos de redacção a norma que tenha

o conteúdo que inclua os aspectos já avançados razão pela qual, nos limitamos a traçar

linhas gerais de orientação.


6.BIBLIOGRAFIA

Doutrina

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, Curso de Direito Comercial, I, 5a Ed.,

Almedina, Coimbra, 2004;

ALARCÃO, Rui de, et. al, Direito das Obrigações (Policopiado), s. ed.,

Coimbra, 1983;

ASCENÇÃO, José de Oliveira, Direito Comercial — Direito Industrial, II,

Lisboa, 1988;

CARDOSO, J. Pires, Compêndio de Noções de Direito Comercial, Atlântida

Editora, Coimbra, 1973;

CORDEIRO, António Menezes, Direito das Obrigações, 1a Ed., AAFDL,

Lisboa, 1980;

CORREIA, A. Ferrer, Lições de Direito Comercial, I, LEX, Lisboa, 1994;

CORREIA, Miguel J. A. Pupo, Direito Comercial, 8a Ed., Ediforum, Lisboa,

2003;

COSTA, Mário Júlio de Almeida, Direito das Obrigações, 4a Ed., Coimbra,

1984;

COSTA, Mário Júlio de Almeida, Direito das Obrigações, 9ᵃ Ed., Coimbra,

2001

GONÇALVES, Luís Couto, Direito de Marcas, Almedina, Coimbra, 2002;

JORGE, Fernando Pessoa, Direito das Obrigações, I, AAFDL, Lisboa,

1975/76;

LEITÃO, Luís de Manuel Telles de Menezes, Direito das Obrigações, I, 2a

Ed., Almedina-Coimbra, 2003;

LIMA, Fernando Andrade Pires de; VARELA, João de Matos Antunes, Código

Civil Anotado, Coimbra Editora, Coimbra, 1967;

MARTINEZ, Soares, Economia Politica, 6a Ed., Almedina, Coimbra, 1995;

NORONHA, Edgard Magalhães, Direito Penal, I, 34a Ed., Saraiva Editora, São

Paulo, 1999;

OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, Almedina-Coimbra, 1997;

PAÚL, Jorge F.C.Patrício, Concorrência Desleal, Coimbra, 1965;

TELLES, Inocêncio Galvão, Direito das Obrigações, 6a Ed., Coimbra, 1989;


VARELA, João de Matos Antunes, Das Obrigações em Geral, I, 6a Ed.,

Almedina Coimbra, 1989;

WIPO, Curso Geral de Propriedade Industrial (Secção Especial para

Moçambique), 2007.


Legislação

Código Civil;

Decreto nr. 4/2006 de 12 de Abril, aprova o Código da Propriedade Industrial,

publicado no B.R., I Série, No 15;

Ley 17/2001 de 17 de Deciembre, de Marcas (Lei de Marcas da Espanha);

Lei nr. 9.279 de 14 de Maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial do Brasil);

Decreto nr. 30.679 de 24 de Agosto de 1940, aprova o Código da Propriedade

Industrial Português de 1940;

Decreto-Lei nr. 16/95 de 24 de Janeiro de 1995, aprova o Código da Propriedade


Decreto-Lei nr. 36/2003 de 5 de Marco, aprova o Código da Propriedade


Lei nr. 10/2013 de 11 de Dezembro, regula a concorrência no exercício das

actividades económicas.

Internet

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3151

Http://ld2.ldsoft.com.br/portal webseek/detalhe assuntos.asp

Índice - sislog.comsislog.com/ipi/img/pdf/responsabilidade_civil_dos...compreender a figura...

Documents