arnaldo da silva junior - bvs · 2015. 12. 17. · • vii ‐regras de jogo; • viii ‐técnicas...

O papel das patentes como ferramenta de difusão de conhecimento e d l i t t ló idesenvolvimento tecnológico

Arnaldo da Silva Junior

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Breve apresentaçãoFormação

– Biólogo. Doutorado e Pós‐doutorado em Biologia Molecular e Engenharia Genética pela Unicamp.

– Inventor em patente internacional.– MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV a ser concluído em 2012.

Passado– Assessor da diretoria de propriedade intelectual da INOVA‐Unicamp.– Diretor de P&D e área regulatória em empresa internacional de aditivos e

l í b lósuplementos químicos e biotecnológicos por 2 anos e meio, 2 anos como diretor comercial na mesma empresa.

– Assessor da diretoria científica da FAPESP dando suporte aos editais de chamadas para projetos de inovação tecnológica (PITE).chamadas para projetos de inovação tecnológica (PITE).

Atualmente– Consultor em pesquisa propriedade intelectual parcerias tecnológicas eConsultor em pesquisa, propriedade intelectual, parcerias tecnológicas e

inovação.– Gestor do Escritório de Transferência de Tecnologia do Hospital do Câncer de

São Paulo ‐ A.C. Camargo.

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Conteúdo da conversa de hoje• Propriedade intelectual e patentes

– O que é uma patente.História das patentes– História das patentes

– Critérios de patenteabilidade• Acordos internacionais

– Convenção de Paris– PCT

TRIPS– TRIPS• Lei da Propriedade Industrial de 1996

– Artigos mais relevantes sobre patentes.g p• Por quê patentear? Valoração de empresas e produtos.

– Como funciona o ciclo de investimentos em inovação e o importante papel das patentesimportante papel das patentes.

• Além das patentes. Trechos do filme Decisões Extremas (2010), com Harrisson Ford e Brendan Fraser. Baseado em

l d d lcaso real da aquisição da Novazyme pela Genzyme.3

Propriedade intelectualPropriedade intelectualOMPI É d di it l ti à b• OMPI: É a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas,

• às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções p ç p çdos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,

• às invenções em todos os domínios da atividade• às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas,

• aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,

• à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros• à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

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Nosso foco principal hoje!Nosso foco principal hoje!

• Patentes de invenção.

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O que é uma patente de invenção?O que é uma patente de invenção?

• Um contrato entre o inventor e o governo.

– Confere ao inventor um monopólio limitado em troca do dever de publicar completamente ostroca do dever de publicar completamente osdetalhes de sua invenção.

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Princípio por trás das patentesPrincípio por trás das patentesA bli õ d did d t t it t• As publicações dos pedidos de patente permitem a trocade informações e atividade de pesquisa paradesenvolvimento de melhorias sobre o que já existe.

• Para quem trabalha em pesquisa e/ou desenvolvimentotecnológico utilizar bases de patentes é um devertecnológico, utilizar bases de patentes é um dever.

• A maior parte do desenvolvimento tecnológico é feita deA maior parte do desenvolvimento tecnológico é feita de forma incremental.

• A OMPI estima que cerca de 60‐80% da informaçãotecnológica só pode ser encontrada em bases de patentes(papers cobrem cerca de 20‐40%).(p p )

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PortantoPortanto

• O princípio fundamental por trás das patentes é:

Estimular os inventores a compartilharem os novosconhecimentos e tecnologias que podem ser aplicados nadisponibilização de novos produtos ou serviços para a sociedade.

Em troca, o inventor recebe um monopólio limitado que se inicia na data de depósito do pedido de patente e dura porinicia na data de depósito do pedido de patente e dura por20 anos.

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Mas de onde surgiu esta idéia?Mas de onde surgiu esta idéia?

• Existem evidências de primórdios do conceitode patentes em antigas cidades‐estado da p gGrécia (registros de Ateneu em 300 DC).

• Ateneu registrou que, na cidade de Sibaris, em 500 AC, hoje sul da Itália, o inventor recebia 1 ano de monopólio sobre os lucrosano de monopólio sobre os lucrosprovenientes do seu invento.

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Na ItáliaNa Itália...

• Acredita‐se que a história das leis de patentes começou naItália (estatuto Veneziano de 1474).

• O decreto da República de Veneza em 1474 determinouque aparelhos ou equipamentos novos e inventivos, apósl d di í i úbli d icolocados disponíveis para o público, deveriam ser

imediatamente comunicados para a República de modo a obter proteção legal contra infratores por 10 anos.

• A primeira carta patente italiana já havia sido concedidal R úbli d Fl 1421pela República da Florença em 1421.

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No Reino Unido...• As cartas patente já existiam no Reino Unido antes de 1421.

– A carta patente dava à qualquer pessoa o monopólio parad i l d t t l iproduzir algum produto ou prestar algum serviço.

– Origem do latim "literae patentes", ou cartas abertas.Origem do latim literae patentes , ou cartas abertas.

• O inventor deveria solicitar a carta patente.

• Uma carta patente concedida em 1331 para John Kempe e sua tecelagem é o primeiro documento oficialemitido pela coroa com o propósito de criar uma novaemitido pela coroa com o propósito de criar uma nova indústria no Reino Unido.

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No Reino UnidoNo Reino Unido...

• A principal referência de primórdio das patentes e lei de patentes como conhecemosp phoje foi a concessão de Henrique VI para Jonhof Utynam em1449 um monopólio de 20 anosof Utynam em1449, um monopólio de 20 anospara exploração de sua invenção.

– Fabricação de vidro colorido destinado para Eton ç pCollege.

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Eton CollegeEton College

• Referência entre universidades privadas desdesua fundação em 1440 pelo Rei Henrique VI.ç p q

Já f 18 P i i Mi i t d l t– Já formou 18 Primeiros Ministros do parlamentobritânico.

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Fonte de recursos para a coroaFonte de recursos para a coroa

• Com isto iniciou‐se uma tradição na coroainglesa em conceder cartas patenteg pgarantindo monopólios a pessoas favorecidas.

– O problema é que muitos destes favorecidosbi t i ilé i di t t drecebiam este privilégio mediante pagamento de

quantias à coroa.

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Fonte de recursos para a coroaFonte de recursos para a coroa

• Este poder foi amplamente utilizado pelacoroa para arrecadar recursos.p

O b óli d• Os abusos geraram monopólios para todo o tipo de bens comuns, até mesmo sobre o sal.

A t li it• A corte começou a limitar os casos em que as patentes poderiam ser concedidas.

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Conceito de novidadeConceito de novidade

J I ó ã úbli f i f d• James I, após pressão pública, foi forçado a revogar todos os monopólios vigentes e declararque as cartas patentes somente poderiam serque as cartas patentes somente poderiam ser utilizadas em projetos de novas invenções.

• Isto foi incorporado ao Estatuto dos Monopólios(1623), onde o parlamento restringiu os poderes(1623), onde o parlamento restringiu os poderesda coroa de modo que somente os autores de invenções genuinamente originais teriam direito

b ól l d d l ãa receber monopólio limitado de exploraçãocomercial por um número fixo de anos (20).

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Suficiência descritivaSuficiência descritiva

i d d i h (1 02 1 1 )• No reinado da Rainha Anne (1702–1714) osadvogados da corte criaram o requisito de que

d i ã it d i ã d iuma descrição por escrito da invenção deveriaser submetida para análise.

• Estas regras eram vigentes no Reino Unido e em suas colônias antes da independência.– Por este motivo ainda encontramos a “carta à rainha” no processo de depósito de patentes em algunspaíses.

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C i é i bá i d bilid dCritérios básicos de patenteabilidade

• Novidade• Atividade inventivaAtividade inventiva• Aplicabilidade industrial em novo produto ou

iserviço.• Suficiência descritiva*

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Convenção de ParisConvenção de Paris

ã d i é i i d• A Convenção de Paris é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial. – Continua em vigor em sua versão de Estocolmo, inclusive por força do Acordo TRIPS.

• Sua contrapartida no campo do DireitoSua contrapartida no campo do Direito Autoral é a Convenção da União de Berna.

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Convenção de ParisConvenção de ParisA C ã d U iã d P i CUP d 1883 d• A Convenção da União de Paris ‐ CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de p , puma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à Propriedade IndustrialIndustrial.

• Surge assim o vínculo entre uma nova classe de bensSurge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios d C ã I i l i i i Videssa Convenção Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873.

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il f i d í i á i• O Brasil foi um dos 14 países signatários originais.

• A Convenção de Paris sofreu revisõesA Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911) Haia (1925) LondresWashington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

• Conta atualmente com 173 países signatários.

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• A Convenção de Paris foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade às p glegislações nacionais. – Desde que fossem respeitados alguns princípios– Desde que fossem respeitados alguns princípios fundamentais. T i i í i ã d b â i b i tó i– Tais princípios são de observância obrigatória pelos países signatários.

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PCT (Patents Cooperation Treaty)PCT (Patents Cooperation Treaty)O PCT f i l íd 1970 difi d 1979• O PCT foi concluído em 1970 e modificado em 1979, 1984 e 2001.

• Está aberto aos estados membros da Convenção de Paris (1883). Os instrumentos de ratificação ou de ( ) çadesão devem ser depositados junto do Diretor Geral da OMPI.

• O Tratado dá a possibilidade de procurar a proteção de uma invenção por patente simultaneamente numuma invenção por patente simultaneamente num grande número de países mediante o depósito de um pedido de patente "internacional".

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PCTPCTO did é tã b tid “b• O pedido é então submetido a uma “busca internacional". – Essa pesquisa é realizada por um dos escritórios deEssa pesquisa é realizada por um dos escritórios de patentes nomeados pela Assembléia do PCT como Autoridade responsável pela pesquisa internacional (ISA‐International Search Authority)International Search Authority).

• O relatório de busca internacional traz uma enumeração das referências dos documentos publicados que poderiam afetar a patenteabilidade da invençãoinvenção. – Ao mesmo tempo, a ISA prepara uma opinião escrita sobre a patenteabilidade.

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PCTPCT

O l tó i d i i t i l i iã• O relatório de pesquisa internacional e a opinião escrita são comunicados pela ISA ao requerente que pode decidir retirar o seu pedidoque pode decidir retirar o seu pedido, especialmente se o relatório indicar a concessão de patentes pouco provável.p p p

• Se não for retirado, o pedido internacional é,Se não for retirado, o pedido internacional é, juntamente com o relatório de pesquisa internacional, publicado pela Secretaria

l ( lê ê h l)Internacional (em Inglês, Francês e Espanhol). A opinião escrita não é publicada.

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Vantagens do PCTg• O requerente tem até 18 meses a mais do que

d f dnum procedimento fora do PCT para pensar sobre a proteção internacional,– nomear agentes de patente locais em cada país, preparar as traduções necessárias e pagar as p , p p ç p gtaxas nacionais;

• Se for depositado na forma prescrita pelo PCT, o pedido internacional não pode ser rejeitado por razões de forma nos países signatários;

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Vantagens do PCTg• Com o relatório de pesquisa internacional e a

d lopinião escrita, o requerente pode avaliar a probabilidade de concessão do pedido e suas reivindicações mais fortes;

• O requerente tem a possibilidade de modificar o pedido internacional durante o exame preliminar;p ;

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Vantagens do PCTVantagens do PCT

• o trabalho de pesquisa e exame dos escritórios de patentes dos países pode ser p p pconsideravelmente reduzido ou praticamente eliminado graças ao relatório de pesquisaeliminado graças ao relatório de pesquisa internacional, à opinião escrita e ao relatório de exame preliminar internacional quede exame preliminar internacional, que acompanham o pedido internacional;

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Vantagens do PCTVantagens do PCT

• uma vez que o pedido internacional é publicado juntamente com um relatório de p jpesquisa internacional, os terceiros encontram‐se numa melhor posição paraencontram se numa melhor posição para formular uma opinião fundamentada sobre a patenteabilidade da invenção reivindicadapatenteabilidade da invenção reivindicada.

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TRIPSTRIPS

T d R l t d A t f I t ll t l P t• Trade‐Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

• é um tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 queconjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio.Mundial do Comércio. – Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o C é i (ADPIC) l dComércio (ADPIC), tem o seu nome como resultado das iniciais em inglês do instrumento internacional

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TRIPSTRIPSO TRIPS f i i d fi l d R d d U i• O TRIPS foi negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994.

• Depois da Rodada do Uruguai, o GATT se tornou a base para o estabelecimento da Organização Mundial do p g çComércio.

• Devido ao fato de que ratificações do TRIPS são um requerimento compulsório para filiação à Organização Mundial do Comércio qualquer país buscando obterMundial do Comércio, qualquer país buscando obter acesso aos mercados internacionais abertos pela OMC deve decretar as rigorosas leis estipuladas pelo TRIPS.

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TRIPSTRIPS

• Por essa razão, o TRIPS é o mais importante instrumento multilateral para a globalização das leis de propriedade intelectual.

• Além disso, diferente de outros acordos em i d d i t l t l TRIPS tpropriedade intelectual, o TRIPS tem um

poderoso mecanismo de execução. Países podem di i li d é d i dser diciplinados através do mecanismo de acerto

de disputas da Organização Mundial do Comércio

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Lei de Propriedade Industrial BrasileiraLei de Propriedade Industrial Brasileira

• LPI 1996.– LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.,– Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrialpropriedade industrial.

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PatentesPatentes

8º É á l i ã d• Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e li ã i d t i laplicação industrial.

• Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

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Prioridade de dataPrioridade de data

• Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de çutilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele queobter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ouindependentemente das datas de invenção ou criação.

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Não são invençõesNão são invenções

A t 10 Nã id i ã• Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

• I descobertas teorias científicas e métodos• I ‐ descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

• II concepções puramente abstratas;• II ‐ concepções puramente abstratas;• III ‐ esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais contábeis financeiros educativoscomerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

• IV ‐ as obras literárias arquitetônicasIV as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

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Não são invençõesNão são invenções

V d d i• V ‐ programas de computador em si;• VI ‐ apresentação de informações;• VII ‐ regras de jogo;• VIII ‐ técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, b é d ê d d óbem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX t d t d i t i• IX ‐ o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasmaque dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasmade qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

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NovidadeNovidade• Art 11 A invenção e o modelo de utilidade• Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não

did d d é icompreendidos no estado da técnica.• § 1º O estado da técnica é constituído por § ptudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente porda data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer

t i B iloutro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

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Período de graçaPeríodo de graça• Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade doprecederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

• I ‐ pelo inventor;p• II ‐ pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ‐ INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento dode patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; oup ;

• III ‐ por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em d ê i d t t li ddecorrência de atos por este realizados.

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Atividade inventivaAtividade inventiva

• Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no p q passunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnicaóbvia do estado da técnica.

• Art. 14. O modelo de utilidade é dotado éde ato inventivo sempre que, para um técnico

no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

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Aplicação industrialAplicação industrial

• Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo deutilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

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Não é patenteávelNão é patenteávelA t 18 Nã ã t t á i• Art. 18. Não são patenteáveis:

• I ‐ o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;g ç , p ;

• II ‐ as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico químicas e os respectivossuas propriedades físico‐químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

• III ‐ o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade ‐ novidade, atividaderequisitos de patenteabilidade novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ‐ previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

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Microrganismos modificadosMicrorganismos modificados

• Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são g gorganismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais que expressem medianteou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética uma característicacomposição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

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Pedido de patentePedido de patente

19 O did d di õ• Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

• I ‐ requerimento;• II ‐ relatório descritivo;• III ‐ reivindicações;• IV ‐ desenhos se for o caso;• IV ‐ desenhos, se for o caso;• V ‐ resumo; e

d d• VI ‐ comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

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Suficiência descritivaSuficiência descritiva

• Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a jpossibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar quando for o caso a melhorassunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

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Material biológicoMaterial biológico

• Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do ç p jpedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível aodeste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizadadepósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

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Período de sigiloPeríodo de sigiloA t 30 O did d t t á tid i il• Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo

durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que

á àserá publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.• § 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a

requerimento do depositanterequerimento do depositante.• § 2º Da publicação deverão constar dados

identificadores do pedido de patente, ficando cópia do l tó i d iti d i i di õ d drelatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos

desenhos à disposição do público no INPI.• § 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o§ 3 No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o

material biológico tornar‐se‐á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

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Informações adicionais para exameInformações adicionais para exame

• Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, p çpelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exameinformações para subsidiarem o exame.

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DuraçãoDuração

A 40 A d i ã i á l d• Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósitode 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

• Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e ainferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de po INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por

ti d f imotivo de força maior.

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O que a patente protege?O que a patente protege?

• Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das p preivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhosrelatório descritivo e nos desenhos.

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Quais os direitos conferidos?Quais os direitos conferidos?

A t 42 A t t f tit l di it• Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir usar colocar à venda vender ouproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

• I ‐ produto objeto de patente;I produto objeto de patente;• II ‐ processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.por processo patenteado.

• § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam p qpara que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

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Violação a patentes de processoViolação a patentes de processo

• § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, p qquando o possuidor ou proprietário não comprovar mediante determinação judicialcomprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daqueleprocesso de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

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Patente não impede pesquisaPatente não impede pesquisa

3 O di i i ã• Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

• I ‐ aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

• II ‐ aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

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Patente não impede prescrição médicaPatente não impede prescrição médica

• III ‐ à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos p ç pindividuais, executada por profissional habilitado bem como ao medicamento assimhabilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

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Patente não impede agronegócioPatente não impede agronegócioV t i d t t l i d• V ‐ a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação p p çou propagação para obter outros produtos; e

• VI ‐ a terceiros que, no caso de patentes l i d té i i tili hrelacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em

circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo q j pdetentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria vivamultiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

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Alterações no pedidoAlterações no pedido

32 lh l d fi i• Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar lt õ té i t d d dalterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedidorevelada no pedido.

• Art. 33. O exame do pedido de patente d á id l d ideverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e i ) t d d d t d d ó it bseis) meses contados da data do depósito, sob

pena do arquivamento do pedido.

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IndenizaçãoIndenização

• Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração ç p p çindevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data daexploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patentepatente.

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Uso anteriorUso anterior

A 45 À d b fé d d d• Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente explorava seu objeto no País será asseguradopatente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.ç

• § 2º O direito de que trata este artigo não será§ 2 O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

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LicenciamentoLicenciamentoA t 61 O tit l d t t d it t d á• Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

• Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo g p ptitular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

• Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

• § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

• § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

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LicenciamentoLicenciamento

• Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, p p qsendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamentodireito de preferência para seu licenciamento.

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Licença CompulsóriaLicença CompulsóriaA t 68 O tit l fi á j it t t t• Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente

licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar

ôabuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

• § 1º Ensejam igualmente licença compulsória:§ 1 Ensejam, igualmente, licença compulsória:• I ‐ a não exploração do objeto da patente no território

brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta d d t i d f lt d i t l ddo produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

• II ‐ a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

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Licença CompulsóriaLicença Compulsória

• § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 q p(três) anos da concessão da patente.

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Licença CompulsóriaLicença CompulsóriaA t 71 N d ê i i l i t• Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não

á fíatenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do p ç p , p jrespectivo titular.

• Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade deestabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

• Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

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Licença CompulsóriaLicença CompulsóriaA t 73 O did d li l ó i d á• Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

• § 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar‐se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual sem manifestação do titular será consideradafindo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

• § 2º O requerente de licença que invocar abuso de di it t tá i b d d ô i d ádireitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

• § 3º No caso de a licença compulsória ser requerida§ 3 No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

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Licença CompulsóriaLicença Compulsória

• Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da p ç jpatente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença admitida a interrupção por igualda licença, admitida a interrupção por igual prazo

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CrimesCrimes

• Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

• I ‐ fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, semde invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II i j bj t d• II ‐ usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

• Pena ‐ detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

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CrimesCrimesA t 184 C t i t t t d i ã• Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou

de modelo de utilidade quem:• I ‐ exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em p , , p ,

estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ouinvenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

• II ‐ importa produto que seja objeto de patente de i ã d d l d tilid d btid iinvenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

• Pena ‐ detenção de 1 (um) a 3 (três) meses ou multaPena detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.71

CrimesCrimes

A 185 F d d• Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado desde que a aplicação finalum processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente., p ç j p

• Pena ‐ detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

• Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam‐se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

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Relações de trabalhoRelações de trabalho

• Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador p p gquando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha porcuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para osresulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

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• § 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita‐se ao salário ajustado.

• § 2º Salvo prova em contrário, consideram‐se§ 2 Salvo prova em contrário, consideram se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente sejaou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatícioextinção do vínculo empregatício.

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• Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da p çpatente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa.ou conforme disposto em norma da empresa.

• Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora a qualquer títuloneste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

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• Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de p g çutilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e nãodesvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados materiais instalações oudados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

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Relações de trabalhoRelações de trabalhoA t 91 A i d d d i ã d d l d• Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de ç p p grecursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contráriodisposição contratual em contrário.

• § 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo g ,ajuste em contrário.

• § 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo d li d l ã d dde licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

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ANVISA e patentesANVISA e patentes

• Art. 229‐C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos p pdependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ‐ ANVISANacional de Vigilância Sanitária ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

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Atribuições do INPIAtribuições do INPI

A t 240 O t 2º d L i º 5 648 d 11 d• Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:redação:

• "Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar no âmbito nacional as normas queexecutar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar‐se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções tratados convênios e acordos sobreconvenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

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Valoração de empresas e tecnologiasValoração de empresas e tecnologias

1. Valoração de um produto• Acordo de licenciamentoAcordo de licenciamento• Decisão estratégica de P&D2. Valoração de uma empresa• Investmento / Rodada de financiamentoInvestmento / Rodada de financiamento• Fusão / Aquisição• Medir sucesso/desenvolvimento da empresa

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Valor x PreçoValor x Preço

Valor: O quanto vale uma determinada coisa.

Preço: O quanto determinada pessoa estád i d D d d l ãdeterminada a pagar. Depende da relaçãoentre oferta e demanda.

“P i i h t V l i h t t ““Price is what you pay. Value is what you get.“Warren Buffett

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Como pensa um investidor em novas tecnologias

• Aceita altos riscos, mas espera alto retorno.

• Recebe pressão de seus respectivosRecebe pressão de seus respectivos investidores.

• Compete no mercado de capitais.p p

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Risco X Expectativa de RetornoRisco X Expectativa de RetornoTít l d 0% d b bilid d d dTítulos do governo: 0% de probabilidade de perda

5,27% de retorno acima do IPCA

Títulos imobiliários: 5% de probabilidade de perda10% de retorno acima da inflação10% de retorno acima da inflação

Empresa da Nasdaq: 50% de probabilidade de perdaEmpresa da Nasdaq: 50% de probabilidade de perda20% de retorno acima da inflação

Empresa de Biotec: 80% de probabilidade de perda50% de retorno acima da inflação50% de retorno acima da inflação

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O é li d l ãO que é analisado em uma valoração

• 1. Diretoria• 2. Mercado2. Mercado• 3. Produto/Tecnologia

• Pontuação de 1 a 6 em cada itemPontuação de 1 a 6 em cada item.

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DiretoriaDiretoria

1. Habilidades de execução2. Experiência2. Experiência3. Motivação/Incentivos4. Organização5 Inteligência emocional5. Inteligência emocional6. Envolvimento do board

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MercadoMercadoE t té i d ó i (5 f d Mi h l P t )• Estratégia do negócio: (5 forças de Michael Porter)1. Threat of new Entry2 Rivalry among existing competitors2. Rivalry among existing competitors3. Pressure from substitute products4. Dependencies on customersp5. Dependencies on suppliers

• Potencial de mercado atual e futuro• Clientes

P dê i l i líti• Pendências legais ou políticas• Projeções de receitas, investimentos e despesas

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Produto/TecnologiaProduto/Tecnologia

1. Propriedade intelectual2. Posicionamento comercial único2. Posicionamento comercial único3. Alianças/parcerias4. Gerenciamento de futuras invenções5 Tempo para comercialização5. Tempo para comercialização

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Como seria ajustada a taxa de desconto

P ã d i i iPontuação para determinar posicionamento no espectro de risco/taxa de desconto.

Fase Start‐up: 50% a 70% de taxa de desconto no valor da empresa/tecnologiada empresa/tecnologia

Aj t l t ãAjuste pela pontuação• Acima de 95 => 50% ‐ 55%• Entre 70 e 95 => 55% ‐ 60%• Entre 45 e 70 => 60% ‐ 65%• Menor que 45 => 65% ‐ 70%

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Na área Pharma/BiotechNa área Pharma/BiotechEstágio da empresastág o da e p esa• Fase Semente: 70% a 90% de taxa de desconto(20 ROI)*(20x ROI)**retorno do investimento em 5 anos => (1+80%)5 = 19x

• Fase Start‐up (pré‐clínicos): 50% a 70% (10x ROI)Fase Start up (pré clínicos): 50% a 70% (10x ROI)• Primeiro estágio (fase I) 40% a 60% (8x ROI)• Segundo estágio (fase II) 35% a 50% (6x ROI)• Estágio avançado (fase III) 25% a 40% (5x ROI)Estágio avançado (fase III) 25% a 40% (5x ROI)

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FilmeFilme

S b t l• Sobre esta aula

– Trechos do filme Decisões Extremas (Extraordinary Measures, 2010), com(Extraordinary Measures, 2010), com Harrison Ford e Brendan Fraser.

Extraordinary Measures– Filme baseado no livro “The Cure” de Geeta Anand, sobre a história

Extraordinary Measures

verdadeira de John Crowley, que arrecadou fundos e abandonou seu emprego na BMS em 2000 para se tornar CEO da start‐up Novazyme(incubada no Presbyterian Health Foundation Research Park, ( yOklahoma), spin off de pesquisadores da OU que exploravam suas patentes para reposição enzimática visando combater a doença de Pompe. Dois filhos de John tinham poucos anos de vida pela frentePompe. Dois filhos de John tinham poucos anos de vida pela frente por conta da doença de Pompe.

– Culmina com a venda da Novazyme para a Genzyme por 100 milhões de dólares em 2001 e criação de nova enzima com ação terapêutica (Myozyme). A nova droga entrou no sistema “Fast Track” para “ophandrugs” do FDA, salvando os filhos de Crowley a tempo.

Extraordinary MeasuresExtraordinary Measures

– Em 28 de Abril de 2006 o FDA aprovou o biológico Myozyme.

– Em 26 de Maio de 2010 o FDA aprovou o Lumizyme, versãosimilar para tratamento da doença tardia de Pompe.

– O filme é uma verdadeira escola pois estamos iniciando processos que visam ter resultados comparáveis aos p q papresentados no filme, gerando novos produtos, novos métodos prognósticos ou diagnósticos e novas terapias para as pessoas.

– O Dr William Canfield ganhou milhões de dólares com a venda de suas cotas da Novazyme para a Genzyme em 2001de suas cotas da Novazyme para a Genzyme em 2001.

O Dr Bill Canfield e Crowley saíram da Genzyme e criaram o laboratório Cytovance Biologics, que o Dr Canfield lidera hoje y g , q j(www.cytovance.com).

ObrigadoObrigado

• [email protected]

• [email protected]

• www scienova com brwww.scienova.com.br

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arnaldo da silva junior - bvs · 2015. 12. 17. · • vii ‐regras de jogo; • viii ‐técnicas...

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