protecção de marcas não tradicionais jorge novais gonçalves i.h.m.i

Protecção de Marcas Não Tradicionais

Jorge Novais GonçalvesI.H.M.I.

I. A marca e o papel do Instituto para a Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Modelos e Desenhos)

II. Perspectiva

III. Sequência

INTRODUÇÃO

O papel do Instituto para a Harmonização no Mercado Interno(Marcas, Modelos e Desenhos)

Alicante

ESPANHA

Barcelona

Madrid

Sevilla

PORTUGAL

FRANÇA

E

PL

S

P

F

IRLUK

BX

DK

D

IT

FIN

LT

LV

EE

A

CZ

EL

MT CY

SI

SK

HU

Instituto para a Harmonização no Mercado Interno

(Marcas, Modelos e Desenhos)

I. Marcas não tradicionais

• Tradição e inovação

• Exemplos

II. Protecção das marcas não tradicionais

• Obtenção de Registo

• Possíveis Obstáculos

• Exemplos

III. Protecção conferida pelo registo

Sequência

Lisboa 30/11/2005 MARCAS NÃO TRADICIONAIS Jorge Novais Gonçalves

6

Tradição e inovação

1. TRADIÇÃO

Marcas denominativas: Compostas por palavras

Marcas figurativas: Incluem arranjos gráficos ou são somente compostas por desenhos ou imagenstivos

2. INOVAÇÃO

Marca não tradicionais: Todas as que não se resumem a palavras ou logos, nomeadamente as compostas exclusivamente por uma cor (sem qualquer configuração) ou compostas for uma forma tridemensional


7

Exemplos

compostas frases (slogans)

JUST DO IT

HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT

YOUR MONEY. WHEREVER YOU ARE


8

Marcas Tradicionais

Marcas figurativasmenos tradicionais

Roupas, jogos, etc.…


9

MARCAS NÃO TRADICIONAIS

1. Marcas tridimensionais

2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


10



2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


11


Formas de garrafas


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MARCAS TRIDIMENSIONAIS

Frascos de perfume e respectivas embalagens


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Capacete de mergulho

CTM 3806395 17K SUPERLITE KIRBY MORGAN


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Telefone-carrinho

CTM 4380762 Direct Line InsuranceTelefones, automóveis, seguros, reparações de automóveis


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Cafe Czentral

CTM 4433835 Serviços de restauração


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Telefone

CTM 3717915Nokia Corporation


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18



2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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CORES

CTM 2550457 3M Company Self-stick notes; stationery notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces

Capacidade distintivaadquirido pelo uso


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CORES

CTM 773630 Technical and business consultancy in the area of plant cultivation, in particular in the seed sector


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CORES

Marcas compostas por duas cores

CTM 63289, classes7,12

Descrição:O corpo do veículo é verde e as rodasAmarelas

Aceite após prova de uso


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CORES

Marcas compostas por duas cores


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CORESCTM 3818069 Agricultural and horticultural products in this class; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants.

CTM 3757267Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food supplements,


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CORES

CTM 3539749

Pastries and cookies


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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MARCAS DE MOVIMENTOAnimation consisting of six (6) sequential pictures in numerical order with an interval of 0.2 seconds beginning from picture number 1. Please notice that the frames do not belong to the mark. They are used only to separate the six pictures from each otherservices

CTM 186461


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MARCAS DE MOVIMENTOThe DESCRIÇÃO DA MARCA: Moving mark consisting of 6 individual images. The representation time is 14.5 seconds; the filmic representation is set out as follows; the movement of a hand is shown, stroking the hair of a woman;

image 1: representation time: 1 second; the side profile of a woman is shown (head turned to the left) ;a hand lies on her hair, not far from the hairline;image 2: representation time: 1.5 seconds: the hand strokes the woman's hair; only the hair and the left eye of the woman are visible; her hair has a sheen at the hairline;image 3: representation time: 2 seconds; the hand strokes the woman's hair, coming to rest further down the hair;the sheen on her hair moves as the hand moves downwards; side profile of the woman (head turned to the left, only the left eye showing) ETC…

CORES: Preto, Castanho, cor de pele, branco

PRODUTOS: champôs


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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MARCAS SONORASMelodias:

“Sweet Georgia Brown”EUA reg. 1700895 para “basketball entertainment services”

Sons vocalizados:

“ooh it’s so good” EUA reg. 2000963 para “entertainment services”

“The sond of a lion roaring”EUA reg. 1395550 para “entertainment services”


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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CORES E POSICIONAMENTOThe mark consists of the colours green Pantone 348C and yellow Pantone 109C as applied to the exterior surface of the premises used for the sale of the goods and services.

CTM 13367 vehicle service stations;


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OUTROS TIPOS DE MARCASMarcas olfactivas:

“balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela”

“Cheiro de relva acabada de cortar”Marcas gustativas:

“The taste of artificial strawberry flavour”


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OUTRO TIPOS DE MARCAS

CTM 428870 Tennis balls


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Marcas tridimensionais

Cores

Marcas-movimento

Marcas sonoras

Marcas olfactivas e gustativas




• Exemplos

SEQUÊNCIA

JUNTO DO IHMI

POR FAXPOR INTERNETPOR CORREIOEM MÃO

ATRAVÉS DOS INSTITUTO NACIONAIS

ATRAVÉS DO OMPI

REGISTO

1. PEDIDO DE REGISTO DE UMA MARCA

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

3. A LISTA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

4. REPRODUÇÃO DA MARCA

5. NO PRAZO DE UM MÊS: A TAXA

REGISTO


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OBSTÁCULOS

1. REPRESENTAÇAO GRÁFICAA marca não necessita de ser visualmente perceptível mas

necessita de ser garficamente representável

2. CAPACIDADE DISTINTIVAOs consumidores devem poder identificar o sinal como

constituindo uma indicação da origem comercial do produto ou serviço


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CAPACIDADE DISTINTIVA

O sinal deve ser capaz de garantir ao consumidor a identidade da origem do produto ou serviço, e permitir-lhe distinguir sem confusão possível tal produto dos que têm outra proveniência

Para que a marca possa desempenhar o seu papel fundamental no âmbito de um sistema de concorrência não falseado, deve constituir uma garantia de que todos os produtos ou serviços designados por ela tenham sido fabricados sob o controle de uma única empresa, a qual é responsável pela sua qualidade.

O carácter distinctivo dever ser aferido tendo em atenção primeiro o tipo de produtos a que se destina e, em seguida, a percepção que da mesma terá o público constituído pelos consumidores dos em causa.


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IMPEDIMENTOS

a) SINAL INSUSCEPTÍVEL DE REPRESENTAÇAO GRÁFICA

b) SINAL SEM DE CAPACIDADE DISTINTIVANão permite distinguir os produtos ou serviços provenientes de uma dadaempresa de outros produtos ou serviços (idênticos ou similares)porvenientes de outras empresas

c) SINAIS DESCRITIVOS dos produtos ou suas característicasexemplo: a palavra “light” para cigarros

d) INDICAÇÕES GENÉRICAS usuais na linguagem comum ou nos hábitos docomércioexemplo: a palavra “extra”, “plus”, “lite”, cor amarela para serviços decorreios

NOTA: os impedimentos referidos em b), c) e d) – sinais não distintivos, descritivos ougenéricos podem ser afastados mediante prova de que tais sinais adquiriram umcarácter distintivo através do seu uso (secondary meaning). O público familiariza-secom o sinal e é como educado a vê-lo como um sinal distintivo da origem comercial.


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IMPEDIMENTOS

e) FORMAS COMUNS DE PRODUTOSa forma natural de um produto (a forma de uma vulgar garrafa de vinho oude um pacote de leite)a forma necessária para obter um determinado resultado técnicoa forma que confira um valor substancial ao produto

f) SINAIS CONTRÁRIOS À ORDEM PÚBLICApalavras ou imagens ofensivas, blasfémias imagens de conteúdo racista(“the fuck of the year”) - distinguir estes sinais daqueles que apenasdenotam mau gosto

g) SINAIS ENGANADORESa palavra “ouro” ou “couro” respectivamente para relógios ou carteiras quenão contenham estes materiais

h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginasde interesse público


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IMPEDIMENTOS

h-i) SIMBOLOS e BANDEIRAS NACIONAIS bem como escudos e insíginasde interesse público

j) Marcas de vinhos ou bebidas espirituosas que incluam indicaçõesgeográficas típicas de tais produtos e não procedam das respectivasregiõesReg. 3288/94 (EC) 22/12/1994 Uruguay Roundexemplo: palavras “Douro” ou “Champagne” para vinhos que não sejamdessas regiões

k) Contenham uma denominação de origem ou uma indicação geográficarotegida nos termos da legislação comunitária, nomeadamente art.º 13.ºReg. (CEE) 2081/92 – Reg (EC) 422/20004 19/02/2004Exemplo: Marca de presunto que não porvenha de Parma e que nãoprovenha de Parma


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Exemplos


2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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OBSTÁCULOSMARCAS TRIDIMENSIONAIS

Compostas pela forma do produto

C-299/99 18/06/2002

representação gráfica daforma e da configuração daparte superior dessamáquina de barbear,composta por três cabeçascirculares de lâminasrotativas, que formam umtriângulo equilátero.

Produto: máquina de barbear


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C-299/99 18/06/2002

forma necessária para obter umdeterminado resultado técnico

a existência de outras formas quepermitam obter o mesmo resultadotécnico é irrelevante


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DETERGENTES PARA ROUPAE LOUÇA


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TRIBUNAL JCE 1.ª INSTÂNCIA

o público está habituado a marcas nominativas oufigurativas - não é o caso dos sinais que se confundemcom o aspecto do próprio produto

forma geométrica básica e óbvia para um detergente sólido.Os cantos são arredondados por razões práticas.MOSQUEADO o público está habituado à presença de elementos claros e escuros em detergentes sugerem diferentes substâncias activas.A incrustação triangular não altera significativamente o aspecto da pastilha e assenta noutra forma geométrica básica


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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 29/04/2004C-473/01P e C-474/01P

Marca compostas pela forma do produtoapenas têm carácter distintivose divergirem, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do sector

Quanto mais a forma se aproximar da forma mais provável para o produto

mais facilmente se pode concluir que tal forma não tem carácter distintivo


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C-136/02P07/10/2004

A marca destina-se a proteger os seguintes produtos:LANTERNAS


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Compostas pela forma do produtoTRIBUNAL 1.ªINSTÂNCIA

Originalidade do design - as formas sãovariantes de uma das formas habituaisdas lanternasO consumidor médio está habituado a ver formas análogas, dentro de uma gama variada de design.As formas não se diferenciam das formas do mesmo tipo de produtos existentes no comércio


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Compostas pela forma do produtoTRIBUNAL DE JUSTIÇA 7/10/2004C-136/02P

A forma do produto deve apresentarcaracterísticas suficientementediferentes da forma habitual do produtopara que um potencial comprador aveja, desde logo, como uma indicaçãoda origem do produto


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RECUSADAS


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras

CORES

Marcas compostas por cores

Caso C-104/01LIBERTEL

Reprodução da marca:

«laranja»


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CORES

Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003

REPRESENTAÇAO GRÁFICA

Representação gráfica deve serclara, precisa, completa em si mesma,facilmente acessível,inteligível, duradoura e objectiva:

• Amostras em papel: alteram-se com o tempo.• A descrição verbal de uma cor é uma representação gráfica mas não preenche necessariamente aquelas condições• Um código de identificação internacionalmente reconhecido (ex: pantone) constitui uma representação gráfica e pode colmatar as deficiências d a amostra e da descrição verbal


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CORES

Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003

DISTINTIVIDADE

As cores são pouco aptaspara comunicar informações precisas

Contudo, não é de excluir que existam situações em que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa.

Portanto: Uma cor por si só é susceptível de constituir uma marca


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CORES


APRECIAÇÃO DA DISTINTIVIDADE

A percepção do público não é a mesma no caso deuma cor só e nos casos de marcas nominativas oufigurativas

Não existe o hábito de presumir a origem dos produtoscom base na sua cor (inexistindo elementos gráficosou textuais)

O carácter distintivo pode ser adquirido após um processo de familiarização do público

Carácter distintivo sem prévia utilização só em circunstâncias excepcionais ex: número de produtos ou serviços muito limitado para um mercado muito específico.


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CORES Caso C-104/01 LIBERTEL 05/06/2003


PROTEGER A LIVRE CONCORRÊNCIA

O consumidor apenas está apto a distinguir um númerolimitado de cores (raramente tem a possibilidade decomparar directamente produtos)

O número de cores diferentes efectivamentedisponíveis para utilizar como marcas é reduzido Um pequeno n.º de marcas pode esgotar as coresCriando um monopólio incompatível com o sistemade concorrência leal

Há um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores. Quanto maior for o número de produtos ou serviços abrangidos pela marca, mais o direito exclusivo mais exorbitante será o exclusivo


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CORES

Marcas compostas por duas coresNão se recusam como princípio

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES DE RECUSA:

Uma das cores é um lugar comum ou a cor natural do produto (laranja para laranjas ou cinzento para ferramentas)

A cor ou a combinação é comummente utilizada pelos concorrentes (amarelo para serviços postais)

A cor faz parte da própria natureza do produto (tintas)

A cor é descritiva (amarelo indica sabor a limão)

A cor é decorativa (roupas, automóveis)

A cor desempenha uma função técnica (cores de cabos)


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CORES

Recusadas para bebidas porque estas cores são utilizadas por vários competidores


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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MOIMENTO

CTM 2241982

“The trade mark consists of a series of images depicting the movement of a bread roll…”.

Classe 30: mel, etc.

Recusada


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


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“This mark consists of the sound produced by the roar of a lion, and is represented on the enclosed

spectrograph”

MARCAS SONORAS

Pedido 143891


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MARCAS SONORAS

Pedido214726


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MARCAS SONORAS

Caso C-283/01 Shield Mark 27/11/20031 - Shield Mark

Campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias por um indicativo (jingle) formado pelas primeiras nove notas de «Für Elise».

Boletins de informação colocados em expositores nas livrarias e quiosques e o indicativo ouve-se cada vez que se retira um boletim do expositor.

Programa informático - cada vez que a disquete desse programa é lançada, ouve-se o canto de um galo.

2 - J. Kist,

consultor em comunicação, direito da publicidade e das marcas, organiza seminários sobre propriedade intelectual e marketing e edita uma revista sobre estas questões.

Numa campanha publicitária utilizou uma melodia constituída pelas nove primeira notas de «Für Elise» e vendeu também um programa informático que, quando activado, faz ouvir o canto de um galo.

3 - A Shield Mark intentou uma acção com base em contrafacção de marca e concorrência desleal contra J. Kist.


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MARCAS SONORAS

Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/20031 - pauta musical (com as primeiras notas de uma composição musical Beethoven)

2 - «nove primeiras notas de Für Elise».

3 – «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá»

4 - «Kukelekuuuuu» (onomatopeia que sugere, em neerlandês, o canto do galo)

5 - «canto de um galo»


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MARCAS SONORAS

Caso C-283/01 Shield Mark / Kist 27/11/2003

sons podem constituir uma marca, desde que possam ser objecto de uma representação gráfica

«as nove primeiras notas de Für Elise»

«o canto de um galo»

«Kukelekuuuuu»

mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá


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MARCAS SONORAS Caso C-283/01 Shield Mark Mark / Kist 27/11/2003

Marcas compostas por sons


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MARCAS SONORAS

Signature tune of Nokia Corporation

CTM 1040955 Nokia Corporation


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MARCAS SONORAS

McDonald's International Property Company, Ltd

CTM 3661907 I'm lovin' it


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2. Cores

3. Marcas-movimento

4. Marcas sonoras

5. Outras


73

OUTROS TIPOS DE MARCASMarcas olfactivas:

“balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela”

Marcas gustativas:

“The taste of artificial strawberry flavour”


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OUTRO TIPOS DE MARCAS

CTM 428870 Tennis balls


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MARCAS NÃO TRADICIONAISPedido 521914 recusado

A marca é uma representação gráfica de uma fragrância determinada.uma nota verde relva, hesperidada (bergamota, limão), floral (flor de laranjeira, jacinto) rosada, almiscarada..


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Pedido 566596retirado A marca representa o odor de um aroma a âmbar e madeira, com notas de tabaco da Virginia e acento de macis.


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MARCAS OLFACTIVASCompostas por odoresC-273/00 Siekmann/DPMA 22/12/2002

C6H5-CH=CHCOOCH3

«balsâmico afrutado com ligeiras notas de canela»

+ recipiente com uma amostra do odor

Poucas pessoas reconheceriam, na fórmula, o odor em questão. A fórmula não é suficientemente inteligível.


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Pedido 1122118Smell of ripe strawberries

TPI – 27/10/2005O cheiro a morango não é igual em todas as variadades de morangoPortanto a descrição não é precisa

A imagem representa o fruto e não o cheiro

RECUSADO


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OBSTÁCULOSCONCLUSÃO

A percepção do público não é necessariamente a mesma no caso de um sinal que é constituído por uma cor só por si do que no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa.

Os consumidores não estão habituados a reconhecer marcas na cor ou na embalagem de um produto, e menos ainda em sons, odores ou gostos.

A representação gráfica de marcas não visuais o principal obstáculo ao registo das marcas não convencionais

I. Marcas não tradicionais

• Tradição e inovação

• Exemplos




• Exemplos

III. Protecção conferida pelo registo

Sequência


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Protecção conferida pelo registo

uso exclusivo da marca

impedir a utilização da marca por terceiros

impedir ou anular o registo de marcas posteriores

controlar as importações paralelas

licenciar o uso


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quando alguém utiliza, na vida comercial :

um sinal idêntico para produtos idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada;

um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca e pela identidade ou semelhança dos produtos abrangidos, provoque o risco de confusão no espirito do público;

um sinal idêntico ou similar à marca cujo uso, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.


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Exemplos de actos de infracção

Apor o sinal nos produtos ou na sua embalagem

oferecer ou colocar no mercado produtos com o sinal ou guardar os produtos com esse fim

importar ou exportar produtos marcados com o sinal

utilizar o sinal em documentos comerciais ou na publicidade


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• Não existem casos famosos de litígios relativos a contrafacção de marcas não tradicionais

• Os poucos casos que existem são pouco ilucidativos

• A questão de momento centra-se na possibilidade ou não do seu registo da marca.

• O tema das marcas não tradicionais é actual e em permanente evolução

• Trata-se de um problema jurídico e a tendência é flexibilizar os critérios de apreciação

• É um dado adquirido que a marca não necessita de ser visualmente perceptível

• No entanto a necessidade de representação gráfica constitui na UE um obstáculo ao registo das marcas olfactivas e gustativas

Conclusão

• As formas “mais radicais” de marcas não tradicionais possuem uma demanda marginal

• Há um efeito preventivo que é positivo e poder haver vantagem em chegar primeiro

• No entanto, a falta de lítigío indica a inexistência de uma real vantagem económica e existe sempre a possibilidade do recurso à concorrência desleal

• Existe um poder evocativo especial nas formas, odores, sons e sabores que actua no subconsciente e que é universal (não depende de idiomas)

Conclusão

Protecção de Marcas Não Tradicionais

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO

Jorge Novais GonçalvesI.H.M.I.

protecção de marcas não tradicionais jorge novais gonçalves i.h.m.i

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