ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUALAv. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 - São Paulo / SP - Tels.: (11) 5575-4710 - Fax: 5571-8530 - www.aspi.org.br

Boletim ASPI no 40 - Abril a Junho de 2013

SUMÁRIOEditorial - Adriana Gomes Brunner .................................................................................................................................02

Agendas• Cultural ................................................................................................................................................................................03• Internacional ......................................................................................................................................................................03

Aconteceu na Aspi: • XIII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual ASPI 2013 .................................................................04• Ciclo de Eventos - Adriana Gomes Brunner...............................................................................................................10

Internacional• Enquanto Isso... – Benny Spiewak ...............................................................................................................................13

Artigos:• Direitos Morais X Direitos Patrimoniais: a Patente na Partilha de Bens – Caio Ribeiro Bueno Brandão e Carlos Eduardo Eliziário de Lima ...............................................................................................................................15

• Proteção no Âmbito do Direito Autoral à Personagem de Obra – Marco Antonio de Oliveira ..................16

• Inovação com Propriedade - O Desafio de Gerenciar o Capital Criativo no Ambiente Empresarial – Ana Cristina Müller – José Eduardo Pieri ............................................................................................................................25

• Criando um Diferencial Competitivo Duradouro – Marcos Bueno ....................................................................27

• Design de Moda: a Legislação de Direitos Autorais Brasileira está Adequada à Realidade desta Indústria? – Roberta Westin .........................................................................................................................................28

• Do We Have Enough Protection for Know how in the International Legal Frame? – Juliana Gebara de Sene ................................................................................................................................................38

Entrevista• Entrevista exclusiva concedida ao Jornal Tribuna do Direito nº 243 / Julho de 2013 pelo Marcelo

Antunes Nemer - Presidente Eleito da ASPI para o Biênio 2013-2015. ..........................................................47

Jurisprudência: • Jurisprudência dos Tribunais - André Zonaro Giachetta ........................................................................................48• Jurisprudência Administrativa - Luiz Ricardo Marinello ......................................................................................52

Congresso Aspi: • Fotos ......................................................................................................................................................................................54

2 AAv. Prof. Ascendino Reis, 1548

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Boletim ASPI no 40Abril a Junho 2013

Uma publicação trimestral da Associação Paulistada Propriedade Intelectual – ASPI

Diretoria e Conselho para o biênio 2011/2013

Projeto e Produção GráficaC&D - Editora & Gráfica Ltda.

Boletim ASPI – Todos os direitos reservados.Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.

EdItORIal

A realização do XIII Congresso Internacional da Proprieda-de Intelectual da ASPI foi um sucesso. O evento ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de março de 2013, no Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera, com o título BRASIL: A TECNOLOGIA É A BOLA DA VEZ – Perspectivas positivas.

O XIII Congresso Internacional contou com a presença de 180 participantes e representantes de vários países, dentre os quais Argentina, Colômbia, Portugal, Bélgica, Venezuela,Chile, Alemanha, Paraguai e Estados Unidos.

Nesta ocasião foram discutidos temas atuais de alta rele-vância para a Propriedade Intelectual e para o empresariado, principalmente levando em consideração o atual estágio da cultura tecnológica de nosso país e também os eventos espor-tivos que ocorrerão no Brasil até 2016.

Queria, em nome da ASPI, homenagear os integrantes das duas comissões de trabalho que organizaram o XIII Congresso Internacional ASPI 2013. A comissão científica, coordenada pelo conselheiro Clovis Silveira, composta pelos colegas Alberto Camelier, Andrea Queiroz, Antonio Carlos Siqueira da Silva, Ingrid Sguassabia Ferreira, Ismênia Barros, João Vieira da Cunha, José Carlos Tinoco Soares, Karin Klempp, Kassia Reis de Paula, Letícia Provedel, Luana Leticia Brazileiro, Marcello do Nascimento, Marcelo Manoel Barbosa, Neide Bueno, Newton Silveira, Patricia Silveira e Rogério Brunner. A comissão executiva, sob a coordenação de Alexandre Fragoso Machado, integrada pelos colegas Henrique Steuer I. de Mello, Marcello do Nascimento, Mauricio Serino Lia, Neide Bueno e Soraya Imbassahy de Mello.

Neste boletim, além dos costumeiros artigos e seções, demos especial destaque a esse importante evento, que além de pro-piciar atualização profissional e troca de experiências com os profissionais mais experientes do país, foi uma ótima oportu-nidade para novos negócios e parcerias.

Adriana BrunnerJun/2013Presidente

Henrique Steuer I. de Mello

Vice-Presidente Marcello do Nascimento

Diretora Secretária Neide Bueno

Diretor Secretário Adjunto Luiz Ricardo de Almeida

Diretora Tesoureira Soraya Imbassahy de Mello

Diretor Jurídico José Carlos Tinoco Soares

Diretor Social Luis Felipe Balieiro Lima

Diretor de Ética Mauro J.G. Arruda

Diretor de Novos Projetos Luiz Ricardo Marinello

Diretoria de Relações Institucionais Alexandre Fragoso Machado

Márcio Junqueira Leite

Diretor da Biblioteca Daniel Adensohn de Souza

Diretoria Editorial Adriana Gomes Brunner Nemer

Diretoria Cultural André Zonaro Giacchetta

Andrea Garbelini Queiroz Ingrid Sguassabia Ferreira

Karin Klempp Leticia Provedel

Luana Leticia Brazileiro Kassia Reis de Paula

João Vieira da Cunha Marcelo Manoel Barbosa

Diretoria de Relações Acadêmicas Eduardo Conrado Silveira

Diretoria de Relações Internacionais Carlos Henrique de Carvalho Fróes

José Carlos Tinoco Soares Junior Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr.

Wilfrido Fernandez

Diretoria de Comunicação Mauricio Serino Lia

Diretoria Patrimonial Ismênia Barros

Marilisa C. Tinoco Soares Rogerio Brunner

Conselho Fiscal e Consultivo Antonio Carlos Siqueira da Silva

Elizabeth Kaszner Fekete Marcelo Antunes Nemer Peter Eduardo Siemsen

Roger de Castro Kneblewski

Conselho Nato Alberto Luis Camelier da Silva

Clovis SilveiraJosé Carlos Tinoco Soares

Lanir Orlando Luiz Armando Lippel Braga

Milton de Mello Junqueira Leite Newton Silveira

Os artigos publicados neste Boletim são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião quer da Editoria quer da ASPI.

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agEndaS

15-May-13 18-May-13 FICPI New Orleans US FICPI ABC Meeting 15-Jun-13 17-Jun-13 FICPI Xi’na CN FICPI China Symposium 19-Jun-13 22-Jun-13 ECTA Bucharest RM ECTA 32nd Annual Conference 20-Jun-13 24-Jun-13 IABA Asunción PY IABA´S XLIX ANNUAL CONFERENE 23-Jun-13 25-Jun-13 LES Europe Davos CH LES Pan European Conference DAVOS 2013 08-Aug-13 13-Aug-13 IPO Anaheim, CA US ABA Annual Meeting 13-Aug-13 13-Aug-13 ACHIPÌ Santiago CL VI Jornadas de Trabajo 15-Aug-13 16-Aug-13 AAAPI Bs. Aires AR XXVII Jornadas de Trabajo 18-Aug-13 20-Aug-13 ABPI R. Janeiro BR XXXIII Congresso Internacional 05-Sep-13 11-Sep-13 AIPPI Helsinki FI Forum & Executive Committee Meeting 15-Sep-13 17-Sep-13 IPO Boston US 2013 IPO Annual Meeting 17-Sep-13 20-Sep-13 MARQUES Monte Carlo MN 27th MARQUES Annual Conference 22-Sep-13 25-Sep-13 LES US/CA Philadelphia US LES US & Canada 2013 Annual Meeting

Pessoa Física n Marco Geraldo Abrahão Schorr n Martha Elizabeth Dudas do Nascimento n Eliane D´Andréa Beltrame n Lucas Martins Gaiarsa

Pessoa Jurídica n Kasznar Leonardos Dale Barbosa Collona Rosman Vianna Agentes da Propriedade Industrial Elisabeth E.G. Kasznar Fekete Nancy Satiko Caigawa Claudio Roberto Barbosa

n Remer Consultores Assessoria Empresarial Ltda. Simone Villaça e Sandra Volasco Carvalho

n Barros Filho e Alemeida Prado Sociedade de Advogados Mario Thadeu leme de Barros Filho e Carla Monezi Lelis

n Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga Advogados Fabio Ferreira Kujawski.

n VilelaCoelho Sociedade de Advogados Fabricio Vilela Coelho e Fernanda Vilela Coelho

n Müller, Mazzonetto Sociedade de Advogados Karina Haidar Müller e Nathalia Mazzonetto

Novos associados

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PALESTRA DE ABERTURA:

INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

Moderador: Clovis Silveira - C&S INTERPATENTS

Palestrante: Ada Cristina V. Gonçalves – FINEP

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Xii Congresso internacional da Propriedade intelectual – Aspi 2013 Brasil: A Tecnologia é a Bola da Vez. Perspectivas Positivas

Nos dias 24, 25 e 26 de março de 2013, foi realizado o Congresso da ASPI, no Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera. Veja, a seguir, resumo elaborado pelos moderadores de cada um dos painéis:”

nômica para empresas;e Investimento em fundos. Comentou que recente estudo comparativo revelou que em 2011 o USP-TO concedeu 215 pedidos ao Brasil, contra 3.174 para a China, 1.234 para a Índia e 298 para a Rússia. Nos últimos cinco anos, a China obteve, no país, 9.483 patentes; a Índia, 4.191; e a Rússia, 1.123; nesse mesmo período, o Brasil conseguiu ape-nas 684 patentes. As razões apontadas, em sua ótica, são a au-sência de uma cultura do empresariado brasileiro de proteger suas invenções, aliado a um grande desconhecimento sobre o tema e, principalmente, à falta de pessoal no INPI, que conta com apenas 273 examinadores, em comparação com 3.698 no EPO, 1.567 no Japão e 5.477 nos EUA. Destacou o caso da CHINA que, de acordo com dados da WIPO, transformou-se num dos escritórios de patente com maior número de depósi-tos de pedidos de patente do mundo, tendo atingido, em 2010, mais de 500.000 depósitos, passando os Estados Unidos, o Japão, a Coréia do Sul e a Europa. Finalmente, com relação aos desafios e perspectivas para o Brasil, destacou os seguintes: in-tensificar as ações de sensibilização, mobilização e capacitação dos agentes de inovação (que são os gestores, empresários e pesquisadores); criar novas estratégias para o tratamento da Propriedade Intelectual; incentivar o uso dos diversos meca-nismos de apropriação, além de patentes de invenção (modelo de utilidade, desenho industrial, por exemplo) e de ações de licenciamento e transferência de tecnologia; e também revero marco legal para a biodiversidade.

PAINEL 1 – BRASIL/INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

“Como obter resultados concretos pelo sistema de patentes”

Moderador: Newton Silveira - CRUZEIRO NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA

Palestrante: Dante Alário Júnior - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

Palestrante: Marcos Henrique de Castro Oliveira - ABIFINA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS

Dra. Ada Gonçalves, representado a Finep, apresentou inicialmente o conceito de inovação, de acordo com a lei 10.973/04, a saber, a introdução de novidade ou aperfeiçoa-mento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Esclareceu que a inovação é o diferencial competitivo para as empresas na atual econo-mia globalizada, consistindo em importante instrumento de desenvolvimento e transformação econômico-social. Discorreu em seguida sobre a Finep e a missão de promover o desen-volvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, uni-versidades, institutos tecnológicos e outras instituições pú-blicas ou privadas. Quanto às modalidades de financiamento da FINEP, abrangem todo o ciclo de C,T&I, da pesquisa básica até o desenvolvimento de produtos, serviços e processos nas empresas. Sua atuação se dá por meio de diversos instrumen-tos, tais como Financiamentos reembolsáveis para empresas; Financiamentos não-reembolsáveis para ICTs; Subvenção eco-

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DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

baseados na biodiversidade brasileira, e por aí vai. Recente-mente, o governo vem acenando com redução nos custos de energia, desonerações na folha de pagamentos, etc., que são estímulos bastante importantes, mas que, a meu juízo, necessi-tam ser melhor estruturados”.

PAINEL 2 – NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE PEDIDOS DE PATENTE

Consequências no backlog e qualidade dos pedidos nacionais e internacionais

Moderador: Clovis Silveira - C&S INTERPATENTS

Palestrantes: Julio Cesar Castelo Branco DIRETOR PATENTES INPI

Camille-Rémy Bogliolo EPO EUROPEAN PATENT OFFICE

Debatedora: Maria Fernanda Simonetti Ribeiro de Castilhos - CPqD

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Da palestra proferida por Dante Alario, da BIOLAB, destacamos:“A Lei da Inovação e a Lei do Bem instituíram benefícios e

incentivos destinados a encorajar as indústrias a investirem em produtos inovadores, tais como: cooperação envolvendo em-presas nacionais, Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de gerar produtos e processos inovadores; regulamentação da participação das ICTs públicas em projetos de cooperação, nor-matizando-se aspectos como propriedade intelectual e trans-ferência de tecnologia; e estímulo à inovação nas empresas, particularmente com a concessão de subvenção econômica.

O presidente da BIOLAB reconhece esse esforço do gover-no. ‘Primeiramente eu diria que a Lei do Bem foi um salto positivo para quem, até então, não tinha qualquer incentivo. Foi uma batalha sofrida, pois até o último momento áreas go-vernamentais tentaram restringir os incentivos, indo no sentido contrário ao que o Governo apontava como sua vontade. De qualquer forma, hoje temos algo mais para quem faz inovação no Brasil”.

Na continuidade, Marcos Oliveira da ABIFINA se mani-festa. Destacamos:

“O governo tomou algumas medidas importantes de es-tímulo à indústria, sobretudo depois que os efeitos da crise internacional alcançaram o Brasil, por volta de 2009. Porém foram estímulos setorizados, nem sempre bem articulados, in-clusive dentro do próprio governo e este é um problema sé-rio. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a inovação. O governo, desde 2004, procurou estabelecer uma política de desenvolvimento baseada na inovação, com incentivos fis-cais, creditícios, estabelecimento de áreas prioritárias, etc. Foi o mais perto que chegamos de uma política industrial, ainda que com foco restrito. Os resultados estão muito aquém do esperado, em grande parte por problemas de gestão. Aquilo que é importante para o ministro da Ciência e Tecnologia não desperta o interesse do ministro da Indústria, o incentivo fiscal proposto pelos programas é rejeitado pela Receita Federal, os recursos dos Fundos criados especificamente para serem apli-cados em C&T não são liberados pelo Ministério da Fazenda, a burocracia do meio ambiente trava os programas de pesquisa

O depósito eletrônico de pedidos de patente acaba de ser implementado no Brasil, compreendendo um conjunto de soluções que visam à modernização do processamento dos pedidos de patente. O painel discutiu os primeiros resultados práticos dessa implementação, bem como examinou e debateu suas conseqüências no backlog e na qualidade dos pedidos de patente.

O Dr. Júlio Cesar Castelo Branco, diretor de patentes do INPI, fez inicialmente uma apresentação do que entende ser a “visão 2022”do Instituto, tendo considerado que o mesmo é amplamente reconhecido pela sociedade brasileira por sua relevância para a inovação e pela excelência dos seus servi-ços; que é uma das instituições de maior influência no sistema global de PI; que o Brasil é reconhecido como ambiente de negócios de elevada credibilidade no campo da propriedade intelectual; que o INPI colabora com outras grandes institui-ções de concessão de direitos de PI e presta serviços de busca e exame de patentes para instituições de porte menor e, final-mente, que é atuante na defesa das patentes e demais direitos de PI de brasileiros no mundo inteiro.

Em seguida abordou o impacto negativo do backlog para o país, seja com relação aumento dos custos de transação nas atividades de inovação, à insegurança jurídica; ao enfraqueci-mento do sistema brasileiro de PI; à deterioração da imagem do sistema brasileiro de PI e da percepção do ambiente de ne-

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gócios brasileiro. Apresentou em seguida a solução estrutural do backlog de patentes, consistindo de: revisão dos procedi-mentos de recepção e exame formal; entrada em meio digi-tal e digitalização dos pedidos que deram entrada em papel; automação dos procedimentos administrativos e do fluxo de exame; organização das filas de exame segundo a natureza dos pedidos, em cada campo tecnológico; procedimentos dife-renciados para cada fila de exame; diretrizes gerais de exame claras e detalhadas e diretrizes específicas para os campo de maior complexidade e, finalmente, trabalho colaborativo com outras instituições (PROSUR, CNPq, instituições oficiais de PI de outros países).

Em seguida, o Dr. Camille-Rémy Bogliolo, representando o EPO European Patent Office, na qualidade de membro da Di-retoria International Legal Affairs and PCT, abordou os últimos desenvolvimentos ocorridos na Europa relacionados ao PCT e à chamada patente unitária. A patente européia com efeito unitário é uma patente europea, concedida pelo EPO segundo as regras e procedimentos da Comissão Européia de Patentes, con efeito unitário no território dos 25 Estados membros que participam, conforme solicitação do titular da patente. A pa-tente unitária co-existirá com as patentes nacionais e com las patentes clássicas européias.

Por último, Dra. Maria Fernanda Simonetti Ribeiro de Casti-lhos, representando a Fundação CPqD, abordou a importância da Propriedade Intelectual para a organização do conhecimen-to. Explicou que o CPqD, com mais de 36 anos de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, inaugurou uma nova fase a partir de uma política de incentivo à geração de patentes. Contando com uma equipe própria para a Gestão da Propriedade Intelectual, registrou um aumento expressivo nos depósitos de pedidos de patente e certamente se beneficiará com a efetiva implantação do sistema e-Patentes pelo INPI. Considerada como uma disciplina da Gestão do Conhecimen-to, a proteção através da Propriedade Intelectual promove a qualificação e a classificação de seu acervo para a definição de estratégias de extração de valor, que fundamenta o portfólio de patentes para uso comercial.

O conhecimento gerado, adquirido ou recebido pelo CPqD é protegido adequadamente, do ponto de vista legal e físico, sendo adotadas as medidas cabíveis e convenientes contra ter-ceiros, preservando-se os direitos de PI do CPqD.

Explicou que os números ilustram sua capacidade de apli-car e disseminar o conhecimento, gerando resultados tangí-veis que beneficiam a sociedade como um todo. Em 2012, o portfólio de PI do CPqD evoluiu em cerca de 16% em relação aos pedidos de patente depositados em 2011 e 20% em re-lação aos registros de software depositados em 2011. Foram depositados 36 novos pedidos de patente e 158 registros de software, o que revela a propagação de uma política de incen-tivo à geração de patentes, mediante o estímulo e a valoriza-ção da inovação e do espírito inovador de seus profissionais.

PAINEL 3 – EMPRESAS START-UP NA ÁREA DATECNOLOGIA - Desafios e oportunidades

Moderadora: Karin Klempp - KARIN KLEMPP & ROGÉRIO EMILIO DE ANDRADE ADVOGADOS

Palestrantes: Cassio Spina - ANJOS DO BRASIL

Debatedora: Laura Fragomeni - MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET

Mercado Livre

Embasados em pesquisas da Webinar.com, os índices apontam o Brasil como o 7º maior país do mundo em número de usuários do serviço de internet e o 5º maior mercado online do mundo. Estudos apontam que houve, entre 2008 e 2012, a adesão de mais de 29 milhões de pessoas ao comércio on-line, gerando um aumento de pelo menos 14 bilhões de reais no faturamento neste novo ramo que é o e-commerce.

O Mercado Livre, como plataforma de comércio eletrônico, atua em 13 países da América Latina, tendo alcançado o posto de site de e-commerce mais visitado do Brasil. É fonte de renda para mais de 134 mil pessoas na America Latina, contando com 1.500 funcionários e mais de 81,5 milhões de usuários.

Grande parte do crescimento das companhias digitais está relacionado com o também crescente investimento em Start--ups no Brasil inclusive pelo Governo, que em 2012 lançou o “Start-up Brasil”, que destinaria R$ 40 milhões para contem-plar 150 start-ups até 2015, prevendo, além do suporte finan-ceiro, o apoio com marketing e vendas, suporte legal e outros serviços de auxílio ao empreendedor.

Ponto negativo para as “Start-ups” de negócios online é a insegurança jurídica. Não há, mesmo após 20 anos de acesso à internet no Brasil, legislação que trate do assunto de forma específica, sendo deixadas diversas lacunas. A questão precisa-ria ser regulamentada de forma específica.

Há um Projeto de Lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres de quem usa a rede, bem como a determinação de diretrizes para a atuação do Estado, o chamado “Marco Civil de Inter-net”. O Projeto de Lei (2126/2011) já está na pauta do Plená-rio e aguarda ser votado.

Cássio Spina – Investimento-Anjo

A abertura de uma Startup no Brasil implica em diversos desafios, e deve ser algo muito bem pensado e estruturado. Para o investidor-anjo, pelo risco da inovação, deve haver um alto potencial de retorno.

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O chamado “investimento-Anjo”, apóia o estágio de viabi-lização da empresa e é o elo para que esta possa ser lançada no mercado de forma a reduzir os riscos, aumentar as chances de sucesso, acelerar o crescimento da empresa e ampliar as suas oportunidades.

Com o crescimento da economia e a crise nos países de-senvolvidos, oportunidades têm sido abertas. Estudos apontam para a evolução dos novos empreendedores brasileiros, e a soma das oportunidades que estão se abrindo com estes novos empreendedores aumenta o potencial de negócios inovadores.

No âmbito da propriedade intelectual, entende-se que a proteção de patentes e softwares de criação própria pelas Star-tups, bem como de sua marca, é relevante para dar segurança jurídica ao investimento. Os ativos de propriedade intelectual valorizam a empresa.

PAINEL 4 – MARCO CIVIL NA INTERNET

Moderadora: Neide Bueno - RICCI & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA

Palestrantes: Demi Getschko - NIC.br Alessandro Molon - DEPUTADO FEDERAL RJ - RELATOR DO PL 2126/2011

Debatedora: Mauro Augusto Ponzoni Falsetti - BIALER E FALSETTI ADVOGADOS

As várias fases de financiamento da empresa podem ser evidenciadas pelo gráfico abaixo:

O Painel contou com a participação do Deputado Federal Alessandro Molon, relator do PL 2126/2011 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da Inter-net. Destacou que o Projeto é uma espécie de Constituição da internet, necessária porque, após dezessete anos de uso da Internet no Brasil, não há qualquer lei que estabeleça diretrizes para proteger os direitos dos internautas.

O Marco Civil da Internet começou a ser elaborado pelo Ministério da Justiça, com a ajuda de outros órgãos do gover-no e da sociedade civil, em 2009. Após extensa consulta pú-blica, o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff em 2011 e o deputado Alessandro Molon (PT-RJ) foi designado seu relator em 2012.

Para elaborar o seu relatório e aperfeiçoar ainda mais o projeto, Molon viajou o país em sete audiências públicas, nas quais ouviu representantes de 60 instituições, dos mais diver-sos setores, como acadêmicos, ativistas, órgãos de governo, operadoras telefônicas, artistas, empresas de tecnologia etc. Molon ainda colocou o Marco Civil da Internet em nova con-sulta pública, desta vez pela internet, por meio do portal da Câmara dos Deputados e-Democracia, onde o texto recebeu 374 contribuições. Por esta razão, o Marco Civil da Internet é considerado por muitos o projeto mais colaborativo que já passou pela Câmara.

Destacou pontos polêmicos do Projeto como a questão da neutralidade na rede e governança da Internet . A neutralidade da rede é a garantia de que os pacotes de dados serão trata-dos de forma isonômica, sem distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. Sem ela, o provedor de poderá escolher o que o usuário pode acessar, priorizando a velocidade de acesso a determinados sites com quem tenha algum acordo comer-cial ou que sejam do interesse da empresa, em detrimento de outros.

Outros pontos polêmicos do Projeto de Lei , levantado por Molon, é a guarda de logs e privacidade dos usuários bem como a responsabilidade civil de terceiros. Conforme determi-nado no Marco Civil da Internet, o provedor de conexão só pode guardar os logs de conexão do usuário e apenas pelo prazo de um ano. O prazo só pode ser estendido mediante decisão judicial. O respeito à privacidade está como um dos princípios do uso da Internet no Brasil. Dentre os direitos dos usuários, temos o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, assegurado o direito à sua proteção e à indeniza-ção pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; e o direito à inviolabilidade e ao sigilo de suas comunicações pela Internet, salvo por ordem judicial.

O Painel também contou com a participação de DEMI GESTSCHKO do Nic.Br, considerado o pai da Internet no Bra-sil. Ele apresentou o histórico e a rápida e constante evolução da Internet no ambiente tecnológico e as ferramentas técnicas para proteger esse ambiente. Destacou a Governança na Inter-net e o papel CGI.br - Comitê Gestor da Internet no Brasil que visa estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, para execução do registro de Nomes de Domínio, - alocação de Endereço IP (Internet Protocol) - administração do “ccTLD” .br, no interesse do desenvolvimento da Internet no País. Detalhou os recursos da Internet que necessitam de coordenação central. Defende que os problemas criados pela Tecnologia podem e devem ser

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resolvidos ou amenizados pela própria Tecnologia como por exemplo: Spam (filtros, controle da Porta 25); DDoS (medidas preventivas, provisionamento); uso do NTP para sincronismo de “logs”; DNSSEC na cadeia inteira de tradução de nomes.

PAINEL 5 – MARCAS ATÍPICAS /NÃO CONVENCIONAIS - Evolução das marcas

Moderador: José Carlos Tinoco Soares TINOCO SOARES & FILHO LTDA

Palestrante: José Antonio B. L. Faria Correa DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA

Debatedora: Margarida Martinho do Rosário GASTÃO DA CUNHA FERREIRA LDA O painel moderado pela Dra. Leticia Provedel (Provedel Ad-

vogados) teve início com a palestra da Sra. Vania Ferrari (Thy-mus Branding), que com grande carisma introduziu a platéia aos mais atuais questionamentos do mundo virtual.

A palestrante explicou, com riqueza de detalhes, como as relações comerciais e interpessoais na internet vêm revolu-cionando a maneira com que os negócios são feitos em nível mundial e os reflexos desta mudança de cenário nas relações de consumo.

Foi demonstrada a mudança de comportamento que veio a alterar por completo a relação consumidor-marca e fez renovar as estratégias de promoção e divulgação de produtos no mun-do real e no ambiente online.

O painel seguiu com a apresentação de Marcos Freire (Pep-sico do Brasil), que deu continuidade ao debate sob a ótica das áreas de marketing das empresas, demonstrando as mudanças de comportamento e estratégias empresariais trazidas pelo e--commerce.

O palestrante apresentou casos concretos envolvendo po-tenciais e efetivos danos causados às marcas em função da rápida disseminação da informação no ambiente virtual e da nova roupagem atribuída ao conceito de liberdade de expres-são trazido pelas relações online, principalmente no tocante às relações com o consumidor.

O painel foi encerrado com a brilhante participação da Dra. Luana Leticia Brasileiro (Pepsico do Brasil Ltda), que comple-mentou a exposição anterior brindando a platéia com o en-foque jurídico e as medidas que devem (ou não devem) ser tomadas pelas empresas para amenizar ou evitar danos morais e materiais à empresa e suas marcas nas relações online, pon-tuando decisões estratégias que devem ser tomadas, em curto espaço de tempo, para sanar ou reduzir contingências advin-das dessas novas relações comerciais e pessoais.

PAINEL 7 - BIODIVERSIDADE - Acesso à biodiversidade brasileira: Oportunidade e insegurança jurídica

Moderador: Alberto Camelier

CAMELIER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Palestrantes: Cristiane Derani PROFª DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

O palestrante Dr. José B.L. Faria Correa discorreu desde o princípio da “marca” utilizada para marcar o gado (brand), pelos sinais visualmente perceptíveis em razão da nossa lei, enfocou as visíveis e não visíveis, passando pelas tridimen-sionais, os hologramas, as gestuais, as móveis, alcançando as “sonoras” (o rugir do leão da METRO) as “olfativas” (cheiro da grama cortada), as “gustativas” e as “táteis”, tão empregadas nos EE.UU e Europa, mas, não permissíveis no Brasil.

A palestrante Dra. Margarida Martinho do Rosário, ilustrou a sua fala com uma série de decisões sobre as marcas não convencionais em Portugal e na Europa, demonstrando, assim, que essa prática já se tornou corriqueira, e, foi um pouco além mostrando as “marcas cromáticas” (mono colores), os “holo-gramas” e as “tridimensionais”.

Ambos concluíram que o Brasil deveria acompanhar a grande maioria dos países da Europa e das Américas, que des-de há muito vem protegendo marcas dessa natureza.

PAINEL 6 – PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS MÍDIAS DIGITAIS – Mundo virtual / mundo real

Moderadora: Leticia Provedel PROVEDEL ADVOGADOS

Palestrante: Marcos Freire PEPSICO DO BRASIL LTDA

Debatedora: Luana Leticia Brazileiro PEPSICO DO BRASIL LTDA

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Adriana Diaferia GRUPO PHARMA BRASIL

Eliana Maria Gouveia Fontes MMA/CGEN – DIRETORA DO DEP. DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

Debatedor: Bruno Sabbag NATURA COSMÉTICOS S/A

O Painel iniciou-se com a palestra da Dra. Elisa Gattás que é a “Brand enforcement manager no Brasil” do Grupo Adidas.

A palestra trouxe a experiência de um tradicional patroci-nador da Copa do Mundo FIFA, bem como de outros eventos esportivos de grande magnitude. Foi demontrado o grande tra-balho de marketing desenvolvido pela empresa, que inclui a criação dos diversos designs das bolas oficiais dos eventos de futebol e respectivos nomes (marcas), os quais passaram a cons-tituir um grande atrativo de vendas de tais produtos e a con-sequente preocupação com a pirataria no Brasil, notadamente em função de tais eventos esportivos que ocorrerão no País.

A palestra abordou também a visão da empresa sobre as-pectos relevantes da “Lei Geral da Copa”, entre eles a questão das áreas de restrição comercial; os ilicitos penais temporários, mais especificamente o “marketing de emboscada por asso-ciação” e o “marketing de emboscada por intrusão”, sobre os quais foram trazidos exemplos de casos reais havidos, princi-palmente considerando a experiência obtida na Copa do Mun-do FIFA na África do Sul.

A palestra trouxe ainda exemplos práticos de atividades de marketing associadas ao futebol e que seriam permitidas sem que implicassem em violação de direitos de propriedade inte-lectual, bem como exemplos de atividades que seriam conside-radas ilícitas, finalizando com os pontos que seriam os desafios juridicos a serem enfrentados por ocasião dos grandes eventos esportivos que ocorrerão no País.

O Painel prosseguiu com a palestra da Dra. Ana Luiza David, Diretoria Jurídica da ESPN no Brasil e responsável por todas as questões jurídicas, incluindo aspectos regulatórios e institucio-nais, relacionamento com Governo, contratos de aquisição de direitos esportivos, de licenciamento dos canais ESPN, Internet, publicidade e Contencioso em geral.

A experiente palestrante trouxe a debate os diversos pon-tos de discussão relacionados aos direitos de transmissão dos eventos esportivos de grande porte que estarão ocorrendo em nosso País, notadamente os difíceis limites entre a transmissão puramente jornalística e os direitos reservados aos licenciados de tais direitos de transmissão.

A palestra ilustrou a amplitude dos conteúdos e meios de transmissão relacionados a tais eventos desportivos e trouxe a experiência de um canal de televisão que esteve “nos dois lados da mesa” (atuou sem contrato de licença de transmissão de eventos, e também como licenciada de tais direitos).”

O painel foi bem concorrido.

A par dos intensos debates, houve consenso entre os par-ticipantes quanto ao anacronismo da MP 2.186-16/01, marco legal insuficiente e verdadeiro entrave ao acesso do patrimô-nio genético e conhecimento tradicional associado, merecen-do uma reforma urgente nessa legislação de regência visando possibilitar segurança jurídica e almejar o fim da lei: acesso, conservação da diversidade biológica e repartição de benefí-cios às comunidades autóctones, porém de forma clara, justa e segura.

PAINEL 8 – PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS ESPORTES - Retorno garantido: Acordos comerciais, licenciamento e proteção de imagem e ativos de propriedade intelectual

Moderador: Marcello do Nascimento DAVID DO NASCIMENTO ADVOGADOS

Palestrantes: Ana Luisa David - ESPN BRASIL

Elisa Gattás - ADIDAS DO BRASIL LTDA

COngRESSO aSpI 2013

10 A

CiCLO DE EVENTOS ASPi

CICLO DE PALESTRAS ASPI - 48ª Palestra

26 de fevereiro de 2013

Tema: “American Invents Act – AIA e Inovação”

Palestrante: Cônsul Albert Keyack

CICLO DE PALESTRAS ASPI - 49ª Palestra

Tema: Celebração ao Dia Internacional da Mulher

07 de Março de 2013

Homenagem à Dra. Juliana Laura Bruna Viegas

Coordenadora: Ivana Có Galdino Crivelli

ALMOÇO PALESTRA - ASPI30 de Abril de 2013

Terraço Itália

Tema: “Procedimentos de exame e sistemas informatizados: novas (re)soluções para 2013na área de marcas.”

Palestrante: Vinicius Bogéa Câmara

“TREINAMENTO SOBRE O DEPÓSITOELETRÔNICO DE PATENTES”

14 e 15 de maio de 2013

Instrutor: Rodrigo Ferraro

aCOntECEU na aSpI

Da esq. para dir.: Maria Beatriz Dellore, Ivana Có Crivelli, Cônsul Albert Keyack e Karin Klempp

Da esq. para dir.: Karin Klempp, Soraya Imbassahy de Mello, Sônia Mascaro Nascimento, Profª . Ada Pellegrini Grinover, Juliana Laura Bruna Viegas e Ivana Có Crivelli

Da esq. para dir.: Ministro Sidnei Benetti, Vinicius Bogéa Camara, Henrique Steuer I. de Mello e Marcello do Nascimento

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CAFÉ DA MANHÃ

05 de junho de 2013

A Contribuição do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para a Mediação e a Arbitragem em Disputas de PI

Expositor: Pedro Burlandy

Debatedor: Adolfo Braga Neto

Debatedor: Manoel Joaquim Pereira dos Santos

Moderador: Marcello do Nascimento

CICLO DE PALESTRAS ASPI - 51 ª Palestra

13 de junho de 2013

Tema: “Desafios para Aquisição e Licenciamento de Tecnologia em Setores com Necessidades Específicas”

Palestrante: Marcos Chucralla Moherdaui Blasi

Debatedor: Marcio Augusto de Castro

Diretoria Executiva:

Presidente: Marcelo Antunes Nemer 1° Vice-Presidente: Marcello do Nascimento 2° Vice-Presidente: Daniel Adensohn de Souza Diretora Secretária: Patricia Janardi Gonçalez SilveiraDiretora Tesoureira: Soraya Imbassahy de Mello

Conselho Fiscal e Consultivo Juliana Laura Bruna Viegas Gabriel Pedras Arnaud Leonardo Barém Leite Roger de Castro Kneblewski Wilson Pinheiro JaburNovo Membro do Conselho Nato Henrique Steuer I. de Mello

ASSEMBLEIA GERAL ORDINáRIA – 11 de junho de 2013Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Consultivo para a gestão do biênio 2013-2015. Foi eleita a chapa única apresentada com os membros para ocupar os seguintes cargos:

Da esq. para dir.: Marcello do Nascimento, Adolfo Braga Neto, Karin Klempp, Pedro Burlandy, Nathalia Mazzonetto e Manoel Joaquim Pereira dos Santos

Da esq. para dir.: Karin Klempp, Marcos Chucralla Moherdaui Blasi, Marcio Augusto de Castro e Neide Bueno

Da esq. para dir.: Daniel Adensohn de Souza, Patricia Janardi Gonçalez Silveira, Marcelo Antunes Nemer, Soraya Imbassahy de Mello e Marcello do Nascimento Da esq. para dir.: Henrique Steuer I. de Mello e Marcelo Antunes Nemer

aCOntECEU na aSpI

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ALMOÇO PALESTRA - ASPI – 25 de junho de 2013

Tema: “A Nova Lei do CADE e seus Reflexos na Propriedade Intelectual ”

Palestrante: Ana de Oliveira Frazão – Conselheira do CADE

“2º encontro de Usuários dos Sistemas de Marcas do INPI” 13 de junho de 2013 (quinta feira)

Instrutores: Helmar álvares - CGTI e Schmuell Cantanhêde - DIRMA

CICLO DE PALESTRAS ASPI - 50 ª Palestra:

27 de junho de 2013

Tema: “Marcas Corporativas e Marcas Pessoais, o segredo do sucesso”

Palestrante: Vania Ferrari

Da esq. para dir.: Henrique Steuer I. de Mello, Ana Oliveira Frazão e Neide Bueno

Da esq. para dir.: Leticia Provedel e Vania Ferrari

aCOntECEU na aSpI

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Enquanto isso…Benny Spiewakbspiewak@klalaw.com.br

... em Genebra, Suíça. Foi com um misto de muita frustração e alguma faísca de esperança que se en-cerrou, em 20 de abril de 2013, a mais recente sessão informal do Comitê Permanente de Direitos Autorais e Conexos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ao final de três intensos dias de negociações, a sessão informal avançou menos do que o esperado e põe em cheque a capacidade de os Membros da OMPI alcançarem, em Junho, no Marrocos, tratado internacional sobre exceções do sistema de direito autoral para os deficientes visuais. O que serviria como reunião preparatória e decisiva sobre o texto final do possível tratado, tornou-se um marco de ratificação das dúvidas e incertezas sobre o seu futuro. De um lado, defendem algumas iniciativas de organizações não governamentais e alguns países, Brasil incluído, que um mecanismo internacional deveria validar a prática de excepcionalidade do sistema autoral quando relacionado à adaptação de obras para deficientes visuais. De outro, iniciativas das editoras e detentoras de direitos autorais e de países com volumosos índices de contribuição da indústria editorial, EUA incluídos, argumentam que a prática deveria observar os padrões já incorporados a tratados internacionais, mormente o teste dos três passos de Berna, no qual a exceção ao sistema autoral deverá sempre ser extraordinária, não causar prejuízo injustificável ao detentor de direitos e não afetar a

exploração comercial normal da obra com direito autoral associado. Que Marrocos permita o consenso.

… em Nova Iorque, EUA. No apagar das luzes de Março, foi realizada conferência pioneira na cidade norte-americana, discutindo os principais tópicos de Propriedade Intelectual presentes nas mesas e profis-sões dos advogados internos de grandes companhias mundiais. Com especial enfoque, os participantes de-bateram, na presença de representantes do Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes (USPTO), as alterações introduzidas pelo Ato “América Inventa” (AIA), que introduziu substanciais alterações no modelo patentário norte-americano, incluindo a in-corporação de regras relativas ao “first to file”, exames suplementares, revisões pós-concessão, reexames prioritários e precificação de atos administrativos. O secular modelo norte-americano de patentes encontra na AIA a maior reforma dessa geração. Enquanto os possíveis impactos do AIA eram analisados cautelo-samente, em outra sala, participantes da conferência em questão avaliavam o impacto do crowdsourcing na proteção de dados sigilosos e informações confi-denciais. Em ambiente corporativo cada vez mais de-pendente da participação do consumidor no processo de formação de tendências, o tema não poderia ser mais adequado. Finalmente, a conferência dedicou acalorada às chamadas ENPs, as entidades não prati-cantes, que são iniciativas corporativas que adquirem grandes volumes de direitos patentários, com o intuito de monetizar destes a partir de licenciamentos ou violações por terceiros. É esperar e aguardar para que tenhamos, no Brasil, iniciativas semelhantes, focadas

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IntERnaCIOnal

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no debate entre membros de empresas, discutindo suas aflições.

... em Belgravia, Zimbábue. Os Diretores do Escri-tório Regional Africano para Propriedade Intelectual (ARIPO) e da Autoridade Federal Russa para Proprie-dade Intelectual, Patentes e Marcas (ROSPATENT) tiveram nova rodada de encontro na sede da ARIP. Na pauta, discussões adicionais sobre o Memoran-do de Entendimento assinado entre os organismos no ano de 2010, que prevê a criação de plataforma institucional para intercâmbio de melhores práticas e experiências na área da Propriedade Intelectual, incluindo sessões de treinamento, desenvolvimento de bases de dados específicas para facilitação do acesso e emprego de informações relativas às tecnologias em domínio público, porém outrora patenteadas. O encontro, ainda que concluído sem anúncios espeta-culosos, reforça tendência no comércio internacional e, consequentemente, no fluxo de bens intangíveis associados ao sistema da Propriedade Intelectual: as alianças estratégicas entre economias emergentes ocorrem com cada vez maior frequência. Enquanto os benefícios das alianças bilaterais ou segmentadas são enormes para os países envolvidos, aos países excluí-dos, contudo, restam dúvidas sobre protecionismo ou medidas preferenciais, que poderiam ser adotadas em seu detrimento. O Brasil acompanha atentamente as alianças dos parceiros BRICS, bem como dos demais integrantes do bloco econômico emergente. Resta aproveitar o momento de amadurecimento comercial para reforçar propostas de respeito e proteção de bens intangíveis das empresas brasileiras, que encontram essencialmente nos países emergentes os maiores

desafios no combate à contrafação e uso indevido de suas riquezas intelectuais.

...em Nova Délhi, Índia. Como parte de uma série de emendes à Lei Indiana de Patentes, em 1 de janeiro de 2005, o Parlamento Indiano aprovou a introdução, na lei de patentes local, um dispositivo conhecido como Seção 3(d). Tal previsão legal esteve em vigor por 7 anos, quando a multinacional farmacêutica Novartis questionou a constitucionalidade do dispo-sitivo, bem como sua conformidade ao TRIPS/OMC. A alta Corte de Madra rejeitou o pleito da companhia Suíça, que apelou à Suprema Corte Indiana. Em 1 de abril de 2013, enfim, a Suprema Corte decidiu que foi adequada a decisão do Escritório de Marcas e Patentes Indiana de rejeitar o pedido para concessão de patente para composto específico, compreendido por forma cristalina beta de substância empregada para o tratamento de casos crônicos de leucemia. Em apertada síntese, a Suprema Corte entendeu que o dispositivo da Seção 3(d) é requisito válido para avaliações de patentes e, ainda, que o pedido formu-lado pela companhia não o atendia na sua essência, i.e., eficácia terapêutica. A decisão determinou que o chamado uso incremental de invenção não seria, no caso, válido. A decisão, altamente controversa, ainda ecoa pelos principais centros acadêmicos dedicados à Propriedade Intelectual. Ainda, a questão reforça dúvidas sobre os limites entre a inovação farmacêu-tica, a patenteabilidade de novas terapias e o acesso social dos seus resultados. Em sede de novas regras da ANVISA para processamento de patentes, a notícia da Índia parece surgir em momento crucial do sistema de patentes. Difícil prever o seu futuro.

IntERnaCIOnal

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Em decisão recente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul abordou a possibilidade de um bem intangível integrar a partilha de bens de um casal, cuja separação foi resolvida judicialmente.

Em síntese, a parte prejudicada apelou da senten-ça que não incluiu na partilha de bens a patente de invenção criada pelo seu cônjuge, sob o argumento de que se trata de “produto exclusivo da inteligência e do esforço do apelado”.

Outras questões que dizem respeito à meação de bens também foram devolvidas ao Tribunal gaúcho, porém são afetas ao Direito de Família e, portanto, não serão objeto de nossos comentários.

O fato que se destaca e merece ser debatido reside na viabilidade de uma patente de invenção integrar a meação e como isto pode ser assentado juridica-mente.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a decisão do juiz de primeira instância, de-cidiu mantê-la em sua íntegra, observando que “a autoria intelectual de um produto é mesmo perso-nalíssima, de forma que não há como reconhecer co-municabilidade ou determinar seja ela (a autoria do invento) partilhada, em função da dissolução de um casamento”.

A Turma Julgadora foi além e ressalvou, correta-mente, a distinção existente entre a autoria intelec-tual de um invento e eventual proveito econômico que dele se pode extrair. Em outras palavras, o Tri-bunal conceituou a diferença básica entre o direito moral do autor de reivindicar a paternidade sobre sua obra e, de outro lado, o direito patrimonial que consiste em eventual proveito econômico decorren-te de sua exploração.

Nenhum reparo mereceria a decisão do Tribunal senão fosse pela sua conclusão parcialmente acerta-da.

Em parte correta porque, de fato, o direito moral, ou, nas palavras do Tribunal sulista, a autoria inte-

Direitos Morais X Direitos Patrimoniais:a Patente na Partilha de Bens

lectual do invento, é personalíssima e, assim sendo, não poderia ser reconhecida sua comunicabilidade em razão da dissolução do casamento.

Ocorre que, em contraposição aos direitos mo-rais do autor, os direitos patrimoniais advindos da obra são disponíveis e, ao contrário do quan-to afirmado pelo Tribunal, não se resumem aos royalties eventualmente auferidos pelo apelado em razão do licenciamento da tecnologia paten-teada a terceiros.

Com efeito, não se pode ignorar o proveito eco-nômico que pode ser auferido em razão da cessão total ou parcial da patente objeto da discussão.

Deste modo, em que pese a patente seja conside-rada um bem móvel indivisível, ela pode ser objeto de copropriedade/ cotitularidade. É importante es-clarecer que a copropriedade afeta apenas os direitos patrimoniais incidentes sobre o bem, que poderão, salvo ajuste em contrário, ser fruídos por ambos os coproprietários, não afetando em nada a autoria da invenção, ou seja, os direitos morais reservados ao efetivo autor da criação.

Dessa forma, uma solução viável, e talvez mais justa, para o litígio poderia ser a determinação ju-dicial para que a patente fosse parcialmente cedida pelo apelado ao seu cônjuge, a fim de que constas-sem, como cotitulares da patente, ambos os cônju-ges, mantendo-se apenas o cônjuge reclamado como único inventor/ autor da criação.

Assim, os direitos morais do cônjuge apelado es-tariam resguardados, enquanto que os direitos pa-trimoniais estariam corretamente inseridos no âm-bito da partilha de bens.

Por fim, tendo em vista que a legislação brasileira não regulamenta expressamente a relação entre os coproprietários de uma patente, é sempre recomen-dável que seja firmado um acordo regulamentando os direitos e obrigações de cada um, especialmente no tocante aos seguintes temas: exploração da inven-ção; licenciamento a terceiros; eventual repasse de royalties em caso de exploração direta ou concessão de licenciamento a terceiros; cessão de direitos a ter-ceiros; custos de manutenção; extensão da proteção ao exterior; violações da patente; aperfeiçoamentos sobre a invenção; etc.

Caio Ribeiro Bueno Brandão e Carlos Eduardo Eliziário de Limaambos advogados do escritório dannemann Siemsen advogados

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Sumário: 1. Introdução – 2. Legislação – 3. Conceito e Elementos da Proteção do Direito Autoral – 4. A Personagem e os Requisitos Autorizadores – 5. Exemplos – 6. Formas de Violação – 7. Limitações Quanto a Proteção da Personagem - 8. Conclusão - 9. Referências Bibliográficas

1 . Introdução

O presente trabalho aborda a questão dos bens jurídicos que são tutelados pelo Direito Autoral, ten-do como tema central do estudo a tutela à persona-gem de obra no domínio do Direito Autoral.

A proteção à personagem1 de obra pelo ramo do Direito Autoral foi pouco discutida pelos operado-res que atuam nesta área. Não pelo fato de não ser dada a devida importância ao tema, e sim, por ainda não ter havido realmente casos notórios que cha-mem a atenção para esta celeuma. Há ainda o fato de que parte da doutrina considera haver a proteção à personagem de obra, ainda que como elemento in-trínseco a ela. 2 3

Outro motivo pelo qual há esta pouca abordagem acerca deste assunto, é que grande parte das perso-nagens de obra, que ganham destaque universal, são tutelados por outros ramos do direito, que podem ter uma proteção ampliada, tanto em questão tem-poral quanto na forma de sua utilização econômica. É o caso de personagens famosas que acabam por serem protegidas pelo Direito da Propriedade In-dustrial, na função de assinalar produtos e serviços, sendo, portanto, uma marca.

Contudo não se visa discutir casos de possibi-lidades de proteção da personagem por outros di-

Proteção no Âmbito do Direito Autoral à Personagem de Obrareitos que não seja o Direito Autoral, como o uso de personagens como marca, e sua registrabilidade, que seria possível não só no Brasil como em diversos países do mundo, a exemplo das renomadas perso-nagens da Walt Disney World,4 ou dos Super-Heróis da Marvel.5

Dessa forma, buscou-se pesquisar na doutrina e nos tribunais, bem como em outros institutos direta ou indiretamente relacionados ao Direito Autoral, o reconhecimento da tutela da personagem por esta esfera do direito, como uma obra autônoma. Seria assim, uma construção intelectual complexa que por vezes confundir-se-ia com a própria obra. Essa proteção, não se limitaria a figura física/virtual da personagem, nem tão pouco ao seu nome, ou à sua notoriedade perante a sociedade em geral. A prote-ção deve ser oriunda de características que a tornam individualizada, e que preencha os requisitos legais para que receba a tutela do Direito Autoral.

2 . Legislação

A outra indagação que chama atenção neste mo-mento é se a personagem já teria ou não previsão no Direito Autoral. De antemão, afirma-se que não há nem a previsão de sua proteção, e nem a proibição quanto esta.

Os artigos 7º e 8º, da Lei nº 9.610 de 1998,6 que regulamenta o Direito Autoral no Brasil, enumeram quais as obras que são protegidas e quais não são, respectivamente, sendo que nenhum deles trata ex-pressamente do assunto, e não só por isso deixam dúvidas.

Diante disso, poderiam surgir entendimentos de que a lei expressamente veda como objeto de prote-ção, as ideias, como no inciso I, do artigo 8º, ou ain-da, os nomes ou títulos isolados, inciso VI do mes-mo artigo. Ou ainda que a personagem não devesse

Marco Antonio de Oliveiraadvogado do escritório Matos & associados advogados - proprie-dade Intelectual. Bacharel em direito pela pontifícia Universidade Católica (pUC-RIO). pós-graduado em direito processual Civil pela Universidade Cândido Mendes (UCaM)

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gozar de proteção especial, sendo que a sua previsão já se encontraria contida na obra como um todo, não podendo ultrapassar o limite de proteção da obra.

Por outro lado, há a possibilidade de entender ser a personagem passível de amparo, se baseando dentre outras coisas, na interpretação do artigo 7º, que ao enumerar os objetos protegidos pelo Direito Autoral, deixa em aberto o rol de proteção, sendo este uma enumeração exemplificativa,7 ao contrário do já citado artigo 8º, o qual possui uma enumera-ção exaustiva. Portanto, como o artigo 8º não proí-be a proteção da personagem, e em contrapartida, o caput do artigo 7º diz serem protegidas as criações do espírito humano, exemplificando quais objetos seriam abrangidos, assim, a personagem atendendo os requisitos autorizadores poderia receber a tutela do Direito Autoral.

Percebe-se que o referido artigo, apresenta um rol de obras tuteladas, sem a pretensão de esgotá-las. Pelo contrário, a intenção do legislador foi deixar em aberto para a proteção de novas obras que pode-rão surgir, desde que preenchidas todos os requisi-tos autorizadores.

Não há dúvidas quanto à intenção do legislador, mas ainda que houvesse, basta olhar para a última parte do caput deste artigo, onde o legislador utili-zou a expressão “tais como”, o que confirma o caráter meramente exemplificativo das obras relacionadas.

Isto, pois, seria impossível ao legislador prever todas as obras protegidas pelo Direito de Autor. Ainda que o legislador tivesse o maior cuidado do mundo, não conseguiria arrolar todas as obras, pois sempre surgem tipos de obras desconhecidas que são criadas e apresentadas para a sociedade. Dessa forma, a criatividade do ser humano não encontra limites, e a lei engessaria esse poder oriundo do in-telecto humano.

Nota-se ainda que ao contrário do que ocorre com o citado dispositivo, o legislador quis limitar quais são as figuras que não são passíveis de ampa-

ro pelos direitos autorais, e assim, o rol do artigo 8º da Lei nº 9.610 de 1998, é restritivo, fechado, não comportando a inclusão de novas proibições, salvo introduzidas por parâmetro normativo legislativo.

E como já se observou, ambos os artigos, bem como em toda a legislação autoral, não há nem a previsão expressa da tutela à personagem, nem há a sua inserção na lista de proibição.

Portanto, é por meio de uma construção inter-pretativa com bases nos estudos do Direito de Autor que se analisará a possibilidade de amparo legal à personagem de obra no domínio deste direito.

3. Conceito e elementos de proteção do direito autoral

Segundo o doutrinador Carlos Alberto Bittar, “o Direito de Autor ou Direito Autoral é o ramo do Di-reito Privado que regula as relações jurídicas advin-das da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”.8 Entende-se esta definição como sucinta e completa, porém, com um pequeno equívoco. O autor citado trata do Direito de Autor e do Direito Autoral como se fosse a mesma coisa. Contudo, não é mera questão de denominação.

Conforme preconiza o jurista José de Olivei-ra Ascensão, há a diferença entre Direito de Autor e Direito Autoral, pois que o “Direito de Autor é o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos relativos a obras literárias e artísticas”, enquanto o “Direito Autoral abrange, além disso, os chamados direitos conexos do direito de autor, como os direitos dos intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de ra-diodifusão”, e finaliza ao consignar que o “Direito Autoral passou a ser designação de gênero”.9

Assim, adotar-se-á a denominação Direito de Autor, quando se referir ao direito do criador, “pai” da obra, foco do presente estudo.

aRtIgO

18 A

Para a proteção de um objeto pelo Direito de Au-tor, este tem que atender determinados elementos legais, também chamados de requisitos autorizado-res da tutela autoral.

Antes é necessário esclarecer que para que um objeto seja abrangido pelo Direito de Autor, não se considera o seu valor intrínseco ou mérito do objeto oriundo de atividade intelectual. Poderá ser protegi-da uma obra que tenha um baixo valor intelectual, assim é em face da subjetividade da valoração.10

Outro é também, que o “Direito de Autor não toma em consideração a destinação para a outorga da tutela”.11 Assim, a obra será protegida indepen-dentemente da destinação que se dê a ela.

Entretanto, necessário é que para a proteção da obra pelo Direito de Autor, estejam presentes três requisitos, sendo eles: criação do espírito humano; forma sensível; e originalidade.

3.1 – Criação do Espírito

O primeiro requisito para que a criação seja am-parada por essa área do direito, é ser objeto de ati-vidade intelectual humana nos campos literários, artísticos ou científicos. Ou seja, a obra deve emanar do espírito do homem e pertencer ao domínio das letras, artes ou ciências.

Assim é que o Direito de Autor tutela as criações do espírito,12 sendo a obra fruto do saber ou do ta-lento do homem. Toda obra deve necessariamente ser humana, daí revela-se outro elemento, a criati-vidade. “A criatividade é, pois, elemento ínsito nessa qualificação: a obra deve resultar de esforço intelec-tual, ou seja, de atividade criadora do autor, com o qual introduz na realidade fática manifestação inte-lectual estética não-existente (o plus que acresce ao acervo comum)”.13

Portanto, percebe-se que a obra sendo forma de criação do espírito, certo é, que nela haverá o caráter criativo.

3.2 – Exteriorização

O segundo requisito diz respeito à forma sensível, em outras palavras, a obra deve ser implementada num corpo físico, para se tornar perceptível aos sen-tidos.14 A criação para ser protegida deve ser exte-riorizada, a fim de tomar forma material. Portanto, o conteúdo da obra – corpus misticum - deverá ser gravado num suporte material – corpus mechani-cum.15 Assim, “é preciso dar sustentáculo exterior, compreensível, mesmo que transitório, a fim de que sobre ele possa incidir a proteção legal”.16

Observa-se, então, que a criação não poderá fi-car no foro íntimo do homem. Ela deverá necessa-riamente ser manifestada por quaisquer formas que seja sensível aos sentidos. “A idéia, para se comuni-car, tem pois de descer a sua imaterialidade para en-carnar numa determinada maneira de expressão”17

Disso, concluí-se que as idéias não são protegi-das. Pois que para haver a possibilidade de amparo pelo Direito de Autor, a criação humana deve tomar forma concreta, não podendo apenas figurar num plano abstrato.

3.3 – Originalidade

O terceiro requisito refere-se à originalidade da obra. Originalidade é possuir elementos individua-lizadores, que a tornam única e distinta das demais. Individualidade que neste caso significaria uma mí-nima personalidade na criação, é a marca deixada na obra pelo seu autor.18

De acordo com o entendimento do doutrinador Carlos Alberto Bittar “Cumpre, a par disso haver originalidade na obra, ou seja, deve ser integrada de componentes individualizadores, de tal sorte a não confundir com outra preexistente. Já de ser, intrín-seca e extrinsecamente, diferente de outras já mate-rializadas. Deve revestir-se de traços ou de caracte-

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res próprios, distintos de outros já componentes da realidade”.19

Cabe ressaltar que originalidade e novidade não se confundem, pois que a novidade, requisito pró-prio da propriedade industrial, se mede objetiva-mente pela anterioridade de uma criação em relação à outra. Já a originalidade é analisada do ponto de vista subjetivo, buscando demonstrar o traço pes-soal do autor em sua criação.

Portanto, para que uma criação receba a tutela autoral, ela deve ser oriunda de um esforço intelec-tual, exteriorizada e individual.

4 . A Personagem e os Requisitos Autorizadores

Assim como qualquer obra protegida pelo Direi-to de Autor, a personagem de obra para angariar tu-tela terá que atender aos requisitos autorizadores da proteção autoral.

Assim, não seria qualquer personagem que po-deria ser abrangida pelo Direito de Autor. Para ter a sua proteção, a personagem por si só deverá aten-der todos os elementos legais que a permitem poder ser amparada por este campo do direito. Ou seja, a composição dos elementos que forjam a persona-gem deve ser de tamanha riqueza que ela obtenha autonomia perante o pano de fundo, e passa a mere-cer uma tutela independente.

Primeiramente, a personagem deve ser criada por meio de uma atividade intelectual do homem. Ela tem que ser fruto da criatividade de uma pessoa, ser parte de sua personalidade.

A personagem deverá ainda, estar fixada em um suporte material, não ficando apenas no cam-po abstrato, no plano das idéias. Ela precisa tomar forma concreta para que o direito possa socorrê-la. Quanto a este ponto, entende-se ser possível que uma obra abarque outra. Assim, tanto pode um personagem ser criado isoladamente, através de ex-

posição de sua forma física e psíquica, como tam-bém pode a personagem estar inserida dentro de um contexto, uma obra. Assim, ter-se-ia uma obra, a personagem, dentro de outra obra, por exemplo, um livro literário.

Por fim, para que o Direito de Autor possa abran-ger a personagem de obra isoladamente, esta deverá também se enquadrar num último requisito, a sua originalidade. Assim, nota-se que não será qualquer personagem de obra que mereça a proteção autoral. Esta deverá ser dotada de originalidade, o que signi-fica dizer que a personagem tem que possuir elemen-tos diferenciadores das demais personagens a ponto de torná-la tão individualizada que extrapole o âmbi-to de proteção da própria obra em que está inserida.

Em outras palavras, a personagem é tão indivi-dual que foge até mesmo do contexto de sua obra. Assim, se colocasse a personagem em outro contex-to, numa outra obra, ainda que com outro nome, o público iria imediatamente associá-la a sua primeira aparição, ou seja, a sua origem.

Desta forma, a proteção não se restringiria so-mente ao nome da personagem ou ao seu porte fí-sico ou ao se psíquico, mas sim, a todas as suas ca-racterísticas que a tornam única, individualizada e inconfundível, ou melhor, dizendo, original.

Lembrando ainda que, não é necessário que a personagem seja famosa para haver a sua proteção. Pois assim como uma obra que atenda os requisitos autorais, basta que a personagem também os atenda e será tutela.

Portanto, não se defende aqui que toda persona-gem deveria ser protegida, mas tão somente aquelas que preenchem os requisitos estudados.

5 . Exemplos

Para uma melhor compreensão da matéria, citar--se-á alguns exemplos de personagens marcantes,

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que contenham todos os requisitos autorizadores, e que são tão individualizadas ao ponto de serem re-conhecidas em qualquer contexto, mesmo que fora de sua obra original.

Pense num marinheiro que ao comer espina-fre ganha muita força. Certamente boa parte dos leitores já sabem quem é. Não há a menor dúvida de que esta personagem é o Popeye. Agora se fala de uma personagem que se recusa a virar gente grande, passando a sua vida num mundo mági-co. Quase todos já sabem que estamos falando da personagem Peter Pan. De tão individualizada esta personagem deu o nome a doença “Síndrome de Peter Pan”, em alusão ao problema genético do ser humano que não o permite desenvolver men-talmente, no sentido de amadurecer, se rebelando contra o seu envelhecimento. Por fim, citar-se-á uma jovem personagem que possui uma cicatriz na testa, usa óculos grandes e redondos, cabelos pretos, é órfão, e conhece magias. Pensa-se não existir outra ideia que não a personagem chamada de Harry Poter.

Diferentemente das duas primeiras personagens citadas, que surgiram antes mesmo da obra em que foram inseridas e que ganharam renome, Harry Po-ter surgiu simultaneamente à obra, um romance lite-rário. Mas assim, como as duas personagens já cita-das, Harry Poter é única e distinta de todas as outras personagens, ao ponto de serem reconhecidas suas características principais se inseridas em outra obra, ainda que dissimuladamente.

Portanto, se alguém resolvesse, por exemplo, escrever um livro em que uma das personagens possui as características individualizadoras de uma das personagens mencionadas, ainda que fosse denominada de qualquer outro nome, um homem médio que já conhecia uma das persona-gens acima, imediatamente associaria esta perso-nagem àquela.

6 . Formas de Violação

Compreendendo a personagem de obra como um objeto a ser protegido autonomamente pelo Direito Autoral, esta então, poderá sofrer violações como qualquer outra obra abarcada por este direito. Den-tre as principais formas de violação cita-se o plágio20 e a contrafação,21 22 que são violações àquele direito e inconfundíveis23 entre si.

No que tange a violação à personagem, tanto pode ocorrer o plágio quanto a contrafação.

Como se sabe, a contrafação seria de muito mais fácil detecção, pois que, ainda que não houvesse a re-produção exata da personagem, os meros ‘retoques’ dado a ela, não seriam de suficiente distinção.

Já o plágio a personagem de obra, levaria, por ve-zes, a um grau de dificuldade elevado de reconheci-mento de sua configuração. Por vezes, pode-se alte-rar o nome da personagem, contudo, se mantêm as principais características físicas, ou a maneira pecu-liar do comportamento da personagem.

Outras vezes, a personagem se apresenta de uma vestimenta totalmente diferente, mas que os elemen-tos psíquicos individualizadores são os mesmos.

Importante é perceber que no plágio a persona-gem de obra, por mais que o contexto geral das obras sejam distintos, as características das personagens que as tornam individualizadas e distintas das de-mais, são dissimuladamente copiadas.

Outra forma de violação a personagem de obra, é através da prática da concorrência desleal.24 25

Pergunta-se quando especificamente o Direito Autoral e a concorrência desleal se encontrariam. Para tal indagação, vale citar o doutrinador Carlos Alberto Bittar:

“Em suas ações deduzidas no âmbito da concor-rência desleal podem, ainda, estar envolvidas ques-tões referentes a direitos autorais, sempre que abran-gerem debate a respeito de obra intelectual estética

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utilizada no meio empresarial comum (indústria, comércio ou prestação geral de serviços) (como bo-necos estampados em tecidos ou em embalagens, fi-guras estéticas em cintos, bolsas e aparatos de vestu-ário; desenhos inseridos em tênis ou calçado; figuras usadas em publicidade; letras ou desenhos estéticos inseridos em marcas ou produtos)”.26

Portanto, seria possível a aplicação da concorrên-cia desleal no Direito de Autor, utilizando-se da per-sonagem de obra, seja estampando a figura ou frases de referência à personagem, seja veiculando a perso-nagem em meios comerciais, seja comercializando bonecos da personagem, ou ainda criando ‘games’ em relação a ela, sem que, é claro, haja a devida au-torização do autor.

E assim é, que “nesse caso, protege-se o interes-sado (geralmente empresa comercial, industrial, ou de prestação de serviços) contra ação parasitária de concorrentes, sempre que estes usarem indevida-mente criação intelectual de que aquele detenha a titularidade, por qualquer dos modos possíveis (de-senhos, anúncios publicitários, embalagens, símbo-los)”.27

7 . Limitações Quanto a Proteção da Personagem

Uma questão que merece ser esclarecida é, caso se entender tutelada, como a personagem de obra lida-ria com as limitações temporais28 e atemporais29 do Direito de Autor.

Percebe-se no que toca as limitações atemporais, não haveria grandes problemas, pois a personagem como qualquer outra obra que não seja inédita, deve se submeter a essas limitações, em atendimento aos interesses difusos.

A dúvida surge em relação à limitação temporal. Caída em domínio público à obra em que a perso-nagem está inserida, o que aconteceria com a per-

sonagem. Parece mais razoável, entender-se que a personagem de obra seguiria a sorte da obra que lhe originou. A personagem mesmo que gozando de tu-tela autônoma em relação à obra, e sendo considera-da como uma obra em si, não poderia extrapolar o âmbito de proteção da obra em que estaria inserida para fins de domínio público. Ainda que seja inseri-da em diversas outras obras, desde que com a devida autorização do autor, cairia em domínio público no mesmo prazo legal de sua obra de origem, não pas-sando a pertencer a outro autor de outra obra a que foi “emprestada”. Pois, se assim fosse, seria um caso de flagrante violação a legislação, ampliando o âm-bito de proteção do direito privado sem nenhuma justificativa razoável, esta entendida como contra-prestação à sociedade.

8 . Conclusão

De forma geral, a doutrina não tratou especifi-camente do tema, proteção à personagem. Todavia, nota-se que há uma tendência positiva de se enten-der ser possível o amparo de novas obras pelo domí-nio autoral, não previstas em lei, e em especial a con-dição de proteção da personagem de obra. Porém, esse é um tema que ainda terá que ser mais debatido na doutrina para que se tenha um posicionamento mais seguro, inclusive em relação as suas peculiari-dades. Por ora, cabe apenas reter-se a tentar cons-truir um “caminho” para a solução por meio dos ele-mentos existentes no Direito de Autor.

Alguns precedentes30 nacionais vêm se deparando com conflitos em que estão presentes personagens como o objeto principal. E na maioria dos casos, os tribunais parecem decidir no sentido de reconhecer os direitos autorais sobre a personagem.

Pode-se mencionar ainda o reconhecimento da personagem de obra pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – autarquia federal especial responsável pelos registros de marca e concessão de

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Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software• Transferência de Tecnologia

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patentes no Brasil, dentre outras funções, que em decisão administrativa, o INPI emitiu um parecer indeferindo o pedido de registro da marca “IDEIA FIXA”, sob o nº 819.493.953, embasada no enten-dimento de que a expressão requerida como mar-ca, era obra literária protegida pela Lei de Direito Autoral, pois identificava o cachorro “IDEAFIX”, o qual é personagem das histórias em quadrinho do “ASTERIX”. Assim, e considerando que existia uma associação imediata da personagem com o serviço que o signo visava assinalar, foi indeferido o presen-te pedido de registro.31

Outro entendimento neste sentido foi emitido pelo PARECER/INPI/PROC/Nº 048/03, publicada na RPI nº 1.718 de 09 de dezembro de 2003, e que posteriormente passou a ser parecer normativo, as-sim ementado:

“Propriedade Industrial – Marcas. Processo Ad-ministrativo de Nulidade instaurado de ofício pela Diretoria de Marcas contra a concessão do registro em epígrafe. Sempre que a parte do signo subsisten-te, ou seja, a parte do sinal marcário requerido e não questionável for considerada registrável por não in-fringir nenhum dispositivo legal vigente, é possível a declaração de sua nulidade parcial. Condicionando--se para tanto o requerimento, por parte da titular do registro, da supressão da parte do sinal marcário considerado irregistrável”.32

O INPI considerou irregistrável a figura estili-zada de personagem de obra, alegando para tanto a infringência do artigo 124, inciso XVII da Lei nº 9279 de 1996,33 por considerar que houve violação de Direito Autoral ao utilizar personagem de obra sem autorização expressa do autor.

Portanto, a personagem fruto de uma atividade humana laborativa no campo das artes, literatura ou ciências, exteriorizada em um corpo material, e original, o que significa ser única, individualizada e inconfundível, preenche os requisitos autorizadores para a tutela autônoma pelo Direito Autoral, deven-do sobre ela incidir tal proteção.

9 . Referências Bibliográficas

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Re-novar, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lu-men Juris, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Fo-rense Universitária, 2008.

BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Indus-trial, PARECER/INPI/PROC Nº 048/03, RPI nº 1.718, de 09.12.2003.

Brasil, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, PARECER Processo nº 819.493.953, RPI nº 1.581, de 24.04.2001.

BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja-neiro, 6ª Vara Empresarial, Juíza Maria da Penha Nobre Mauro, J. 10.08.2010. RJ.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cível, Relatora Lúcia Maria Miguel da Silva Lima, J. 29.03.2011. RJ.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator Alexandre Germano, J. 27.01.2004. SP.

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BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator Boris Kau-ffman, J. 09.09.2008. SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator. Beretta da Silveira, J. 31.07.2007.SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 10ª Câmara de Direito Privado, Relator Antonio Carlos Villen, J. 07.12.2009. SP.

GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20ª edição revista, atualizada e aumentada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. Da Dupla Pro-teção da Marca pela Propriedade Industrial e pelo Direito Autoral. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Edição nº 107, de Julho/Agosto 2010.

RIBEIRO, Adriano Claudio Pires. O Direito de Au-tor nos Programas de Televisão. São Paulo: Me-mória Jurídica Editora, 2006.

SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos Direi-tos Autorais. Campo dos Goytacazes: Ed. Facul-dade de Direito de Campos, 2006.

10 . Notas de Rodapé

1. Personagem de obra é uma figura dramática criada pelos autores, podendo ser qualquer ser vivo ou qualquer outro ser que o autor criar, tendo todo o tipo de características físicas e psíquicas. Podem exercer diferentes papéis de importância para aquela, sendo elas reais ou fictícias.

2. “Não custa relembrar que o Direito de Autor não tutela apenas a forma externa da obra. A doutrina entende e defende a tutela da chamada forma interna da obra (...). Ora, se a construção da obra não fosse tutelada – a chamada forma interna – não se poderia falar na proteção de seus elemen-tos intrínsecos como, por exemplo, as personagens e o título da obra literá-

ria.” (RIBEIRO, Adriano Claudio Pires. O Direito de Autor nos Programas de Televisão. São Paulo: Memória Jurídica, 2006. p. 118).

3. José de Oliveira Ascensão, por sua vez, deixa transparecer a dúvida susci-tada em relação a essa problemática. O autor parece entender que a não haveria a proteção das personagens por si só, contudo, deixa claro que a tendência é no sentido da sua proteção autônoma. “Aparentada e proble-mática é a proteção das personagens, que não são por si obras. A tendência é no sentido da sua proteção. É porém difícil encontrar na personagem em si a individualidade característica da obra literária e artística.” (ASCEN-SÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 53).

4. MOREIRA, Natali Francini Cinelli. Da Dupla Proteção da Marca pela Pro-priedade Industrial e pelo Direito de Autor. Revista da ABPI – Associa-ção Brasileira da Propriedade Intelectual. Edição nº 107, de Julho/Agosto 2010. p. 60-61.

5. O que não é possível é a dualidade protetiva ser utilizada como método de dilatação do domínio privado contra o ingresso no domínio público, bem como ser a tutela circunscrita, a priori, a uma das formas específicas de proteção. O tema revela-se bastante complexo e por questões de limitação do presente trabalho, não será alvo de debate.

6. “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramático--musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cê-nica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzi-das por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras de de-senho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustra-ções, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu con-teúdo, constituam uma criação intelectual. § 1º Os programas de compu-tador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. § 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou mate-riais contidos nas obras. § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo cientí-fico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.” e, “Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos norma-tivos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negó-cios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e

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demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendá-rios, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.” (BRASIL, Lei de Direito Autoral. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

7. Cabe explicar tal entendimento em relação ao princípio da taxatividade dos direitos reais, que estabelece esses direitos como numerus clausus, ou seja, os direitos reais só comportariam as espécies definidas em lei. “Diz--se, por isto, que a constituição dos direitos reais obedece ao sistema do numerus clausus. (...) Mas, no silêncio de alguns Códigos, sustenta uma corrente doutrinária que podem ser criados direitos reais além dos previs-tos nas leis. (...)Por fim, quando se diz que não há direito real senão quan-do a lei o declara, não se afirma que só sejam direitos reais os que estão discriminados no Código, porém que estão instituídos em outras leis. O que não se admite é a criação arbitrária de novos tipos, ou a ressurreição de velhas espécies rejeitadas pelo legislador.” (GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20ª edição revista, atualizada e aumentada. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 21 e 22).

8. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 8.

9. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e am-pliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 15 e 16.

10. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 22.

11. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e am-pliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 56.

12. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e am-pliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 27.

13. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 23.

14. RIBEIRO, Adriano Claudio Pires. O Direito de Autor nos Programas de Televisão. São Paulo: Memória Jurídica, 2006. p. 78.

15. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 24.

16. RIBEIRO, Adriano Claudio Pires. O Direito de Autor nos Programas de Televisão. São Paulo: Memória Jurídica, 2006. p. 78.

17. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e am-pliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 30.

18. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e am-pliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 51.

19. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 23.

20. “Define-se o plágio como imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulada por artifício, que, no entanto, não elide o in-tuito malicioso. Afasta-se de seu contexto o aproveitamento denominado remoto ou fluido, ou seja, de pequeno vulto.” (BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 149).

21. “Tem-se, outrossim, por contrafação, a publicação ou reprodução abusi-vas de obra alheia. O pressuposto é o da falta de consentimento do autor, não importando a forma extrínseca (...), o destino, ou a finalidade da ação violadora.” (BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 149).

22. Para José de Oliveira Ascensão, a contrafação possibilitaria ainda abranger casos em que a obra não é simplesmente reproduzida, mas também reto-cada, podendo confundir-se com uma obra nova. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2ª edição refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 34).

23. O plágio diferencia-se da contrafação, nos seguintes aspectos: enquanto o primeiro é a utilização de obra alheia de forma dissimulada, usando os elementos fundamentais e estruturais da obra, seus traços e característi-

cas essenciais, ou seja, aquilo que a diferencia das demais; a segunda é a reprodução total ou parcial da obra sem a autorização do autor, ainda que com pequenas modificações, e que geralmente visa o aproveitamento econômico daquela; o plágio é mais sutil do que a contrafação, e por isso, é mais difícil de ser identificado aquele do que esta.

24. A concorrência desleal pode ser entendida como qualquer ato concorren-cial contrário às praticas honestas e leais em matéria comercial, em outras palavras, a concorrência desleal é a prática comercial desonesta.

25. Segundo Denis Borges Barbosa, a “concorrência é o fenômeno pelo qual distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predo-mínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado”. E continua a sua análise afirmando que “a deslealdade con-correncial é o comportamento imprevisível do agente econômico, segun-do o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuado o exercício normal da atrição concorrencial, e as mutações do contesto concorrencial resultantes da inovação”. (BARBOSA, Denis Bor-ges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 475 e 476).

26. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 143.

27. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 144.

28. A limitação temporal que determina o prazo de proteção refere-se ao domí-nio público. O domínio público é a possibilidade de toda a sociedade tirar proveito econômico/cultural da obra que não está mais assegurada por um direito de exclusiva. Quando em domínio público, a obra passa a poder ser usada por qualquer pessoa, sem a necessidade de autorização ou pagamento ao autor. Assim, a expressão domínio público significa que a obra é comum a todos, que poderão utilizá-la livremente com ou sem o intuito de lucro. Nas palavras de Allan Rocha de Souza, “O domínio público é uma das for-mas de compensação da sociedade pelo ônus na concessão do monopólio ao autor.” (SOUZA, Allan Rocha de. A Função Social dos Direitos Autorais. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de Campos, 2006. p. 171).

29. Os limites atemporais, permitem a utilização da obra sem que tenha se es-gotado o prazo de proteção do direito de exclusiva do autor. São relativas a usos livres da obra sem que tenha de pedir autorização ao seu titular, e sem que tenha que pagar uma remuneração para o seu uso, independente do prazo de proteção. Essas limitações têm um propósito único, resguardar os interesses difusos.

30. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator. Beretta da Silveira, J. 31.07.2007.SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator Boris Kauffman, J. 09.09.2008. SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator Alexandre Germano, J. 27.01.2004. SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 10ª Câmara de Direi-to Privado, Relator Antonio Carlos Villen, J. 07.12.2009. SP.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cí-vel, Relatora Lúcia Maria Migual da Silva Lima, J. 29.03.2011. RJ.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Vara Empre-sarial, Juíza Maria da Penha Nobre Mauro, J. 10.08.2010. RJ.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cí-vel, Relatora Lúcia Maria Miguel da Silva Lima, J. 29.03.2011. RJ.

31. Brasil, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, PARECER Processo nº 819.493.953, RPI nº 1.581, de 24.04.2001.

32. BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, PARECER/INPI/PROC Nº 048/03, RPI nº 1.718, de 09.12.2003.

33. “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)XVII - obra literária, ar-tística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo di-reito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;” (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

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Inovação é a palavra da vez no universo em-presarial, sendo imprescindível para o sucesso comercial. O estabelecimento de políticas de pro-priedade intelectual e programas de incentivo à geração de invenções, criações e contribuições é prática cada vez mais comum, mas que merece gerenciamento constante, para mitigar possíveis riscos derivados de ações judiciais movidas por ex-empregados, que reivindicam propriedade e buscam indenizações por sistemas, processos ou produtos desenvolvidos durante sua relação de trabalho com a companhia.

A regra geral da propriedade intelectual sobre in-venções está consignada no inciso XXIX do Artigo 5o da Constituição Federal e refletida no artigo 6o da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.276/96):

“[a]o autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garan-ta a propriedade, nos termos desta lei”.

A mesma lei estabelece regras específicas para as invenções desenvolvidas quando há relação de tra-balho, a saber:

•Invençõesdeserviço: inventos realizados por empregados que tenham sido contratados para realizar tarefas inventivas pertencem exclusiva-mente ao empregador e a remuneração decorre do salário do empregado inventor;

•Invençõesmistas: inventos realizados por em-pregados que não tenham a função de realizar tarefas inventivas, mas que tenham utilizado recursos, dados, meios e equipamentos do em-pregador, estão sujeitos à copropriedade da in-venção, reservado ao empregador o direito ex-clusivo de exploração mediante pagamento de justa remuneração;

Inovação com Propriedade - O Desafio de Gerenciar oCapital Criativo no Ambiente Empresarial

Ana Cristina Müller (ana@bmalaw.com.br)Sócia de Barbosa, Müssnich & aragão - BM&a pI

José Eduardo Pieri (jvp@bmalaw.com.br) associado de Barbosa, Müssnich & aragão - BM&a pI

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•Invenções livres: inventos realizados por em-pregado sem qualquer relação com seu traba-lho, ou seja, aquele não é contratado para ta-refas inventivas e não se utilizou de quaisquer recursos, dados, meios ou equipamentos do empregador pertencerão exclusivamente ao empregado.

Salvo nas invenções de serviço a lei não estabele-ce definição quanto ao valor que deverá ser pago ao empregado por sua contribuição, na hipótese de a invenção resultar em patente. Destaca-se, ainda, que nas invenções mistas a lei fala em justa remunera-ção, sem definir critérios.

Com relação a invenções passíveis de proteção por desenho industrial e direito autoral, não se en-contram maiores impedimentos para cessão de di-reitos de exploração econômica. Nunca é demais lembrar que a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa, salvo estipulação em contrário.

No caso de programas de computador, a titula-ridade pertencerá exclusivamente ao empregador quando forem desenvolvidos durante a vigência de contrato de trabalho, salvo se as partes convenciona-rem de forma diversa.

Vale ressaltar que mesmo inovações que não são albergadas pela propriedade intelectual podem fazer jus a remuneração. Afinal, contribuições simples, ainda que não sejam passíveis de apropriação, podem trazer economias ou vantagens significativas à com-panhia. Portanto, devem ser objeto de contrato de ces-são de direitos do empregado para o empregador com expressa renúncia a qualquer remuneração adicional.

Sendo assim, apesar das evidentes vantagens em desenvolver a cultura de incentivo à inovação den-tro de empresas, não se pode ignorar os riscos exis-

tentes quanto à cessão de direitos e definição de re-muneração.

Tal risco agrava-se especialmente quanto à remu-neração, uma vez que a matéria não é diretamente regulada pela legislação brasileira. Ainda, a juris-prudência existente não é abundante e não firma entendimento pacífico, apesar de apontar algumas tendências, das quais podemos destacar:

• Emtodasashipótesesdecondenaçãodeem-presas a contrapartida determinada em juízo sempre foi pecuniária;

• Os tribunais tendem a seguir a aplicação deregulamento da empresa nas hipóteses de pro-gramas de incentivos à inovação; e

• Emgeral,paraadeterminaçãodospagamen-tos aos empregados, os tribunais buscam obter equidade entre a vantagem econômica auferi-da pela empresa e o prêmio dado ao emprega-do inventor.

Portanto, recomenda-se que qualquer inovação implementada pela empresa em decorrência de su-gestão apresentada por empregado seja objeto de expressa cessão de direitos mediante contrapartida, preferencialmente pecuniária. A quantificação da contrapartida deve ser feita com parâmetros objeti-vos e previamente definidos, para evitar reivindica-ção em juízo estritamente com base no ganho eco-nômico auferido pela empresa.

Afinal, fomentar a inovação no ambiente de tra-balho tem por propósito estimular empregados a contribuírem com a atividade tecnológica e empre-sarial, e não criar uma corrida por aposentadoria precoce em decorrência de retribuições despropor-cionais à atividade exercida pelo empregado dentro da empresa.

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Encontrar um diferencial competitivo é o que na maioria das vezes uma empresa vive em constate busca, pois tal qualidade a permite se distinguir de seus concorrentes.

O que a maior parte dos empresários às vezes se esquece, é que todo o seu diferencial competitivo pode ser feito por intermédio da proteção de suas marcas, patentes ou dos direitos autorais.

Um dos maiores recursos utilizados pelo merca-do internacional para que possam distinguir seus produtos ou serviços de outros concorrentes está na criação de marcas próprias, que bem trabalhadas podem gerar um atrativo duradouro, criando fideli-dade junto aos seus consumidores e com isso, geran-do um diferencial.

Infelizmente em nosso país são poucas as empre-sas que se valham destes instrumentos para que pos-sam desenvolver seu diferencial competitivo dura-douro, o que deixa de agregar características únicas que permitiriam aos consumidores criarem vínculo com seus produtos e/ou serviços.

Como exemplo, nós temos que com relação ao vínculo que se institui com a adoção de uma marca tem a possibilidade de perpetuar-se no tempo, uma vez que após registrada a marca, o titular de seu re-

gistro, basta que a cada 10 anos renove sua proprie-dade, com isso, sendo “ad eterno” os efeitos de sua propriedade.

Outro instrumento é o do investimento em pes-quisa e desenvolvimento, buscando com isso a cria-ção de patentes, que depois de protegida permite a exploração comercial exclusiva em seu mercado de atuação, quer seja, local, regional ou nacional.

Com relação ao desenvolvimento e proteção de uma patente, temos o direito a sua exploração, de maneira exclusiva, por um prazo mínimo de 15 anos, podendo chegar até a 20 anos, dependendo da modalidade adotada no momento da proteção, pra-zo este que dependem ser a proteção de uma Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade.

Existem várias outras formas de se criar um dife-rencial competitivo duradouro, tal como fez a Micro-soft, através de proteção de programa de computa-dor como o seu famoso WINDOWS, ou da proteção adotada pela WALTDISNEY que arrecada milhões através do licenciamento de suas personagens (MI-CKEY, PATO DONALD, A BELA E A FERA, etc.) através da proteção de Direitos Autorais.

O importante que se depreenda é que tais prote-ções estão ao alcance de qualquer empresa, indepen-dentemente de seu porte, haja vista que estas prote-ções em nosso País não são tão caras como pensam a maioria dos empresários. REFLITA SOBRE ISSO!

Criando um Diferencial Competitivo DuradouroMarcos Buenoadvogado especialista em propriedade Intelectual pela FgV – gvlaw/Sp;

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CURIOSIdadES

Autor: Daniel Adensohn de Souza

Nome da Obra: “Proteção do Nome deEmpresa no Brasil”

Editora: Saraiva .

Doação de: Henrique Steuer I. de Mello

Nome da Obra: Propriedade Industrial Aplicada - Reflexões para o Magistrado

Editora: Instituto Dannemann Siemsen (IDS)

Autor: Cassio A. Spina

Nome da Obra: “ Investidor AnjoGuia prático para empreendedorese investidores”

Editora: nVersos Editora

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O mercado brasileiro vem ganhando cada vez mais atenção de grandes marcas internacionais. Prova disso é a chegada de Burberry, Lanvin, Pra-da, Chanel em shoppings brasileiros.1 Esse fenôme-no decorre certamente da globalização, que rompe as barreiras de mercado, e também do crescimento econômico do Brasil, que hoje tem grande potencial econômico para investimento por parte da indústria de luxo.

Por outro lado, a moda brasileira também tem conquistado substancialmente o seu espaço nos mercados internacionais. O Brasil tem expandido a sua presença no exterior2, exportando grandes no-mes da moda e de design, como o estilista Carlos Miele, a joalheria H.Stern e a grife de moda-praia Rosa Chá.3

A moda se enquadra dentro da indústria criativa4 e tem alta relevância na economia por movimen-tar volumosas quantias de dinheiro. Além disso, é um ponto de referencia cultural, motivo pelo qual existem diversos museus espalhados pelo mundo a fora5, expondo e reconhecendo a criação de designs dos mais diversos estilistas e países.6

Apesar de ainda ser pouco debatido, é importante atentar-se à necessidade de proteger as criações7 dos designs de moda8 através do direito de propriedade intelectual, para atrair mais investimentos desta in-dústria no Brasil. Sem pretensão de esgotar o tema, o presente estudo visa analisar o enquadramento

Design de Moda: a Legislação de Direitos AutoraisBrasileira está Adequada à Realidade desta indústria?

Roberta WestinPossui LL.M em Propriedade Intelectual pela DePaul University College of Law em Chicago, formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua como Gerente de Relações Governamentais e Propriedade Intelectual em empresa multinacional no ramo do entretenimento e telecomunicações.

dos designs de moda na Lei de Direitos Autorais, Lei n. 9.068/98 (“LDA”), avaliando se o regime jurídico atual é suficiente e adequado para garantir o amparo necessário às referidas criações.

Na Parte I será analisada a importância de pro-teger os designs de moda e os riscos que as cópias indevidas geram para a indústria e sociedade. Na sequencia, será abordado na Parte II o possível en-quadramento do design de moda na LDA. Na Parte III, serão discutidas as vantagens e desvantagens de assegurar a proteção através da LDA e avaliaremos eventual necessidade do Brasil adotar uma legisla-ção específica para tratar deste tema. Por fim, será feita uma conclusão diante do que foi apresentado neste estudo.

I - A cópia dos designs da moda e os riscos trazidos à indústria e à sociedade

Na visão do sociólogo Georg Simmel, a moda nada mais é do que a busca por um status social para diferenciar-se das demais classes sociais. Por outro lado, o sociólogo Herbert Blumer ensina que a moda é a forma do indivíduo expressar a sua perso-nalidade9 e valores perante a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer parte de uma coletividade que segue uma tendência.10

É sob o aspecto dessa segunda teoria que se tor-na essencial para este estudo diferenciar a tendên-cia11, também chamada de inspiração, de uma re-produção propriamente dita. A tendência da moda pertence ao domínio público e está relacionada a um estilo de roupa e acessório decorrente de uma determinada época em que vive a sociedade.12 Ela

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pode ser definida como reflexo de influências mun-diais, de pesquisas de consumo, de consagração de ídolos e costumes de um país.13 Cabe citar, por exemplo, a tendência relacionada ao tamanho do comprimento da saia, modelo de calça jeans, cores do verão, gola dos casacos, tipo de salto alto, dentre outros.

Ainda que determinados designs de moda sigam a mesma inspiração é possível eles se diferencia-rem14. Isso porque a tendência representa a conver-gência de apenas alguns elementos do design e não se confunde com a cópia idêntica do produto como um todo. Sabe-se, no entanto, que no mundo da moda os estilos se reciclam e muitas vezes se repe-tem por variadas estações vividas, o que torna mais difícil encontrar vestuários ou acessórios com alto grau de originalidade. Por isso, as semelhanças en-tre designs de moda, desde que sejam triviais e que seja possível diferenciar um produto do outro15, são legítimas.16

Por outro lado, a reprodução, também sinônimo de imitação, é o processo em que se busca copiar na íntegra, de maneira substancial ou parcialmente de-terminado item do design de moda que tenha cará-ter distintivo.17

A reprodução que comumente ocorre no mundo da moda é conhecida como fast-fashion.18 Normal-mente, as empresas que fazem fast-fashion19 buscam seguir o sucesso de marcas líderes.20 Tais empresas contam com uma produção robusta e ágil, por isso conseguem inserir no mercado os seus produtos em um curto espaço de tempo, vendendo-os por um preço muito inferior àquele estabelecido pela marca líder.21

Importante ressaltar que nem toda reprodução feita pela indústria fast-fashion representa uma imitação. Conforme aventado anteriormente, a re-produção de itens comuns, decorrentes de uma ten-dência, é plenamente admissível. O problema ocorre quando as empresas ultrapassam o limite da inspira-ção e copiam substancialmente itens de vestuários, coleções ou acessórios criados por terceiros e con-siderados distintivos. Diante dessa circunstância, há possibilidade de enfrentarem questionamentos judi-ciais22, em razão de violar direitos autorais, confor-me será abordado no próximo item deste estudo.23

Em que pese os benefícios trazidos pela tecno-logia, a reprodução dos designs de moda aumentou exponencialmente com o desenvolvimento da Inter-net24 e dos meios digitais.25 Nota-se que a velocida-

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de da comunicação faz com que determinados fa-bricantes tomem rápido conhecimento dos designs mais bem avaliados em desfiles, para prontamente produzi-los e colocá-los no mercado antes mesmo até do produto original.26

Por conseguinte, um dos maiores problemas en-frentados pela indústria da moda está relacionado à reprodução não autorizada dos designs.27 As cópias trazem efeitos contraproducentes para a indústria e para a sociedade, assim como em qualquer outra in-dustria criativa28: (i) perda de retorno financeiro; (ii) redução de incentivos para realizar novas criações; e (iii) diminuição do valor da criação original. Assim vejamos.

Os designs de moda são objetos de criações in-telectuais, da mesma forma que as músicas e os li-vros.29 Para criar um design, sobretudo uma coleção, há forçosamente um trabalho criativo de, por exem-plo, combinar cores, estudar tendências, pesquisar comportamentos, desenvolver conceitos, escolher tecidos, realizar sobreposições, costuras, dentre ou-tras coisas.

A exclusividade na exploração comercial con-ferida através de tratados internacionais e da LDA tem justamente a finalidade de compensar o autor pelo dispêndio de tempo e investimento gasto na sua criação. Por conseguinte, as reproduções não autori-zadas subtraem os frutos daquele que realizou e in-vestiu na criação original, seja ele um designer bem estabelecido no mercado30 ou um designer iniciante, que poderia arrecadar receitas através de contratos de licenciamento.

As reproduções indevidas também geram o efeito de reduzir a inovação31 na sociedade. A proteção da obra criativa é uma forma de estimular os criadores a inovarem32, pois ao deter o direito exclusivo de ex-ploração econômica, saberão que terceiros não po-derão ser parasitários de suas criações.

Por fim, as cópias reduzem o valor do design original,33 pois a partir do momento em que deter-minada peça ou acessório se torna massificado no mercado, ele perde o valor de ser único ou diferen-ciado. Em um primeiro momento, a massificação de um design parece ser benéfica aos consumidores, na medida em que permitiria maior acesso ao produto em virtude de empresas concorrentes também o fa-bricarem. Contudo, há de notar que nesta hipótese nefastos prejuízos podem surgir para a indústria de forma geral e ao próprio consumidor, pois se o de-signer não tiver incentivos para criar, menor será a quantidade de inovação e criatividade nos designs de moda.

Diante do que foi exposto, passamos a analisar a possível proteção através do direito autoral brasileiro.

II – A proteção dos designs de moda através da Lei de Direitos Autorais Brasileira

O direito autoral existe para tutelar as criações artísticas, literárias e musicais.34 O seu propósito é equilibrar o direito do criador e o seu uso pelo pú-blico.35 Diante disso, o Estado garante ao autor, tem-porariamente, um direito exclusivo para explorar determinada criação, a fim de lhe compensar pela contribuição trazida à sociedade.36

Para que a obra artística seja passível de prote-ção legal, é importante destacar que ela deve cum-prir determinados requisitos previstos em lei. Antes de tudo, é importante ter em mente que os direitos autorais não protegem ideias, uma vez que elas são de uso comum.37 Os direitos autorais protegem tão somente a forma como a ideia é expressa. Por esse motivo, a tendência da moda, que nada mais é do que uma ideia, não encontra proteção na legislação autoral, apenas a sua forma enquanto expressa e ori-ginal, o que será explicado abaixo.

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De acordo com o Art. 7° da LDA, transcrito a se-guir, a obra deve ser uma criação de espírito própria dos seres humanos e, portanto, precisa ter um cará-ter criativo:

“Art. 7º São obras intelectuais protegidas as cria-ções do espírito, expressas por qualquer meio ou fi-xadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como…”

Não há determinação legal a respeito do grau dessa criatividade38, a qual não se confunde com a análise da qualidade do trabalho. Todavia, é preciso demonstrar que há um mínimo de originalidade39, ou seja, a criação não precisa ser uma novidade, po-rém é preciso que ela não seja fruto de uma cópia de um trabalho pré-existente. Logo, a existência de um diferencial é essencial para que haja proteção pela LDA.40

Contudo, é importante destacar que nem sempre será fácil demonstrar o requisito de originalidade41. A indústria da moda, em particular, é muito inspi-rada em tendências passadas e vividas em outras épocas, o que pode ser um impedimento para de-monstrar a existência de uma criação independente e distintiva.42

Além da criação do espírito e da originalidade, é imperioso que a obra artística esteja exterioriza-da43. Isso não significa que ela precisa ser divulga-da ao público para então obter a proteção, bastando apenas que ela esteja expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível.44

Diz a doutrina45 que a LDA indica de maneira exemplificativa no seu Art. 7° os itens que são con-siderados obras intelectuais protegidas. Os designs de moda não estão elencados no Art. 7°, o que gera uma incerteza no mundo jurídico, porém deveriam obter proteção em virtude de se enquadrarem nos requisitos do seu caput. Conforme comentado no item anterior, a cada coleção o designer através de

uma variedade de cores, cortes, formatos e desenhos realiza opções criativas que, organizadas e harmoni-zadas, se traduzem em uma expressão artística atra-vés de vestimentas e acessórios.

Ora, como não proteger uma estampa original em um vestido, mas proteger um pôster ou um quadro artístico? Como proteger uma escultura e não pro-teger o design de uma jóia? Embora as artes estejam sobrepostas em materiais diferentes, por analogia, deve-se aplicar o mesmo instituto legal, sobretudo porque em ambos os casos há uma obra criativa e original, fruto de um trabalho humano.

Por isso, a legislação de direitos autorais pode ser uma ferramenta importante para conferir proteção às estampas, designs de jóias, cintos, sapatos, bolsas, entre outras formas de expressão artística, sem prejuí-zo de o interessado buscar outras tutelas46 através do direito de marca47, trade dress48 e desenho industrial.

Importante ressaltar que os direitos autorais con-fere ao autor o direito patrimonial exclusivo de utili-zar, fruir e dispor49, de maneira que depende de sua autorização prévia e expressa a utilização por qual-quer modalidade, por exemplo, para realizar repro-dução parcial ou integral, adaptar e distribuir.50

Nos Estados Unidos, a Corte Americana no caso Kielselstein-Cord v. Accessories by Pearl51, concluiu que uma fivela de um cinto, que incorporava formas criativas de escultura, era protegida por direitos au-torais, uma vez que a figura da escultura poderia se desassociar do produto.

No Brasil, já tivemos algumas decisões reconhe-cendo que o design de moda merece proteção pe-los direitos autorais. Neste sentido, a empresa Poko Pano ajuizou uma Ação Ordinária de Abstenção de Ato cumulada com Reparação de Danos contra a C&A por ter reproduzido indevidamente a sua co-leção, onde se utilizava uma boneca na estampa dos biquínis. Logo após o evento Fashion Week, onde

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a Poko Pano divulgou a sua coleção, a C&A passou a ofertar vestuários com estampa semelhante, por um preço muito inferior. No caso em questão, a Ju-íza entendeu que o desenho da boneca era original, pois possuía elementos distintivos e, além disso, as estampas são em muitas ocasiões um atrativo maior do que a própria modelagem.52

Outra decisão contemplando direitos autorais e a moda envolveu a grife francesa Hermès, que ajui-zou uma Ação Judicial em face da Village 284 por ter produzido bolsas de moletom, imitando o conheci-do modelo “Birkin” da Hermès. A bolsa da Village 284 reproduzia o design da “Birkin” e mencionava na estampa que não era a original (“It’s not the origi-nal”). O Juiz concluiu que a imitação dos elementos essenciais da bolsa Hermès, analisados em conjun-to, faz com que a referida bolsa seja uma verdadeira obra de arte53, portanto passível de proteção pelos direitos autorais.54 No caso em questão, foi levado em consideração que a estética e a natureza artísti-ca da bolsa tinha muito mais valor do que a própria funcional utilitária do acessório.55

A análise da eventual reprodução indevida de um design pode levar em consideração, cumulativamen-te: (i) a avaliação dos itens que foram copiados, que podem ser evidenciados pelas semelhanças ou con-fissão do réu; (ii) se os itens que foram reproduzidos são detalhes distintivos que tornam o design original ou se são apenas ideias de uso comum, hipótese em que não haverá qualquer responsabilidade; e (iii) se historicamente há existência de designs semelhantes no mercado, o que permite saber se a reprodução é de um design original ou não.

Apesar de termos visto que é possível aplicar a LDA aos designs de moda, é importante mencionar que a proteção destes através dos direitos autorais ora traz vantagens ora desvantagens aos autores e à sociedade, conforme serão abordadas na sequencia.

a) Vantagens relacionadas à proteção atravésda LDA

A proteção do design de moda pelos direitos au-torais traz grandes benefícios aos autores56, assim vejamos: (i) perdura pelo prazo de vida do autor, transmitindo-se aos seus herdeiros pelo prazo de 70 anos a partir do seu falecimento; (ii) beneficia o au-tor na interpretação dos negócios jurídicos, uma vez que ela deve ser feita de maneira restritiva57; e (iii) apresenta direitos morais, que são inalienáveis, irre-nunciáveis, imprescritíveis58 e, além disso, limitam a possibilidade de terceiros realizarem modificações sem o consentimento do autor.

Além disso, o fato de não ser necessário realizar qualquer registro em órgãos públicos59 para ter asse-gurada a proteção gera para o criador a vantagem de não ter que arcar com os custos e o tempo para ter o seu direito tutelado. Com isso, a própria sociedade acaba se beneficiando, na medida em que esta infor-malidade possibilita o surgimento de uma quantida-de maior de criações no mercado. Destaca-se que ela também é beneficiada pela proteção dos designs pe-los direitos autorais, pois ao ser assegurado ao autor que ele será compensado pela sua criação, o referido autor terá maior estímulo para realizar novos designs.

b) Desvantagens relacionadas à proteção através dos direitos autorais

Em termos de desvantagens para o autor, nem sempre o direito autoral será suficiente para proteger aspectos relevantes em um design de moda como, por exemplo, um determinado corte da vestimenta ou o look and feel de uma bolsa.60 Em razão do cri-tério de originalidade ser muito subjetivo, dúvidas podem surgir em relação à proteção de um determi-nado design.

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Ademais, não há na LDA qualquer menção espe-cífica às criações de moda, de modo que existe um vazio na legislação quanto à definição sobre o que é um design de moda, uma inspiração, a tendência ou a reprodução passível de responsabilidade civil. Assim, ausência de alguns conceitos relacionados às particularidades das criações da moda, mostra que há espaço para melhorias no instituto legal. Diante de tais fragilidades no âmbito legal, o setor da moda muitas vezes encontra-se desprovido de amparo ju-rídico.61

Em que pese a não obrigatoriedade de realizar um registro seja uma vantagem para o autor e para a sociedade, cumpre dizer que eventual existência de um registro próprio poderia garantir uma maior segurança jurídica para quem pleiteia a proteção. Atualmente o registro dos designs é facultativo e pode ser realizado na Escola Nacional de Belas Ar-tes ou através de qualquer Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Cumpre notar que o referido registro é desprovido de qualquer análise jurídica e, portanto, não constitui qualquer direito. Na prática, o registro é recomendável apenas para demonstrar a paternidade e anterioridade da criação.62

Em desvantagem para a sociedade, cabe obser-var que o longo prazo de proteção conferido pela LDA, qual seja o tempo de vida do autor e 70 anos após o seu falecimento, mostra-se excessivo. Sabe--se que na indústria da moda, pelo fato das coleções se reciclarem a cada estação, o design tem um valor econômico de curto tempo. Assim, o extenso prazo de proteção pode retardar a entrada das criações em domínio público, evitando que elas possam ser livre-mente utilizadas e, por consequência, aproveitadas em novas criações.

Diante da análise acima, passamos a avaliar bre-vemente possíveis mudanças que poderiam ser rea-lizadas na legislação Brasileira para torná-la mais adequada à realidade da indústria da moda, levando

em consideração um equilíbrio tanto entre os inte-resses dos criadores como também da sociedade.

III – A possível criação de uma proteção específica para o design de moda no Brasil

O Brasil, estabelecendo uma legislação específica para o design de moda, estaria alinhado a países que representam os berços da moda e grandes exporta-dores, tais como França e Itália. A União Européia prevê o prazo de proteção por 3 (três) anos para de-signs de moda não registrados e o prazo de 5 (cin-co) anos renováveis até o período de 25 (vinte) anos para designs registrados.64 Para merecer proteção, o design deve ser novo, ou seja, não deve existir um design idêntico a ele e ter um caráter individual.

Já nos Estados Unidos, em que pese tenham sido apresentados Projetos de Lei65, apoiados pela indús-tria da moda66, para garantir uma proteção própria aos designs de moda, o tema ainda é controverso. A incerteza em apoiar tais propostas decorre bastante da complexidade de definir as infrações relaciona-das à cópia indevida dos designs.67 Além disso, a re-sistência na aprovação desses Projetos de Lei ocorre pelo fato de muitos considerarem que os designs de moda têm uma função utilitária68 e, por isso, estaria fora do escopo da lei de direitos autorais.69 Não obs-tante, vale dizer que algumas cortes americanas já tomaram medidas mais avançadas reconhecendo os direitos autorais em designs de moda, como através da estampa ou pintura em vestimentas.70

Uma proteção específica é coerente pelo fato de que a legislação de direitos autorais não está adequa-da às peculiaridades das criações da moda. Em pri-meiro lugar, as coleções da moda têm um prazo cur-to de vida, portanto o período de proteção conferido pela LDA se torna excessivo e até prejudicial para o mercado, na medida em que garante desnecessa-riamente o monopólio pela exploração de algo cujo valor de proteção se dá por período muito inferior a esse.71 Neste sentido, mais adequado seria proteger o design de moda por um prazo compatível a essa indústria.

Em segundo lugar, é fundamental que a lei traga expressamente os itens tutelados, pois nem tudo re-lacionado ao design da moda, como por exemplo o corte da vestimenta ou a totalidade da composição de um design, encontra respaldo na LDA e esse vá-cuo legislativo acaba gerando ambiguidades na in-terpretação da norma.

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Cumpre salientar que há quem argumente que a proteção específica dos designs de moda poderá ge-rar o risco de aumentar possíveis litígios judiciais72, em razão de existir um limite muito tênue entre o que seria uma reprodução indevida e uma seme-lhança de uso comum, decorrente de uma inspira-ção.73 Além disso, o mercado seria prejudicado com esse tipo de proteção, pois iria restringir a quantida-de de produtos no comércio, uma vez que a existên-cia de réplicas tem o efeito de fazer com que o desig-ner tenha que inovar novamente74 de maneira rápida para se diferenciar no mercado.75 Da mesma forma, há quem acredite que a introdução de uma proteção especial trará o risco de desestimular a criatividade e inovação76, beneficiando apenas os designs que têm grande porte econômico e recursos para iniciar ba-talhas judiciais.77

Neste ponto, tomamos a liberdade de discordar, pois os pequenos designers também seriam alta-mente beneficiados com uma tutela mais clara na le-gislação. Eles não correriam o risco de ter a sua cria-ção copiada no mercado78 e, além disso, poderiam lucrar, licenciando as suas criações para terceiros, até mesmo para grandes grupos econômicos.79 A própria indústria fast-fashion também seria favore-cida, na medida em que a clareza na legislação sobre o que é abarcado, ou não, nesta proteção daria maior segurança jurídica para realizar as suas produções.

Neste sentido, com a finalidade de não desesti-mular novas criações e evitar o aumento de litígios, seria importante que a responsabilidade pela repro-dução indevida fosse estabelecida na lei apenas nos casos em que houver demonstração de cópia idên-tica ou semelhança substancial, de maneira que as diferenças entre dois designs sejam triviais aos olhos dos consumidores.80

Portanto, diante de um cenário competitivo de criação de designs e visando atrair grandes investi-dores estrangeiros do segmento da moda, o Brasil deve estar atento ao tema e às experiências interna-cionais de sucesso, buscando soluções cabíveis, com-patíveis com o seu mercado.

IV – Conclusão A indústria da moda está intrinsecamente ligada

à inovação e à criatividade. A cada troca de estação, novas coleções, com características próprias ainda que inspiradas em épocas passadas, invadem o es-paço de passarelas e lojas, agregando novidades ao

mercado, cultura e à história, já que a moda repre-senta a comunicação de algo em determinada época e a expressão artística e cultural.

Assim como em qualquer indústria onde a ino-vação é o requisito necessário para o seu desenvol-vimento e por isso a proteção é essencial para com-pensar e estimular o inventor, a indústria da moda é movida pelo mesmo motivo. A proteção também se faz necessária para estimular novas criações e, consequentemente, maiores oportunidades para os consumidores.

A democratização da moda deve estar relaciona-da à possibilidade dos consumidores terem acesso a novos designers ou a uma maior quantidade de pro-dutos, seguindo a mesma tendência. Se considerar-mos a democratização da moda apenas como a imi-tação de criações originais, é possível que o criador se sinta lesado e, por isso, fique desestimulado a in-vestir tempo e custo em novas criações no mercado.

Diante do que foi exposto neste estudo, apesar de existir fundamentos para que os designs de moda no Brasil sejam protegidos pela LDA, concluímos que este instituto legal não está adequado o suficiente para tratar de questões particulares desta indústria. Neste sentido, considerando a expansão da indús-tria da moda no Brasil, seja atraindo novos inves-tidores seja expandido os seus negócios para o ex-terior, eventual proposta específica para proteger os designs de moda poderá trazer grandes benefícios não só aos criadores, mas também à sociedade como um todo.

V – Notas de Rodapé1. “Brasil é destino de investimento de marcas de luxo; saiba mais sobre o

mercado”, UOL Estilo, 23.11.10, disponível em http://estilo.uol.com.br/moda/ultimas-noticias/redacao/2010/11/23/brasil-e-destino-de-investi-mento-de-marcas-de-luxo-saiba-mais-sobre-o-mercado.htm

2. “Hot Brazilian Fashion Brand Carmen Steffens To Open U.S. Flagship at Hollywood & Highland, The Los Angeles Fashion, 08.08.12, disponível em http://www.thelosangelesfashion.com/2012/08/08/hot-brazilian-fashion--brand-carmen-steffens-to-open-u-s-flagship-at-hollywood-highland/

3. Cf. KALIL, Gloria. Fashion Marketing – Relação Da Moda Com o Merca-do, São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 120.

4. Cf. BENDASSOLLI, Pedro F. et al. Indústrias Criativas: Definição, Limites e Possibilidades, Fundação Getúlio Vargas, Revista de Administração de Empresas, vol. 49, n. 1, 2009: “O surgimento do termo indústrias criativas’ está associado a movimentos ocorridos a partir dos anos 1990 em alguns países industrializados. (…) A Inglaterra realizou um mapeamento deta-lhado das atividades criativas no país (DCMS, 2005) e conta com um Mi-nistério das Indústrias Criativas. O governo inglês classifica os seguintes campos como setores criativos: publicidade, arquitetura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de moda, cinema, software, sof-twares interativos para lazer, música, artes performáticas, indústria edito-rial, radio, TV, museus, galerias e as atividades relacionadas às tradições culturais.”

5. Cf. COHEN, Arielle Konfino. Designer Collaborations As A Solution To The Fast-Fashion Copyright Dilemma, Selected Works, p. 13, disponível em http://works.bepress.com/arielle_cohen/1/

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6. Cf. JIMENEZ, Guillermo C. e Barbara Kolsun. Fashion Law, Nova York: Ed. Fashion Institute of Technology, 2010, p. xv.

7. A criatividade na indústria criativa é o elemento central e o valor eco-nômico reside justamente na propriedade intelectual. Nesta indústria há convergência entre a arte, a tecnologia e o negócio. Cf. BENDASSOLLI, Pedro F. et al, op. cit. , p. 12.

8. No presente estudo, designs de moda são considerados os vestuários e acessórios (como jóias, sapatos e bolsas).

9. Ensina a Professora Susan Scafidi que o design de moda tem a função de ser um meio de comunicação daquele que fez a criação e também daquele que efetivamente usa o vestuário. Cf. SCAFIDI, Susan. F.I.T.: Fashion as Information Technology, Fordham Law School, vol. 59, 2008, p. 79.

10. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill. The Law, Culture and Economics of Fashion, Stanford Law Review, vol. 61, 2009 # 5, p.1156 e 1157.

11. A tendência é uma especulação ou previsão de determinados elementos comuns entre as diversas produções da moda. A tendência ocasiona a con-vergência de determinados itens em alguns designs, mas não a sua cópia integral. Editores de revistas da moda normalmente conseguem prever essa tendência em razão da visita a diversas produções, shows e contato com estilistas. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op.cit., p. 1169.

12. Como exemplo, pode-se citar a tendência dos jovens “hipsters”, que são adeptos às peças de brechós, misturadas com marcas internacionais e cur-tem músicas estilo “indie”. Cf. “Hipster, Que Diabo É Isso?”, Revista Veja, 29.01. 2011, disponível em http://vejasp.abril.com.br/noticias/moda-hips-ter

13. “Afinal, o que é uma tendência de moda?”, Portais da Moda, disponível em http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~13661~n~afinal+o+que+e+uma+tendencia+de+moda.htm

14. Os consumidores sabem diferenciar uma tendência de uma cópia e muitas vezes, apesar de aderirem a uma tendência, desejam se diferenciar. Prova disso é que algumas lojas de vestido de festa ou por exemplo o site Ame-ricano www.dressregistry.com permite registrar o vestido que será usado em uma determinada ocasião para evitar coincidências. Neste mesmo sentido, discorre a Professora Susan Scafifi “Despite the fact that nearly all clothing is produced in multiple units rather than as one-of-a-kind pie-ces, it is still considered a faux pás to appear in the same garment at the same event or in the same context as another person.” Cf. SCAFIDI, Susan, op.cit., p. 86.

15. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op.cit., p. 1.160: “… designers may furnish on-trend articles without closely copying one another. Instead, they may engage in interpretation, or referencing. They may quote, com-ment upon, and refer to prior work. Unlike much close copying, such in-terpretation does not pass off the work as the work that is being copied. Instead, it marks awareness of the difference between the two works as it looks to the prior work as a source of influence, or even a precursor. Even where the influence is not completely conscious or direct, the latter work draws on the meaning of the earlier work, rather than being simply a copy of it.

16. Cf. ELMAN, Victoria. From The Runaway To The Courtroom: How Subs-tantial Similarity Is Unfit For Fashion, Cardozo Law Review, Yeshiva Uni-versity, vol. 30:2, Nov. 2008, p.684.

17. C.f. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op.cit., p. 1559. 18. JIMENEZ C. Guillermo e Barbara Kolsun. Fashion Law - A Guide For De-

signers, Fashion Executives and Attorneys, Estados Unidos: Ed. Fairchild Books, 2010, p. 8.

19. Podemos citar como exemplo de empresas bem sucedidas no fast-fashion a Zara, Mango, TopShop e Forever 21.

20. JIMENEZ C. Guillermo e Barbara Kolsun, op.cit., p. 8.

21. Essas empresas fast-fashion conseguem introduzir no mercado produtos com preços inferiores em razão de utilizar matéria prima e mão-de-obra mais barata. Cf. SCHUTTE, Loni. Copyright for Couture, Duke Law & Technology Review, n. 011, 2011, p. 6.

22. A grife Diane von Furstenberg entrou com uma ação judicial contra a Fore-ver 21, em razão de ter copiado o vestido denominado “Sabrina”. O vestido era vendido pela grife original por US$ 325,00, enquanto a Forever 21 ven-dia por US$ 32,00. JIMENEZ C. Guillermo e Barbara Kolsun, op.cit., p. 8.

23. A titulo de exemplo, a marca Forever 21 é uma das empresas fast-fashion que mais tem sofrido acionamentos na Justiça americana, por alegação de violações às marcas e direitos autorais de terceiros. Cf. ELMAN, Victoria, op. cit., p.684.

24. Cf. SCAFIDI, Susan, op.cit., p. 87. Cf. TU, Kevin V., Counterfeit Fashion: The Interplay Between Copyright and Trademark in Original Fashion De-signs and Designer Knockoffs. Texas Intellectual Property Law Journal, vol. 18, spring 2010, n. 3, p. 422

25. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op.cit., p. 1195: “New copying techno-logy alters the dynamics of innovation. In recent years, we have seen how digital files sharing of copyrighted music has changed the economics of that industry. The same is increasingly true of movies and other video content. In fashion, as in oher industries, we see rapid copying becoming cheaper and more effective, and tools that enable remexing and reuse are becoming more widespread.”

26. Cf. ELMAN, Victoria, op.cit., p.698-699. 27. Importante ressaltar que há quem entenda que a reprodução integral ou

substancial traga benefícios para os designers da moda, permitindo maior competição e quantidade de oferta de produtos no mercado. Além disso, faz com que os designers tenham que rapidamente realizar novas criações para se diferenciar dos demais. Cf. RAUSTIALA, Kal and Christopher Springman. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 VA. L. Rev., 2006, p. 1722. Cf. ELLIS, Sara R., Copyri-ght Couture: An Examination of Fashion Design Protection and Why The DPPA And IDPPPA Are Step Towards the Solution To Counterfeit Chic. Tennessee Law Review, vol. 78:163, p. 163.

28. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op.cit., p.1174.29. Cf. COHEN, Arielle Konfino, op. cit., p. 3.30. Grandes designers, na maioria das vezes, têm mais poder para chamar

atenção da mídia e arcar com os custos de ações judiciais. Cf. ELMAN, Victoria, op. cit., p.696.

31. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op. cit., p. 1160. 32. Cf. ELMAN, Victoria, op. Cit., p. 696: “In an environment where copyists

are undercutting sales of designers who produce original work, copyright protection for designers is necessary to stimulate designers to produce wi-thout fear that their hard work will go unrewarded.”

33. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op. cit. , 1160.34. Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, Rio de Janeiro: Ed. Re-

novar, 2007, 2 edição, p. 3. 35. Cf. TU, Kevin V., op. cit., p. 443. 36. Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira, op. cit., p. 3.37. Cf. PARANAGUÁ, Pedro e Sergio Branco. Direitos Autorais. Rio de Ja-

neiro: Editora FGV, 2009, p.31.38. Exceto para obras fotográficas e arte aplicada. Cf. Art. 6, incisos VII e XI.39. TU, Kevin V., op.cit., p. 449: “Copyright Law requires a minimum of origi-

nality, and this requisite is ostensibly met by even the least creative of de-signers Who assemble existing elements in a new manner.” Cf. SILVEIRA, Newton. Direito do Autor no Design. Ed. Saraiva: 2 ed., 2012. P. 101: “A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor.”

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40. Cf. PARANAGUÁ, Pedro e Sergio Branco, op. cit., p. 24.41. Por vezes, a melhor forma de demonstrar que uma criação é original é

identificando o que não seria original, como por exemplo designs que são de uso comum e que estão em domínio público. Cf. ELMAN, Victoria, op. cit., p. 702.

42. Idem, Ibidem, p. 700. 43. Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira, op. cit., p. 3: “Exteriorização é a con-

cretização formal. Está exteriorizado sem dúvida o quadro que o pintor completou mas não mostrou a ninguém ou a poesia que está fechada na gaveta.

44. Cf. Art. 7 da LDA. Cf. PARANAGUÁ, Pedro e Sergio Branco, op. cit., p.23”

45. Cf. PARANAGUÁ, Pedro e Sergio Branco, op. cit., p.24.46. Cf. JIMENEZ, Guillermo C. e Barbara Kolsun, op. cit., p. 38: “... a single

garment or product may be covered by several different forms of legal protection at the same time.”

47. O design de moda pode ser protegido através do direito de marca quando na estampa for sobreposta a logomarca do produto. Quanto mais visível for a marca, maior proteção a vestimenta ou o acessório terá. Em virtude disso, muitas grifes passarão a incluir as suas logomarcas de maneira mais proeminente em seus acessórios. Cf. SCAFIDI, Susan, op. cit., p. 79. Cabe mencionar que apesar de o Brasil não reconhecer em sua legislação de propriedade industrial que a cor seja passível de proteção pelo direito de marca, recentemente a corte federal de Nova York decidiu que o famoso designer Christian Louboutin detém os direitos da marca registrada das solas vermelhas, exceto quando o sapato for todo vermelho. “Christian Louboutin Wins Red-Sole Trademark Case”, CBC News, 06.09.12, dis-ponível em http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/2012/09/christian--louboutin-wins-red-sole-trademark-case.html

48. Trade dress representa o conjunto imagem, passível de proteção contra concorrência desleal, para evitar confusão por parte dos consumidores. Em uma disputa judicial entre a Adidas e a Target envolvendo um tênis de cano baixo com 3 listras pretas laterais, foi reconhecido nos Estados Uni-dos que, com base nas evidências demonstradas, o tênis da Adidas tinha elementos suficientes caracterizando um trade dress e, por isso, o tênis similar vendido pela Target poderia gerar confusão entre os consumido-res. Cf. Adidas-Salomon AG v. Target Corp., N. CV-01-1582-ST, 2002, WL 31971831, p. 7-8.

49. Art. 28 da LDA.50. Art. 29 da LDA.51. Kielstein-Cord v. Accessories By Pearl, Inc., 489. F. Supp 732 (SDNY

1980), 2nd Circuit.52. Processo nº 2236/03, Sexta Vara Cível da Comarca de Barueri Estado de

São Paulo. 53. “A prova documental trazida aos autos não deixa dúvida que a coleção

lançada pela autora/reconvinda, que leva o nome “I am not the original” (em bom português: Eu não sou o original), deixa claro o propósito de imitação servil dos produtos da autora/reconvinda, em evidente prejuízo às rés/reconvintes. As inúmeras fotografias reproduzidas nas várias peças que compõem estes autos deixam patente a imitação dos elementos essen-ciais que, considerados em conjunto, fazem com que os objetos sejam não apenas uma bolsa de natureza utilitária, mas uma verdadeira obra de arte.” Cf. Processo n. 583.00.2010.187707-5, 24ª vara Cível de SP, 20 de maio de 2.011, Juiz de Direito João Omar Marçura.

54. Idem, Ibidem. O caso em questão também considerou que a bolsa estaria protegida pelo trade-dress.

55. Idem, Ibidem. 56. Cf. JIMENEZ, Guillermo C. e Barbara Kolsun, op. cit., p. 56. 57. Art. 4º da LDA.

58. Cf. SILVEIRA, Newton. Direito do Autor no Design. Ed. Saraiva: 2 ed., 2012, p. 94

59. Idem, Ibidem, p. 93 e 105. 60. JIMENEZ, Guillermo C. e Barbara Kolsun, op. cit., p. 5761. Cf. TU, Kevin V., op. cit., p. 444: “... a new scheme of protection should be

enacted that considers both copyrights creativity interests and trademarks business concerns in fashion designs. Otherwise, not only original desig-ners, but also style pirates themselves may soon be out of a job as progres-sive fashion designers find little incentive to risk the expense of creating an original design where the promise of either exclusive control or economic benefit is nil.”

62. Cf. PARANAGUÁ, Pedro e Sergio Branco, op. cit., p.29.63. Além da França e Itália, existe legislação específica protegendo os designs

de moda no Japão, na India, na Espanha e na União Européia. Cf. ELLIS, Sara R., op. cit., p. 191.

64. Council Regulation 6/2002, de 12 de Dezembro de 2001, Arts. 11-12, dis-ponível em http://oami.europa.eu/en/design/pdf/reg2002_6.pdf

65. Desde 1914, foram introduzidos no Congresso Americano aproximada-mente 70 Projetos de Lei que de alguma maneira criavam proteções espe-ciais para os designs, mas nenhum até hoje foi aprovado em relação aos designs de moda. Cf. TU, Kevin V., op. cit., p. 429. Vide H.R. 2196, 111th Cong. (2009).

66. “Some Designs Say Their Work Deserves Copyright Protection; Others Say It Would Harm the Industry, ABA Journal, 01.11.11, disponível em http://www.abajournal.com/magazine/article/the_genuine_article/

67. Cf. SCHUTTE, Loni, op.cit., p. 12. 68. Cf. TU, Kevin V., op. cit., p. 428. Cf. COHEN, Arielle Konfino. op.cit., p.

10-11: “… courts have been reluctant to extend copyright protection to fashion design because it has been determined that clothes are useful arti-cles whose creative elements are not separable from the overall utilitarian function of the garment. Courts have determined that a garment’s purpose is to cover embarrassing parts of the body and to protect the body from the elements.”

69. ELLIS, Sara R., op. cit., p. 17170. Idem, Ibidem, p. 17471. Cf. TU, Kevin V., op. cit., p. 448.72. Cf. ELMAN, Victoria, op. cit., p.687. 73. Salienta-se que na União Européia, após a introdução de legislação espe-

cífica que protege os designs de moda, não houve qualquer observação quanto ao aumento de disputas judiciais nesse sentido. Idem, Ibidem, p. 195.

74. Cf. SCHUTTE, Loni, op. cit., p. 6. 75. “Some Designs Say Their Work Deserves Copyright Protection; Others

Say It Would Harm the Industry, ABA Journal, 01.11.11, disponível em http://www.abajournal.com/magazine/article/the_genuine_article/

76. Idem, Ibidem, p. 165.77. Cf. SUK Jeannie e C. Scott Hemphill, op. cit., p 1193.78. Cf. COHEN, Arielle Konfino. op. cit., p. 19: “... when a well-known de-

signer copies an independente designer, people may purchase the well--known designer’s version due to the status associated with that designers or because they are unaware of the independent designer’s version. Either way, the independent designer loses out because another designer is en-joying their potential profits.”

79. Cf. SCHUTTE, Loni, op. cit., p. 17.80. No entanto, há de se reconhecer que a comprovação de tais requisitos po-

derá ser muito subjetiva, ensejando casos controversos Cf. ELMAN, Vic-toria, op. cit., p.687.

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Do We Have Enough Protection for know how in the international Legal Frame?

Juliana Gebara de SeneAdvogada de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados. Inscrita na OAB-SP desde 2007; Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2006; Curso em Arbitragem na Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, 2007; Especialista em Direito Contratual pela Fundação Getúlio Vargas – FVG, 2010; Curso em Propriedade Intelectual na London School of Economics - LSE, 2010; LL.M. em Propriedade Intelectual oferecido pela Universita’ di Torino e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, 2013.

1. Abstract

Know How, as it will be defined further in this paper, is a kind of knowledge commercially exploited by individuals and entities all over the world. However, despite its economic relevance, it is a type of intellectual property asset not well addressed in several national legislations, maybe due to a lack of international legal recognition and protection. In this regard,this paper will exam the international legal frame of Know How, in order to verify if there is enough international legal protection concerning Know How. Notwithstanding the above, before dealing with this delicate matter, it is necessary to define the concept of Know How and confront it with other relevant kind of corporate asset, the “trade secret”, which is usually confused with the Know How itself. Once this paper have analyzed the concept of Know How and verified its protection provided within the current international legal frame, this paper will briefly look into some examples of national legal provisions related to Know How, so we can reach a conclusion about its protection in an international context, as well as suggest eventual changes in order to improve such protection.

2. Introduction

One of the objectives of the TRIPS Agreement, as provided in its Article 7, is to “contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge(…)”1.Know How may be considered a very important type of technology, and, therefore, it has a crucial role in relation to

such transfer and dissemination of technology worldwide.

Considering the increasing relevance of international Know How transfer and license, this paper intends to examine the international legal framework related to such significant intellectual property asset. In order to do so, first of all, we must study and define the concept of Know How for the purposes of this paper. Furthermore, it will be necessary to analyze the notion of Know How in comparison with the definition of “trade secret”, which is constantly mixed up with the concept of Know How.

Once we have a clear definition of Know How, we will verify whether the current international legal framework is sufficient to protect and enforce Know How in our globalized world and, consequently, allow lawful cross-border transactions involving Know How. In addition, this paper will briefly make reference to a few examples of national legislations and their provisions (or lack of provisions) specifically dealing with the concept of Know How.

Based on all the studies above, we will reach a conclusion about the necessity or not of improvement in the protection of Know How within the international legal frame. If we deem necessary, in order to facilitate the dissemination of technology behind Know How transfers and licenses, we may suggest amendments to increase the referred protection and, as a result, promote the dissemination of Know How throughout the world.

3. The Concept Of Know How

3.1. Definition of Know How

The expression Know How is not defined in any international treaty, which leads to several different definitions to such term between jurists and even among national legislations and regulations.

Anyhow, the Brazilian Denis Barbosa, quoting the Spanish Gomez Segade, says that we shall not try to define Know How in a valid and universal way, since such universal and legal definition may jeopardize the interests of the countries that mainly receive Know How2.

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Notwithstanding the above, the World Intellectual Property Organization - WIPO3, in its handbook related to technology licensing4, mentions the expression Know How as a type of non-registered technology (in opposition of patents and trademarks, for example, which are technologies that should be registered). The referred handbook also gives examples of Know How, like “expertise, skilled craftsmanship, training capability and understanding of how something works”.

The above mentioned examples are related to two essential aspects of the concept of Know How: (i) technical knowledge; and (ii) application in commercial activities (industry or services). As you may see, in general, the concept of Know How is not necessarily linked to the notions of secrecy and/or originality5.

In this regard, also note that, if Know How was a type of technology that necessarily requires absolute secrecy, it would be impossible to disclose proprietary Know How to a third party by means of a Know How License Agreement or a Franchising Agreement, for example.

Nevertheless, Know How is normally invested with a certain degree of confidentiality and originality (which make it unique), because otherwise would be completely ordinary and available to be used by anyone and, consequently, less valuable.

In view of the above, for the purposes of this paper, Know How shall be considered a type of non-registered technology, involving a technical knowledge applicable in commercial practices, with a certain (but not total) degree of originality and confidentiality, which provide the economic value of the knowledge in question to its holder6.

3.2. Know How x Trade Secret

Despite the confusion between the terms of Know How and “trade secrets”, which can be found even in national legislations7, WIPO, in its handbook related to technology licensing8, recognizes that the concepts of Know How and “trade secrets” are different.

Moreover, based on the definition of Know How previously clarified, we are now able to identify the main differences between Know How and “trade secrets”. For that, we must point out again that proprietary Know How is normally invested with a partial degree of confidentiality.

This means that the Know How, as long as preserved as private information (in opposition to public information), may be used by its lawful holder and eventually by its lawful licensees. On the other hand, a “trade secret” shall remain completely undisclosed to be considered in fact a “trade secret”.

Note that, in our view, in several occasions a “trade secret” could be initially protected as a patent – however, the holder of such creation decides to maintain it as a complete secret in order to obtain timeless protection. On the other hand, the Know How, which can be a simple method, for example, usually does not have the initial requirements to be patented, so keeping it in a certain level of secrecy is the only way that the holder has to exploit it without diminishing its value.

As an example of the important distinction between Know How and “trade secret”, we can mention the fact that European Antitrust Authorities may interfere in Know How License Agreements if they deem necessary, but they cannot oblige companies to reveal their trade secrets without violating trade secret protection9.

This is why it is crucial to identify if the non-registered technology is kept in absolute or partial secrecy and, consequently, verifies if the referred technology constitutes a Know How or a “trade secret”. Nonetheless, as we will see in Chapter 4.2 below, Know How and “trade secrets” may be both considered “undisclosed information” for the purposes of article 39 of the TRIPS Agreement. In general, the main difference between the concepts of Know How and “trade secret” only concerns their degree of secrecy.

4. International Legal Frame Of Know How

4.1. Know How under Paris Convention

In the second half of the XIX century, with the increase of international trade and the recognition of the importance of intellectual property rights, several countries felt the need to harmonize their intellectual property legislations. In this context the Paris Convention was borne as one of the first multilateral treaties protecting intellectual property. Its first draft (dated as from 1883) was merely ratified by 11 countries, but after the Second World War, a relevant number of countries have ratified the Paris Convention as well10.

The provisions of the Paris Convention fall into three

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main categories (national treatment, right of priority and common rules11) and its article 10bis provides protection against anti-competitive acts, as follows:

“(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”

Know How is not mentioned in the Paris Convention, however the article described above is the only provision in the referred document that grants some kind of protection to Know How. In this regard, such protection is indirect, since the provisions in the Paris Convention related to unfair competition are broad and generic.

Note that, in general, misappropriation and unauthorized use of Know How are considered acts of unfair competition. It is worth mentioning that Know How is protected in several countries only by means of unfair competition provisions. This is why Know How is indirectly protected.

On the other hand, it is partially settled in the international doctrine that for more than a hundred years the Paris Convention was the only international treaty to provide some protection to Know How12, even indirectly13. In fact, as we will see in the next chapter, the Know How protection provided on the TRIPS Agreement is expressly based on the referred article 10bis of the Paris Convention14.

4.2. Know How under TRIPS Agreement

Upon the official creation of the World Trade Organization (“WTO”) on 1993, the TRIPS Agreement was ratified by all Member States of the WTO as a mandatory order. Although administered by the WTO, the content of the TRIPS Agreement was supervised by WIPO and it was a more modern attempt to harmonize (at least in some level) the national legislations regarding intellectual property matters, specially providing some minimum protection for intellectual property assets.

In this context, “undisclosed information”, which in our opinion may include Know How, finally obtained express protection within the international legal framework, as described below in Section 7 (Protection of Undisclosed Information), article 39, of the TRIPS Agreement:

“1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has commercial value because it is secret; and

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall

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protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”

As you may see from the text provisions described above, the TRIPS Agreement does not use the terminologies Know How or “trade secret”. Therefore, Know How is not expressly protected, which gives the State Members certain autonomy to protect or not Know How in their national legislations.

According to Nunes Pires de Carvalho, there was a vast debate between State Members regarding the protection of non-patentable technology, Know How and “trade secrets”, mostly because the developing countries were not interested in recognizing proprietary rights to any kind of technology that could remain undisclosed15.

Generally speaking, countries such as India and Brazil believed that confidential information could not be considered an intellectual property right, since one of the fundamental basis of intellectual property protection is the disclosure of the creation.

India even argued that know how16 should not be regarded as a licensable right and that the observance and enforcement of secrecy and confidentiality should be mainly governed by contractual obligations17.

In other words, developing countries agreed that confidential information, if licensed, should not be subject to international protection. In these cases, the protection should be strictly contractual and should not affect third parties.

Developing countries did not want to fully protect confidential information, which is mainly held by developed countries, because they thought that confidential information should be fully disclosed in order to disseminate technology among developing countries.

Nonetheless, the Member States reached a consensus regarding the protection of the so called “undisclosed information”, which, in our opinion, is a broader expression that includes both Know How and “trade secret”. Notwithstanding the above, the countries against the inclusion of “trade secret protection” agreed to use the expression “undisclosed information” as a way of avoid the recognition of proprietary rights over trade secrets in an international context18.

Also regarding the position of most developing countries, article 39 of TRIPS Agreement did not use the words “property” or “proprietary” in relation to the protection of undisclosed data. Instead, article 39 used the expression “control”, as in “information lawfully within their control”.

In this regard, we believe that absolute secrecy is not required for protection accordingly with the referred article 39. We believe that the protection is granted as long as the information is controlled by its holder, i.e., the holder must have control of the disclosure of its information / knowledge.

In our view, the matter of “control” is associated with the notion of measures taken by the holder to keep its information as private as possible, in a “need to know” basis. Therefore, if the holder of the information deems necessary or pertinent to share its information with others, it is possible to do it so, as long as the access to such information is restricted and made for specific purposes.

Even so, note that the matter of total or partial secrecy relating to undisclosed information, Know How and “trade secrets” remains not discussed by the TRIPS Agreement. Furthermore, TRIPS Agreement never established objective requirements to define “control”. Therefore, there is still room for doubts and discussions relating to Know How protection.

Based on all the above, we believe that Know How, as defined in this paper, is protected under the TRIPS Agreement. However, considering the lack of minimum standards and objective provisions governing such protection, the State Members are free to rule the protection of Know How as they wish.

In this sense, developing countries tend to limit the protection of Know How and developed countries recognize further rights concerning Know How, which leads to very different levels of protection among State Members.

Specifically, the consequence is that once Know How is not fully protected, developing countries usually create excessive restrictions to License Agreements involving Know How.

In these cases, the problem is: the holder of the technology does not feel safe to share its Know How within countries with less protection. Excessive limitations for Know How License Agreements (like payment limitations, for example) can actually be deal breakers.

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Thus, the lack of express and objective protection for Know How in the TRIPS Agreement, instead of stimulating the disclosure of Know How, actually generates uncertainty and impairs the dissemination of knowledge around the world.

5. Know How Under Relevant National Legislations

5.1. American Uniform Trade Secrets Act

Although the United States of America is a Common Law Country, the issue regarding undisclosed information protection was so important that the American government has enacted the Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”) on 1979 (currently as amended in 1985), which is an act promulgated in order to provide a uniform trade secret protection in all American States.

For the purposes of the referred Act, “Trade Secret means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”19

As you may verify from the definition above, Know How is not specifically mentioned in the USTA. However, the definition of Trade Secret provided in the USTA does not define “trade secret” as information kept in absolute secrecy. The referred definition talks about information that derives independent economic value “from not being generally known”, i.e., partial secrecy.

Therefore, in our opinion, Know How, as defined in this paper, may qualify as a Trade Secret under the USTA (i.e., the institutes of Know How and Trade Secret are mistakenly confused by the USTA), as long as the minimum confidential requirements are met.

Regarding such minimum requirements (the so called “reasonable efforts to maintain secrecy”), the UTSA and the American case law20 recognize actions such as restricting access to a “need to know” basis and informing employees that the information is secret as sufficient actions for reasonable efforts secrecy purposes. Furthermore, maintaining Non-

Disclosure Agreements with the parties having access to the Trade Secret are also considered an effort from the company holder of the Trade Secret.

Based on the above, in case of agreements likely to disclose proprietary Know How, such as Know How License Agreements and R&D Agreements, the parties should have strong non-disclosure provisions, in order to proof that the disclosed Know How remains confidential, so they cannot be disclosed or used in future, except for the specific purpose of the agreements executed. Nevertheless, the aforementioned types of agreements are fully recognized as valid economic tools in the USA.

5.2. UK Case Law

The case law provided in the United Kingdom presents some interesting definitions related to Know How, which can be used in order to verify if the protection of Know How in the international legal frame is sufficient to truly protect this intellectual property asset.

In this sense, note that the UK case law expressly recognizes Know How as an asset, whereas “Know How is an item of fixed capital”21.In other case, the Judge Upjohn considered that “Know-How is an asset”, despite it does not have a “precise meaning”22.

The interesting thing though is, regardless the importance of Know How, there is no legislation providing specific protection for Know How (or “trade secret”) in the United Kingdom. Know How is only protected by contract and/or by the law of equity23.Nevertheless, it is settled among English doctrine and case law that Know How, as an asset, can be licensed and/or assigned24.

5.3. Brazilian Provisions Regarding Unfair Competition

In Brazil, the protection for Know How is provided within the national Industrial Property Law25, as a crime of unfair competition, according to the following:

“195. A crime of unfair competition is perpetrated by anyone who: (…) XI. Divulges, exploits, or utilizes, without authorization, confidential knowledge, information or data that could be used in industry, commerce or rendering of services, other than that which is of public knowledge or that would be evident to a technician versed in the subject, to

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which he gained access by means of a contractual or employment relationship, even after the termination of the contract.”

As you may see above, the Brazilian legislation does not make express reference to Know How or even to “trade secret”. The aforesaid provision only mentions “confidential information”, a broad and open concept, as the expression “undisclosed information” used in the TRIPS Agreement. Nonetheless, in our view, Know How (with its partial secrecy) should be protected under Brazilian Law.

However, in practice, Know How is not recognized by the Brazilian National Institute of Industrial Property (“INPI”), which is responsible for the registration of international technology transfer agreements, as an intellectual property right26. As a consequence, the INPI does not allow Know How License Agreements27, despite the lack of legal prohibitions.

In other words: the uncertain level of protection for Know How within the international legal framework allowed Brazilian authorities to establish excessive limitations to the circulation of Know How.

5.4. Spanish Provisions Regarding Market and Consumers’ Crimes

As in Brazil, Spanish Law deals with the protection of Know How and “trade secret” as a matter of criminal law. The Spanish Criminal Code 28 in its articles 278 and 279 provides several crimes relating to “trade secret” including the breach of nondisclosure agreements and divulgation of stolen trade secrets by a third party. Moreover, the Spanish Unfair Competition Law29 in its article 13 includes the violation of industrial and commercial secrets as an “act of unfair competition”. Nevertheless, none of these legal provisions mentions Know How, only making reference to the generic term “secretos de empresa”.

Anyhow, it is important to mention that the above mentioned article 13 considers an act of unfair competition the disclosure or exploitation, without the authorization of its owner, of trade secrets or any other kind of corporate secrets by the parties that had access to such secrets in a lawful manner, but with the non-disclose obligation.

Therefore, once again, Know How could be initially protected by means of contractual

provisions, as long as these contractual provisions expressly mention that the Know How eventually disclosed should be treated as a “trade secret”.

Nevertheless, considering that Spanish legislation is inserted in the context of the European Union, note that Know How licenses are recognized as a valid form of contracts in Spain30.

6. Conclusions and Guidelines

As previously mentioned, Know How, as defined in this paper, is very important type of technology and a relevant tool to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology around the world.

Notwithstanding the above, Know How is a type of intellectual property asset not specifically addressed within the international legal frame and, as a consequence, the protection of Know How varies a lot among countries and their national legislations.

As mentioned earlier, due to the lack of proper international protection, the countries around the world are free to regulate the protection of Know How accordingly to their needs.

In this regard, developing countries tend to limit the protection of Know How hoping to freely use this kind of non-patentable technology. According to the available data, we verified that most developing countries create excessive restrictions to the use of Know How in Technology License Agreements, despite the fact that such restrictions can actually prevent the execution of this type of agreement.

For the reasons mentioned above, in order to harmonize national legislations and provide minimum standards of protection to Know How, aiming to allow lawful cross-border transactions involving Know How around the globe, we suggest an amendment to the TRIPS Agreement.

In this sense, we make reference to the suggestions made by the United States of America and Switzerland during the ratification of the TRIPS Agreement, which wisely proposed a provision stipulating that the Member States could not impose excessive limitations to Know How licensing31.

At the time, this kind of provision was refused by developing countries, which believe that Know How and its partial secrecy should not be allowed.

However, we strongly believe that article 39 of the TRIPS Agreement should be reviewed and provide such stipulation, in order to recognize and fully

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protect Know How transactions, since, in practice, we see that the excessive limitation for Know How licensing in developing countries, deriving from a lack of protection of Know How within the international legal frame, are actually a deal breaker for transfer technology agreements.

This means that Know How recognition and protection should actually be embraced by developing countries, so developed countries (usually holders of the relevant Know How) would agree to disseminate more Know How.

Based on the above, we understand that the international legal frame has a lack of provisions concerning Know How. This deficiency is an obstacle for international technology transfers and could be eliminated by inserting a new clause in the TRIPS Agreement, which would prohibit excessive limitations to Know How licensing between nations.

7. Bibliography

Books and Articles

F.M. ABBOTT, T. COTTIER, F. GURRY, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2011.

D.B. BARBOSA, Da Tecnologia à Cultura – Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.

M.C. BUDDEN, Protecting Trade Secrets Under the Uniform Trade Secrets Act: Practical Advice for Executives, Quorum Books, Westport, 1996.

L. BENTLY- B. SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford, 2004.

R. BONE, Exploring the Boundaries of Competitive Secrecy: An Essay on the Limits of Trade Secret Law, in E. LEDERMAN-R. SHAPIRA eds., Law, Information and Information Technology, Kluwer, The Hague, 2001, 99 ff.

G.H.C. BODENHAUSEN, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised in Stockholm in 1967, WIPO Publication, Geneva, 1969, 142ff.

M. BRONCKERS – N. MCNELIS, Is the EU Obliged to Improve the Protection of Trade Secrets? An inquiry into TRIPs, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, in EIPR 2012, 673ff.

A. COLEMAN, The legal protection of trade secrets, Sweet & Maxwell, London, 1992.

R. COOPER DREYFUSS, Do You Want to Know a

Trade Secret? How Art. 2B Will Make Licensing Trade Secrets Easier (But Innovation More Difficult), in 87 Calif. L. Rev., 1999, 191 ff.

P. DAVID,Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory and History, in M.B. Wallerstein-M.E. Mogee-R.A. Schoen eds., Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology, National Academy Press, Washington, D.C., 1993, 19 ff.

C. DENT, Negotiating Control of Artefacts of Creation – Intellectual Property, Know-How, Confidential Information and Contracts, in IIC 2012, 248ff.

F. DESSEMONTET, The Protection of Know-How in the United States of America, Droz, Geneva, Hothman, South Hackensack, New Jersey, 1976.

R. DINCA, The “Bermuda Triangle” of Pharmaceutical Law in JWIP 2005, 517 ff.

R.J. EFFRON, Secrets and Spies: Extraterritorial Application of the Economic Espionage Act and the TRIPs Agreement, in 78 N.Y.U. L.R. 2003, 1475-1517 ff.

C. FLORES, Segredo Industrial e o Know-How,Aspectos Jurídicos Internacionais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008.

G.GHIDINI, Intellectual Property and Competition Law. The Innovation Nexus, Edward Elgar, Celtenham, 2006.

R.J. GILSON, The Legal Infrastructure of High Technology Industrial Districts: Silicon Valley, Route 128, And Covenants Not to Compete, in 74 N.Y.U. L. Rev., 1999, 575 ff.

J. HULL, Commercial Secrecy: Law & Practice, Sweet & Maxwell, London, 1998.

R. K. HUR, Takings, Trade Secrets, and Tobacco: Mountain or Molehill?, in Stanford Law Review, 2000, 447 ff.

R. KRASSER, The Protection of Trade Secret in the TRIPs Agreement, in F.K. BEIER and G SCHRICKER, From GATT to TRIPS (IIC Studies), Munich, 1996, 216ff.

J. LANG, The Protection of Commercial Trade Secrets, in EIPR 2003, 462-471.

T.F. MAC LAREN, International Trade Secret Protection, West Group, 1999.

I. MEITINGER, Implementation of Test Data Protection According to Article 39.3 TRIPs – The Search for a Fair Interpretation of the Term “Unfair Commercial Use”, 8 JWIP 123-140 (2005).

N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information,Kluwer Law International, London, 2008.

aRtIgO

45A

R. POSNER, Some Economies of Trade Secrets, in 5 J. Econ. Perspectives, 1991, 61 ff.

P. SAMUELSON AND S. SCOTCHMER, The Law and Economics of Reverse Engineering, in Yale Law Journal 2002, 1575ff.

A. STEWART, Breach of Confidence, in 22 EIPR, 2000, 301 ff.

R. TOULSON-C. PHIPSS, Confidentiality, Sweet & Maxwell, London, 1996 (PRIV 257)

D. ZAITZ, Direito & Know-How, Uso, Transmissão e Proteção dos Conhecimentos Técnicos ou Comerciais de Valor Econômico, Juriá Editora, Curitiba, 2005.

WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO publication 2004.

Digital Material

International Trade in Technology – Licensing Know-How and Trade Secrets; What and Employee Needs to Know About Trade Secrets; Disclosing Confidential Information; Trade Secrets are Gold Nuggets: Protect Them (all available at www.wipo.int, heading “Program Activities”, “SMEs”, “IP Rights”, “Trade Secrets” and “Articles”).

K. MULLER, Licença de Tecnologia x Transferência de Tecnologia. São Paulo. 2010. Online publication of the Brazilian Association of Intellectual Property at: http://www.abpi.org.br/biblioteca3.asp?idioma=Português&secao=

Bibl ioteca&subs ecao=Textos%20de%20apoio&assunto=Textos%20específicos&especificacao=Transferência%20de%20Tecnologia%20e%20Franquias.

Report on Trade Secrets for the European Commission, published by Hogan Lovells International LLP on September 23, 2011. Available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf.

• L.GUASPARI,ALicençadeKnowHownoBrasil- As Faculdades de um Licenciado Exclusivo, Rio de Janeiro, 2008. Available athttp://www.

pmd-ucam.org/ index.php?opt ion=com_docman&task=doc_view&gid=148.

International Treaties and Law

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments—Results of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125, 1197 (1994) [hereinafter TRIPs Agreement]

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. [hereinafter Paris Convention or CUP]

References to arts. 98 and 99 of the Italian Industrial Property Code and to the US norms.

References to American Uniform Trade Secret Act.0

Footnote1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual

Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments—Results of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125, 1197 (1994) [hereinafter TRIPs Agreement]

2. D.B. BARBOSA, Da Tecnologia à Cultura – Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, at 860.

3. Available on www.wipo.org.Accessed on November 27, 2012.

4. Available on http://www.wipo.int/export/sites/www/ipdevelopment/en/strategies/pdf/publication_903.pdf.Accessed on November 27, 2012.

5. In this sense, also see F. DESSEMONTET, The Protection of Know-How in the United States of America, Droz, Geneva, Hothman, South Hackensack, New Jersy, 1976, at20.

6. Despite its relevance, due to a lack of space, please note that this paper will not discuss the matter of recognition of Know How as property right or not, as further mention in Chapter 4.2. below.

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7. See Chapter 5.1.8. “However, IP is a broad concept and includes many

different intangibles, e.g. patents (…), know-how (e.g. expertise, skilled craftsmanship, training capability, understanding of how something works), trade secrets (a protected formula or method, undisclosed customer or technical information, algorithms, etc.), (…)”. Available athttp://www.wipo.int/export/sites/www/ipdevelopment/en/strategies/pdf/publication_903.pdf.Accessed on December 11, 2012.

9. Report on Trade Secrets for the European Commission, published by Hogan Lovells International LLP on September 23, 2011. Available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf.

10. Today the Paris Convention has 174 Member States, as available athttp://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Accessed on December 11, 2012.

11. Available on http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html.Accessed on December 11, 2012.

12. D. ZAITZ, Direito & Know-How, Uso, Transmissão e Proteção dos Conhecimentos Técnicos ou Comerciais de Valor Econômico, Juriá Editora, Curitiba, 2005, at 156.

13. Regarding this matter, Nunes Pires de Carvalho, says that “The question of whether Paris Union Members were obliged, as per Article 10bis of the Convention, to repress acts of unfair competition as regards trade secrets did not elicit consensus during the negotiations of the TRIPS Agreement.” N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information,Kluwer Law International, London, 2008, at 200.

14. Article 39 of the TRIPS Agreement: “1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3”.

15. N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information,Kluwer Law International, London, 2008, 207 ff.

16. In our view, the use of the expression “Know How” by India in this case was particularly unfortunate, since as explained in Chapter 3.2. of this paper, we strongly believe that Know How can indeed be licensed.

17. N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Kluwer Law International, London, 2008, at 212.

18. Regarding this matter, Nunes Pires de Carvalho made an interesting observation related to the fact the use of the expression “undisclosed information” was a good example of ‘constructive ambiguity’, which we don’t particularly agree. In our opinion, this kind of ambiguity is the reason why know how protection is so fragile within the international legal frame. N.PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Kluwer Law International, London, 2008, at 219.

19. Article 1.(4) of the Uniform Trade Secrets Act, model law, as amended in 1985 (© The National Conference of

Commissioners on Uniform State Laws 1985).20. Corrosion Specialties and Supply, Inc. v. Dicharry et al.

631 So.2d 1389 (La.App, 5 Cir 1994); Inmed Corporation et al. v. Systems Engineering Associates et al. 602 So.2d. 344 (Ala. 1992); 205 Corporation v. Brandow et al. 517 N.W.2d 548 (Iowa 1994); Capital Tool and Manufacturing Company, Inc. v. MaschinfabrikHerkuleset a. 837 F.2d 171 (4th Cir. 1988); Ackerman v. Kimball International, Inc. 634 N.E.2d 778 (Ind. App. 1 Dist. 1994).

21. CIT Gujarat-II v.Elecon Engineering Co Ltd. 96 ITR 672; followed by CIT v.Elecon Engineering Co. Ltd. 166 ITR 66; Associated Bearing Co. Ltd. v. CIT 205 CTR 150; 286 ITR 341; and Scientific Engineering House P. Ltd. v. CIT Andhra Pradesh 157 ITR 86.

22. Handley Page v. Burtlerworth, quoted by D.B. Barbosa in“O Conceito Juridico de Know How” (1979), available at http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_knowhow.html.

23. Report on Trade Secrets for the European Commission, published by Hogan Lovells International LLP on September 23, 2011. Available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf.

24. K. MULLER, Licença de Tecnologia x Transferência de Tecnologia. São Paulo. 2010. Online publication of the Brazilian Association of Intellectual Property at: http://www.abpi.org.br/biblioteca3.asp?idioma=Português&secao=Biblioteca&subsecao=Textos%20de%20apoio&assunto=Textos%20específicos&especificacao=Transferência%20de%20Tecnologia%20e%20Franquias>.

25. Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law).26. K. MULLER, Licença de Tecnologia x Transferência de Tecnologia. São Paulo. 2010. Online blicationo th

eBrazilianAssociationofIntellectualPropertyat:http://www.abpi.org.br/biblioteca3.asp?idioma=Português&secao=Biblioteca&subsecao=Textos%20de%20apoio&assunto=Textos%20específicos&especificacao=Transferência%20de%20Tecnologia%20e%20Franquias>.

Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law); 27. The registration of such agreements with the INPIis a

condition precedent for (i) the legal remittance of funds abroad as payment under such relevant agreement, (ii) the tax deductions applicable to the Brazilian party, if any; (iii) the protection of intellectual property rights, if any; and (iv) in certain cases, the obtaining of temporary working visas for professionals performing work under the agreement.

28. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Español.

29. Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal.

30. L. GUASPARI, A Licença de Know How no Brasil As Faculdades de um Licenciado Exclusivo, Rio de Janeiro, 2008. Available at http://www.pmd-ucam.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=148.

31. N. PIRES DE CARVALHO, The Trips Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Kluwer Law International, London, 2008, 212 ff.

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Tribuna do Direito - O que o senhor pode nos falar sobre a ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual?

Marcelo Nemer - A ASPI vive, hoje, um momento especial, no qual celebra 30 anos desde a sua fundação. A ASPI foi fun-dada por abnegados especialistas na área de propriedade intelectual que, já naquela época, viram a necessidade de se criar, em São Paulo, um fórum para a discussão dos temas que envolviam a matéria e o exercí-cio profissional de seus membros.

A ASPI tem, dentro de seus principais objetivos, o de oferecer a oportunidade de se discutir os temas que envolvem a Propriedade Intelectual, através de seus Grupos de Estudo da Propriedade In-telectual, os GEPIs. Aliás, foi justamente por causa destes GEPIs que eu cheguei à ASPI, interessado em estudar e discutir os temas que eram notícia na época.

Além dos GEPIs, a ASPI oferece diversos cursos sobre marcas, patentes, de-senhos industriais e contratos, além de palestras sobre os mais variados temas de interesse dos militantes nesta área especialíssima do direito.

Curioso que há alguns anos, nós da ASPI, chegamos a ser questionados se não era um erro investir na formação e treinamento de profissionais que eram nossos concorrentes diretos. Ora, era este o nosso objetivo. Tínhamos em mente que contribuir para a melhor formação e aperfeiçoamento dos profissionais da área era fundamental para elevarmos o nível das discussões jurídicas que en-contrávamos no nosso dia a dia. Quanto melhor a qualidade dos profissionais, melhor é o nível desta discussão e o respeito do mercado pelo tema.

O esforço em compartilhar conhecimento faz com que a ASPI se mantenha sempre em estado de renovação. É interessante observar o número de jovens que se associam para participar das discussões dos temas que afetam não só o nosso dia a dia, mas o próprio desenvolvimento do país. Creio que esta convivência entre os profissionais mais experientes e os jovens que freqüentam a ASPI é fun-damental para o crescimento da associação e para o nosso próprio desenvolvi-mento. O compartilhamento de experiência é sempre interessante e salutar em qualquer área de atuação. Pensando nisso, a ASPI sempre procura dar voz aos novos profissionais, não só em nossos eventos, mas na própria composição de nossa diretoria, para que estes tragam suas experiência e seus anseios,

TD - Então a ASPI está voltada ao aperfeiçoamento e formação de no-vos especialistas na matéria de PI?

Marcelo Nemer - Bem, este é um dos principais objetivos da ASPI, mas não o único. A ASPI procura zelar pelas boas práticas profissionais e combater atos prejudiciais ao correto exercício da profissão. Com este objetivo, aprovamos, no ano passado, o Código de Ética da ASPI, que se aplica a todos os nossos as-sociados.

Há, ainda, uma importante missão na ASPI, que é a de contribuir com a modernização e atualização de nossa legislação. A ASPI, através de comissões es-pecíficas, procura contribuir com o Congresso Nacional, oferecendo, sempre que necessário, projetos para a alteração de leis que regem a matéria, a fim de torná-las mais adequadas à própria evolução da propriedade intelectual.

Do mesmo modo, a ASPI procura se fazer presente no Poder Judiciário, contribuindo com a disseminação do conhecimento dos direitos de propriedade intelectual e discutindo temas de interesse de nossos associados.

TD - Como a ASPI pretende tratar destes temas nos próximos anos?Marcelo Nemer - Pretendemos buscar parecerias com as universidades. O

objetivo é levar a discussão dos temas que envolvem a propriedade intelectual

Os planos do novo presidente para 2013/2015para dentro da vida acadêmica. São poucas as universidades que oferecem aos seus alunos um maior aprofundamento na matéria.

Além disso, vamos procurar estreitar ainda mais nosso ótimo relacionamen-to com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal responsável pelo registro dos direitos de propriedade industrial no país. O INPI tem se mostrado muito solícito quando chamado para falar sobre os temas de maior interesse de nossos associados. Pretendemos ter o INPI mais presente em São Paulo, oferecendo nossas instalações para mesas redondas e palestras sobre as atividades do Instituto.

TD - Neste ano de 2013, a ASPI completa 30 anos. Qual a evolução da propriedade intelectual nesse período?

Marcelo Nemer - Foram muitas, principalmente após a ratificação ao Acordo TRIPS (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), em 1994. Com a adesão do Brasil ao Acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil foi obrigado a reconhecer patentes para produtos e processos farmacêuticos, o que resultou na promulgação da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279 de 1996), em vigor desde 1997.

A Lei de Propriedade Industrial simplificou, em relação à legislação anterior, o processo de tramitação de marcas, patentes e desenhos industriais, com intuito de agilizar sua concessão.Há muito para ser feito para que nossa legislação esteja entre as melhores do mundo e a ASPI pretende contribuir para que possamos melhorá-la cada vez mais.

Há que se destacar, também, que as deficiências estruturais do INPI geraram um grande backlog em patentes, desenhos industriais e marcas, que é a demora na análise dos pedidos.

Só em 2012, foram depositados cerca de 150 mil pedidos de patente, mas o Instituto julgou apenas 100 mil.

Esse backlog gera insegurança jurídica, desestimula os depósitos de pedidos no país e afeta os negócios e transações internacionais.

Para sanar esse problema o INPI está investindo na sua reestruturação e modernização.

TD - E quais são as principais metas do INPI?Marcelo Nemer - Em março deste ano, o INPI disponibilizou o e-Patentes,

que é um sistema eletrônico para tornar o exame de patente totalmente digital, simplificando seu procedimento. Espera-se, com isso, uma sensível redução no prazo de concessão de patentes no Brasil.

Outra novidade, foi a criação pelo INPI, em parceria com a OMPI – Organi-zação Mundial da Propriedade Intelectual, do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI), com intuito de promover um ambiente favorável à utilização de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual.

O primeiro serviço disponibilizado pelo CEDPI será a mediação na área de marcas, que começará a atuar a partir de julho.

A expectativa, segundo cronograma do INPI, é que após a mediação em marcas, o Instituto comece a realizar em agosto, a mediação em Patentes, em setembro, a fazer arbitragem em Marcas, e, em dezembro, começar a oferecer serviços de arbitragem em Patentes.

TD - Com essas metas, o senhor acredita que haverá uma melhora na prestação de serviços por parte do INPI.

Marcelo Nemer - Sem dúvida, com a disponibilização dos mecanismos de arbitragem e mediação na área de marcas e patentes, os empresários terão a possibilidade de obter uma resposta rápida aos conflitos surgidos ainda durante a tramitação de seus pedidos.

Entrevista exclusiva concedida ao Jornal Tribuna do Direito nº 243 / Julho de 2013 pelo Marcelo Antunes Nemer -

Presidente Eleito da ASPi para o Biênio 2013-2015.

EntREVISta

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“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM. ATLETA. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATI-VOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DOUTRI-NA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela in-viável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à compe-tência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna).

2. A obrigação da reparação pelo uso não auto-rizado de imagem decorre do próprio uso indevi-do do direito personalíssimo e não é afastada pelo caráter não lucrativo do evento ao qual a imagem é associada.

3. Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado de imagem não é necessária a de-monstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” (STJ, REsp 299.832 - RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.2.2013)

***

“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MAR-CA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCE-DIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁ-RIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do res-pectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto reno-me de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermé-dio da Resolução nº 121⁄05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto reno-me de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo inte-resse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida--se de um direito do titular, inerente ao direito cons-titucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução nº 121⁄05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regu-lamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pú-blica, o Poder Judiciário não pode suprir essa omis-são e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Admi-nistração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a contro-le pelo Poder Judiciário, sem que isso implique vio-lação do princípio da separação dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ, REsp 1.162.281 - RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.2.2013)

***

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE IN-DUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALE-LA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MAR-CA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGI-DA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IM-PORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATI-VIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RE-CUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LU-CROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279⁄96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.

2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“piratea-

Coordenador: André Zonaro Giacchettaazgiacchetta@pn.com.br

JURISpRUdênCIa

49A

dos”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois ne-cessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.

3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firma-dos no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884⁄94 e 170, IV, da Constituição Federal.

4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbi-tramento, ante o fato da recusa de vender (CC⁄2002, art. 186 e Lei 8884⁄94, art. 20).

5. Recurso Especial provido em parte.” (STJ, REsp 1.249.718 - CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18.12.2012)

***

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULA-DA COM INDENIZAÇÃO. Ré que apresenta seus produtos com rótulo em imitação do rótulo do pro-duto “H2OH!” de titularidade das autoras. Depósito do pedido de registro de marca que já á apto a ensejar a tutela do artigo 130, III da Lei nº 9.279/96. Rótulo do produto “Cachoeira” que, analisado em seu con-junto, permite concluir pela imitação da marca da autora, em exploração indevida do prestígio alheio. Perícia conclusiva no sentido da imitação. Prática de concorrência desleal da ré que, por meio da imitação da marca das autoras, promove desvio de clientela, já que atuam no mesmo mercado e comercializam o mesmo produto. Nítida remissão da embalagem da ré à marca líder de mercado, em manifesta prática de parasitismo. Vedação ao enriquecimento sem causa. Inviabilidade da indenização em face da não com-provação do dano sofrido na fase de conhecimento. Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Apelação nº 0165677-35.2007.8.26.0100 – 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Lou-reiro, publicado em 6.12.2012)

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“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Concorrência desleal. Comercialização de esmalte em frasco de formato piramidal. Apelante que não é detentora de marca tridimensional ou de desenho industrial desse tipo de frasco. Ausência de proteção conferida pela Lei nº 9.279/96. Artigos 109, 129 e 130 dessa lei. For-

mato piramidal de frasco de esmalte utilizado por diversas marcas. Vulgarização do traço distintivo que impede a configuração de contrafação. Emba-lagens de esmalte distintas, sobretudo em sua tam-pa. Comercialização dos esmaltes da marca “Avon” por meio de representantes comerciais, enquanto os esmaltes da marca “Risqué” são vendidos no vare-jo e no atacado. Ausência de risco de confusão ao consumidor. Concorrência desleal não configura-da. Recurso não provido” (TJSP, Apelação Cível Nº 0223261-92.2009.8.26.0002, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Des. Tasso Duarte de Melo, Julgado em 6.11.2012)

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“DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CI-VIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDE-RAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA “CHEESE.KI.TOS”, EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA “CHEE.TOS”, AMBAS ASSINALAN-DO SALGADINHOS “SNACKS”, COMERCIALI-ZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBI-LIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMI-DOR.

1. A autora pretende cumular duas ações: a pri-meira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegada-mente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as cau-sas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

2. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Pro-priedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou associa-ção com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos

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produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indús-tria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou servi-ços semelhantes.

3. No caso, a recorrente tem registro de marca que, apesar da conclusão da Corte de origem de que evo-ca ao termo comum anglo-saxão “cheese” (queijo), é incontroverso que ambas assinalam salgadinhos “snacks”, exploram o mesmo mercado consumidor e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor.

4. “A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF⁄88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômi-co parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundi-do quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)”. (REsp 1105422⁄MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄05⁄2011, DJe 18⁄05⁄2011)

5. A possibilidade de confusão ou associação en-tre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notó-rio e as próprias embalagens dos produtos da marca “CHEE.TOS” e “CHEESE.KI.TOS” reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas mar-cas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulne-rabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consu-midores hipervulneráveis.

6. O registro da marca “CHEESE.KI.TOS” violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Con-sumidor, sendo de rigor a sua anulação.

7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1.188.105 - RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SA-LOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5.3.2013)

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“DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL Folhade spaulo.com.br - Possibilidade de confusão com o Fo-lhadespaulo.com.br e folha.com, da Empresa Folha da Manhã S/A Registro na Internet que não pode se sobrepor àquele anterior, do Código de Proprieda-de Industrial - Ação cominatória c.c. perdas e da-nos corretamente julgada parcialmente procedente Prejudicial afastada -Recursos desprovidos.” (TJSP,

Apelação Cível Nº 0184534-27.2010.8.26.0100, 5ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Moreira Viegas, julgado em 20.2.2013)

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“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE IN-DUSTRIAL. MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHE-CIDA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPRO-VADO. AÇÃO COMINATÓRIA C⁄C INDENIZA-TÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊN-CIA.

1.- É inadmissível o recurso especial quanto a questões que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por desinfluente para o julgamento da lide.

2.- Para se afastar a conclusão a que chegou o v. aresto de 2º grau, de existência de marca notoria-mente conhecida e de prática de concorrência des-leal, seria inevitável, incontornável e necessário o reexame fático-probatório, vedado tal procedimento pela Súmula 7 desta Corte.

3.- O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo analítico, com transcrição de tre-chos dos acórdãos recorrido e paradigma que expo-nham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, o que não ocorreu no caso.

4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obs-curidade no acórdão embargado, tendo a lide sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

5. - Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp 1.312.131 - SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TER-CEIRA TURMA, julgado em 5.3.2013)

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“PROPRIEDADE INTELECTUAL. ABSTEN-ÇÃO DE USO DE MARCA. 1. A autora comprovou que a ré presta serviço denominado “link patrocina-do”, que consiste na veiculação de links de empresas no site de busca mantido pela ré (www.cadebrazil.com.br). O mesmo serviço também é prestado pela autora, que possui carteira própria de clientes. A semelhança entre os serviços confundiu clientes e anunciantes da autora, fato comprovado nos autos. A ré propôs aos empresários, antigos clientes da re-querente, que as marcas das empresas fossem vei-culadas em links próprios no site de busca “Cadê?”, mediante o pagamento de prestação encaminhada por boleto. Os clientes acreditavam que contrata-vam os serviços da autora, mas, na verdade, foram

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induzidos a erro por funcionários da ré, que oferece-riam a veiculação no site www.cadebrazil.com.br. 2. Conquanto exista diferença entre a marca “Cadê?” e “Cadebrazil”, fato é que a ré, indevidamente, se uti-liza da marca “Cade?”, que representa o diminutivo de “cadebrazil” e, por isso, a sentença, corretamen-te determinou que a ré se abstivesse de utilizar “da marca “Cadê”, a qualquer título ou pretexto, e suas derivações, vedada sua apresentação no mercado da internet, sob qualquer meio ou forma”. Tudo a fim de proteger os interesses da autora e também dos consumidores. 3. De outra parte, a ré não pode pre-tender, nesta demanda, em esfera estadual, a anu-lação do registro de marca da autora. Assim dispõe o art. 175 da Lei nº 9.279/96, in verbis: “A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não foi autor, intervirá no feito”. 4. Confirmada a violação do direito de mar-ca da autora, a sentença corretamente determinou a liquidação da sentença para apuração do prejuízo material, nos termos do que dispõe o art. 210, da Lei nº 9.279/96 e, no que tange ao prejuízo moral, foi corretamente arbitrada indenização por danos mo-rais no valor de R$ 20.000,00, em razão do prejuízo causado à reputação da autora junto aos clientes e anunciantes. Sentença de procedência dos pedidos mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Apelação Cí-vel nº. 0119633-64.2007.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de Direito Privado, jul-gado em 23/04/2013)

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“Propriedade industrial. Violação à imagem do autor Bradesco, por uso indevido de sua logomarca característica. Associado o seu símbolo, composto por duas retas verticais, com dois semicírculos so-bre elas, às torres gêmeas do World Trade Center que foram atingidas por aviões no atentado de 11 de setembro de 2011, ocorrido em Nova Iorque e ide-alizado pelo terrorista Bin Laden. Confira-se estas duas imagens, a título meramente ilustrativo e exem-plificativo, a saber: Semelhança nos desenhos que é indiscutível e inarredável, sendo até absurdo o vão esforço da ré, nos autos, em tentar negá-la. O amplo direito de defesa é mitigado pelo dever de lealdade processual, não autorizando alegações totalmente despropositadas nos autos. Logomarca legalmente protegida pela legislação, o que impede seu uso por outrem. Demandada que deve suportar o prejuízo que teve com tal investimento, perdendo as cami-setas já confeccionadas e se abstendo de produzir ou comercializar outras similares. Indenização por danos morais indevida, contudo. Camisetas com ca-ráter nitidamente humorístico, sem qualquer poten-

cialidade lesiva à sólida imagem do autor Bradesco. Ausência de provas de que a conhecida instituição financeira tenha sofrido qualquer dano efetivo, seja material, seja moral, com a empreitada da ré. Não é mesmo crível que qualquer cliente tenha deixado de investir ou aplicar seus recursos no Banco autor somente por causa das camisetas tragicômicas con-feccionadas pela ré. Recurso da ré parcialmente pro-vido e apelo do autor prejudicado.” (TJSP, Apelação Cível nº. 9104138-84.2008.8.26.0000, Rel. Des. Ro-berto Maia, 10ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2013)

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“INTERVENÇÃO DE TERCEIRO Denuncia-ção da lide Pedido feito em contestação e rejeitado por decisão interlocutória inatacada Preclusão tem-poral configurada Preliminar não conhecida PRO-PRIEDADE INDUSTRIAL Marca Insufilm Marca registrada no INPI Expressão que se tornou de uso comum, designando produtos de gêneros similares (películas protetoras de raios solares, destinadas igualmente à segurança dos motoristas e passagei-ros, dada sua tonalidade escurecedora) Subsistência, porém, da proteção à marca Jurisprudência do TJSP neste sentido Ação de obrigação de não fazer proce-dente Apelação improvida neste tocante. RESPON-SABILIDADE CIVIL Danos materiais Violação por concessionária ao direito de proteção à marca “Insu-film” Condenação ao pagamento de lucros cessantes “Insufilm” oferecido como brinde na aquisição ape-nas do veículo Honda Fit, o modelo popular da mar-ca Inadmissibilidade de utilização do valor de pelí-cula protetora de carros blindados para cálculo do valor a ser pago pelo recorrente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade Lucros cessantes cor-respondentes à multiplicação de R$ 417,50 (preço médio de películas aplicadas em carros não blinda-dos) por cada veículo Honda Fit alienado nos pe-ríodos promocionais Indenizatória procedente em parte Recurso parcialmente provido DANO MO-RAL Violação do direito de exclusividade da marca Insuficiência, por si, para caracterizar o dano moral Falta de prova de que película protetora automotiva aplicada pela concessionária seja de qualidade ruim Desvalorização da marca “Insufilm” não demons-trada pela autora - Abalo da imagem e reputação da autora no mercado não comprovada Indenizatória parcialmente procedente Apelação improvida neste tocante Dispositivo: Conheceram parcialmente e, na parte conhecida, deram parcial provimento.” (TJSP, Apelação Cível nº. 0002916-22.2008.8.26.0068, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Di-reito Empresarial, Julgado em 08/04/2013)

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Representação n° 307/12

Relator: Conselheiro Paulo Chueiri

Decisão: Alteração. Artigos 1º, 4º, 17, 23, 27, parágrafos 1º e 2º, 32, letras “c” e

“f ”, e 50, letra “b” do Código.

P&G é superior para você.

A Unilever questiona a veracidade de campanha em TV da P&G, apresentada por Fausto Silva, cujo tema está resumido na frase acima. Para a denun-ciante, não são esclarecidos nos anúncios critérios e contornos de comparação. As afirmações de supe-rioridade, entende a denunciante, induzem a uma comparação injustificada com os concorrentes. Reu-nião de conciliação entre as partes resultou infrutí-fera.

Em sua defesa, a P&G alega que o claim, por si só, não indica superioridade de produtos em relação à concorrência, e sim a comunicação de que a em-presa, subjetivamente, de acordo com avaliação de cada consumidor, pode ser superior. O claim, alega a anunciante, é um claro exemplo de exagero publi-citário.

O relator não aceitou esses e outros argumentos da defesa. Para ele, não devem ser acolhidos na pu-blicidade superlativos de superioridade sem a devida comprovação. Seu voto foi aceito por unanimidade.

ConarRepresentação n.° 236/12

Relator: Conselheira Mariângela Vassalo.

Decisão: Arquivamento Artigo 27,nº 1, letra “a” do Rice

Liberty Seguros – Pênalti

A denunciante alega que apresentou à Liberty Seguros proposta de campanha durante processo de concorrência, que não foi escolhida pela anuncian-te. Meses depois, a Liberty e sua agência veicularam anúncio em que estariam presentes elementos da campanha planejada pela Comunicação Estratégica. Reunião de conciliação promovida pelo Conar não chegou a bom termo.

Em sua defesa, a anunciante informa considerar que as campanhas não se assemelham, não cabendo razão à denúncia. A relatora aceitou esse ponto de vista e propôs o arquivamento. “As peças publicitá-rias juntadas nessa representação, embora apresen-tem aspectos comuns, que se justificam pelo briefing formulado pelo anunciante, são inconfundíveis”, escreveu ela em seu voto. “Partindo do pressuposto legal de que a ideia em si não é passível de proteção e considerando que as obras foram materializadas de forma a apresentar resultados distintos, não identi-fico infrações éticas”. Seu voto foi aceito por unani-midade.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOSPROPRIEDADE INTELECTUAL

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* Decisões extraídas literalmente do repertório oficial de Jurisprudência do Conar.

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