DIREITO DE MARCAS

Função da marca

Função distintiva

222.º - distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa

Continuidade empresarial (produtos provenientes da mesma empresa, de empresa transmissária ou de beneficiário de uma licença)

Proibição do uso não enganoso – 269.º, n.º 2, b) - garantia de uma “origem pessoal” - pessoa a que se atribui o ónus pelo uso não enganoso da marca

Função de qualidade ?

Não função autónomaGarantia derivada da função distintiva - origem não enganosa

Função publicitária ?

Poder atractivo - Contribui para a promoção de produtos ou marcas

Titularidade da marca

• Sistema de registo constitutivo – 224.º (propriedade e exclusivo)

• Direitos conferidos pelo registo – 258.º

• Prova do direito – 7.º (título do registo)

• Validade – 255.º - 10 anos (renovável por = períodos)

• Vantagem – segurança jurídica (controlo por entidade pública), prova, garantia dos interesses de terceiros

Marca de facto

• Tem que ser registável •Utilização de sinal distintivo não registado – não confere direito de PI

• 227.º - direito de prioridade – 6 meses• 236.º - direito de reclamar do pedido de registo por outrem dentro desse prazo• 41.º - direito de recorrer judicialmente contra decisão de concessão desse registo

• Casos fora do art. 227.º - protecção apenas se existir concorrência desleal - 266.º, n.º 1, b)

Proibições absolutas ao registo

Finalidade: Protecção de interesses públicos

A.Insusceptibilidade de representação gráfica

Ac. TJCE C-273/00, Sieckmann, (45-46, 55)

Marcas sensoriais – princípio geral – um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível, pode ser uma marca desde que seja susceptível de representação gráfica

• marcas sonoras – 234.º, n.º1, c); representação gráfica (pentagrama ou espectograma)

• marcas olfactivas – Sieckmann (69-73)

B. Ausência de capacidade distintiva

223.º

a)Marca desprovida de carácter distintivo

•Apreciação casuística relativa aos produtos/serviços a que se destina (sector de actividade)

•Percepção que o público tem da marca (consumidor médio)

b)Sinal correspondente à forma do produto

Sinais genéricos:• sinal nominativo que designa o género de produtos/serviços

•forma comum do produto forma necessária do produto ou embalagem forma determinante de um determinado resultado técnico (C-

2999/99, Philips v. Remington) forma confere valor substancial ao produto (forma do

produto)

c) Sinais descritivos de produtos/serviços

• Sinal comum aos objectos idênticos (ex.: sumo)

• Apenas proibida marca exclusivamente descritiva (não marca que sugere o nome do produto ou serviço – marca expressiva – combinação de elementos inabitual, impressão distintiva produzida pela soma dos elementos – ex.: Sumol; T. Com 18/3/2004 – Escolaonline; T. Com 24/20/2003, Net Carro)

• Proibição de palavras em idiomas estrangeiro que façam parte do vocabulário comum – ex.: maple, software, chaise longue, pullover …

• Permissão da utilização de nome geográfico se este for usado com um significado não geográfico (ex.: desodorisante Tahiti)

d) Sinais usuais

• Sinais usuais (verbais ou figurativos) indicadores de produtos/serviços (ex.: bica, prego; imagem do fogo para aquecedores, tesoura para artigos de barbearia ou secador para cabeleireiro)

• Sinais usuais descritivos de um género ou diferentes géneros de produtos/serviços (ex.: marcas lights ou slims para tabaco – STJ, 3/4/1991)

• Sinais banais sem conteúdo diferenciador, utilizados para publicidade ou promoção (ex.: RL 8/11/1972 – Fino = o melhor, o ideal)

e) Sinais fracos

Pela sua simplicidade ou vulgaridade não adquirem capacidade distintiva

Cores Uma cor – recusa

Ac. TJCE C-104/01, Libertel, (42, 68-69)

Combinação de cores, disposição de cores?

Letras, algarismos – protegidos se tiverem singularidade gráfica; protecção de combinações de letras ou números

Formas de pontuação, traços, formas geométricas simples

C. Outras proibições

239.º

a)Símbolos do Estado, de Municípios ou entidades públicas nacionais ou estrangeiras

b)Distintivos, selos e sinetes oficiais, de fiscalização e garantia

c)Brasões ou insígnias, medalhas, condecorações,…

d)Emblema ou denominação da Cruz Vermelha e outros emblemas privativos

e)Medalhas de fantasia ou desenhos susceptíveis de confusão com condecorações oficiais ou medalhas e recompensas de concursos e exposições oficiais

i) Sinais de elevado valor simbólico

j) Expressões ou figuras contrárias à moral ou ofensivas da lei ou ordem pública

l) Marca enganosa

• Ratio – princípio da verdade da marca• Engano provocado pela marca em si • Causa – uso de sinal falso ou sinal que possa gerar risco de

engano• Erro sobre a natureza, qualidades, utilidades ou proveniência

geográfica (origem e adopção de firma, logótipo, nome ou insígnia de estabelecimento de outrem) do produto ou serviço a que se destina

Jurisprudência nacionalo natureza – Supremecork (tampas de plástico) – 9.º JCL,

10/12/1999o qualidade – Cristalis (artigos vidro para uso doméstico) –

1.º JCL, 19/5/1971o proveniência geográfica – Ipanema d’Ouro (café, pedido

por empresa portuguesa) – TRL 29/6/2004

• Público – conceito adaptável perante o caso concreto

Proibições relativas

239.º

f) firma, denominação social, logótipo, nome e insígnia de estabelecimento, ou parte característica dos mesmos

• que não pertençam ao requerente ou que este não esteja autorizado a usar

• se tal uso for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão

• actividades concorrentes

g)nomes, retratos ou outras expressões e configurações•Sem autorização das pessoas ou sucessores - respeito pelos direitos de personalidade (nome, imagem)

Ou•Se desrespeitar ou desprestigiar as pessoas – limite da ordem pública: 81.º CC

h) Sinais que infrinjam direitos de autor ou de propriedade industrial

• Obras literárias ou artísticas• Direitos de PI – carácter residual

m) Reprodução ou imitação (total ou parcial) de marca anterior registada

• Produtos ou serviços idênticos ou afins

• Susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão (o sinal distintivo e não os produtos/serviços)

Ou• Risco de associação com a marca registada (sub-espécie de

risco de erro ou confusão)

• Não autorização do titular de marca registada anterior

Violação do direito de marca:

• Contrafacção – reprodução – 323.º, a)• Imitação – diferentes graus (reprodução com adições; aproximativa)– 323.º, b)

Conceito de imitação ou usurpação – 245.º (3 requisitos)

a)Prioridade da marca imitada

b)Identidade ou afinidade dos produtos/serviços

•Produtos concorrentes no mercado•Distinção tendo em conta a finalidade essencial da marca (função distintiva)•Densificação do conceito de afinidade – critérios:

• Finalidade e utilidade dos produtos /serviços• Natureza (estrutura, características) dos

produtos/serviços• Hábitos de distribuição

c) Identidade entre os sinais

Sinais:• Marca nominativa – sinais nominativos - comparação

visual, fonética e ideográfica

• Marca gráfica • Marca puramente gráfica – força distintiva

apoiada nos efeitos gráficos ou • Marca figurativa (figura ou emblema)

• Marca mista – elementos nominativos e gráficos • Comparação do conjunto• Elemento predominante – elemento nominativo

Imitação de embalagens ou rótulos não registados – 240.º• Pedido de marca confundível não com marca anterior

mas com apresentação do produto de outro titular – direito de marca ou concorrência desleal ?

• Crítica do n.º 2 – necessário?