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Súmula n. 142

(*) SÚMULA N. 142 (CANCELADA)

Prescreve em vinte anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial.

Referências:CC/1916, art. 177.Lei n. 5.772/1971, art. 59.

Precedentes:REsp 10.564-SP (3ª T, 26.11.1991 — DJ 09.03.1992)REsp 19.355-MG (2ª S, 28.10.1992 — DJ 1º.02.1993)REsp 26.752-SP (4ª T, 15.06.1993 — DJ 09.08.1993)REsp 34.983-SP (4ª T, 13.12.1993 — DJ 21.02.1994)

Segunda Seção, em 14.06.1995DJ 23.06.1995, p. 19.648

(*) Julgando a AR n. 512-DF, na sessão de 12.05.1999, a Segunda Seção deliberou pelo cancelamento da Súmula n. 142.

DJ 10.06.1999, p. 49

(*) AÇÃO RESCISÓRIA N. 512-DF (96.0036725-6)

Relator: Ministro Waldemar ZveiterRevisor: Ministro Barros MonteiroAutor: All Latex Indústria de Artigos Esportivos LtdaAdvogados: José Carlos Tinoco Soares e outrosRé: Asics CorporationAdvogados: Newton Silveira e outros

EMENTA

Ação rescisória. Violação a literal disposição de lei. Inocorrência. Ação visando a abstenção de uso de marca comercial com pedido de revisão de Súmula n. 142-STJ, acolhido por maioria para revogá-la.

I - Rescisória improcedente, por inocorrência do pressuposto autorizador do art. 485, V, do CPC.

II - Acolhido o pedido de revisão da Súmula n. 142-STJ, que resta revogada por decisão majoritária.

III - Perda do depósito em favor do réu. Custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, julgar improcedente a ação, e, por maioria, cancelar a Súmula n. 142 desta Corte. O depósito reverter-se-á ao réu. Custas em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como, os honorários ao patrono do réu, ambos pelo autor. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Barros Monteiro, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar, Ari Pargendler, Carlos Alberto Menezes Direito, Nilson Naves e Eduardo Ribeiro. Ressalvado ponto de vista do Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha que entendia inadmissível a ação. Restou vencido quanto ao cancelamento da Súmula n. 142, bem como, na reversão do depósito ao réu, o Sr. Ministro-Relator. Ausente, Justifi cadamente,

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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o Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Sustentou oralmente o Dr. José Carlos Tinoco Soares, pelo autor.

Brasília, 12 de maio de 1999 (data do julgamento).Ministro Ruy Rosado de Aguiar, PresidenteMinistro Waldemar Zveiter, Relator

DJ 19.02.2001

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: All Latex Indústria de Artigos Esportivos Ltda ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, do CPC, objetivando a desconstituição do decidido no REsp n. 23.732-8, Relator Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, cujo acórdão guarda a seguinte ementa (fl . 68).

Marca. Prescrição.

Ação para reparação dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos (art. 178, § 10, IX, C. Civil); a ação fundada na obrigação de não fazer, visando à cessação do uso da marca de propriedade da autora, prescreve em vinte anos (art. 177 do C. Civil).

Apelo conhecido e provido para reconhecer e prescrição qüinqüenal.

Alega violação a literal disposição de lei, ao ter o acórdão rescindendo aplicado ao caso o disposto no art. 177 do Código Civil, em lugar do que dispõe o art. 178, § 10, IX, do mesmo diploma legal, sustentando serem qüinqüenais os prazos, tanto para propor ação de indenização pelo uso indevido de marca, quanto para requerer a abstenção de seu uso, ou seja, para pleitear uma obrigação de não fazer.

Além de propor revisão da Súmula n. 142 desta Corte, a autora discorre sobre o direito de propriedade, distinção entre direitos reais e pessoais e a prescrição sobre eles incidentes e colaciona julgados do STF e deste STJ em abono a sua tese.

Contestação às fl s. 190-197; réplica às fl s. 199-205; razões fi nais às fl s. 240-241 e 243-250 e parecer da douta Subprocuradoria Geral da República às fl s. 252-260, pela improcedência da rescisória.

É o relatório.

SÚMULAS - PRECEDENTES

RSSTJ, a. 4, (10): 237-282, julho 2010 243

VOTO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): A matéria em destaque consiste em saber qual o prazo prescricional para exigir a abstenção do uso de nome ou marca comercial, tendo o acórdão rescindendo adotado a vintenária, enquanto a Autora pugna pela aplicação do prazo qüinqüenal.

Rejeito o pedido de revisão da Súmula n. 142-STJ no âmbito desta ação rescisória, que desacolho por não ver presente o pressuposto do art. 485, V, do CPC, em que se arrimou.

Nesse mesmo sentido está o parecer da douta Subprocuradoria Geral da República que adoto como razões de decidir, verbis (fl s. 256-260):

O direito de propriedade, é certo, corresponde a um direito real, na esteira do elenco encartado no art. 674 do Código Civil.

O direito à marca industrial ou comercial é um direito de propriedade , como se depreende do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.

O direito de propriedade, como óbvio, recai sobre a res e não sobre uma outra pessoa, como ocorre com os direitos obrigacionais. Nestes, ainda que a relação jurídica tenha por objeto uma coisa, como, verbi gratia, na compra e venda (cf. Serpa Lopes, “Curso de Direito Civil”, Livraria Freitas Bastos S/A, 1960, 3ª edição, vol. III, n. 177, p. 256), não há a ocorrência de um ius in re, senão, apenas, uma obrigação a vincular as partes contratantes.

Da mesma forma, ainda que a obrigação derive do direito de propriedade, como a do direito que possui o seu proprietário — credor — de que determinada pessoa — devedor — abstenha-se da utilização do bem, essa relação jurídica é sempre pessoal. É o escólio de Pontes de Miranda (“Tratado de Direito Privado”, Parte Especial, Tomo XXII, Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 3ª edição, 1971, p. 15):

A relação jurídica a que correspondem os direitos reais recai sobre a coisa, a res, razão por que pode ser entre o titular do direito e todos: não tem de incidir em ato positivo ou negativo de determinada pessoa, o que a personalizaria. O poder, o senhorio exclusivo, sobre a coisa está ligado a isso. Na relação jurídica do direito pessoal há objeto que está no patrimônio do devedor e é devido, ou é devido com o ato do devedor; na relação jurídica do direito real, o objeto já está no patrimônio do sujeito ativo, de jeito que os sujeitos passivos só devem a abstenção, o atendimento, o respeito. No patrimônio desses o objeto não está, está o patrimônio do sujeito ativo. Ao passo que, tratando-se de direitos de obrigação, está no patrimônio do credor a pretensão a que o objeto venha a ele. O objeto pode ainda não existir, ter de ser feito pelo devedor (contrato


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de obra ou de serviço, contrato de trabalho, encomenda de livro, ou de obra de arte). (negritos não originais)

Assim, consisitindo a pretensão de abstenção do uso de marca em uma obrigação de não fazer, não se pode falar em direito real, pois obrigação implica com a exceção das obrigações propter rem, direito pessoal, prestação.

Orlando Gomes (“Obrigações”, Forense, Rio de Janeiro, 1984, 7ª ed. pp. 11-12) pontifi ca:

A obrigação pertence à categoria das relações jurídicas de natureza pessoal.

Elemento decisivo do conceito é a prestação. Para constituir uma relação obrigacional, uma das partes tem de se comprometer a dare, facere ou praestare, como esclareceu o jurisconsulto Paulo, isto é a transferir a propriedade de um bem ou outro direito real, a praticar ou abster-se de qualquer ato ou a entregar alguma coisa sem constituir direito real. (grifos originais)

De todo o exposto, é de se concluir que, posto decorrente do direito de propriedade de marca industrial, a faculdade do proprietário quanto a exigir de outrem a abstenção de seu uso se insere no campo dos direitos obrigacionais e não no dos direitos reais.

Daí, o primeiro dos fundamentos de improcedência da presente ação rescisória. Com efeito, quer a autora que, ante a só circunstância de o direito sobre a marca constituir-se em direito real, também as obrigações daí derivadas, inclusive as de abstenção ao seu uso indevido, sejam também reais, o que é de todo em todo inadmissível.

Da mesma forma, não prospera, também, a tese levantada na presente ação de desconstituição, quanto a serem unos os prazos para a ação de abstenção ao uso indevido de marca industrial e para a ação de indenização decorrente de tal ilicitude.

No pertinente ao tema do lapso prescricional, esse nobre Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem-se manifestado em sentido idêntico ao da decisão rescindenda, conforme se depreende das seguintes ementas:

Nome comercial. Ação de preceito cominatório e ação para ressarcimento dos prejuízos causados pelo uso indevido. Prescrição.

A ação cominatória objetivando fazer cessar o uso comercial prescreve em vinte anos, não incidindo o art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, invocável tão só na demanda para ressarcimento dos danos causados pelo uso indevido.


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Recurso conhecido em parte, mas improvido. (REsp n. 2.476-RJ, Rel. Min. Antônio Torreão Braz, DJ 12.06.1993, p. 17.626)

Marca. Uso indevido. Ação de abstenção de uso. Prescrição.

A ação para impedir o uso indevido de marca prescreve em 20 anos (art. 177 do Código Civil); a de reparação de danos daí derivados é quem tem prescrição qüinqüenal (art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil).

Recurso conhecido e provido. (REsp n. 30.727-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 13.03.1995, p. 5.299).

Inocorrendo, portanto, o pressuposto autorizador do art. 485, V, do CPC, rejeito o pedido de revisão da Súmula n. 142 e julgo improcedente a presente rescisória.

É o meu voto.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: A autora pretende desconstituir o v. acórdão proferido no REsp n. 23.732-8-SP, que porta a seguinte ementa:

Marca. Prescrição.

A ação para reparação dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos (art. 178, § 10, IX, Código Cívil); a ação fundada na obrigação de não fazer, visando à cessação do uso da marca de propriedade da autora, prescreve em vinte anos (art. 177 do Código Civil).

Apelo conhecido e provido para reconhecer e prescrição qüinqüenal (fl . 68).

A par de propor, preliminarmente, a revisão da Súmula n. 142 desta Corte, a demandante sustenta que, tanto para a hipótese de pleito alusivo à reparação de danos como para o caso de ação fundada em obrigação de não fazer, visando à cessão de uso de determinada marca, o lapso prescricional é o de cinco anos.

Tocante à pretendida revisão do Verbete Sumular n. 142-STJ, penso ser esta a oportunidade para fazê-lo, pois realmente o referido enunciado não corresponde aos julgados que lhe deram origem. Tratando-se de ação proposta para exigir a abstenção do uso de marca comercial, o prazo de prescrição, a rigor, não é o vintenário, como consta da súmula em foco, mas sim, nos termos do disposto no art. 177 do Código Civil, o de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes, visto que, na forma do que se assentou a colenda Segunda Seção,


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o prazo prescricional será aí o das ações reais (REsp n. 19.355-0-MG, voto proferido pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, in RSTJ vol. 80, p. 287).

Quando do julgamento do REsp n. 43.480-7-SP, de que fui Relator, em que se pretendia também a abstenção do uso de marca comercial, considerei que o lapso prescricional pertinente é o das ações reais e, sendo a controvérsia instaurada entre presentes, o prazo é de dez anos. Eis porque, naquele precedente da Quarta Turma lançara uma reserva ao que enuncia a indigitada Súmula n. 142.

Proponho, destarte, que, na conformidade com o que reza o art. 125, § 1º, do RI desta Casa, se proceda à revisão da referida súmula, independentemente, porém, do sobrestamento do presente feito.

Quanto ao mérito, penso desassistir razão à autora em sua pretensão.Cuidando-se de ação que objetive a cessação do uso da marca comercial, o

prazo da prescrição é diverso em relação à demanda que vise a obter a reparação de danos.

Tal distinção foi feita pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro de início quando do julgamento do REsp n. 10.564-0-SP, posteriormente reafirmada pela Segunda Seção ao apreciar o REsp n. 19.355-0-MG, acima mencionado. Do voto de S. Exa. colhe-se o seguinte:

Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX, do Código Civil , fi xando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.

Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca, discutindo-se quanto a ser possível classifi cá-lo como de propriedade.

Tenho para mim que como tal haverá de ser considerado, não subsistindo, em relação ao tema, as dúvidas que existem quando se trata de nome comercial. Abstenho-me, entretanto, de sobre a matéria deter-me mais longamente, uma vez que, por outra razão, entendo não incidir a norma no caso ora em apreciação.

No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, que o recorrente fez juntar aos autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

“A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se à controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado. Assim, a demanda que pleiteei indenização sujeita-se à prescrição


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qüinqüenal, tendo como termo inicial a data em que se verifi cou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstivesse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.”

Não é outra a autorizada opinião de Carpenter, a afi rmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, ‘cujo fi m é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade’ (“Da Prescrição”, 3ª ed., Editora Nacional de Direito, p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, signifi cará isso que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afi rmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil se me afi gura discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos. (in RSTJ, vol. 80, pp. 286-287).

Conclui-se, destarte, que no caso em exame, se o prazo da prescrição não é vintenário, também não o é de cinco anos, mas de dez, consoante defl ui do estatuído no art. 177, segunda parte, do Código Civil brasileiro.

Por tais motivos, não vislumbrando ofensa aos arts. 177 e 178, §10, inciso IX, do CC, julgo improcedente a ação, carreando à autora as despesas processuais


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e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Se unânime a decisão, perderá ela o depósito feito em favor da ré.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Sr. Presidente, data venia, discordo parcialmente do Ministro Waldemar Zveiter, para julgar parcialmente inadmissível a rescisória. É que a ação foi proposta com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, e, no caso, não posso admitir que o julgamento tomado com base num verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça tenha violado literalmente dispositivo de lei.

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator)(Aparte): V. Exa. me permite um aparte, sem querer interromper o raciocínio de V. Exa. Veja ao ponto que estamos chegando. A parte ingressa com ação rescisória, com base no erro da súmula. V. Exa está votando agora e dizendo: realmente, o que a parte quer é dizer que a súmula está errada, o acórdão foi editado com base na súmula; não rescindo o acórdão e reformo a súmula. Então vamos rescindir o acórdão.

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Não, estou primeiro votando pela inadmissibilidade da ação rescisória.

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Só estou louvando naquilo que V. Exa disse: o pedido dele é esse, a súmula está errada; a decisão foi errada porque foi tomada com base na súmula. Então devemos admiti-la, data venia.

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Tenho para mim que não.Prosseguindo no voto, com relação ao pedido de revisão de súmula, tenho,

também por incabível que a parte possa fazê-lo, sobretudo no seio de uma ação rescisória. Mas considerando o disposto no § 1º do art. 125 de nosso Regimento Interno, se eminente Ministro-Relator, ou, então, se o eminente Ministro-Revisor não quiserem propor revisão da jurisprudência compendiada na súmula, eu o faço agora.

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Aparte): Mas, o Ministro Barros Monteiro já propôs.


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O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Então, dou por inadmissível a ação rescisória, tenho por incabível o pedido de revisão de súmula, sede de ação rescisória, formulado pela autora, mas acolho a proposição do Sr. Ministro Barros Monteiro de fazer a revisão da súmula.

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Aparte): E no mérito da revisão que ele entrou?

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Estamos decidindo primeiro, se vamos ou não fazer a revisão; depois, vamos ao mérito.

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: V. Exa. considera incabível a revisão e está propondo que seja feita de ofício.

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Dou por inadmissível a ação rescisória, tenho por incabível o pedido de revisão de súmula formulado em sede de ação rescisória, mas acolho a proposição do Sr. Ministro Barros Monteiro de fazer a revisão da súmula, tudo com base no art. 125, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Parece-me que essa não foi a proposta do eminente Ministro-Revisor. S. Exa. não está propondo depois do julgamento quanto a isso não sou contra. Não sei se não estou compreendendo bem ou se não estou me fazendo compreender, porque, se o propósito da parte é suscitar um erro de julgamento do acórdão rescindendo que valeu-se da súmula, julgo a ação improcedente, mas digo que a súmula está errada. Penso que se for assim devemos acolher parcialmente o pedido para rever a súmula.

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha:

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Por isso julgarei parcialmente procedente.

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Penso que, aqui, o autor apresentou, numa mesma petição, duas pretensões: uma, rescindir o julgado; outra, pedindo revisão da súmula.

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: Quem sabe peço vista per salto para podermos examinar com cautela.


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O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Não precisa pedir, pois não tenho nada a opor. Fico com meu voto. Isso faz parte do Colegiado. O eminente Ministro Cesar Asfor Rocha fez essa proposta. Penso que a sessão deve julgar. Se decidir assim, fi co vencido.

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Vou fazer a seguinte ponderação a V. Exa., Ministro-Relator. Um dos fundamentos do autor da ação é de que o prazo para propor a ação principal é de cinco anos e, nessa fundamentação, bate de frente com a súmula onde se diz que o prazo é de vinte anos. O Tribunal tem que examinar essa questão e chegará à conclusão de que o prazo não é de vinte anos, com isso tem que afastar a súmula e, para isso, tem que revisá-la. Dizendo que não são vinte anos, chega depois à conclusão de que também não são de cinco anos que a parte pretende. Então, revisa a súmula, porque teve que passar por essa fase de argumentação, e julga improcedente o pedido, porque o prazo de cinco anos, que é o que quer, não é correto.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: Sr. Presidente, tenho a sensação de que são duas as questões.

A primeira é a questão relativa à procedência ou à inadmissibilidade da ação. Sobre essa questão, não tenho dúvida alguma. A jurisprudência não só do Superior Tribunal de Justiça, como também a do Supremo Tribunal Federal e a doutrina indicam que, nesses casos precisos, o que se deve fazer é julgar improcedente a ação. Por quê? Porque o que a parte pede é que seja julgada procedente a rescisória, uma vez presente violação literal do dispositivo de lei, no caso o art. 178, § 10, inciso IX. Se, examinando a ação, verifi ca-se que não há essa violação, a meu juízo, com todo o respeito a quem possa entender em sentido contrário, aplica-se o dispositivo de improcedência e não de inadmissibilidade.

Com relação à segunda questão, que é de revisão de súmula, tenho a sensação muito nítida de que a intervenção do eminente Presidente da Seção é benfazeja. Há uma ação rescisória proposta com o objetivo de apontar uma violação do art. 178, § 10, inciso IX, que impõe o prazo prescricional de cinco anos.

O Ministro-Relator, examinando a matéria, tal qual o Ministro-Revisor, entende que esse artigo não se aplica, porque se aplica ao prazo prescricional


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de dez anos. E por quê? Porque o exame da jurisprudência do Tribunal indica que esse prazo contido na Súmula n. 142 não refl ete coerentemente os julgados, mantido o prazo de cinco anos para reparação de danos e o de dez anos, o prazo do art. 177. Ora, se esse fato é verdadeiro. A meu juízo, não é necessário que no julgamento se possa fazer a revisão da súmula. Mas, também, nada impede que se o faça, à medida que a conclusão do voto é no sentido de que o prazo de cinco anos não se aplica, mas que o prazo aplicável seria de dez anos, ou seja, na verdade, quando o Tribunal assim decide, não está decidindo a rescisória porque o prazo de vinte anos está equivocado; ele está decidindo a rescisória porque o prazo do art. 178, § 10, IX, não se aplica, ou seja, não há violação porque o prazo de cinco anos não se aplica. Todavia, ao examinar a aplicação desse prazo de cinco anos chega-se à conclusão de que não se aplicaria o prazo de vinte anos, mas, sim, o prazo de dez anos, com o que não se está violando, com a decisão, a súmula porque não se aplica o prazo de cinco anos, mas se entende que também não teria de aplicar-se o prazo de vinte anos, impondo-se também, na oportunidade, a revisão da súmula.

Com essas razões, Sr. Presidente, acompanho, na conclusão, o voto do eminente Ministro Waldemar Zveiter no sentido de ser julgada improcedente a ação, mas entendo também extremamente oportuna a ocasião para que façamos a revisão da Súmula n. 142.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Sr. Presidente, duas questões: uma delas diz respeito ao cabimento da rescisória, tratando-se de ação fundada no inciso V (“violar literal disposição de lei”). A meu ver, não é lícito se abram duas oportunidades aos litigantes, por ocasião do especial e quando da rescisória. Por isso é que entendo inadmissível a ação. Contudo, aqui sou vencido. A outra questão refere-se ao prazo de prescrição. De fato, conforme lembranças da tribuna, entendia eu que o prazo era o do art. 178, § 10, IX, em qualquer caso. Também fi quei vencido. Em Assim sendo, quanto à ação, voto pela sua improcedência, e, relativamente à Sumula n. 142, voto pela sua revisão, ou pelo seu cancelamento.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Sr. Presidente, a meu ver, então, pode-se dizer que o acórdão decidiu com base em uma súmula errada e, por isso,


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devemos revê-la. Mas, não obstante, a conclusão do julgado deve ser mantida por outras razões, julgando-se improcedente o pedido de rescisão.

Vou pedir vênia ao eminente Ministro-Relator para acompanhá-lo, numa parte, e ao eminente Ministro-Revisor, que também votou pela improcedência, na outra parte.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: De há muito se ter observado o equívoco do enunciado da súmula em exame. Dele consta prazo de prescrição que corresponde aos direitos pessoais quando, em verdade, se trata de direito real. É antigo o propósito de revê-lo, mas a oportunidade regimental ainda não havia se apresentado. Não tenho dúvida de que devemos fazê-lo neste julgamento.

Há, entretanto, uma particularidade. É que, não obstante errada a súmula, a conclusão do julgado é de manter-se por outras razões, o que conduz à improcedência do pedido de rescisão.

Voto, pois, por que se reveja a súmula, ainda que julgando improcedente a rescisória.

Resta saber se simplesmente cancelamos o enunciado ou lhe damos outra redação. Parece-me mais correto apenas cancelar.

ESCLARECIMENTOS

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar (Presidente): Tenho, então, com o resultado da votação, que, por maioria, julgou-se improcedente a ação, a qual o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha julgou inadmissível.

Com relação à revisão da Súmula n. 142, ponho em votação a seguinte questão: ou é revisão para defi nir outros quantitativos, ou simplesmente cancelar.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Sr. Presidente, parece-me que, em tese, esses precedentes autorizariam a súmula na sua redação antiga; precisamos agora de um novo precedente para justifi car uma nova súmula.

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Então, parece-me mais prudente que a Súmula n. 142 seja simplesmente cancelada.


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O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Ou então, se quiserem, adia-se essa parte. Faço uma pesquisa para ver quais são os precedentes e edita-se uma nova súmula.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: Decide-se pela revisão, mas a aprovação do enunciado se fará numa próxima sessão.

Pela revisão, já fi ca decidido que ela está sem efeito, faltando apenas o enunciado.

O Sr. Ministro Nilson Naves: A questão é se cancela ou se faz de logo a revisão da súmula.

O Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar: Os precedentes antigos autorizavam, presume-se, a súmula.

É uma solução intermediária, e não se revisa a súmula.

VOTO VENCIDO (EM PARTE)

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Rejeito o pedido da revisão da súmula e julgo improcedente esta ação rescisória, aguardando a conclusão do julgamento para saber o que fazer com o depósito.

COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO - VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Sr. Presidente, entendo que o autor foi vitorioso em parte e, por isso, não ocorre a perda do depósito.

ESCLARECIMENTOS

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): V. Exa. está fi xando honorários de 10% corrigidos sobre o valor da causa?

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Valor da causa atualizado. Se V. Exa. tiver outro critério, eu aceito.

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Fiquei aguardando. Penso que a parte tem que ser condenada em parte mínima de honorários.


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O Sr. Ministro Barros Monteiro: O mínimo é de 10% sobre o valor da causa.

O Sr. Ministro Ari Pargendler: A parte sucumbiu e deve pagar os honorários. Penso que 10%¨está razoável.

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter (Relator): Ele não sucumbiu, tanto que, pelo que sustentou, saiu vitorioso. Ele até desistiu da ação.

RECURSO ESPECIAL N. 10.564-SP (91.0008263-5)

Relator: Ministro Nilson NavesRelator designado: Ministro Eduardo RibeiroRecorrente: Vulcabrás S/A — Ind. Com.Recorrida: Pandy Confecções Indústria e Comércio LtdaAdvogados: Waldemar Álvaro Pinheiro e outros, e Meire Ribeiro Cambraia e outros

EMENTA

Marca. Violação. Prescrição.O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do

Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que intente fazer cessar a violação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso especial e, por maioria, dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas taquigráfi cas constantes dos autos, que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.


RSSTJ, a. 4, (10): 237-282, julho 2010 255

Brasília (DF), 26 de novembro de 1991 (data do julgamento).Ministro Nilson Naves, PresidenteMinistro Eduardo Ribeiro, Relator designado

DJ 09.03.1992

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Em ação de modifi cação de nome comercial, intentada por Vulcabrás S/A Indústria e Comércio contra Pandy Confecções Indústria e Comércio Ltda, as instâncias ordinárias acolheram a prescrição do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil. Veja-se o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reproduzindo os fundamentos de outro julgado do mesmo Tribunal:

Esta colenda Câmara, reiteradamente, tem sustentado ser qüinqüenal, nos termos do art. 178, § 10, item IX, do Código Civil, o prazo prescricional relativo à violação do “nome comercial” (cf. Apelação Cível n. 40.372-1, de Campinas).

Com efeito, na Apelação Cível n. 263.011, de Jundiaí, julgada em 11.10.1977, sendo Relator o Desembargador Almeida Camargo (RT, vol. 510/84), ao enfrentar a questão, esta colenda Câmara, com base na lição da doutrina e da jurisprudência ditada pelo excelso Pretório, confirmou o entendimento de que, apesar da divergência entre os doutos, prevalece hoje a posição pela qual o direito sobre o “nome comercial” constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com o direito sobre marcas de fábrica e do comércio, motivo pelo qual, em temas de ações por violação ao “nome comercial”, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, que vem previsto no art. 178, § 10, item IX, do Código Civil.

Aliás, a colenda Sexta Câmara Civil asseverou que a ação ordinária de abstenção do uso de nome comercial tinha um prazo de decadência de seis meses a que aludia o art. 10, item II, do Decreto n. 1.236, de 1904, certo que o Código da Propriedade Industrial disciplinou de outro modo a questão e concede ação de nulidade no prazo de cinco anos, contados da data da expedição do registro inicial do nome comercial (art. 156, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.903, de 1945), conforme precedente que indicou no seu acórdão unânime, em 15.06.1962, na Apelação Cível n. 115.008, de São Paulo, Relator o Desembargador Martiniano de Azevedo.

Esse entendimento foi reiterado, mais recentemente, pela mesma colenda Sexta Câmara Civil, ao, por votação unânime, quanto à questão do lapso prescricional, afi rmar inocorrer a pretendida prescrição, porque, “o direito sobre


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o nome comercial, apesar da divergência doutrinária, constitui um direito de propriedade e sujeita-se, portanto, ao lapso prescricional do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil”. Assim se manifestou a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Embargos ao Recurso Extraordinário n. 46.579, em 16.10.1960: “aplicação do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensivo à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas nomeadamente Carlos de Carvalho, que a exprimiu no Decreto n. 916, de 1880, de sua lavra” (do voto do Desembargador Ferreira Prado na Apelação Cível n. 15.812-1, de São Paulo, em 17.10.1981, RJTJESP, Ed. LEX, vol. 77/187).

Assim, também, tem entendido a colenda Quinta Câmara Civil ao sustentar que a prescrição, na ação para proteção do “nome comercial”, é qüinqüenal, nos termos do art. 178, § 10, item IX, do Código Civil, razão pela qual deve ser pronunciada na hipótese da demanda ser intentada, como é o caso destes autos, após o qüinqüênio contado da data do arquivamento dos atos constitutivos da ré (acórdão unânime nos Embargos Infringentes n. 286.425, de Campinas, em 11.12.1980, Relator Desembargador Nogueira Garcez, RJTJESP, Ed. LEX, vol. 70/228).

2. A autora interpôs recurso especial: pela alínea a, alega que o acórdão recorrido violou o art. 177 do Código Civil (“que estabelece prazo vintenário para a prescrição de ações pessoais, como a presente”); pela alínea c, aponta dissídio com julgados do STF, TFR e de outros tribunais.

3. Admitido, veio o recurso ter ao Superior Tribunal de Justiça.É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Dizendo-se proprietária da marca “Panda”, quer a autora seja a ré compelida a excluir de sua denominação social a palavra “Pandy”. A questão não chegou a ter solução porque acolhida a prescrição. Controverte-se agora em torno do seu prazo: de cinco anos, como afi rmaram as instâncias ordinárias, entendendo tratar-se, o nome comercial, de propriedade, daí aplicável o referido art. 178, § 10, inciso IX; de vinte anos, como quer a autora, considerando, no essencial, que, na espécie, não se trata de propriedade, daí ter invocado o art. 177, quanto ao prazo das ações pessoais.

2. Dentre os acórdãos trazidos para a demonstração do dissídio, a recorrente citou o do RE n. 46.597, de 1961, Sr. Ministro Cândido Motta, com essa


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ementa: “Ação para desfazer o mesmo nome registrado. Prescrição. Invocação de direito comum, como subsidiário do comercial. Aplicação do art. 177 do Código Civil. A ação não está prescrita”. Mas esse acórdão acabou reformado, em sessão plenária, no julgamento dos embargos, relatados pelo Sr. Ministro Villas Boas, conforme essa ementa: “Embargos opostos a acórdão que, conhecendo do recurso extraordinário, lhe deu provimento, para cassar decreto de prescrição de ação legitimada pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627/1940. Recebimento. A aplicação do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho que a exprimia no Decreto n. 916 de 1890, da sua lavra. Restabelecimento da decisão da Justiça local” (in RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que fi cou entendido foi que não se poderia, no julgamento do recurso extraordinário, ter-se por ofendido o art. 177, porquanto a orientação local, ao aplicar o art. 178, § 10, inciso IX, dera, ao menos, razoável interpretação à lei. Veja-se o que disse o Sr. Relator, ao fi nal de seu voto:

O meu voto, ainda agora com a latitude determinada pelo art. 101, III, a, da Constituição, não concorda data venia, com a anulação do veredicto da Justiça local, porque a antinomia entre este e o art. 177 do Código Civil, pressuposto irrefragável do conhecimento e provimento do apelo excepcional, só se esboçaria com o repúdio, por absurda, da teoria da propriedade do nome comercial que, embora sujeita a controvérsia, é, todavia, de lançamento muito fi rme.

De resto, verificada a prescrição por um texto federal, dentre alguns que podiam ser invocados, convém a esta Corte Suprema, na órbita da sua competência, se plenamente não a aprova, acatar a decisão proferida na causa.

Assim, por este entendimento restrito que, de modo algum, signifi ca uma defi nição, respeitosamente recebo os embargos.

3. O que interessa é que o acórdão dos embargos, conquanto tenha afi rmado cuidar-se de matéria polêmica, ressaltou que a propriedade do nome comercial possuía “lançamento muito fi rme”. Em conseqüência, duas coisas se me apresentam: a difi culdade do recurso com base na alínea a; a falta de serventia para o dissídio do RE n. 46.597, visto que alterado em grau de embargos.

4. Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, Sr. Ministro Décio Miranda. Um deles, a AC n. 29.655, com essa ementa: “Propriedade industrial. Nome da


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empresa. Cabível ação cominatória para constranger à modifi cação do nome colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação”. Noutro, AC n. 31.021, afi rmou, em seu voto: “Não cogitando de prazo de prescrição para a ação de mudança de nome a legislação específi ca, desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26.10.1940, também dele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que mais se ateve à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que esse prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

5. Respeitáveis as duas posições. Pelo que andei lendo, a tendência é a de acatar o prazo menor, com a qual me afeiçôo. Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na AC n. 31.021, que não era de se estranhar o prazo maior, o certo é que tal prazo, como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto, em passagem citada na RT n. 491/40, repugna as normas de comércio. No artigo da RT n. 491, anotaram os seus autores Luiz e Th omás Leonardos: “A proteção ao nome comercial, em sua função objetiva, como objeto de propriedade industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal ao incluir, entre as garantias à propriedade, a da exclusividade do nome comercial (art. 153, § 24)”.

6. Temos julgados, recentes, do Supremo Tribunal e já deste Superior Tribunal. Ei-los, por suas ementas:

Recurso extraordinário. Nome comercial. Em se tratando de nome fantasia, a propriedade há de ser reconhecida a quem primeiro o registrou. Entretanto, a ação por violação a nome comercial prescreve em cinco anos, de conformidade com entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no ERE n. 46.597 (RTJ 20/270) e a teor do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

A autora propôs a ação seis anos depois da ré haver registrado o nome fantasia semelhante, portanto, quando já ocorrera a prescrição.

Recurso da autora não conhecido e provido o recurso da ré (STF, RE n. 104.497, de 1990, Sr. Ministro Carlos Madeira).

Nome comercial. Ação de preceito cominatório, cumulada com pedido de perdas e danos.

O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.


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Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 4.055, de 1991, Sr. Ministro Barros Monteiro)

7. Conheço, pois, do recurso especial, pela alínea c, mas lhe nego provimento.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX, do Código Civil, fi xando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.



No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:

A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verifi cado. Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição qüinqüenal, tendo como termo inicial a data em que se verifi cou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstivesse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.

Não é outra a autorizada opinião de Carpenter, a afi rmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, “cujo fi m é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade” (“Da Prescrição”, 3ª ed., Editora Nacional de Direito, p. 716).

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que


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importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, signifi cará isso que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afi rmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil, se me afi gura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

Conheço, pois, do recurso, não só pela divergência, que me parece caracterizada, até mesmo com acórdão desta Turma, como por ter sido contrariada a lei, e dou-lhe provimento para que se prossiga, em 1º grau, no julgamento da causa, data venia do eminente Relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Cláudio Santos: Sr. Presidente, encontra-se no bojo destes autos interessante questão pertinente à prescrição de ação do titular de marca, tendo em vista o seu uso na denominação comercial por outra empresa. O eminente Sr. Ministro-Relator Nilson Naves conheceu do recurso especial em face do dissídio e negou-lhe provimento. Os eminentes Srs. Ministros Eduardo Ribeiro e Dias Trindade, também conheceram, mas para dar-lhe provimento. Parece-me que entre o eminente Sr. Ministro-Relator e o primeiro voto discordante do eminente Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, não há nenhuma


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controvérsia quanto ao direito aplicável à relação entre titular e marca, qual seja um direito de propriedade. O Sr. Ministro-Relator, entretanto, concluiu que a prescrição ocorreria por decurso do prazo de cinco anos, enquanto o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro manifestou em seu voto que, para alguns efeitos, essa prescrição não ocorreria nesse prazo, mas, sim, no decurso de vinte anos. Essa, portanto, é a questão.

No voto do eminente Sr. Ministro-Relator, encontro o seguinte: “Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois são do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, do Sr. Ministro Décio Miranda: um deles, a Apelação Cível n. 29.655, com esta ementa: ‘Propriedade industrial. Nome da empresa. Cabível ação combinatória para constranger à modifi cação do nome colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação’; noutro, Apelação Cível n. 31.021, afi rmou em seu voto: ‘Não cogitando de prazo de prescrição para ação de mudança de nome, a legislação específi ca desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26.10.1940, também nele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que mais se ateve à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que este prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

Continua, ainda, o eminente Ministro-Relator: “respeitáveis as duas posições — pelo que andei lendo, a tendência é de acatar o prazo menor, com o qual me afeiçôo.

Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na Apelação Cível n. 31.021, que não era de se estranhar, o prazo maior, o certo é que tal prazo — como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto em passagem citada na RT n. 491/40 — repugna as normas de comércio.

No artigo da RT n. 491, anotaram seus autores, Luís e Th omás Leonardos: ‘A proteção ou nome comercial em sua função objetiva, como objeto de propriedade industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal, ao incluir, entre as garantias à propriedade, a exclusividade do nome comercial’.”

Finalmente, o Sr. Relator cita um acórdão da Quarta Turma deste Tribunal, sendo Relator o Sr. Ministro Barros Monteiro, assim ementado: “Nome comercial. Ação de preceito combinatório cumulada com pedido de perdas e danos. O direito sobre o nome comercial, segundo o entendimento hoje prevalente na doutrina e na jurisprudência constitui uma propriedade à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio; motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, aplica-se o lapso prescricional


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previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil. Recurso especial não conhecido”.

Já o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro trouxe à colação lição de Câmara Leal, pela qual se recomenda uma certa distinção. Disse o Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: “Reputo indispensável a distinção. Pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Toma-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, signifi cará que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real. Útil, se me afi gura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim, o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.

Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, tenha-lhe advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular, nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente”.

Concluo aqui a reprodução do voto do eminente Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, pedindo vênia ao eminente Sr. Ministro-Relator para fi liar-me a esse entendimento. Compreendendo-se a relação como de direito de propriedade, parece-me que outra não poderá ser a solução, senão esta, de admitir-se a prescrição para a reparação do dano, mas sem que isso importe em perda do direito de propriedade do titular da marca — no caso a marca “Panda”, utilizada por outra empresa em sua denominação social como “Pandy”, nomes facilmente confundíveis.

Entendo que não está prescrito, data venia, o direito para o titular da marca reivindicar que outra empresa não utilize esta marca, seja em qualquer produto, ou no próprio nome comercial.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro.


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RECURSO ESPECIAL N. 19.355-MG (92.0004644-4)

Relator: Ministro Nilson NavesRelator designado: Ministro Eduardo RibeiroRecorrente: Panda Promoções e Eventos LtdaRecorrida: Vulcabrás S/A Indústria e ComércioAdvogados: Samia Amin Santos e outros, e Francisco Silviano Brandão e outros

EMENTA

Marca. Violação. Prescrição.O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do

Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que se intente fazer cessar a violação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e, por maioria, dar-lhe parcial provimento, vencidos, em parte, os Srs. Ministros Relator e Barros Monteiro, que proviam o recurso em maior extensão. Acompanharam o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, os Srs. Ministros Dias Trindade, Athos Carneiro, Waldemar Zveiter, Fontes de Alencar e Sálvio de Figueiredo. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Cláudio Santos.

Brasília (DF), 28 de outubro de 1992 (data do julgamento).Ministro Bueno de Souza, PresidenteMinistro Eduardo Ribeiro, Relator designado

DJ 1º.02.1993


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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Em ação ordinária, Vulcabrás S/A Indústria e Comércio pleiteou fosse Panda Serviços Esportivos S.C. Ltda condenada a modifi car sua denominação social, a abster-se de usar a expressão “Panda” como marca e a compor perdas e danos, e a ré invocou, a seu favor, a prescrição do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, mas o despacho saneador não lhe deu razão, por aplicável à espécie o art. 177. Agravou, sem êxito, in verbis:

Na espécie dos autos, rebela-se a agravante contra o despacho saneador de fl . 73, que desacolheu a preliminar de prescrição da ação, fundado no argumento de se tratar de ação pessoal, sujeita à prescrição vintenária estabelecida no art. 177 do Código Civil e não à prescrição qüinqüenal prevista no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

O despacho impugnado examinou bem a matéria e deu à questão a melhor solução, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais vem se orientando que o prazo prescricional é da lei comum (cf. Apel. n. 29.655 da Guanabara e Apel. n. 62.040 de Monte Azul Paulista, publicados na RJTJESP, n. 99/197/198).

No corpo do referido acórdão, o referido aresto do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, estabeleceu o seguinte: ‘Em outras palavras, não teria sentido limitar, p. ex. a cinco anos (lapso prescricional) obrigação negativa de usurpação ou imitação de marca ou nome comercial. A prática desse teor sofre veto total no tempo. A obrigação de non faciendi é permanente, ante a própria natureza do direito de que é o verso... (apel. cível citada).

Embora encontre, na doutrina, defensores da tese de que o prazo prescricional se opere em cinco (5) anos (Gama Cerqueira e Túlio Ascarelli, in RT n. 159), a orientação predominante na jurisprudência é a fi xada pelo STF, considerando como ocorrendo a prescrição das ações por violação do nome comercial, o prazo é do direito comum, tendo por inaplicável a Lei n. 1.236, de 1904 (cf. STF, Segunda Turma, acórdão de 04.05.1962, no RE n. 49.857).

Diante do exposto, mantenho o despacho recorrido, que se acha muito bem fundamentado, tanto na forma como no fundo, e que, por isso mesmo, recomenda muito seu jovem e ilustre prolator. Nego provimento, pois, ao agravo.

Interpôs recurso extraordinário, com argüição de relevância, inadmitido aquele e subindo esta ao Supremo Tribunal Federal, que converteu o extraordinário em especial, na medida da argüição. Despachou, após, o Desembargador Vaz de Mello:

O recurso, no entanto, fora inadmitido, determinando-se, porém, que se processasse a argüição de relevância, concomitantemente interposta (fl. 40)


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e a Suprema Corte, considerando não estar preclusa a matéria de nível legal, deduzida na mesma argüição e que, diante do art. 105, III, a e c, da CF, ocorrera conversão, ipso iure, do RE em REsp, determinou a devolução do instrumento para o exame de sua admissibilidade (fl s. 109-110).

Vê-se dos autos que o próprio e eminente Desembargador-Relator do v. aresto recorrido observa que o tema é polêmico, havendo, “na doutrina, defensores da tese de que o prazo prescricional se opera em cinco (5) anos” (fl . 36).

A recorrente, a seu turno e ao que me parece, conseguiu demonstrar a divergência pretoriana e isso, sem dúvida, justifi ca a admissão do REsp, pela letra c do permissivo constitucional, sem prejuízo do outro fundamento, em face do que dispõe o Enunciado n. 292 da Súmula-STF, aplicável à espécie.

Admitindo, assim, o REsp interposto e considerando que o fora antes da Lei n. 8.038/1990 mando que se abra vista dos autos, sucessivamente, à recorrente e à recorrida, para que, cada uma, no prazo de dez dias, apresente suas razões.

Com razões e contra-razões, subiram os autos.É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Na sessão do dia 12 de maio, sugeri à Turma que submetesse este processo à Seção, de acordo com o disposto no art. 14, inciso II, do nosso Regimento. Disse o seguinte, naquele momento, fl s. 168-169 (lê).

2. No REsp n. 10.564, onde fi quei vencido, proferi esse voto:

Dizendo-se proprietária da marca “Panda”, quer a autora seja a ré compelida a excluir de sua denominação social a palavra “Pandy”. A questão não chegou a ter solução porque acolhida a prescrição. Controverte-se agora em torno do seu prazo: de cinco anos, como afi rmaram as instâncias ordinárias, entendendo tratar-se, o nome comercial, de propriedade, daí aplicável o referido art. 178, § 10, inciso IX; de vinte anos, como quer a autora, considerando, no essencial, que, na espécie, não se trata de propriedade, daí ter invocado o art. 177, quanto ao prazo das ações pessoais.

2. Dentre os acórdãos trazidos para a demonstração do dissídio, a recorrente citou o do RE n. 446.597, de 1961, Sr. Ministro Cândido Motta, com essa ementa: “Ação para desfazer o mesmo nome registrado. Prescrição. Invocação de direito comum, como subsidiário do comercial. Aplicação do art. 177 do Código Civil. A ação não está prescrita”. Mas esse acórdão acabou reformado, em sessão plenária, no julgamento dos embargos, relatados pelo Sr. Ministro Villas Boas,


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conforme essa ementa: “Embargos opostos a acórdão que, conhecendo do recurso extraordinário, lhe deu provimento, para cassar decreto de prescrição de ação legitimada pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.627/1940. Recebimento. A aplicação do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, em lugar do art. 177 do mesmo Código e do art. 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas, nomeadamente Carlos de Carvalho que a exprimia no Decreto n. 916, de 1890, da sua lavra. Restabelecimento da decisão da Justiça local” (in RTJ-20/270).

Quando dos embargos o que ficou entendido foi que não se poderia, no julgamento do recurso extraordinário, ter-se por ofendido o art. 177, porquanto a orientação local, ao aplicar o art. 178, § 10, inciso IX, dera, ao menos, razoável interpretação à lei. Veja-se o que disse o Sr. Relator, ao fi nal de seu voto:

O meu voto, ainda agora com a latitude determinada pelo art. 101, III, a, da Constituição, não concorda data venia, com a anulação do veredicto da Justiça local, porque a antinomia entre este e o art. 177 do Código Civil, pressuposto irrefragável do conhecimento e provimento do apelo excepcional, só se esboçaria com o repúdio, por absurda, da teoria da propriedade do nome comercial que, embora sujeita a controvérsia, é, todavia, de lançamento muito fi rme.

De resto, verifi cada a prescrição por um texto federal, dentre alguns que podiam ser invocados, convém a esta Corte Suprema, na órbita da sua competência, se plenamente não a aprova, acatar a decisão proferida na causa.

Assim, por este entendimento restrito que, de modo algum, signifi ca uma defi nição, respeitosamente recebo os embargos.

3. O que interessa é que o acórdão dos embargos, conquanto tenha afi rmado cuidar-se de matéria polêmica, ressaltou que a propriedade do nome comercial possuía “lançamento muito firme”. Em conseqüência, duas coisas se me apresentam: a difi culdade do recurso com base na alínea a; a falta de serventia para o dissídio do RE n. 46.597, visto que alterado em grau de embargos.

4. Para o dissídio, a recorrente citou outros acórdãos, entre os quais dois do Tribunal Federal de Recursos, do ano de 1971, Sr. Ministro Décio Miranda. Um deles, a AC n. 29.655, com essa ementa: “Propriedade industrial. Nome da empresa. Cabível ação cominatória para constranger à modifi cação do nome colidente. O prazo de prescrição da ação é o da lei comum. Procedência da ação”. Noutro, AC n. 31.021, afi rmou, em seu voto: “Não cogitando de prazo de prescrição para a ação de mudança de nome a legislação específi ca, desde o art. 10, § 3º, do Decreto n. 916, de 24.10.1890, até o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 2.267, de 26.10.1940, também dele não tratando Lei n. 4.726, de 18.07.1965, que


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mais se ateve à parte adjetiva do registro do comércio, é bem de ver que esse prazo é o da lei comum, ou seja, o do art. 177 do Código Civil”.

5. Respeitáveis as duas posições. Pelo que andei lendo, a tendência é a de acatar o prazo menor, com a qual me afeiçôo. Embora o Sr. Ministro Décio Miranda tenha dito, na AC n. 31.021, que não era de se estranhar o prazo maior, o certo é que tal prazo, como deixou entrever o Sr. Ministro Cunha Peixoto, em passagem citada na RT n. 491/40, repugna as normas de comércio. No artigo da RT 491, anotaram os seus autores Luiz e Thomás Leonardos: “A proteção ao nome comercial, em sua função objetiva, como objeto de propriedade industrial, pertence, assim, à mais aceita tradição no Direito brasileiro e encontra amplo respaldo na própria Constituição Federal ao incluir, entre as garantias à propriedade, a da exclusividade do nome comercial (art. 153, § 24)”.

6. Temos julgados, recentes, do Supremo Tribunal e já deste Superior Tribunal. Ei-los, por suas ementas:

Recurso extraordinário. Nome comercial.

Em se tratando de nome fantasia, a propriedade há de ser reconhecida a quem primeiro o registrou. Entretanto, a ação por violação a nome comercial prescreve em cinco anos, de conformidade com entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no ERE n. 46.597 (RTJ 20/270) e a teor do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

A autora propôs a ação seis anos depois da ré haver registrado o nome fantasia semelhante, portanto, quando já ocorrera a prescrição.

Recurso da autora não conhecido e provido o recurso da ré (STF, RE n. 104.497, de 1990, Sr. Ministro Carlos Madeira).



Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 4.055, de 1991, Sr. Ministro Barros Monteiro).

7. Conheço pois do recurso especial, pela alínea c, mas lhe nego provimento.

3. Em meu voto, pelo visto, conhecia do recurso especial pela alínea c e lhe negava provimento, adotando, em conseqüência, a prescrição regida pelo art. 178, § 10, inciso IX. Apesar de ter ali ficado vencido, quero, no


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caso presente, reiterar o meu entendimento, data venia. Portanto, coloco-me em divergência com o acórdão recorrido, onde o Tribunal mineiro adotou a prescrição estabelecida no art. 177. O recurso especial é viável, a meu sentir, por ambos os seus fundamentos. Dele conheço e lhe dou provimento, para pronunciar a prescrição.

VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Sr. Presidente, no precedente citado pelo eminente Relator, o Sr. Ministro Nilson Naves, proferi voto e me permito lê-lo. (Lê):

Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX, do Código Civil, fi xando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.





Não é outra a autorizada opinião de Carpenter, a afi rmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, “cujo fi m é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade” (Da Prescrição, 3ª ed., Editora Nacional de Direito, p. 716).


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Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, signifi cará isso que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil se me afi gura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim, o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.


Adotando estes fundamentos e pedindo vênia ao eminente Relator, que proferiu douto voto, conheço do recurso pelo dissídio, mas nego-lhe provimento.

VOTO

O Sr. Ministro Dias Trindade: Sr. Presidente, parece-me que a prescrição é vintenária, porque não se trata de ação de dano, senão de ação para coibir uso da marca.

Acompanho o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, data venia do Ministro-Relator.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Athos Carneiro: Cuida-se de ação promovida por Vulcabrás S/A Indústria e Comércio contra Panda Serviços Esportivos S/C Ltda, afi rmando-se a autora proprietária da marca nominativa ‘Panda’, com


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direito portanto de impedir que a demandada use da aludida marca em sua denominação social; postula, destarte, a condenação da ré a excluir de seu nome a expressão ‘Panda’, abstendo-se de usá-la como marca ou insígnia ou expressão de propaganda, devendo outrossim compor perdas e danos. A ré invocou a prescrição qüinqüenal, a teor do art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

Em decisão de saneamento, o juiz rejeitou a argüida prescrição. Agravou a demanda, sem êxito, interpôs, então, recurso extraordinário, convertido em recurso especial. O eminente Relator, Ministro Nilson Naves, invocando voto vencido que proferira no REsp n. 10.564, recorrente a mesma fi rma Vulcabrás, entendeu que ocorrera a prescrição, conhecendo do recurso e ao mesmo dando total provimento.

O eminente Ministro Eduardo Ribeiro igualmente reportou-se ao voto prolatado no REsp n. 10.564, para conhecer do recurso pelo dissídio, mas negar-lhe provimento.

Afi rmado hodiernamente que o direito à marca ou ao nome comercial constitui direito de propriedade, impende verifi car se a esse direito aplica-se a regra do art. 178, § 10, IX, do CC, e/ou em que limites ocorre tal incidência.

A egrégia Quarta Turma, no REsp n. 4.055, Relator o eminente Ministro Barros Monteiro, alusivo à lide entre fi rmas proprietárias de nomes comerciais contendo expressões similares, decidiu pela prescrição de ação de preceito cominatório, cumulada com perdas e danos, sob a ementa seguinte:



Recurso especial não conhecido.

Ao voto do Relator aderiram, sem explicitações, os Ministros. Sálvio de Figueiredo e Athos Carneiro, ausentes os Ministros. Bueno de Souza e Fontes de Alencar.

Devo, todavia, reformular em parte a posição então adotada, pois restei convencido pelos argumentos expendidos pelo eminente Ministro Eduardo Ribeiro, como redator designado no REsp n. 10.564, a saber:


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Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de que cinco anos, significará isso que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afi rmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil se me afi gura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.


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Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, tenha-lhe advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos.

O eminente Ministro Cláudio Santos, no mesmo julgamento do REsp n. 10.564, tendo pedido vista, aderiu ao voto do Ministro Eduardo Ribeiro, com as seguintes conclusões:

“Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular, nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente”.

Concluo aqui a reprodução do voto do eminente Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, pedindo vênia ao eminente Sr. Ministro-Relator para filiar-me a esse entendimento. Compreendendo-se a relação como de direito de propriedade, parece-me que outra não poderá ser a solução, senão esta, de admitir-se a prescrição para a reparação do dano, mas sem que isso importe em perda do direito de propriedade do titular da marca — no caso a marca ‘Panda’, utilizada por outra empresa em sua denominação social como ‘Pandy’, nomes facilmente confundíveis.

Entendo que não está prescrito, data venia, o direito para o titular da marca reivindicar que outra empresa não utilize esta marca, seja em qualquer produto, ou no próprio nome comercial.

Pelo exposto, adotando tais fundamentos e reformulando anterior orientação, acompanho o magistério dos votos majoritários na egrégia Terceira Turma, para entender prescrita, nos termos do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, apenas a pretensão às perdas e danos ocorrentes até a data da citação inicial, e para declarar não prescritas as pretensões com pedido cominatório. Isso importa em conhecer do recurso e dar-lhe provimento apenas parcial.

É o voto.


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RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Dias Trindade: Sr. Presidente, peço que se retifi que o meu voto, pois estou de inteiro acordo com o Ministro Athos Carneiro que votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro: Sr. Presidente, estou de pleno acordo com as conclusões do eminente Ministro Athos Carneiro, que são perfeitamente coerentes com o entendimento que tenho. Parece-me, aliás, que o Sr. Ministro Dias Trindade perfi lha o mesmo entendimento. Está prescrito o direito de pleitear a reparação de danos que se houverem verifi cado antes do qüinqüênio e não mais do que isso.

Peço que retifi que minha conclusão, que é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

VOTO

O Sr. Ministro Barros Monteiro: Sr. Presidente, com a vênia, mantenho a posição adotada, quando do julgamento do Recurso Especial n. 4.055, de que fui Relator, entendendo que a prescrição abrange também as pretensões relativas ao preceito cominatório.

Acompanho o Sr. Ministro Nilson Naves.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Waldemar Zveiter: Sr. Presidente, assim como manifestado na Terceira Turma, peço vênia ao eminente Ministro-Relator para acompanhar os votos proferidos pelos eminentes Ministros Eduardo Ribeiro, Dias Trindade e Athos Carneiro.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Acompanho o voto do eminente Ministro Eduardo Ribeiro.


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VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Acompanho o voto do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro e dos que se seguiram na mesma direção.

RECURSO ESPECIAL N. 26.752-SP

Relator: Ministro Sálvio de FigueiredoRecorrentes: Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A e outroAdvogados: Lanir Orlando e outrosRecorrida: Marchesan — Defensivos e Aplicações LtdaAdvogados: Walter Rodrigues de Rezende Junior e outro

EMENTA

Civil. Prescrição. Ação de abstenção do uso de marca. Arts. 177 e 178, § 10, IX, CC. Precedentes. Recurso provido.

O lapso qüinqüenal de prescrição previsto no art. 178, § 10, IX, do Código Civil, somente se aplica, no âmbito do Direito Comercial, às ações por meio das quais se busca reparação pelo uso indevido de marca ou nome comercial.

Aquelas em que se pretenda a mera abstenção, a cessação do uso, porque em essência ações reais, se sujeitam à disciplina do art. 177 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso. Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro e Fontes de Alencar. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Bueno de Souza e Athos Carneiro.


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Brasília (DF), 15 de junho de 1993 (data do julgamento).Ministro Fontes de Alencar, PresidenteMinistro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator

DJ 09.08.1993

EXPOSIÇÃO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo: Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A e outra ajuizaram ação ordinária de preceito cominatório, contra Marchesan Defensivos e Aplicações Ltda, objetivando compelir a ré a retirar a expressão “Marchesan” de sua denominação social e desistir do pedido de registro de marca junto ao INPI.

O juiz, acolhendo, em parte, a postulação, determinou à ré excluísse referida expressão de seu nome comercial, bem como se abstivesse do uso da mesma como marca, título de estabelecimento ou insígnia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciando apelação interposta pela suplicada, deu-lhe provimento, acolhendo preliminar de prescrição suscitada com base no art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

O voto condutor do acórdão, da relatoria do Des. Barbosa Pereira, no que interessa, está assim fundamentado:

Não se pode confundir marca de indústria ou de comércio com o nome comercial ou denominação social, pois a primeira constitui o sinal distintivo de determinado produto ou mercadoria, enquanto que o segundo serve para designar a pessoa do comerciante ou a empresa. Tanto é assim que o art. 119 do Código de Propriedade Industrial exclui da sua proteção o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento.

Entretanto, no que concerne à prescrição, os dois conceitos se confundem, já que tanto o nome como a marca são objeto de direito de propriedade, sendo expresso, com relação à marca, o art. 59 do mesmo Código. Incide, portanto, a regra do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado da data em que se deu a mesma ofensa ou dano.

Alegam as autoras, em recurso especial, contrariedade ao art. 177 do Código Civil, argumentando não ser objeto da ação intentada o de apurar


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danos, mas sim o de proteger o seu direito de exclusividade de uso da marca “Marchesan”.

Traz à colação acórdão do extinto Tribunal Federal de Recursos e dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e São Paulo buscando demonstrar divergência interpretativa em relação ao tema.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo (Relator): A ação de que se trata visa à proteção do direito de exclusividade de uso de marca.

As sociedades-autoras possuem registros, junto ao INPI, datados de 1981 e 1982, de sua marca “Marchesan”, e ao longo dos anos vêm atuando no ramo de fabricação e comercialização de implementos, máquinas e produtos agrícolas.

A empresa-ré, por seu turno, que veio a se constituir em 1984, tendo por objeto social a exploração de defensivos agrícolas, traz ínsita, como característica principal de sua denominação social, a expressão “Marchesan”.

O que pretendem as autoras é unicamente seja imposta à ré, ora recorrida, obrigação de excluir de seu nome comercial referida expressão, bem como de cessar sua utilização como marca, título de estabelecimento, insígnia ou qualquer outro sinal distintivo. Não buscam reparação de danos pelo uso indevido, hipótese em que, aí sim, teria aplicabilidade o disposto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil.

In casu, como sustentado pelas recorrentes, tem incidência a regra geral relativa à prescrição, insculpida no art. 177 do mesmo diploma.

Neste sentido decidiu a Terceira Turma deste Tribunal, quando do julgamento do REsp n. 10.564-SP:

Marca. Violação. Prescrição.

O prazo prescricional de que cuida o art. 178, § 10, IX, do Código Civil é aplicável quando se trate do direito à reparação do dano, decorrente do desrespeito ao direito do titular da marca. Não à ação em que intente fazer cessar a violação.

Do voto condutor do acórdão, da lavra do Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, reproduzo excerto que bem demonstra a orientação adotada:


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No julgamento do REsp n. 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo (art. 178, § 10, IX, CC) poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano. Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:



Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, signifi cará isso que, decorrido o qüinqüênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse? O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fl . 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.

Útil se me afi gura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito a sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violado, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.



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Comungo, às inteiras, desse entendimento. Apenas a ação indenizatória, por meio da qual se busque reparação pelo indevido uso de marca, está sujeita ao lapso qüinqüenal. Não assim a ação que vise à abstenção, à cessação do uso, porque em essência ação real, destinada à defesa do direito de propriedade da marca, oponível erga

súmula n. 142 - stj...ii - acolhido o pedido de revisão da súmula n. 142-stj, que resta revogada...

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