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Recurso cível 240/2017 Página 1

Processo nº 240/2017

(Autos de recurso cível)

Data: 14/Fevereiro/2019

Assunto: Utilização séria da marca

SUMÁRIO

O registo de marca caduca pela falta de

utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo

motivo.

Provado o envio para a RAEM, pela sociedade de

que o recorrido é sócio e único administrador, de óleos

medicinais e outros produtos assinalados com a marca sob

escrutínio, e não obstante ser de pequena quantidade o

fornecimento daqueles produtos, mas há-de ter em

consideração que foram várias as farmácias destinatárias,

sendo os produtos importados colocados à venda em

estabelecimentos de farmácia da Região.

Nesta medida, não se pode dizer que o recorrido

não usou a marca durante 3 anos consecutivos anteriores

ao pedido de declaração de caducidade do registo da

marca. Antes pelo contrário, provado está que antes de

terminar o prazo de 3 anos consecutivos a contar da data

da concessão do registo, ficou demonstrado o uso sério da

marca pelo recorrido, qual seja, ter estabelecido

relações comerciais com as farmácias da RAEM, fornecendo

os seus produtos a essas retalhistas permitindo que as

mesmas, por sua vez, os colocassem à venda no mercado.


O Relator,

________________

Tong Hio Fong


Processo nº 240/2017

(Autos de recurso cível)

Data: 14/Fevereiro/2019

Recorrente:

- XXX Manufactory Limited

Recorrido:

- B

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I) RELATÓRIO

XXX Manufactory Limited, sociedade comercial com

sede em Hong Kong, melhor identificada nos autos

(doravante designada por “recorrente”), interpôs recurso

da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade

Intelectual dos Serviços de Economia, que indeferiu o

pedido de declaração de caducidade do registo da marca

N/4**** concedido a favor de B, melhor identificado nos

autos (doravante designada por “recorrido”) com

fundamento na falta de utilização séria da mesma na RAEM.

Por sentença do Tribunal Judicial de Base, foi

julgado improcedente o recurso e, em consequência,

mantido o despacho administrativo impugnado.

Inconformada, recorreu a recorrente

jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações

formulou as seguintes conclusões:

“1. O presente recurso tem como fundamento os erros de


facto e de direito em que incorre a sentença impugnada, bem como a

nulidade da mesma por excesso de pronúncia.

2. Decorre do princípio “tempus regit actum” que o Tribunal

está limitado a apreciar as questões fácticas e de direito

existentes à data da prática do acto administrativo, pelo que não

podia o Mm.º Tribunal a quo tomar em consideração factos relativos

ao uso da marca ocorridos após o período de três anos imediatamente

anteriores ao pedido de declaração de caducidade.

3. Ao considerar relevantes os documentos apresentados em

sede de contestação ao presente recurso judicial e que reportam

factos ocorridos posteriormente ao pedido de declaração de

caducidade, de modo a concluir que esse suposto “reforço de

utilização” demonstra que a primeira utilização era “séria”, o Mm.º

Tribunal recorrido incorreu em excesso de pronúncia, razão pela qual

a sentença impugnada é nula nos termos do artigo 571º, n.º 1, alínea

a) do CPC.

4. Sem prescindir, sempre se dirá que o Mm.º Tribunal a quo

também incorreu em erro de facto, designadamente no que consta da

alínea g) da matéria de facto dada por assente, que não corresponde

manifestamente à verdade nem se consegue retirar dos elementos

probatórios juntos aos autos.

5. Desde logo, a redacção da alínea g) induz em erro,

porquanto perpassa uma ideia de reiteração da comercialização de

produtos assinalados com a marca n.º N/4**** desde o dia 24 de

Setembro de 2013, o que só foi possível ao Tribunal concluir com


base em elementos de facto de que não podia tomar conhecimento por

força do princípio “tempus regit actum”.

6. Assim, tomando por referência os documentos apresentados

no âmbito do procedimento administrativo, verifica-se que nenhuma

relevância pode ser atribuída às supostas “cartas de intenções”,

desde logo porque as mesmas não demonstram qualquer uso perante o

público relevante, não estão assinadas (afectando a respectiva

validade e eficácia, conforme cláusula 4ª), a respectiva selagem só

ocorreu no dia 29 de Janeiro de 2014 (já depois do pedido de

declaração de caducidade ter sido apresentado pela ora Recorrente)

e, acima de tudo, porque a Parte Contrária, titular do registo de

marca posto em crise, não é parte naqueles “acordos”.

7. Por outro lado, os únicos documentos para prova da

comercialização de produtos assinalados com a marca “ ”,

que tomou o n.º N/4****, reportam-se a facturas de exportação para

Macau emitidas por uma companhia de Taiwan relativas ao envio de

medicamentos para quatro farmácias no dia 23 de Setembro de 2013.

8. No entanto, do confronto entre os Docs. n.º 2 e 3

(numeração indicada em sede de recurso judicial para os documentos

apresentados pela Parte Contrária no âmbito do procedimento

administrativo de caducidade de marca desencadeado pela Recorrente),


resulta que a marca “ ” apenas foi aposta em dois dos

itens referidos nas citadas facturas, ambos referentes a duas

versões do mesmo óleo medicinal, uma de 50ml e outra de 25ml, num

total de quatro embalagens para cada uma das quatro farmácias de

Macau.

9. Não tendo sido enviados quaisquer outros produtos

assinalados com a marca n.º N/4****, e considerando que aqueles

produtos foram enviados num único dia, o Mm.º Tribunal a quo apenas

poderia dar como provado que “No dia 23/09/2013, foram enviadas para

quatro farmácias de Macau quatro embalagens (duas de 50ml e duas de

25ml) referentes ao óleo medicinal assinalado com a marca n.º

N/4****”.

10. Finalmente, a sentença recorrida padece de um erro de

direito, ao assentar num raciocínio tautológico que parte de uma

premissa conclusiva incorrecta quanto ao uso da marca pela Parte

Contrária, já que confundiu elementos de facto com o preenchimento

do conceito legal de uso.

11. Não havendo dúvidas que apurar o uso de uma marca se

reconduz a uma questão de direito, tanto a doutrina relevante como a

jurisprudência da RAEM têm entendido que há uso (sério) de uma marca

quando a mesma seja usada através de actos concretos, reiterados e

públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços.


12. Ora, como se viu, das provas apresentadas pela Parte

Contrária, apenas indicam o envio para Macau de quatro embalagens

(duas de 50ml e duas de 25ml) para cada uma de quatro farmácias

referidas nas facturas de exportação.

13. Nada nos autos permite concluir qualquer uso por parte

do titular ou licenciado (devidamente inscrito) do registo de marca

n.º N/4****, já que as embalagens foram enviadas por uma sociedade

de Taiwan e as farmácias de Macau não têm qualquer relação ou

contrato de licenciamento relativo à marca posta em crise.

14. Pelo que ainda que nada fosse alterado quanto à

redacção da alínea g) dos factos dados como provados, a verdade é

que nada está demonstrado nos autos quanto a uma eventual

comercialização de produtos efectuada pelo titular do registo de

marca em causa na RAEM ou por seu licenciado devidamente inscrito.

15. Por tudo o exposto, a Parte Contrária não logrou ilidir

a presunção de não utilização da marca estabelecida pelo artigo

232º, n.º 5, do RJPI, razão pela qual a sentença impugnada deverá

ser revogada e substituída por outra que declare a caducidade do

registo de marca n.º N/4****.

Nestes termos, e no mais de Direito, deverá o presente

recurso jurisdicional ser considerado procedente e, por conseguinte,

deverão V. Ex.as, Venerandos Juízes:

A) Declarar a nulidade da sentença proferida pelo Mm.º

Tribunal Judicial de Base, por excesso de pronúncia, nos termos do

artigo 571º, n.º 1, alínea d), in fine;


B) Modificar a decisão de facto no que concerne à alínea g)

da matéria dada como provada, nos termos do artigo 629º do CPC; e,

C) Revogar a sentença proferida pelo Mm.º Tribunal Judicial

de Base e substituí-la por outra que declare a caducidade do registo

de marca n.º N/4****, para assinalar produtos da classe 5a.

Assim se fazendo a habitual JUSTIÇA!”

*

Ao recurso respondeu a recorrida, formulando as

seguintes conclusões alegatórias:

“I. Dos documentos juntos às alegações de recurso – Os dois

documentos datados de 20/7/2016 com que a Recorrente instruiu as

suas alegações de recurso não se inscrevem em nenhuma das hipóteses

de junção previstas no artigo 616º do CPC, pelo que devem ser

desentranhados, com as legais consequências.

II. Da nulidade da sentença por excesso de pronúncia – Nas

alíneas 2) e 3) das conclusões das suas alegações de recurso a

Recorrente imputa à decisão recorrida o vício da nulidade por

excesso de pronúncia.

III. Mas, sem razão. Isto porque a questão de fundo é saber

se a utilização que o Recorrido fez da sua marca se inscreve no

conceito legal ou normativo de utilização séria.

IV. E foi essa a questão dirimida pelo Tribunal a quo, o

qual, para o efeito e face aos artigos 436, 558/1 e 562/3 do CPC,

apreciou livremente todas as provas realizadas no processo, tendo

ainda tido em consideração os factos provados por documentos por


força do disposto no artigo 562/3 todos do mesmo diploma.

V. Sendo por isso evidente que o Tribunal a quo não estava

impedido de tomar em consideração todos os factos contrapostos pelo

Recorrido na resposta de fls. 36 a 40 oferecida no processo n.º

N/4**** da Direcção dos Serviços de Economia relativos ao uso da

marca ocorridos após o período de três anos imediatamente anteriores

ao pedido de declaração de caducidade, por tais factos serem

instrumentais à aferição da seriedade do uso da marca durante esse

período.

VI. Por outro lado, entende a Recorrente nas alíneas 4) a

9) das conclusões das suas alegações de recurso que o ponto g) da

matéria de facto foi incorrectamente julgado.

VII. Isto, por na sua perspectiva, não se poder dar nenhuma

relevância à documentação apresentada para o efeito pelo Recorrido.

VIII. Mas sem razão por a sindicância ao trabalho do

julgador, no tocante à matéria de facto só ser admissível nos casos

e moldes restritos dos arts. 599º e 629º do CPC.

IX. E, in casu, o certo é que da análise e exame crítico de

toda a prova produzida, não resulta que os elementos de prova de que

se serve a Recorrente apontem no sentido por ela pretendido, nem

que, muito menos, imponham decisão diversa da ora recorrida.

X. Sendo assim, a impugnação da matéria de facto se não é

despropositada, também não contribui para o remédio, na medida em o

Tribunal “a quo”, no exercício do “munus” de julgar, seguiu o

resultado que melhor pareceu ajustado de acordo com a sua livre


convicção num quadro de imediação da prova holística produzida.

XI. Nada havendo por isso a censurar à avaliação da matéria

de facto, tal como a fez o Tribunal “a quo” na alínea g) dos Factos

Assentes.

XII. Do erro de direito – Nas alíneas 11) a 15) das

conclusões das suas alegações de recurso diz a Recorrente que o

Tribunal a quo também incorreu em erro de direito por, supostamente,

ter confundido elementos de factos com o preenchimento do conceito

legal de uso.

XII. Mas também aqui sem razão, conforme, desde logo,

resulta do conjunto de argumentos expendidos pela Direcção dos

Serviços de Economia, máxime nos artigos 14 e 15 da contestação

(fls. 54 a 61).

XIV. Depois, porque segundo as 出口報單 de fls. 56 e 57, 62,

63, 65 a 68 do processo n.º N/4**** da Direcção dos Serviços de

Economia, o Recorrido em nome da sociedade “YYY工廠有限公司” cumpriu

os contratos de fls. 45, 47 e 49 desse procedimento administrativo

através do envio dos produtos da marca em causa em 24/09/2013.

XV. O que demonstra que o fornecimento dos produtos se

inscreveu na execução da estratégia de implantação da marca em

Macau, logo do seu uso sério, o qual implicou o estabelecimento de

relações comerciais estáveis com as farmácias de Macau.

XVI. Não se verifica, pois, o apontado vício à sentença

recorrida.

XVII. Do preenchimento do conceito da utilização séria –


Por último, na alínea 15) das conclusões das suas alegações de

recurso diz a Recorrente que o Recorrido não logrou ilidir a

presunção de não utilização da marca estabelecida pelo artigo 232º,

n.º 5, do RJPI, razão pela qual a sentença impugnada deverá ser

revogada e substituída por outra que declare a caducidade do registo

de marca n.º N/4****.

XVIII. Contudo, nenhum dos argumentos da Recorrente

expendidos nas alíneas 12), 13) e 14) das suas alegações de recurso

consegue demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

XIX. Desde logo por, como se sabe a utilização séria

implicar uma utilização real para fins de comercialização dos

produtos ou serviços em questão a fim de gerar um valor

acrescentado, ao contrário da utilização artificial unicamente

destinada a manter a marca no registo.

XX. Ora, tal utilização real da marca para fins de

comercialização dos produtos ocorreu, in casu, dentro do prazo de

caducidade de três anos previsto no n.º 1, al. b) do artigo 231º do

RJPI conforme resulta da documentação junta aos autos.

XXI. Acresce que a comercialização da marca pela primeira

vez na RAEM pressupôs a participação prévia de em certames, feiras,

exposições, contactos com potenciais clientes, fornecimento de

amostras as grossistas e retalhistas, negociação com os clientes e

realização dos necessários estudos de mercado necessários à

elaboração de uma estratégia séria de negócio.

XXII. Por isso, em 15/08/2013, o Recorrido, em nome da


sociedade YYY工廠有限公司 de que é sócio e único administrador da

sociedade (fls. 75 a 84) celebrou as cartas de intenção cooperativa

com várias farmácias de Macau.

XXIII. Sendo inquestionável que a sociedade YYY工廠有限公司

celebrou os contratos referidos com o consentimento do Recorrido e

que tais contratos foram cumpridos, conforme resulta de o facto de

os produtos da marca em questão se encontrarem comercializados nas

farmácias de Macau muito antes do decurso do prazo de caducidade

previsto no n.º 1, al. b) do artigo 231º do RJPI.

XXIV. Foi assim feita uma utilização real da marca para

fins de comercialização dos produtos em questão e que tal estratégia

comercial se revelou acertada, como revelam os documentos de fls. 92

a 101.

XXV. Daí se pode ver que antes do termo do prazo de

caducidade do registo da marca se verificou o seu uso efectivo e

real em Macau através de actos concretos, reiterados e públicos

manifestados no mercado, de modo estável, para fins de

comercialização dos produtos em questão e obtenção de valor

acrescentado, o que preenche aos requisitos do conceito de uso

sério.

XXVI. Pelo que, como a marca ora em causa não se encontrava

na situação de não utilização durante três anos consecutivos à data

do termo do prazo de caducidade previsto no n.º 1, al. b) do artigo

231º do RJPI, nada há a censurar à sentença recorrida.

Nestes termos e com o mais que V. Exas., muito doutamente,


não deixarão de suprir, deve ser negado provimento ao recurso

interposto, com as legais consequências.

Assim, mais uma vez, farão V. Exas.

JUSTICA!”

*

Enquanto a Direcção dos Serviços de Economia

ofereceu o merecimento dos autos.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

***

II) FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida deu por assente a seguinte

factualidade com relevância para a decisão da causa:

Em 07/05/2010 B requereu o registo de um

determinado sinal como marca para assinalar produtos da

classe 5ª (óleos e pomadas medicinais, emplastros

medicinais e líquidos repelentes de mosquitos). (alínea

a))

O pedido recebeu o nº N/4**** e o registo foi

concedido por despacho do Chefe do Departamento da

Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de

Economia de 25/10/2010, o qual foi publicado no Boletim

Oficial de 17/11/2010. (alínea b))

Em 13/12/2013, XXX Manufactory Limited, sociedade

comercial com sede em Hong Kong, requereu ao Director dos

Serviços de Economia que declarasse a caducidade do


registo da referida marca por falta de utilização séria

da mesma na RAEM por um período superior a três anos

consecutivos. (alínea c))

O pedido de declaração de caducidade foi

indeferido por despacho do Chefe do Departamento da

Propriedade Industrial da Direcção dos Serviços de

Economia de 16/04/2014. (alínea d))

Tal despacho foi publicado no Boletim Oficial da

RAEM, nº 23, II Série, de 21/05/2014. (alínea e))

Em 23/06/2014 foi apresentado recurso judicial no

TJB. (alínea f))

Desde 24/09/2013 (até, pelo menos, 20/10/2014)

que se encontram à venda em estabelecimentos de farmácia

da REAM óleos medicinais e outros produtos assinalados

com a marca nº N/4****, na sequência da celebração, em

15/08/2013, de contratos escritos, nos quais consta

impressa a marca nº N/4****, dos quais se mostra junta

cópia a fls. 45, 47 e 49 do processo administrativo

apenso. (alínea g))

*

Está em causa a seguinte decisão:

“Dispõe o art. 231º, nº 1, al. b) do RJPI que “o registo de marca caduca

pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo”.

O recorrido provou que utilizou a marca e que não esteve três anos

consecutivos sem a utilizar. A recorrente aceita isso e não se vêm razões para


despender ociosas considerações quanto a este aspecto, pois que, entre a data da

concessão do registo (25/10/2010) e a data da utilização da marca nos contratos

escritos (15/08/2013) não decorreram três anos (als. b) e g) dos factos provados).

A divergência entre recorrente, por um lado, e o recorrido e a recorrida

entidade administrativa, por outro, reside apenas no facto de a recorrente entender que

tal utilização não é de molde a evitar a caducidade do registo e as recorridas (parte e

entidade administrativa) entenderem que é. Dito de outro modo, a recorrente entende

que a utilização feita não consubstancia o conceito legal de utilização séria e as

recorridas têm entendimento oposto.

Consubstanciará a utilização que o recorrido fez da sua marca o conceito

legal ou normativo de utilização séria?

A utilização séria das marcas é uma utilização verdadeira, real,

consistente, empenhada e genuína com o objectivo de cumprir as funções das marcas

na actividade comercial e não apenas simulada, fingida, enganosa ou artificial e com

objectivos desviados.

O conceito de utilização séria é mais de ordem qualitativa que

quantitativa. É a seriedade da utilização que está em causa, não a frequência da

utilização, embora a utilização frequente possa ser indiciadora da seriedade e a

utilização esporádica ou acidental possa ser indiciadora da falta de tal seriedade.

A nosso ver, o conceito normativo de utilização séria recorta-se a partir da

consideração da natureza do direito do titular do registo sobre a marca. É primordial o

disposto no art. 219º do RJPI. É um direito de exclusivo sobre um sinal, que reserva

ao titular a faculdade de o utilizar para assinalar os seus bens de comércio e de

impedir terceiros de o utilizarem na sua actividade comercial para assinalarem bens

idênticos e afins. A utilização mais nobre da marca é marcar bens para os distinguir


(arts. 197º e 219º, nº 1 do RJPI). Mas também releva a utilização “menos nobre” da

marca em papéis, impressos, páginas informáticas, publicidade e documentos

relativos à actividade empresarial do titular (nº 2 do art. 219º). O uso da marca é sério

se for feito em conformidade com a função essencial da marca, que é distinguir bens

de comércio e criar-lhes uma identidade de origem comercial, sempre perante o

público relevante. E não será sério se for feito com outro objectivo, ainda que

dissimulado, designadamente de conservar o registo apenas para afastar terceiros do

uso do sinal que compõe a marca. O registo concede um exclusivo de utilização para

distinguir, promover, publicitar, mas não concede um instrumento para apenas manter

os concorrentes afastados do sinal registado ou um instrumento meramente

especulativo. Por isso o uso da marca é um ónus do seu titular. Se quer garantir a

exclusividade que o direito de propriedade industrial lhe proporciona sobre a

utilização do sinal distintivo, tem de o usar efectivamente no exercício do exclusivo e

não apenas na sua aparência. De outra forma, o sinal deve ficar livre e disponível para

assinalar bens e não “preso” ou “ocupado” para que ninguém o use. De facto, os

sinais distintivos do comércio têm de estar ao serviço do comércio, a exercer a sua

função distintiva, não podendo o registo servir de cemitério ou prisão de sinais ou de

reserva táctica de “trunfos” de especulação. Se o titular do registo não der

cumprimento ao ónus que sobre si impende, sofre as legais consequências, deixa de

ter a protecção do registo porque este caduca para que o sinal se liberte, em rigor, o

uso do sinal não está na livre disposição do titular do registo respectivo.

O uso sério da marca é aquele que é feito para que a marca desempenhe a

sua função que justifica a sua protecção através de um direito de exclusivo: distinguir

origens comerciais. É , portanto, uma utilização perante o público consumidor da

RAEM, perante o qual a marca se exibe e publicita para assinalar os bens para que foi


pedido o registo e não outros e numa utilização da marca íntegra e sem alteração

essencial dos seus elementos (art. 232º, nº 1, als. a) e b) do RJPI).

Provou-se que, dentro do período de três anos posteriores à concessão do

registo, o titular da marca em causa colocou à venda no mercado da RAEM os

produtos que a marca se destina a assinalar, estando os mesmos assinalados com tal

marca. E provou-se que vem reforçando a oferta igualmente assinalada. Embora este

reforço de utilização da marca surja já depois do referido período de três anos, é

indiciador de que aquela primeira utilização era séria, pois “teve seguimento” porque

visava implantar os produtos no mercado da RAEM e não apenas evitar o

cancelamento do registo por falta de utilização.

Crê-se que o titular da marca em crise demonstrou que a utilizou para o

exercício do seu comércio e para distinguir os seus bens dos dos demais concorrentes

e não apenas para evitar que a recorrente possa utilizar sinais idênticos. Crê-se, pois,

que o titular fez utilização séria da sua marca e que não ocorre a causa de caducidade

do registo em análise.

Pelo que fica exposto, conclui-se que não merece censura o despacho

recorrido, nem mesmo parcialmente nos termos do nº 4 do art. 231º do RJPI.”

São três as questões suscitadas pela recorrente:

- da nulidade da sentença por excesso de

pronúncia;

- da impugnação da matéria de facto; e

- do erro na aplicação do direito.

Vejamos.


Da nulidade da sentença por excesso de pronúncia

Invoca a recorrente a nulidade da sentença

recorrida por excesso de pronúncia, alegando que, sendo o

Tribunal recorrido chamado para se pronunciar sobre o

acto administrativo decisório praticado pela Direcção dos

Serviços de Economia, essa pronúncia devia estar limitada

ao mesmo período temporal, isto é, os três anos

imediatamente anteriores ao pedido de declaração de

caducidade por falta de uso da marca, sob pena de o

Tribunal tomar conhecimento de questões inexistentes à

data da prática do acto administrativo.

De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo

571.º do Código de Processo Civil, quando o juiz conheça

de questões de que não podia tomar conhecimento, a

sentença padece de nulidade.

É fora de dúvida que o juiz não pode conhecer,

sob pena de nulidade, de pedidos e causas de pedir não

invocadas, nem excepções que não sejam de conhecimento

oficioso.

Como observa Viriato Lima: “Há excesso de

pronúncia e, por conseguinte, nulidade da sentença, se o

juiz fundamenta a decisão com base em factos não

articulados pelas partes, violando também o disposto no

n.º 2 do artigo 5.º.”1

1 Manual de Direito Processual Civil, Acção Declarativa Comum, 3.ª edição, 2018, pág. 569


Ora bem, face aos elementos carreados aos autos,

não se descortina a alegada nulidade de sentença por

excesso de pronúncia, considerando que o Tribunal a quo

fundamentou a sua decisão, entre outros, nos factos

alegados pelo recorrido.

Em boa verdade, o que a recorrente pretende é que

o Tribunal dê relevância apenas à matéria de facto

ocorrida nos três anos imediatamente anteriores ao pedido

de declaração de caducidade por falta de uso da marca, ou

seja, que desconsidere os factos ocorridos após o pedido

de declaração de caducidade.

A nosso ver, não se vislumbra a suposta nulidade

de sentença por excesso de pronúncia, pois o juiz a quo

limitou-se a apreciar as questões (de facto) que lhe

foram submetidas por uma das partes, e quanto à questão

de saber se os factos ocorridos após o pedido de

declaração de caducidade relevam, ou não, para o pedido

de declaração de caducidade por falta de uso da marca, é

uma questão jurídica.

Improcede, pois, a alegada nulidade de sentença.

*

Da impugnação da matéria de facto

Em seguida, a recorrente vem impugnar a matéria

constante da alínea G) dos factos assentes, alegando que

os elementos probatórios juntos pelo recorrido durante o


procedimento administrativo relativo à declaração de

caducidade da marca não permitam dar como provado aquele

facto, por entender que os contratos escritos juntos no

procedimento administrativo não passam de meras “cartas

de intenções”, as quais não se encontram assinados nem

permitem demonstrar qualquer uso perante o público

relevante.

Ora bem, o Tribunal recorrido deu por provado o

seguinte facto:

“Desde 24/9/2013 (até, pelo menos, 20/10/2014)

que se encontram à venda em estabelecimentos de farmácia

da RAEM óleos medicinais e outros produtos assinalados

com a marca n.º N/4****, na sequência da celebração, em

15/08/2013, de contratos escritos, nos quais consta

impressa a marca n.º N/4****, dos quais se mostra junta

cópia a fls. 45, 47 e 49 do processo administrativo

apenso.” – alínea G)

Estatui-se nos termos do artigo 558º do CPC que:

“1. O tribunal aprecia livremente as provas,

decidindo os juízes segundo a sua prudente convicção

acerca de cada facto.

2. Mas quando a lei exija, para a existência ou

prova do facto jurídico, qualquer formalidade especial,

não pode esta ser dispensada.”


A jurisprudência da RAEM2 é quase unânime no

entendimento de que quando a primeira instância forma a

sua convicção com base num conjunto de elementos

probatórios, o tribunal “ad quem”, salvo erro grosseiro e

visível que logo detecte na análise da prova, não deve

interferir nela, sob pena de se transformar a instância

de recurso, numa nova instância de prova.

Em boa verdade, com excepção daqueles meios de

prova que possuem força probatória plena, os restantes

têm idêntico valor, cometendo-se ao julgador a liberdade

da sua valoração e decidir segundo a sua prudente

convicção acerca dos factos controvertidos, em função das

regras da lógica e da experiência comum.

A convicção do Tribunal alicerça-se no conjunto de

provas produzidas nos autos e na audiência, se a houver,

competindo-lhe atribuir o valor probatório que melhor

entender, nada impedindo que se confira, salvo raras

excepções, maior relevância ou valor a determinadas

provas em detrimento de outras.

No caso vertente, dúvidas não restam de que a

recorrente pretende sindicar a íntima convicção do

Tribunal recorrido formada a partir da apreciação e

valoração global da prova documental junta aos autos.

Na verdade, estando no âmbito da livre valoração e

2 No TSI, entre outros, Acórdãos nos Processos n.º 551/2012, 332/2015, 670/2016


convicção do julgador, a alteração da resposta dada pelo

Tribunal recorrido à matéria de facto só será viável se

conseguir lograr de que houve erro grosseiro e manifesto

na apreciação das provas.

No caso vertente, para além de ter sido juntas no

procedimento administrativo cartas de intenções

cooperativas entre a sociedade, de que o recorrido é

sócio e único administrador, e diversas farmácias da

RAEM, também há prova de que foram enviados para Macau

óleos medicinais e outros produtos relacionados, marcados

com sinais iguais ou quase idênticos à marca n.º N/4****

do recorrido, os quais se destinavam à venda nas

farmácias da RAEM.

Na medida que os elementos probatórios constantes

dos autos não permitem impor decisão diversa

insusceptível de ser destruída por quaisquer outras

provas, nem se vislumbra, a nosso ver, erro manifesto na

apreciação daquela matéria de facto impugnada, improcede

o recurso nesta parte.

*

Do erro na aplicação do direito

Entende a recorrente que não ficou demonstrado o

uso sério da marca pelo recorrido durante o período de

três anos imediatamente anterior ao pedido de declaração

de caducidade.


Preceitua-se na alínea b) do n.º 1 do artigo

231.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial que o

registo de marca caduca pela falta de utilização séria

durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo.

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 232.º do mesmo

diploma legal, é considerada utilização séria da marca:

- a utilização da marca tal como está registada

ou que dela não difira senão em elementos que não alterem

o seu carácter distintivo, feita pelo titular do registo

ou por seu licenciado devidamente inscrito;

- a utilização da marca para produtos ou serviços

destinados apenas a exportação; ou

- a utilização da marca por um terceiro, desde

que sob o controlo do titular e para efeitos da

manutenção do registo.

Conforme se decidiu no Acórdão do Processo n.º

39/2014, deste TSI: “O conceito “utilização séria” é

composto de dois vocábulos: “utilização” e “séria”. Isto

significa que o qualificativo “séria” só faz sentido

quando apendiculado ao substantivo que pretende

qualificar. A discussão em torno do conceito carece,

portanto, e em primeiro lugar de uma situação de facto

que revele uma utilização da marca (elemento a montante

do conceito) e só depois se indagará se ela é séria

(elemento a jusante). E a utilização deve ser feita


“através de actos concretos, reiterados e públicos,

manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços

e da finalidade distintiva e um uso meramente simbólico,

esporádico ou em quantidades irrelevantes não parece

preencher o referido requisito de uso efectivo, muito

menos uma abstenção de uso”. Evidentemente, se o titular

de uma marca não fizer dela qualquer utilização, então o

problema acaba por ser muito mais grave e nem sequer

precisa de apuramento sobre os elementos que possam

densificar a seriedade.”

No caso dos autos, provado o envio para a RAEM,

pela sociedade de que o recorrido é sócio e único

administrador, de óleos medicinais e outros produtos

assinalados com a marca sob escrutínio, e não obstante

ser de pequena quantidade o fornecimento daqueles

produtos, mas há-de ter em consideração que foram várias

as farmácias destinatárias (...... 藥房、 ...... 集團的

Z、......藥行、......藥房), sendo os produtos importados

colocados à venda em estabelecimentos de farmácia da

Região desde finais de Setembro de 2013.

Nesta medida, não se pode dizer que o recorrido

não usou a marca durante 3 anos consecutivos anteriores

ao pedido de declaração de caducidade do registo da

marca. Antes pelo contrário, provado está que antes de

terminar o prazo de 3 anos consecutivos a contar da data


da concessão do registo (i.e., até 25/10/2013), ficou

demonstrado o uso sério da marca pelo recorrido, qual

seja, ter estabelecido relações comerciais com as

farmácias da RAEM, fornecendo os seus produtos a essas

retalhistas permitindo que as mesmas, por sua vez, os

colocassem à venda no mercado.

Por tudo o que se disse, temos que negar

provimento ao recurso.

***

III) DECISÃO

Face ao exposto, acordam em negar provimento ao

recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando-se o valor da

causa, para efeito de custas, em 500 U.C.

Registe e notifique.

***

RAEM, 14 de Fevereiro de 2019

Relator

Tong Hio Fong

Primeiro Juiz-Adjunto

Lai Kin Hong

Segundo Juiz-Adjunto

Fong Man Chong

processo nº 240/2017 (autos de recurso cível) utilização ...assunto: utilização séria da...

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