merchandising de marcas contratos civis e comerciais 2007/2008

MerchandisingMerchandising de marcas de marcas

Contratos Civis e Comerciais

2007/2008

1. Marcas2. Contratos de merchandising

a. character merchandisingb. personality merchandisingc. corporate merchandising d. residual merchandising

3. Merchandising de marcasI. Tipos:

a. marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária

b. marca objecto do contrato passa a ter uma função/utilização ornamentalII. Requisitos:

a. tutela ultramerceológicaa.1. marcas de prestígio

b. registo III. Iter contratual e Estrutura

pessoasobjecto funções circunstâncias

Marcas

• Sinal distintivo do comércio

Sinal Diferenciação dos produtos e serviços

↓

Sinal distintivo

Marcas

“sinal adequado a distinguir produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais”

“sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços, e a permitis a sua diferenciação de outros da mesma espécie”

Carlos Olavo

Marcas

• Funções:

- Função distintiva

- Função de garantia de qualidade

- Função Publicitária

Marcas

• Função distintiva

Art. 222º CPI:“A marca pode ser constituída por um sinal ou um conjunto de sinais (…) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

identificação da origem empresarial de um produto ou serviço

mas sempre a mesma origem?

Marcas• Função Distintiva

transmissão, licença… não é sempre a mesma origem

redefinir o significado da função distintiva

Os produtos ou serviços marcados provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual, económica ou financeira.

Marcas

• Função distintiva

Marca usada Continuidade empresarial Proibição de uso enganoso (art. 269º, nº2, alínea b)

↓ Origem pessoal

Marcas

• Função de qualidade

Garantia de qualidade não enganosa Confiança do público consumidor Art. 269º, nº2, b)

Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se (…)

A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços (…).

Marcas

• Função de qualidade

…derivada da função distintiva

garantia da constância qualitativa dos produtos ou serviços garantia da qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa

Marcas

• Função publicitária

Atracção sobre o consumidor Imagem que reflectem

↓ Especial força de venda

Protecção jurídica?

Marcas

• Função publicitária

Marca de prestígio↓

Protecção jurídica!

… complementar em relação à função distintiva

Indicação de origem+

Promoção dos produtos ou serviços marcados

Marcas

• Regime:

Registo constitutivo (art. 224º CPI)↓

Direito exclusivo de usar a marca nos produtos ou serviços a que se destina

Direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada, se desse uso resultar risco de confusão ou de associação, no espírito do consumidor

Marcas

• Regime:

Marcas de facto Conteúdo da marca, art. 222º:

“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

Marcas

• Regime:

Excepções (art. 223º) Outras proibições (art. 239º)

Princípio da especialidade Excepção: Marcas de prestígio

Marcas

• Regime:

Titular da marca:- Direito de usar a marca- Dever/ónus de usar a marca

↓

- Uso sério (art. 269º, nº1)

Marcas

• Regime:

∆ Sinal distintivo∆ Princípio do uso não enganoso∆ Princípio da especialidade

Contratos de merchandising

• Merchandising: conceito polissémico

• Em termos económicos: “conjunto dos estudos e das técnicas de aplicação utilizadas, separada ou conjuntamente, pelos distribuidores e pelos produtores com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente dos aprovisionamentos às necessidades dos mercados e da apresentação apropriada das mercadorias.”

Maria Miguel Carvalho


• Em termos jurídicos: é o contrato pelo qual o titular de um bem, objecto de propriedade intelectual ou de um direito de personalidade, que adquiriu valor sugestivo pela utilização nua determinada actividade, concede autorização a outra pessoa, para que use esse bem, numa actividade diferente, para distinguir os seus produtos ou serviços ou para integrá-lo nestes, com o intuito de promover a sua venda.


• Objectivo ou função económica:– Fortalecimento da posição comercial de um

concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo

• Contrato de licença

Contratos de merchandising• Noção jurídica de merchandising

Um bem- Propriedade industrial → corporate merchandising- Direitos de autor → character merchandising- Direito da personalidade → personality merchandising

Valor sugestivo do bem na utilização primária

Actividade secundária

- Substancialmente diferente da actividade primária


• Noção jurídica de merchandising

Utilização na actividade secundária- Como marca- Integrando a apresentação dos produtos ou serviços

•Origem: EUA


• Character merchandising

Objecto: nomes, figuras e imagens de personagens imaginárias da banda desenhada, cinema, teatro, televisão, rádio, literatura, protegidos pelo direito de autor


• Personality merchandising

Objecto: nome e imagem de personagens reais do espectáculo – desporto, cinema, teatro, moda, televisão, música –, que se encontram protegidos como direitos da personalidade (nomeadamente, direito ao nome, art. 72º CC, e direito à imagem, art. 79º CC)

Limitação voluntária dos direitos da personalidade, art. 81º CC


• Corporate merchandising

Objecto: sinais distintivos de empresas e de produtos ou serviços (salientando-se a firma, o nome e a insígnia do estabelecimento e a marca).


• Residual merchandising

Objecto: todos os bens que não se integrem nas categorias anteriores, nomeadamente, emblemas de universidades e de clubes desportivos, mascotes de eventos culturais e desportivos.


Merchandising de marcas

• Autorização conferida pelo titular de uma marca que tenha adquirido um especial valor publicitário ou atractivo na sua utilização primária, para que a possa usar como sinal distintivo de produtos ou serviços diferentes dos originários ou para integrar a apresentação desses produtos.



• marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária

Utilizações primária e secundária são homogéneas – marca Distinção: produtos ou serviços marcados



• marca objecto do contrato passa a ter uma função ornamental

Utilização primária: marca Utilização secundária: adorno



• Requisitos

Tutela ultramerceológica Legitimidade para se requerer o registo de uma

marca em diferentes classes de produtos ou serviços que não aqueles em que o titular da marca desenvolve a sua actividade e para licenciar marcas registadas não usadas

• Tutela ultramerceológica

Sinal:

gozar de notoriedade entre o público

valor sugestivo

Merchandising de marcas - requisitos


Titular:ius prohibendi?princípio da especialidademas algumas marcas gozam, em certos

termos, de protecção ultramerceológica, i.e., além do princípio da especialidade

Marcas de prestígio



Marcas de prestígio Marca que goza de excepcional notoriedade Marca que goza de excepcional atracção e/ou

satisfação junto dos consumidores



Marcas de prestígio“a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e/ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços”.

Luís Couto Gonçalves



Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)

- oposição ao pedido de registo feito por terceiros de uma marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços não afins- anulação do registo dessa marca, desde que a sua marca se encontre registada previamente ou seja requerido o seu registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio



Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)

- proceder criminalmente contra o usuário não autorizado da marca de prestígio, desde que seja solicitado o registo desta

Direito ultramerceológico de proibição



Marcas de prestígio …e um direito dispositivo ultramerceológico?

Art. 5º, nº2, Directiva das Marcas



“Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.”



CPI não acolheu esta norma

a lei portuguesa a lei portuguesanão confere um confere essedireito dispositivo direito dispositivoultramerceológico ultramerceológico

Solução: registo



CPI não prevê a proibição de uso da marca de prestígio para produtos ou serviços diferentes…

… mas criminaliza esse uso, quando tal uso procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca de prestigio ou possa prejudicá-la.

Proibir o registo e não proibir o uso=

Proibir o menos e não proibir o mais



Registo comunitário

Assim, os direitos conferidos ao titular da marca de prestígio dependem de o uso ou o (pedido de) registo por terceiro (não autorizado) integrar uma de duas hipóteses:

•tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca , ou• poder prejudicar o prestígio da marca ou o seu carácter distintivo.

O titular da marca de prestígio, porém, não está protegido juridicamente no caso de o terceiro ter agido com “justo motivo”


• Registo

Considerando-se que o direito das marcas português não admite a tutela ultramerceológica da marca de prestígio, para que o contrato de merchandising de marcas seja admissível, o titular tem que registar, previamente, a sua marca para distinguir os produtos ou serviços que pretende, depois, licenciar…


• Registo

O titular da marca tem legitimidade para requerer o registo em relação a produtos ou serviços que não se relacionam com os da sua actividade económica?

É possível a não utilização efectiva da marca, tendo em conta as normas legais que impõem o uso obrigatório da marca, sob pena de caducidade do registo?


• Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca

Art. 225º: o direito ao registo cabe a quem nisso tenha legítimo interesse

- qualquer pessoa que exerça uma actividade económica na qual se integrem os produtos ou serviços em relação aos quais se solicita o registo de marca e,

- qualquer pessoa que, não obstante não exercer ainda uma determinada actividade económica, na qual se insere o produto ou o serviço cuja marca registanda visa distinguir, tenha intenção de vir a exercê-la



Problema: inexistência da intenção de exercício directo da actividade económica em que se inserem os produtos ou serviços para os quais o registo da marca está a ser requerido.

Questão: relevância do exercício indirecto.



Solução:art. 268º Considera-se uso sério da marca:

a) O uso da marca (…) pelo titular do registo, ou por seu licenciado (…);(…)c) A utilização da marca por um terceiro, desde que o seja sob o controlo do

titular e para efeitos da manutenção do registo.



Solução:CPI reconhece o uso indirecto da marca

Deste modo, não se coloca, sequer, o problema das marcas registadas e não usadas, com o único propósito de serem licenciadas.


Admissibilidade do contrato de

merchandising de marcas


• Contrato de merchandising: subtipo de licença de marca

• Partes do contrato: –Licenciante, o titular do registo da marca–Licenciado, o terceiro que, pelo contrato, adquire

o direito de usar a marca registada

• Art. 32º, nº3: forma escrita

• Não há um sujeito e um beneficiário



Licenciante:• pessoa singular ou

colectiva• titular do registo da

marca

• tolera o uso da marca por um terceiro

• credor da contrapartida

Licenciado• pessoa singular ou

colectiva• desenvolve actividade

económica em relação a produtos ou serviços diferentes do licenciante

• usa a marca

• devedor da contrapartida


Licenciante:• vê a sua marca entrar em

novos mercados• vê o conhecimento da

sua empresa mais difundido

Licenciado• entra mais fácil e

rapidamente no mercado

Terceiro:

representante

auxiliar


Pessoas

Sujeito/Sujeito/

BeneficiárioBeneficiário

Licenciante

Titular do registo da marca

Sujeito/Sujeito/

BeneficiárioBeneficiário

Licenciado

Terceiro que pretende utilizar uma marca já

registada

• O objecto do contrato de merchandising de marcas é a marca de prestígio

porque é do interesse do licenciado utilizar uma marca com especial valor evocativo

porque são estas as marcas que gozam de uma protecção que vai além do princípio da especialidade



Objecto

Marca de prestígio*

* É de notar que a admissibilidade do contrato de merchandising de marcas apenas pela via do registo da marca para os produtos ou serviços da utilização secundária implica que qualquer marca pode ser objecto deste tipo de contratos. No entanto, uma vez que se caracteriza o contrato de merchandising como aquele em que tem por objecto a “comercialização do valor sugestivo das marcas”, optou-se por indicar a marca de prestígio como o objecto deste contrato – aquele tipo de marcas que, efectivamente, tem valor sugestivo, valor positivamente sugestivo.

• Os efeitos destes contratos consistem na utilização da marca de prestígio por um terceiro, para distinguir produtos ou serviços diferentes (não idênticos, nem afins) daqueles a que a marca se destinava a distinguir na sua utilização primária.

• O objectivo que este tipo de contratos persegue consiste na promoção dos produtos ou serviços do licenciado, mais fácil, mais bem sucedida e quase imediata, do que através da introdução de uma nova marca no comércio.



FUNÇÕESFUNÇÕES

Função EficienteFunção Eficiente

Utilização da marca de prestígio para distinguir os

produtos ou serviços do licenciado

Pagamento da contrapartida

CONTRATO OBRIGACIONAL

Função Económico-SocialFunção Económico-Social

Promoção dos produtos ou serviços do licenciado

Rentabilização dos produtos e serviços do licenciado

FUNÇÃO DE TROCA

• No contrato:

• identificar os tipos de produtos ou serviços em relação aos quais a marca vai ser utilizada

• identificar a própria marca


• Negociações

• Acordo de confidencialidade

• Pagamento de uma determinada quantia pelos potenciais licenciados para terem o direito de proceder à avaliação do investimento, por um determinado prazo, durante o qual o licenciante se obriga a não revelar, nem negociar a marca com outros potenciais licenciados.


• O contrato definitivo:

• Preâmbulo: identificação das partes e da marca

• Segunda parte: termos em que é concedida a autorização ao licenciado para utilizar a marca, para distinguir os seus produtos ou serviços.


• O contrato:

exclusividade do direito

delimitação geográfica da utilização autorizada

condições do uso que é autorizado pelo licenciante

licença parcial


Licença exclusiva

licenciante está obrigado a não autorizar o uso da marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos produzidos pelo licenciado

Determinada zona Licenciante



Circunstâncias

Espaço

Delimitação geográfica

Licença exclusiva enfraquecida –

exclusividade só numa determinada zona

Conformidade

Exclusividade

Condições de uso

Obrigações do licenciante:autorização do uso da sua marca em relação a

determinados produtos e/ou serviços diferentes dos seus

não opor o seu ius prohibendi ao licenciadoentrega e a garantia do gozo pacífico do direito

adquirido pelo licenciado- Pedido de renovação do registo- Pagamento das taxas de registo- Intentar acções contra quem viole o direito de marca

assegura a existência e manutenção desse direitocontrolo da qualidade dos produtos ou serviços

licenciados → Ónus


Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados

Defesa do interesse do público consumidor

Uma cláusula neste sentido permite ao licenciante, de acordo com o art. 264º, invocar os direitos que lhe são conferidos pelo registo, contra o licenciado, quando este viole qualquer cláusula do contrato, particularmente, no que respeita à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença e à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados

o licenciante é sempre juridicamente o autor da colocação da marca no mercado, podendo responder pelo seu uso directo ou indirecto


Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados

matérias-primasprocessos de fabricocaracterísticas do produto ou serviço

marcadosdesenhoestilopublicidadevolume produzidocanais de distribuição



Circunstâncias

Espaço



exclusividade só numa determinada zona

Conformidade

Exclusividade

Condições de uso

Controlo de qualidade

Obrigações do licenciado:

pagamento de uma contrapartida determinada ou determinável

- entry fee/ entrada- royalty

explorar a marca- a partir de quando

manutenção do goodwill da marcasujeitar-se ao controlo do licenciantecomunicar ao licenciante qualquer acto ilícito de

que tenha conhecimento relativamente à marca


Merchandising de marcasCircunstâncias

TempoTempo

Data de início de exploração da

marca

Espaço



exclusividade só numa

determinada zona

Conformidade

Exclusividade

Condições de uso


outras cláusulas

Titularidade de direitos

Proibição de cessão de direitos e de sublicenciamento

Reconhecimento do good will e do valor promocional da marca

Obrigações das partes em matérias de responsabilidade civil


O contrato pode extinguir-se

por mútuo acordo das partes, art. 406º CC

por caducidade, se as partes estipularem a duração do contrato

operando cláusulas resolutivas expressas- podem ser de resolução parcial

por denúncia


cláusula que impõe ao licenciado a restituição de todos os materiais em que figure a marca do licenciante

prazo para proceder à liquidação das existências cláusula segundo a qual a cessação do contrato

implica o vencimento imediato de todas as royalties devidas e ainda não pagas, bem como a não devolução de quaisquer royalties pagas

cláusulas de não concorrência


Merchandising de marcasCircunstâncias

TempoTempo

Data de início de exploração

da marca

Obrigação de não

concorrência

Espaço


Licença exclusiva

enfraquecida – exclusividade

só numa determinada

zona

Obrigação de não

concorrência

EventualidadeEventualidade

Condição resolutiva parcial

Conformidade

Exclusividade

Condições de uso


Devolução dos

materiais Obrigação de não

concorrência

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