da noção de atividade inventiva no direito de patentes

PATENTES DE INVENÇÃO - NATUREZA PATENTES DE INVENÇÃO - NATUREZA JURÍDICA, ATIVIDADE INVENTIVA COMO JURÍDICA, ATIVIDADE INVENTIVA COMO

APURAÇÃO OBJETIVAAPURAÇÃO OBJETIVA

Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa

Do IABDo IAB

O Instituto dos Advogados O Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB é a Brasileiros - IAB é a instituição máxima do instituição máxima do conhecimento jurídico na conhecimento jurídico na prática advocatícia no Brasil, prática advocatícia no Brasil, criado por ato oficial de 7 de criado por ato oficial de 7 de agosto de 1843, sendo a agosto de 1843, sendo a entidade responsável pela entidade responsável pela criação da Ordem dos criação da Ordem dos Advogados do Brasil.Advogados do Brasil.

Quem foi Quem foi

Teixeira de Freitas

RuyAfonso Arinos de Melo Franco

Clovis

Seabra Fagundes Levi Carneiro

Rodrigo Otávio Langgaard de Meneses Pedro Calmon

BibliografiaBibliografia BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo

Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p .

BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção. Revista Forense – vol. 339, concessão de uma patente de invenção. Revista Forense – vol. 339, Pág. 85 e seg. Pág. 85 e seg.

WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI.São Paulo: Editora ABPI, Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI.São Paulo: Editora ABPI, 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro; 1997, p. 25-28. RPI no. 26, janeiro-fevereiro;

OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23-27. RPI Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23-27. RPI no.39, março-abril, no.39, março-abril,

LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes- Condições Legais de Obtenção LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes- Condições Legais de Obtenção e Nulidades. São Paulo: Manole, 2006, p. 67-70, e Nulidades. São Paulo: Manole, 2006, p. 67-70,

DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 33-36, Renovar, 2005, p. 33-36,

GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de Patentes, LTr, 2005, pp. 28-41; GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de Patentes, LTr, 2005, pp. 28-41; LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações

Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.).

Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 116-119116-119

BibliografiaBibliografia

MULLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: MULLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com pequenas notas em pequenas notas em

SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39-40,Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39-40,

PHILIPP, Fernando Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de Oliveira, PHILIPP, Fernando Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006, p. 8-10; 2006, p. 8-10;

DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos - O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, Lumen Difusos - O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, Lumen Juris, 2005; Juris, 2005;

BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Ed. Evocati, 2007. Intelectual, Ed. Evocati, 2007.

MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa visão econômica, visão econômica,

BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, P. 60-6 de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, P. 60-6


ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali- Instituzioni di Diritto Industriale. ASCARELLI, Tullio. Teoria Della Concorrenza e Dei Beni Immateriali- Instituzioni di Diritto Industriale. Milão: A. Giuffrè, 1960, p. 548-549; Milão: A. Giuffrè, 1960, p. 548-549;

AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184; 169-184;

BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris: Delmas, 1995, p. 118-125; BERTRAND, André. Marques et Brevets Dessins et Modèles. Paris: Delmas, 1995, p. 118-125; BOSIO, Edoardo. Le Privative Industriali Nel Diritto Italiano. Torino: Unione Tipografico, 1891, p. 64; BOSIO, Edoardo. Le Privative Industriali Nel Diritto Italiano. Torino: Unione Tipografico, 1891, p. 64; CATALDO, Vicenzo Di. Le Invenzione i modelli. Milão: Gieuferé, 1993, p. 46-52; CATALDO, Vicenzo Di. Le Invenzione i modelli. Milão: Gieuferé, 1993, p. 46-52; CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I, Introdução, parte I. Rio de CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. I, Introdução, parte I. Rio de

Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260; Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 241-260; CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law. St. Paul: West Publishig CO, CHOATE, Robert & FRANCIS, William. Cases and materials on patent law. St. Paul: West Publishig CO,

1981, pg. 304 e seg.; 1981, pg. 304 e seg.; CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Dalloz, 1993, p. CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Dalloz, 1993, p.

51-61; 51-61; CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A. Understanding Intelectual Property law. United States of CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A. Understanding Intelectual Property law. United States of

America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82; America: Mathew Bender & Co., 1992, p. 56-82; CLAVIER, J. Pierre. Les Catégories de la Propriété Intellectuelle à L’épreuve des Créations CLAVIER, J. Pierre. Les Catégories de la Propriété Intellectuelle à L’épreuve des Créations

Génétiques. Paris: L’Harmattan, 1998, p. 87- 89 , 91-93, 128-131, 139- 141, 161-163, 214- 216; Génétiques. Paris: L’Harmattan, 1998, p. 87- 89 , 91-93, 128-131, 139- 141, 161-163, 214- 216; CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas, Tomo I. Derecho de las Patentes de Invención. Buenos Aires: CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas, Tomo I. Derecho de las Patentes de Invención. Buenos Aires:

Editora Heliasta, 2001, p. 735-776; Editora Heliasta, 2001, p. 735-776; CURTIS, G. Ticknor. A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions. Edição original -Boston: CURTIS, G. Ticknor. A Treatise on the Law of Patents for Useful Inventions. Edição original -Boston:

Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2005, P. Little, Brown and Company, 1873. Quarta edição- New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD, 2005, P. 298-302; 298-302;

DEVANT, P. et. allii. Brevets D´invention. Paris: Dalloz, 1971, p. 67-71 ; DEVANT, P. et. allii. Brevets D´invention. Paris: Dalloz, 1971, p. 67-71 ; DI FRANCO. Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Librarie, 1933, p. 49-50; DI FRANCO. Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Librarie, 1933, p. 49-50; DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial- Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 24-50; DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial- Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 24-50;


FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto do estabelecimento e FERREIRA, Waldemar, Tratado de Direito Comercial. O estatuto do estabelecimento e a empresa Mercantil. Vol 06. São Paulo: Saraiva, 1962, p. /462-466; a empresa Mercantil. Vol 06. São Paulo: Saraiva, 1962, p. /462-466;

FOYER, Jean & MICHEL, Vivant. Le droits des brevets. Paris : Puf, 1991, p. 166-182 ; FOYER, Jean & MICHEL, Vivant. Le droits des brevets. Paris : Puf, 1991, p. 166-182 ; GARCIA, Selemara B. Ferreira. A Proteção Jurídica das Cultivares no Brasil – Plantas GARCIA, Selemara B. Ferreira. A Proteção Jurídica das Cultivares no Brasil – Plantas

Transgênicas e Patentes. Curitiba: Juruá , 2004, p. 97-98; Transgênicas e Patentes. Curitiba: Juruá , 2004, p. 97-98; HAEGHEN, G. Vander. Brevets D’Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand HAEGHEN, G. Vander. Brevets D’Invention Marques et Modèles. Bruxelles: Ferdinand

Larcier, 1928, p. 67-96; Larcier, 1928, p. 67-96; LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and

International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 295-300; International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 295-300; LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprenta, Milano : LUZZATTO, Enrico, Trattato Generale delle Privative Industriali, Imprenta, Milano :

Pilade Rocco, 1914; Pilade Rocco, 1914; MIRANDA, Pontes . Tratado de direito privado – Tomo XVI. Propriedade in electual. MIRANDA, Pontes . Tratado de direito privado – Tomo XVI. Propriedade in electual.

Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 296-298; Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 296-298; PHELIP Bruno. Droit et pratique des brevets d’invention – France Étranger – Brevet PHELIP Bruno. Droit et pratique des brevets d’invention – France Étranger – Brevet

Européen. Paris: Delmas, 1977, p. C17-C24; Européen. Paris: Delmas, 1977, p. C17-C24; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de

jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 109-134 ; jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 109-134 ; POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de la Proprieté industrielle. Paris: Montchrestien, POLLAUD-DULIAN, Frédéric, Droit de la Proprieté industrielle. Paris: Montchrestien,

1999, p. 132-142; 1999, p. 132-142;


POUILLET, Eugène, Traité Teorique et Pratique des Brevets d'Invention et de POUILLET, Eugène, Traité Teorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon, 4 ème edition, Paris : Marchal et Billard, 1899; la Contrefaçon, 4 ème edition, Paris : Marchal et Billard, 1899;

RAMELLA, Agostino. Proprietà Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinense, RAMELLA, Agostino. Proprietà Industriale. Parte I. Torino: Editrice Torinense, 1927, p. 70-76; 1927, p. 70-76;

RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales RAPELA, M. Angel. Derechos de Propiedad Intelectual en Vegetales Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p. 49-50; Superiores. Buenos Aires: Ciudad Argetina, 2000, p. 49-50;

RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 235; 1945, p. 235;

SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211; 176-211;

STEFANIS, Pietro. Novitá Inventiva e Novitá Intuitiva. Firenze: Societá STEFANIS, Pietro. Novitá Inventiva e Novitá Intuitiva. Firenze: Societá Editrice Toscana, 1932, p. 24-36; Editrice Toscana, 1932, p. 24-36;

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc Pierre. Droit de la SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna & PIERRE, Jean-Luc Pierre. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001, p. 47-51, Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001, p. 47-51,

TERRELL, Thomas & TERRELL, Courtney; rev. JONES, J Reginald. The Law TERRELL, Thomas & TERRELL, Courtney; rev. JONES, J Reginald. The Law and Practice relating to Letters Patent for Inventions. Londres: Sweet & and Practice relating to Letters Patent for Inventions. Londres: Sweet & Maxwell Ltd., 1934, p. 64-73.Maxwell Ltd., 1934, p. 64-73.

OS ELEMENTOS BÁSICOS DO OS ELEMENTOS BÁSICOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS

TECNOLOGIAS TECNOLOGIAS

10/04/23 Propriedade Intelectual 10

Tipos de ProteçãoTipos de Proteção

Erga omnesErga omnesa)a) Patentes de InvençãoPatentes de Invenção

b)b) Modelos de UtilidadeModelos de Utilidade

c)c) Desenhos IndustriaisDesenhos Industriais

d)d) Variedades de PlantasVariedades de Plantas

e)e) Topografia de SemicondutoresTopografia de Semicondutores

f)f) Proteção de dados de testes Proteção de dados de testes ConcorrenciaisConcorrenciais

Segredos de empresaSegredos de empresa


Previsão constitucionalPrevisão constitucional

Art. 5o. - Art. 5o. - XXIXXXIX - - a lei assegurará aos autores de a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua inventos industriais privilégio temporário para sua utilizaçãoutilização, , bem como proteção às criações bem como proteção às criações industriaisindustriais, à propriedade das marcas, aos nomes de , à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;econômico do País;

1. O conceito de monopólio pressupõe 1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. espécies. • (I) os que visam a impelir o agente (I) os que visam a impelir o agente

econômico ao investimento --- a econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio propriedade industrial, monopólio privado; privado; e e

• (II) os que instrumentam a atuação do Estado (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. na economia.

. . (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)16/03/2007; Pág. 18)


PatentesPatentes

Um direito, conferido pelo Estado, que dá Um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia.exploração de uma tecnologia.

Monopólio InstrumentalMonopólio Instrumental Segredo de Empresa como Segredo de Empresa como

opçãoopção Publicação como contrapartidaPublicação como contrapartida Uso necessário como Uso necessário como

contrapartidacontrapartida

InventoInvento

Invento

Invenção Modelo de Utilidade

roteiroroteiro

Invento?

Novo?

Atividade Inventiva?

Aplicável industrialmente?

Não é proibida a patente?

Há suficiência descritiva?

A frágil novidadeA frágil novidade

A frágil novidadeA frágil novidade Art. 11. A invenção e o modelo de

utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

A frágil novidadeA frágil novidade Objeto de apuração de novidade: a regra de Objeto de apuração de novidade: a regra de

um só documentoum só documento• Afirma-se que haverá novidade sempre que o Afirma-se que haverá novidade sempre que o

invento não seja antecipado invento não seja antecipado de forma integralde forma integral por por um único documentoum único documento do estado da técnica do estado da técnica [1]..

• Tal entendimento, que encontra guarida, por Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades. mosaico de anterioridades.

[1] Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.47.

A frágil novidadeA frágil novidade

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:Dizem as Diretrizes de Exame do INPI: 1.5.4 Falta de novidade1.5.4 Falta de novidade (...) Como regra geral entende-se que há novidade (...) Como regra geral entende-se que há novidade

sempre que a invenção ou modelo não é sempre que a invenção ou modelo não é antecipado antecipado de forma integral por um único documento do de forma integral por um único documento do estado da técnica.estado da técnica. (...) (...)

No caso de um documento (primeiro documento) No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.ao primeiro documento que contém a referência.

A frágil novidadeA frágil novidade ""Mesmo que a anterioridade encontrada seja Mesmo que a anterioridade encontrada seja

parcial quanto à reivindicação principal, parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2 ª Ré não se aplica no caso em trazida pela 2 ª Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em "Uma tela. Como leciona Denis Borges em "Uma Introdução à Propriedade Intelectual" a regra Introdução à Propriedade Intelectual" a regra de um só documento encontra exceções, de um só documento encontra exceções, sendo: "a mais relevante das quais a que sendo: "a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações". combinaria naturalmente as informações".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.30.06.2008.

A frágil novidadeA frágil novidade Assim, o que o examinador ou Perito tem de fazer Assim, o que o examinador ou Perito tem de fazer

é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na que reproduz integralmente o contido na reivindicação da patente em questão. reivindicação da patente em questão.

Uma única fonte.Uma única fonte. O perito não pode combinar fontes. Se não for O perito não pode combinar fontes. Se não for

possível determinar a integralidade da revelação possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade. nesta única e integral fonte, há novidade.

A novidade é só isso. Novidade para engenheiros A novidade é só isso. Novidade para engenheiros pode ser outra coisa. No sistema de patentes é só pode ser outra coisa. No sistema de patentes é só isso isso • Salvo, como indicado, essa única fonte se referir Salvo, como indicado, essa única fonte se referir

literalmente a outras fontes. Por exemplo: “esta solução literalmente a outras fontes. Por exemplo: “esta solução técnica é idêntica à constante do documento publicado técnica é idêntica à constante do documento publicado na revista tal, número tal, página tal, com a diferença na revista tal, número tal, página tal, com a diferença que ....”que ....”

Uma percepção genialUma percepção genial

Engenhosa combinaçãoEngenhosa combinação ““É sem questão que não se deve É sem questão que não se deve

dar privilégio exclusivo ao dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante inventor de insignificante novidade, e simples alteração de novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes forma nas obras das artes ordinárias, que não manifesta ordinárias, que não manifesta engenhosa combinaçãoengenhosa combinação, ou lavor , ou lavor difícil, nem produz um novo e fixo difícil, nem produz um novo e fixo artigo de comércio, ou ramo de artigo de comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia”. indústria, que antes não existia”.

Visconde de Cayru, Observações Sobre Visconde de Cayru, Observações Sobre a Franqueza da Indústria, e a Franqueza da Indústria, e Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Imprensa Régia,Imprensa Régia, 1810. 1810.

O núcleo da O núcleo da constitucionalidadeconstitucionalidade

O núcleo de constitucionalidade do O núcleo de constitucionalidade do sistema de patentessistema de patentes

Introduzido formalmente na legislação pátria pelo Introduzido formalmente na legislação pátria pelo art. 8º do CPI/96 – Lei 9.279/96 – a atividade art. 8º do CPI/96 – Lei 9.279/96 – a atividade inventiva é um elemento crucial do sistema legal inventiva é um elemento crucial do sistema legal das patentes.das patentes.

Certos autores indicam mesmo que tal requisito Certos autores indicam mesmo que tal requisito constrói o núcleo de constitucionalidade do constrói o núcleo de constitucionalidade do sistema de patentes; a história de sua latência sistema de patentes; a história de sua latência antes da formulação em textos legais indica que antes da formulação em textos legais indica que tal hipótese tem verossimilhança. tal hipótese tem verossimilhança. •

[1] SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176; “The “The practitioner is confronted with the issue of obviousness practitioner is confronted with the issue of obviousness or inventiveness more often than with any other single or inventiveness more often than with any other single issue”. issue”.

objetividadeobjetividade Já de início, atividade inventiva surge Já de início, atividade inventiva surge

como uma questão substantivamente como uma questão substantivamente constitucional. constitucional.

A sua construção na lei ordinária A sua construção na lei ordinária pressupõe refinada ponderação de pressupõe refinada ponderação de interesses, o que se torna interesses, o que se torna especialmente sensível quando os especialmente sensível quando os elementos da inovação tocam às elementos da inovação tocam às necessidades humanas fundamentais. necessidades humanas fundamentais.

A eficácia da ponderação realizada na A eficácia da ponderação realizada na lei ordinária exige extrema lei ordinária exige extrema objetividadeobjetividade na avaliação em cada na avaliação em cada caso singular, excluída a caso singular, excluída a discricionariedade e a subjetividade. discricionariedade e a subjetividade.

Devido Processo LeaglDevido Processo Leagl

Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva presume um segundo elemento constitucional, que é a de presume um segundo elemento constitucional, que é a de que se faça dentro das exigências do que se faça dentro das exigências do devido processo legaldevido processo legal. .

Cada caso em que se alega existência ou carência de tal Cada caso em que se alega existência ou carência de tal atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, em equivalência de condições. em equivalência de condições.

Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e insindicávelinsindicável, com manifestações de cunho subjetivo do , com manifestações de cunho subjetivo do técnico ou do perito judicial. técnico ou do perito judicial.

Atividade inventiva Atividade inventiva como requisito como requisito constitucionalconstitucional

A escolha dos meiosA escolha dos meios A escolha de um sistema de direitos A escolha de um sistema de direitos

exclusivos como um dos meios possíveis exclusivos como um dos meios possíveis para promover a inovação traz, para promover a inovação traz, necessariamente, a necessidade de necessariamente, a necessidade de construir um construir um mecanismo legal mecanismo legal equilibrado e eficienteequilibrado e eficiente. .

A opção, no caso, é de um instrumento de A opção, no caso, é de um instrumento de poder sobre o mercado, parte da poder sobre o mercado, parte da liberdade geral de atuação econômica, liberdade geral de atuação econômica, que é apropriada e que é apropriada e delegada pelo Estadodelegada pelo Estado, , que o entrega à gestão privada, para se que o entrega à gestão privada, para se atingir fins públicos (a inovação) mediante atingir fins públicos (a inovação) mediante incentivos privados (a apropriação dos incentivos privados (a apropriação dos respectivos resultadosrespectivos resultados). ).

Algo NovoAlgo Novo A novidade – o elemento contributivo A novidade – o elemento contributivo

da da inovação inovação - torna-se assim uma - torna-se assim uma figura crucial para justificar figura crucial para justificar constitucionalmente constitucionalmente todos os sistemas todos os sistemas de propriedade intelectual de propriedade intelectual

Como tantas vezes se repetiu, a Como tantas vezes se repetiu, a concessão de concessão de direitos exclusivosdireitos exclusivos como como mecanismo de incentivo econômico de mecanismo de incentivo econômico de mercado presume uma criação mercado presume uma criação tecnológica ou expressiva que tecnológica ou expressiva que contribua para o acervo disponível – contribua para o acervo disponível – algo algo novonovo. .

Ou o bolo se adequa à forma, Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao boloou a forma ao bolo

Para que se justificasse esse aparato de proteção, Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria contribuição ao conhecimento comum - seria necessário. É o que se denominaria necessário. É o que se denominaria o contributo o contributo mínimomínimo. .

Outra solução seria adequar a proteção à Outra solução seria adequar a proteção à contribuição, graduando o tempo e o alcance da contribuição, graduando o tempo e o alcance da proteção: uma inovação menor receberia meses ou proteção: uma inovação menor receberia meses ou poucos anos de tutela, ou direito à percepção do poucos anos de tutela, ou direito à percepção do fructus, sem direito a exclusão de competidores. fructus, sem direito a exclusão de competidores.

Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Reichman e outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). em 94 Colum.L.Rev.2308(1994).

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dkimages.com/discover/previews/1006/653817.JPG&imgrefurl=http://www.muitogostoso.com.br/informacao/view/Creditos-de-Fotos---Equipamentos-F---O/&h=512&w=648&sz=19&hl=pt-BR&start=63&tbnid=lRqWR5-Q_h1j0M:&tbnh=108&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%2522forma%2Bde%2Bbolo%2522%26start%3D60%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DN

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.elyonline.com.br/sistema/images/foto_bolo_materia.jpg&imgrefurl=http://www.elyonline.com.br/sistema/content/view/23/2/&h=276&w=247&sz=19&hl=pt-BR&start=14&tbnid=TxMEZspdAQiBIM:&tbnh=114&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3D%2522bolo%2522%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG

Ou o bolo se adequa à forma, Ou o bolo se adequa à forma, ou a forma ao boloou a forma ao bolo

A fixação de prazo mínimo e A fixação de prazo mínimo e alcance de proteção para as alcance de proteção para as patentes de invenção por TRIPs patentes de invenção por TRIPs enrijece o modelo, e torna a enrijece o modelo, e torna a atividade inventiva um requisito atividade inventiva um requisito crucial. crucial. • Os requisitos de distinguibilidade dos Os requisitos de distinguibilidade dos

cultivares e de originalidade autoral cultivares e de originalidade autoral (num sentido objetivo) parecem (num sentido objetivo) parecem compreender-se no mesmo plano: o de compreender-se no mesmo plano: o de uma margem mínima de contribuição uma margem mínima de contribuição social além do simples investimento, social além do simples investimento, dificuldade ou esforço. dificuldade ou esforço.

O Cânone da O Cânone da contribuição mínimacontribuição mínima

““"2."2. O O contributo mínimo, que consiste no mínimo contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor , tem também status de norma por direito de autor , tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de elemento constitucional, devido sua qualidade de elemento presente no cerne do balanceamento - entre o exclusivo presente no cerne do balanceamento - entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura - justificador do direito do autoral e o acesso à cultura - justificador do direito do autor. autor. Além disso, o contributo mínimo decorre de normas Além disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionaisfundamentalmente constitucionais, tendo em vista a , tendo em vista a fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...) direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...)

A doutrina acima apontada foi conferida face ter sido mencionada quando da A doutrina acima apontada foi conferida face ter sido mencionada quando da leitura da obra denominada "O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: leitura da obra denominada "O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima", Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima", especificamente na parte "Contributo Mínimo em Direito do Autor: o mínimo especificamente na parte "Contributo Mínimo em Direito do Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro", cujo tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro", cujo excelente trabalho é da autoria de CAROLINA TINOCO RAMOS, entre outros: excelente trabalho é da autoria de CAROLINA TINOCO RAMOS, entre outros: DENIS BORGES BARBOSA e RODRIGO SOUTO MAIOR.DENIS BORGES BARBOSA e RODRIGO SOUTO MAIOR.

Ensina CAROLINA TINOCO RAMOS que contributo mínimo é: Ensina CAROLINA TINOCO RAMOS que contributo mínimo é: o mínimo grau o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autorde autor. (ob. cit. P.281). . (ob. cit. P.281). TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado,Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de Tribunal de Justiça do Estado,Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de novembro de 2012novembro de 2012

Justifique o monopólioJustifique o monopólio Assim definimos tal requisito:Assim definimos tal requisito:

• O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. seja concedida uma patente.

• É preciso que É preciso que não só haja novidadenão só haja novidade, mas também que a , mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental (...)instrumental (...)

• Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja um salto inventivo que, como nota em particular a um salto inventivo que, como nota em particular a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é também um requisito constitucional, não só uma questão também um requisito constitucional, não só uma questão técnica.técnica.

Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255

L.Ed. 438.L.Ed. 438. O processo de desenvolvimento do setor O processo de desenvolvimento do setor

manufatureiro cria manufatureiro cria uma constante demanda uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboração para novos aplicativos, para cuja elaboração a habilidade dos engenheiros e capatazes em a habilidade dos engenheiros e capatazes em geral é normalmente adequadageral é normalmente adequada, o que, de fato, , o que, de fato, é o resultado natural e devido de tal é o resultado natural e devido de tal desenvolvimento. desenvolvimento.

Cada passo adiante prepara terreno para o próximo Cada passo adiante prepara terreno para o próximo e cada um dessas etapas é usualmente formada e cada um dessas etapas é usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas de por tentativas espontâneas em centenas de lugares. lugares.

Conceder a um único titular o monopólio de Conceder a um único titular o monopólio de cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo quando for o exercício de invenção, de quando for o exercício de invenção, de alguma forma acima da habilidade mecânica alguma forma acima da habilidade mecânica ou de engenharia comum, seja claramente ou de engenharia comum, seja claramente demonstrada, é injusto como principio e tem demonstrada, é injusto como principio e tem consequências daninhasconsequências daninhas. .


L.Ed. 438.L.Ed. 438. O objetivo das leis de patente é recompensar O objetivo das leis de patente é recompensar

àqueles que façam uma àqueles que façam uma invenção invenção substancialsubstancial, que se soma ao nosso , que se soma ao nosso conhecimento e represente conhecimento e represente um passo a um passo a frente nas artes úteisfrente nas artes úteis. .

Tais inventores são merecedores de todo Tais inventores são merecedores de todo favor. favor.

Nunca foi finalidade daquelas leis Nunca foi finalidade daquelas leis assegurar um monopólio para cada assegurar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma ideiaesboço de uma ideia, que naturalmente e , que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico hábil no progresso comum da mecânico hábil no progresso comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenção. que a estimular a invenção.


L.Ed. 438.L.Ed. 438.

Cria uma Cria uma classe de especuladores classe de especuladores inescrupulosos inescrupulosos que fazem de seu negócio que fazem de seu negócio ficar observando uma onda crescente de ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma através de monopólios patentários, espuma através de monopólios patentários, que os permitem impor uma tributação que os permitem impor uma tributação pesada sobre a indústria do país, sem nada pesada sobre a indústria do país, sem nada contribuir para o real avanço das artes. contribuir para o real avanço das artes.

Restringe os negócios honestos com os Restringe os negócios honestos com os medos e receios de que hajam ônus e medos e receios de que hajam ônus e contingências desconhecidas que contingências desconhecidas que exponham o investidor a ações exponham o investidor a ações judiciais e imposições vexatórias sobre judiciais e imposições vexatórias sobre os lucros adquiridos de boa féos lucros adquiridos de boa fé..

No nosso tribunalNo nosso tribunal "Releva notar que a proteção constitucional de concessão

do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores."

2TRF, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade,09 de setembro de 2008.

No modelo brasileiroNo modelo brasileiro

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

O modelo constitucional O modelo constitucional brasileirobrasileiro

O modelo da patente, como configurada sob o O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:quais são especialmente relevantes:• a) a) Contribuição à técnica Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva – para ter direito à exclusiva

é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer ao conhecimento técnico da sociedade algo que ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um represente um contributo mínimocontributo mínimo, em grau , em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei. proporcional ao privilégio fixado pela lei.

• b) A b) A suficiência descritiva suficiência descritiva - para obter o privilégio o - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia postulante tem de revelar a tecnologia de forma que de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrênciae eficaz na concorrência em todas as hipóteses em que em todas as hipóteses em que a lei o faculta . a lei o faculta .


Para obter a máxima eficácia do incentivo Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiente (suficiência descritivasuficiência descritiva): ): • (1) para que, (1) para que, no futurono futuro, seja possível realizar , seja possível realizar

a invenção na indústria, sem conhecimentos a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do além daquele detido por um técnico médio do setor considerado. setor considerado.

• (2) para que, (2) para que, imediatamenteimediatamente, possa ser , possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes experimentação dos concorrentes

• Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso “Klinik-Versuch” (BVerfG, 1 BvR 1864/95, de 10.5.2000)

• Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o “privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente.

• A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da

patente recuem frente a esses interesses. (...)”. (...)”

German constitutional court


O modelo da patente, como configurada sob o sistema O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:configuração, dos quais são especialmente relevantes:• c)c) Prazo Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos

empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.

• d) d) O uso conformeO uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um estatal de um quantumquantum de poder potencial sobre o mercado, deve se de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade. excesso de poder ou desvio de finalidade.

• e) e) A exaustãoA exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente. atividade pertinente.

• f) Submissão às f) Submissão às limitações e exceçõeslimitações e exceções à exclusiva, como as que à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos. inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

Uma equação de direito Uma equação de direito estrito estrito

Todos esses elementos da equação Todos esses elementos da equação manifestam uma coesão de equilíbrio, e manifestam uma coesão de equilíbrio, e uma busca de eficácia social, uma busca de eficácia social, num num modelo fechadomodelo fechado. .

A patente, em nosso sistema A patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um constitucional, resulta de um processo processo administrativo vinculadoadministrativo vinculado, em que , em que não não há lugar para a manifestação volitiva há lugar para a manifestação volitiva do Estado quanto à conveniência e do Estado quanto à conveniência e oportunidade da concessão de cada oportunidade da concessão de cada privilégio singularprivilégio singular. .

Uma equação de direito Uma equação de direito estrito estrito

Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.; Industriais, op. cit.; • ““O procedimento administrativo de concessão do privilégio O procedimento administrativo de concessão do privilégio

essencialmente declara a existência dos pressupostos essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. ordinária.

• Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade. não cabe qualquer medida de discricionariedade.

• Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda tal concessão, como, por sede constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. critérios de conveniência e oportunidade.

• Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: - Examinar a existência dos pressupostos;- Examinar a existência dos pressupostos; - Declarar-lhes a existência;- Declarar-lhes a existência; - Constituir o direito de exclusiva”.- Constituir o direito de exclusiva”.

Sem anuênciasSem anuências

Pois, assim como todos os elementos do Pois, assim como todos os elementos do modelo configurado acima são fixados em modelo configurado acima são fixados em lei, sem espaço para política pública lei, sem espaço para política pública discricionária, a fixação do discricionária, a fixação do contributo contributo mínimomínimo: : • a) em que pesea) em que pese resultar de um exercício resultar de um exercício

finíssimo de ponderação, afiníssimo de ponderação, a priori priori, ou seja, , ou seja, no no momento em que a lei ordinária estabelece momento em que a lei ordinária estabelece impessoalmente a equação descritaimpessoalmente a equação descrita, ,

• b) aplica-se a cada demanda de privilégio b) aplica-se a cada demanda de privilégio como um instrumento preciso e complexo, mas como um instrumento preciso e complexo, mas sem qualquer espaço para subjetividadessem qualquer espaço para subjetividades. .

A política pública vinculada A política pública vinculada e discricionáriae discricionária

Iniciativa

Propriedade Intelectual

Saúde

Desenvolvimento

A política pública A política pública vinculada e discricionáriavinculada e discricionária

Interesses constitucionais

ObrigaçõesInternacionais

A política pública A política pública vinculada e discricionáriavinculada e discricionária

Fixada pelo poder legislativo o cubo Fixada pelo poder legislativo o cubo relativo à propriedade intelectual, relativo à propriedade intelectual, toda atuação da Administração é toda atuação da Administração é inteiramente vinculada. inteiramente vinculada.

ObjetividadeObjetividade Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade

inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo do contributo inventivo em face do conhecimento já do contributo inventivo em face do conhecimento já disponível. disponível.

O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da

artearte. .

A economia do contributo A economia do contributo mínimomínimo

EconomiaEconomia Landes e Posner apontam que o Landes e Posner apontam que o

requisito direciona o sistema de requisito direciona o sistema de monopólios instrumentais para um monopólios instrumentais para um problema econômico específico: as problema econômico específico: as inovações em que a inovações em que a incertezaincerteza do do resultado desestimularia o resultado desestimularia o investimento. investimento.

Como a incerteza, sem a patente, Como a incerteza, sem a patente, estimularia a concentração em estimularia a concentração em inovações menores, haveria um custo inovações menores, haveria um custo social que resulta em desestímulo ao social que resulta em desestímulo ao progresso técnico objetivo. progresso técnico objetivo. Des. Richard Posner,

7º. TRF (Chicago)

EconomiaEconomia De outro lado, a eficácia social do De outro lado, a eficácia social do

requisito depende de que a atividade requisito depende de que a atividade inventiva seja avaliada com inventiva seja avaliada com procedimentos que garantam que só um procedimentos que garantam que só um nível relativamente elevado de contributo nível relativamente elevado de contributo seja retribuído. seja retribuído.

Exatamente por isso, as enormes críticas Exatamente por isso, as enormes críticas que se levantaram ao que se levantaram ao baixo nível de baixo nível de patentes nas Américaspatentes nas Américas, especialmente , especialmente nos setores de nos setores de softwaresoftware e de serviços e de serviços financeiros, ao abrigo de jurisprudência financeiros, ao abrigo de jurisprudência das cortes inferiores, levaram das cortes inferiores, levaram recentemente a uma reação da Suprema recentemente a uma reação da Suprema Corte americana, de reiterar os Corte americana, de reiterar os parâmetros mais elevados estipulados, parâmetros mais elevados estipulados, em 1966, em Grahan v. John Deere, em 1966, em Grahan v. John Deere, prestigiando o padrão constitucional. prestigiando o padrão constitucional.

No caso,KSR International Co. v. Teleflex No caso,KSR International Co. v. Teleflex Inc. Inc.

Economia Economia Um terceiro ângulo merece igualmente ser Um terceiro ângulo merece igualmente ser

indicado: numa economia com menor dinâmica indicado: numa economia com menor dinâmica inovativa, a exigência de atividade inventiva leva inovativa, a exigência de atividade inventiva leva a um número menor de patentes de inventores a um número menor de patentes de inventores locais, quando comparado ao estoque de locais, quando comparado ao estoque de patentes de origem estrangeira. Isso certamente patentes de origem estrangeira. Isso certamente ocorre no caso brasileiro . ocorre no caso brasileiro .

Economia Economia ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil

(1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de (1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado. de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado.

““Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam inovações radicais com inovações incrementais próximas inovações radicais com inovações incrementais próximas da fronteira tecnológica internacional. da fronteira tecnológica internacional.

Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. Países em desenvolvimento (com sistemas Países em desenvolvimento (com sistemas

imaturos) concentram as suas atividades imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e em estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e terceira geração.”.em inovações de segunda e terceira geração.”.

Economia Economia

Países em desenvolvimento (com Países em desenvolvimento (com sistemas imaturos) concentram sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas as suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na estrangeiras, na imitação, na cópia e em melhoramentos cópia e em melhoramentos marginais, em outras palavras, marginais, em outras palavras, em inovações de segunda e em inovações de segunda e terceira geração.”.terceira geração.”.

EconomiaEconomia Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de

monopólios instrumentais sem imposição do requisito de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, menor também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de impacto de exclusão) compatível com a necessidade de desenvolvimento de inovações de segunda geração desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, etc.) . (adaptação, etc.) .

Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: • "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos

em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. produção, do pequeno inventor ou do artesão.

• Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a novidade e a utilidade - ou aplicação industrial. (...) novidade e a utilidade - ou aplicação industrial. (...)

EconomiaEconomia

• Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" um requisito de atividade inventiva menor, menor" um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica. do estado da técnica.

• A simples novidade, entendida como o distanciamento do A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da técnica, parece não ser suficiente para a estado da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção. concessão da proteção.

• No entanto, o que faz do modelo de utilidade um No entanto, o que faz do modelo de utilidade um instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a inexistência do requisito de atividade inventiva: a inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente reconhece avanços mínimos da produção esta patente reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - industrial, dando-lhe proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não exigir maior distância entre os níveis exatamente por não exigir maior distância entre os níveis inventivos".inventivos".

EconomiaEconomia Há indícios veementes de que o atual Há indícios veementes de que o atual

sistema de modelo de utilidade sistema de modelo de utilidade desatende o requisito constitucional de desatende o requisito constitucional de equilíbrio de interesses: seu prazo é de equilíbrio de interesses: seu prazo é de 15 anos, e o poder de exclusão, em 15 anos, e o poder de exclusão, em abstrato, é igual o do sistema de abstrato, é igual o do sistema de patentes. patentes.

A política dessa modalidade de A política dessa modalidade de privilégios clama por uma modificação privilégios clama por uma modificação atenta à sua função econômica, sob atenta à sua função econômica, sob pena de invalidação jurídica. pena de invalidação jurídica.

Devido processo legal Devido processo legal e apuração de e apuração de

atividade inventivaatividade inventiva

MotivaçãoMotivação e e objetividadeobjetividade..

No tocante especificamente à No tocante especificamente à apuração da atividade apuração da atividade inventiva, a construção do inventiva, a construção do devido processo legal mostra devido processo legal mostra uma necessidade uma necessidade especialíssima de especialíssima de motivaçãomotivação e e objetividadeobjetividade. .

Tal necessidade singulariza o Tal necessidade singulariza o tema, mesmo em face dos tema, mesmo em face dos demais requisitos da patente. demais requisitos da patente.

ObjetividadeObjetividade Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto

Max Plank Max Plank [1]: : A decisão sobre a não-obviedade requer um A decisão sobre a não-obviedade requer um julgamento que se baseia em fatos julgamento que se baseia em fatos e na e na sua avaliação, que devem servir como base sua avaliação, que devem servir como base para o que teoricamente será a única para o que teoricamente será a única resposta "correta", uma resposta que, em resposta "correta", uma resposta que, em teoria, deve ser a mesma independentemente teoria, deve ser a mesma independentemente da identidade da pessoa que avalia, desde da identidade da pessoa que avalia, desde que essa pessoa tenha a mesma informação e que essa pessoa tenha a mesma informação e instruções. instruções.

Não se pode deixar de enfatizar Não se pode deixar de enfatizar energicamente que energicamente que a não- obviedade "não a não- obviedade "não é uma questão que seja deixada ao é uma questão que seja deixada ao critério de cada examinador ou juizcritério de cada examinador ou juiz”.”.

ObjetividadeObjetividade Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max Nota o Prof. Jochen Pagenberg, do Instituto Max

Plank Plank [1]: : Disto resulta que Disto resulta que qualquer pessoa deve ser qualquer pessoa deve ser capaz de reconstruir cada passo da decisãocapaz de reconstruir cada passo da decisão, , uma vez que ela deve basear-se em elementos uma vez que ela deve basear-se em elementos objetivos e não resultar de uma inspiração divina. objetivos e não resultar de uma inspiração divina.

Portanto, Portanto, examinadores e juízes têm a examinadores e juízes têm a obrigação de indicar as razões da sua obrigação de indicar as razões da sua decisãodecisão, não só para convencer as partes quanto , não só para convencer as partes quanto à correção de sua análise e, assim, estabelecer a à correção de sua análise e, assim, estabelecer a paz judiciária, mas também porque todos os paz judiciária, mas também porque todos os órgãos judiciais têm sobre os ombros uma órgãos judiciais têm sobre os ombros uma responsabilidade para com a comunidade e estão responsabilidade para com a comunidade e estão sujeitos ao controle público, este geralmente sujeitos ao controle público, este geralmente exercido por uma instância recursal superior exercido por uma instância recursal superior

ObjetividadeObjetividade Essa sindicabilidade resulta, como natural, da Essa sindicabilidade resulta, como natural, da

objetividade objetividade do critério legal. Como nota o do critério legal. Como nota o autor, não se admite critérios de julgamento autor, não se admite critérios de julgamento subjetivos na determinação da atividade subjetivos na determinação da atividade inventiva, mesmo porque a definição de não-inventiva, mesmo porque a definição de não-obviedade foi escolhida, entre todas que foram obviedade foi escolhida, entre todas que foram desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu caráter objetivo. caráter objetivo.

Comentando o art. 56 da Convenção Européia Comentando o art. 56 da Convenção Européia de Patentes, diz SINGER, Romuald & SINGER de Patentes, diz SINGER, Romuald & SINGER Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Margarete, rev. LUNZER Raph. The European Patent Convention – A comentary. London: Patent Convention – A comentary. London: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211: Sweet & Maxwell, 1995, pg. 176-211:

““The formulation of the first sentence of Article The formulation of the first sentence of Article 56 indicates that, 56 indicates that, despite the fact that any despite the fact that any such evaluation inherently contains an such evaluation inherently contains an element of subjectivity, nevertheless the element of subjectivity, nevertheless the intention is that the test should be made intention is that the test should be made as objective as is humanly possibleas objective as is humanly possible. .

A sindicabilidade da A sindicabilidade da análiseanálise

A sindicabilidade da A sindicabilidade da análise análise

Quais os procedimentos indispensáveis para a Quais os procedimentos indispensáveis para a manifestação de atividade inventiva?manifestação de atividade inventiva?

Quais permitem a sindicabilidade e, Quais permitem a sindicabilidade e, consequentemente, a repetibilidade do teste de consequentemente, a repetibilidade do teste de atividade inventiva? atividade inventiva?

O requisito da atividade inventiva realiza uma das O requisito da atividade inventiva realiza uma das principais exigências constitucionais para um principais exigências constitucionais para um sistema de patentes: o de que, para se ter um sistema de patentes: o de que, para se ter um privilégio temporárioprivilégio temporário, o autor de um invento , o autor de um invento industrial deve reportar à sociedade uma industrial deve reportar à sociedade uma contribuição mínimacontribuição mínima aos conhecimentos aos conhecimentos tecnológicos disponíveis, de direta utilidade tecnológicos disponíveis, de direta utilidade industrial. industrial.


O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes operações lógicas:operações lógicas:• a) examinar o a) examinar o estado da técnicaestado da técnica provido do provido do campo de campo de

visãovisão de um técnico mediano atuando efetivamente no de um técnico mediano atuando efetivamente no setor industrial pertinentesetor industrial pertinente;;

• b) determinar b) determinar qual o problema técnico relevantequal o problema técnico relevante, ao qual , ao qual o invento sob análise se propõe resolver;o invento sob análise se propõe resolver;

• c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica e a solução oferecida; e a solução oferecida;

• d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução oferecida seria oferecida seria evidenteevidente ou ou óbviaóbvia, vale dizer, se a , vale dizer, se a contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento e no contexto fixado pelo depósito do pedidoe no contexto fixado pelo depósito do pedido. .

O processo de apuraçãoO processo de apuraçãode atividade inventivade atividade inventiva

O técnico da arteO técnico da arte

Olho do

“homem da arte”

Em princípio,O mesmo olhoDo engenheiroQue depois vai copiar a revelaçãoQuando a patenteCair em domínioPúblico.O olho da suficiênciaDescritiva…..

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Hawk_eye.jpg&imgrefurl=http://forum.gameforum.com.br/viewtopic.php%3Ff%3D560%26t%3D78621%26p%3D1164213&h=933&w=941&sz=524&hl=pt-BR&start=52&tbnid=yRa5dCWYZEcwvM:&tbnh=147&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Deye%2Btarget%2B-bull%26start%3D40%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DN

Campo de visão Campo de visão


Identificação do Identificação do problema problema

Problematécnico


Mensuração da Mensuração da distância distância

Problematécnico

SoluçãoTécnica

Estado

Da

Arte

ΔΔ


Campo de visão Campo de visão Longe de mais....Longe de mais....

ObviedadeObviedade

O técnico que vai copiar a revelação

ΔΔ

Campo de visão Campo de visão Fora do faixoFora do faixo

Eng. Metalúrgico

Mecânica

Resistência de Materiais

Solução técnica óbviaSolução técnica óbviano alcance e dentro da faixano alcance e dentro da faixa

SoluçãoTécnica

ProblemaTécnico

Solução técnica não-Solução técnica não-óbvia …fora do faixoóbvia …fora do faixo

SoluçãoTécnica

ProblemaTécnico

O que O que nãonão é óbvio é óbvio

O que é óbvioO que é óbvio

O livre convencimento O livre convencimento deve ser sindicáveldeve ser sindicável


A prática internacional também impõe A prática internacional também impõe um requisito adjetivoum requisito adjetivo, , que no Brasil tem que no Brasil tem um aspecto constitucional: o de que – um aspecto constitucional: o de que – sendo a avaliação da atividade inventiva sendo a avaliação da atividade inventiva de direito estrita e objetiva – tal juízo de direito estrita e objetiva – tal juízo seja suscetível de sindicabilidade e seja suscetível de sindicabilidade e repetibilidade. repetibilidade.

Não é só matéria de fatoNão é só matéria de fato

Constitui-se tal exame, inclusive, uma Constitui-se tal exame, inclusive, uma exceção à norma de que a matéria de fato exceção à norma de que a matéria de fato não está sujeita ao crivo de apelação. não está sujeita ao crivo de apelação.

Em primeiro lugar, porque no juízo de Em primeiro lugar, porque no juízo de atividade inventiva, ainda que relevem as atividade inventiva, ainda que relevem as questões eminentemente técnicas, há questões eminentemente técnicas, há estreita e inextricável interação destas estreita e inextricável interação destas com a matéria de direito [1]. com a matéria de direito [1].

• 1] CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de 1] CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editora las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: Editora Heliasta, 2001, p. 735 e seg. Heliasta, 2001, p. 735 e seg.

Nem o juiz singular pode Nem o juiz singular pode julgar sozinhojulgar sozinho

Em segundo lugar, porque a prática Em segundo lugar, porque a prática jurisprudencial em matéria de atividade jurisprudencial em matéria de atividade inventiva efetivamente exige a motivação inventiva efetivamente exige a motivação da decisão, na qual a simples expressão da decisão, na qual a simples expressão do livre convencimento do juiz não é do livre convencimento do juiz não é suficiente [1]. suficiente [1]. •

[1] CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. [1] CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZÉMA, Jacques & Dalloz, 1993, p. 51-61 e AZÉMA, Jacques & GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.; Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169-184.;


Para assegurar a sindicabilidade e Para assegurar a sindicabilidade e repetibilidade do juízo de atividade repetibilidade do juízo de atividade inventiva, os sistemas jurídicos propõem inventiva, os sistemas jurídicos propõem métodosmétodos de avaliação de avaliação. .

O objetivo de tais métodos é, além de O objetivo de tais métodos é, além de visar ao máximo de visar ao máximo de certezacerteza possível, possível, assegurar que a reiteração do exame, assegurar que a reiteração do exame, dentro dos exatos parâmetros dentro dos exatos parâmetros postulados, levará a igual resultado. postulados, levará a igual resultado.


Nenhum método em especial é exigido na lei Nenhum método em especial é exigido na lei brasileirabrasileira. .

A exigência decorrente do devido processo legal, A exigência decorrente do devido processo legal, no entanto, é que no entanto, é que haja um métodohaja um método e que e que este este método seja explicitadométodo seja explicitado para possibilitar o direito para possibilitar o direito de defesa dos legitimados a fazê-lo, e assegurar o de defesa dos legitimados a fazê-lo, e assegurar o interesse geral do público em que os privilégios interesse geral do público em que os privilégios satisfaçam os requisitos legais. satisfaçam os requisitos legais.

O método – O método – qualquer que seja qualquer que seja – deve ser – deve ser constantemente seguido no exame, e o constantemente seguido no exame, e o examinador, perito ou juiz deve explicitar como as examinador, perito ou juiz deve explicitar como as operações lógicas indicadas imediatamente acima operações lógicas indicadas imediatamente acima são satisfeitas, com precisão e transparência. são satisfeitas, com precisão e transparência.


haja um métodohaja um método e que e que este método seja este método seja explicitadoexplicitado

Os métodosOs métodos


A avaliação inclui necessariamente juízo A avaliação inclui necessariamente juízo de direito e de fato. Por tal razão, os vários de direito e de fato. Por tal razão, os vários métodos legais e regulamentares vigentes métodos legais e regulamentares vigentes em todos os sistemas incluem duas em todos os sistemas incluem duas baterias de testes:baterias de testes:

a) a) A avaliação diretaA avaliação direta, , B) B) Os métodos indiciaisOs métodos indiciais

- da ordem técnica- da ordem técnica -da ordem econômica-da ordem econômica


a) a) A avaliação diretaA avaliação direta, , Tal incumbe Tal incumbe

primordialmente ao primordialmente ao examinador ou perito examinador ou perito técnico. técnico.

Para realizá-la, existem Para realizá-la, existem requisitos mínimosrequisitos mínimos de de habilitaçãohabilitação. .


Sempre é possível – pelo menos Sempre é possível – pelo menos para os realmente dotados de para os realmente dotados de conhecimento e equilíbrio – conhecimento e equilíbrio – reduzir seu nível críticoreduzir seu nível crítico para o para o parâmetro legal. parâmetro legal.

Mas é inimaginável que um Mas é inimaginável que um conhecimento insuficiente, uma conhecimento insuficiente, uma limitada experiência, uma limitada experiência, uma inaptidão medular, chegue ao inaptidão medular, chegue ao padrão legal. padrão legal.

De outro lado, como recém De outro lado, como recém indicado, é perfeitamente possível indicado, é perfeitamente possível ao especialista máximo na ao especialista máximo na questão, o professor nobelista, questão, o professor nobelista, adequar-se ao critério legal: adequar-se ao critério legal:


"Com a devida venia, da leitura desse único trecho do laudo pericial que aborda a questão da atividade inventiva pode-se observar que o ilustre perito não distinguiu os conceitos de novidade e de atividade inventiva, repetindo, na análise deste último requisito, aspectos relativos apenas à novidade, como se ambos os conceitos se confundissem.

Nessa seara, cumpre ressaltar que a existência de novidade representa, em regra, indício de atividade inventiva - motivo pelo qual deve ser a novidade avaliada em primeiro lugar -, mas os dois conceitos não se confundem, eis que, para que haja novidade, basta que o invento não seja descrito em um único documento do estado da técnica, ou seja, caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipar a invenção, considera-se que existe novidade.

O mesmo não acontece com a atividade inventiva, cuja análise cinge-se à verificação sobre a possibilidade de um técnico no assunto, de posse dos documentos trazidos, poder chegar à solução proposta pela invenção, utilizando apenas os conhecimentos pertinentes à matéria envolvida.

Novidade primeiro

AtividadeInventiva depois


Doutrina e jurisprudência são unânimes em diferenciar a análise desses requisitos:

" Na novidade, perquire-se se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece;

" Já na atividade inventiva, busca-se avaliar se um técnico no assunto poderia chegar ao mesmo resultado, de maneira óbvia ou evidente.

Não foi o que fez o ilustre perito, que se limitou a comparar o invento em questão com a anterioridade que entendeu mais próxima, sem contudo abordar o enfoque problema/solução.

Com efeito, a decisão sobre a obviedade requer um julgamento objetivo, baseado em fatos. Para tal, é necessário um método mínimo de análise, como, por exemplo, aquele estabelecido pelo Escritório Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior proximidade com aquele que está sendo avaliado e, a partir daí, passa a comparar ambos, sob os seguintes aspectos:

a) Problema técnico a ser resolvido; b) Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo

invento reivindicado; e c) Considerando o estado da técnica, examina-se se

uma pessoa hábil no assunto chegaria ou não ao recurso técnico reivindicado.

Um método: o problema /solução


Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica.

Este teste é preponderante para a apuração da atividade inventiva e, no entanto, não foi feito.

Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do homus habilis, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média.

Como relembra Denis Borges Barbosa: "quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente".

É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica." TRF2 ,AC 2007.51.01.810925-5, 2ª Turma Especializada, VOTO VISTA da Des. Lilian Roriz, DJ 07.10.2011.

Tudo é óbvio sob o sol


Dentro da regra de exigências de Dentro da regra de exigências de sindicabilidade, porém, é necessário que sindicabilidade, porém, é necessário que o examinador ou perito o examinador ou perito expliciteexplicite a a operação que faz para adequar-se ao operação que faz para adequar-se ao parâmetro legal. parâmetro legal.

É preciso que indique, com precisão e É preciso que indique, com precisão e transparência, porque transparência, porque o técnico no o técnico no assuntoassunto – não o real examinador ou – não o real examinador ou perito que oficia no feito - conseguiria ou perito que oficia no feito - conseguiria ou não chegar intuitiva e naturalmente à não chegar intuitiva e naturalmente à solução técnica, só com apoio nos solução técnica, só com apoio nos conhecimentos gerais de sua formação e conhecimentos gerais de sua formação e o estado da técnica limitado ao seu o estado da técnica limitado ao seu ângulo particular de visão. ângulo particular de visão.

A simples afirmação, sem motivação, de A simples afirmação, sem motivação, de que tal ocorre, evidentemente não que tal ocorre, evidentemente não atende ao devido processo legalatende ao devido processo legal. .


b) b) A avaliação indicialA avaliação indicial Como o elemento central da avaliação direta Como o elemento central da avaliação direta

é a apuração da não-obviedade, é a apuração da não-obviedade, num num momento específicomomento específico, sempre no passado, , sempre no passado, todos os sistemas jurídicos pertinentes todos os sistemas jurídicos pertinentes admitem que a avaliação direta seja admitem que a avaliação direta seja confirmadaconfirmada ou ou questionadaquestionada por duas baterias por duas baterias separadas de testes indiciais. separadas de testes indiciais.

Note-se bem: em nenhum caso cabe Note-se bem: em nenhum caso cabe substituirsubstituir a avaliação direta pelos testes a avaliação direta pelos testes indiciais, mesmo porque estes últimos apenas indiciais, mesmo porque estes últimos apenas se voltam ao aspecto se voltam ao aspecto temporal temporal da da obviedadeobviedade. .


b) b) A avaliação indicialA avaliação indicial Precisando: tais testes visam Precisando: tais testes visam

superar o problema central da superar o problema central da atividade inventiva: a atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa incerteza da visão retroativa da obviedade. da obviedade.

O paradoxo inevitável do ovo O paradoxo inevitável do ovo de Colombo. de Colombo.

Há vários testes indiciais Há vários testes indiciais possíveis. possíveis.


Duas baterias de testes indiciais se listam: Duas baterias de testes indiciais se listam: os que dizem respeito os que dizem respeito

1.1. ao campo técnicoao campo técnico e os que são atinentes e os que são atinentes

2.2. ao campo concorrencialao campo concorrencial. . O privilégio recai sobre um objeto técnico O privilégio recai sobre um objeto técnico

e se exerce na concorrência, como e se exerce na concorrência, como monopólio instrumentalmonopólio instrumental. .

Em tese, assim, os dois critérios podem Em tese, assim, os dois critérios podem ser válidos, se usados com a mesma ser válidos, se usados com a mesma precisão e transparência da avaliação precisão e transparência da avaliação direta. direta.


Os testes indiciais têm, além disso, mais Os testes indiciais têm, além disso, mais uma função capital no tocante aos uma função capital no tocante aos processos judiciais. Nota a Suprema Corte processos judiciais. Nota a Suprema Corte americana, useira e vezeira em enfrentar o americana, useira e vezeira em enfrentar o problema de atividade inventiva, como problema de atividade inventiva, como citado anteriormente neste estudo:citado anteriormente neste estudo:• "Tais testes podem ajudar o poder judicial, que, "Tais testes podem ajudar o poder judicial, que,

como o Sr. Ministro Frankfurter observou, é como o Sr. Ministro Frankfurter observou, é muito mal equipado para a atender os deveres muito mal equipado para a atender os deveres tecnológicos que lhe são impostos pela lei de tecnológicos que lhe são impostos pela lei de patentes. patentes.

• Eles também servem para "Eles também servem para "evitar com que se evitar com que se escorregue na visão restrospectivaescorregue na visão restrospectiva" ... e para " ... e para resistir à tentação de ler nas anterioridades os resistir à tentação de ler nas anterioridades os ensinamentos da invenção em questão. "ensinamentos da invenção em questão. "

A observação do Ministro A observação do Ministro FrakfurterFrakfurter

Os métodos indiciais de Os métodos indiciais de caráter técnicocaráter técnico


Método indicial de primeiro nível Método indicial de primeiro nível Sempre foram utilizados, em apoio aos métodos Sempre foram utilizados, em apoio aos métodos

diretos de apuração da atividade inventiva, os diretos de apuração da atividade inventiva, os critérios indiciais de determinação de obviedade. critérios indiciais de determinação de obviedade.

As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um As Diretrizes do INPI, vale repetir aqui, listam um número limitado de tais índices:número limitado de tais índices:• Alguns fatores podem ser considerados como indícios da Alguns fatores podem ser considerados como indícios da

existência da atividade inventiva: existência da atividade inventiva: • - dados comparativos em relação ao estado da técnica - dados comparativos em relação ao estado da técnica

que mostram a superioridade da invenção e são que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva; convincentes na demonstração da atividade inventiva;

• - existência de problema técnico cuja solução era - existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade; resposta a esta necessidade;

• - a solução apresentada pela invenção é contrária às - a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho; no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;


Método indicial Método indicial de primeiro de primeiro nível nível

Sempre foram utilizados, em Sempre foram utilizados, em apoio aos métodos diretos de apoio aos métodos diretos de apuração da atividade inventiva, apuração da atividade inventiva, os critérios indiciais de os critérios indiciais de determinação de obviedade. determinação de obviedade.


Método indicial de Método indicial de primeiro nível primeiro nível

Obvium desiderataObvium desiderata• Perante um problema Perante um problema

específico, grandes específico, grandes esforços têm sido esforços têm sido despendidos na despendidos na concorrência para se concorrência para se encontrar uma solução. encontrar uma solução. Parece razoável que, num Parece razoável que, num caso duvidoso, haverá o caso duvidoso, haverá o quid imprevisum se o quid imprevisum se o requerente apresenta a requerente apresenta a solução buscada. Neste solução buscada. Neste contexto, o tempo durante contexto, o tempo durante o qual se busca, sem o qual se busca, sem sucesso, a solução, é sucesso, a solução, é elemento especialmente elemento especialmente relevante relevante


Progresso técnico Progresso técnico relevanterelevante• O sistema de patentes não O sistema de patentes não

é, necessariamente, é, necessariamente, progressista, no sentido progressista, no sentido de que só se protegeriam de que só se protegeriam soluções melhores dos que soluções melhores dos que as já existentes no estado as já existentes no estado da técnica da técnica

• Na verdade, a própria Na verdade, a própria natureza de monopólio natureza de monopólio instrumental das patentes instrumental das patentes aponta a necessidade aponta a necessidade social de soluções social de soluções alternativas para o mesmo alternativas para o mesmo problema técnico, mesmo problema técnico, mesmo fora do eixo do progresso. fora do eixo do progresso.



O preconceito superadoO preconceito superado• Se no estado da técnica Se no estado da técnica

se encontram se encontram evidências de que o evidências de que o caminho seguido pela caminho seguido pela solução em análise era solução em análise era tido como inoperante tido como inoperante para resolver o para resolver o problema técnico, problema técnico, parece razoável parece razoável entender que a solução entender que a solução não é óbvia. Aqui a não é óbvia. Aqui a solução não é solução não é motivada, mas sim motivada, mas sim desmotivada pelo desmotivada pelo estado da técnica estado da técnica


Efeito surpreendenteEfeito surpreendente

• Para uma doutrina Para uma doutrina que se define como que se define como quid imprevisum, quid imprevisum, parece curioso parece curioso apontar como apontar como indícios de indícios de atividade inventiva atividade inventiva a existência de um a existência de um efeito imprevisto efeito imprevisto

Quid improvisum Quid improvisum (Paul Roubier)(Paul Roubier)



Novidade Novidade do problema do problema • Se nunca o problema tinha Se nunca o problema tinha

sido colocado, em face de um sido colocado, em face de um resultado desejado, há um resultado desejado, há um indício de atividade inventiva. indício de atividade inventiva.

• Por exemplo, estabelecer Por exemplo, estabelecer como problema a ser como problema a ser resolvido “como atuar sobre o resolvido “como atuar sobre o subconjunto X` do conjunto X subconjunto X` do conjunto X para conseguir o efeito Y”, para conseguir o efeito Y”, enquanto que, até então, o enquanto que, até então, o problema formulado era o de problema formulado era o de como atuar sobre o conjunto como atuar sobre o conjunto todo, há um novo problema todo, há um novo problema colocado; distinguir-se-ia colocado; distinguir-se-ia invento protegido mesmo se a invento protegido mesmo se a solução for óbvia solução for óbvia


Dispersão ou Dispersão ou complexidade do estado complexidade do estado da técnicada técnica• Como se viu, o homo habilis Como se viu, o homo habilis

tem um campo natural de tem um campo natural de visão, que é o de seu campo visão, que é o de seu campo industrial e – em menos industrial e – em menos profundidade – os campos profundidade – os campos vizinhos. Se para se obter a vizinhos. Se para se obter a solução em análise é preciso solução em análise é preciso a conjugação de uma séria a conjugação de uma séria complexa de anterioridades, complexa de anterioridades, ou se a solução é emprestada ou se a solução é emprestada de área remota, haverá sinal de área remota, haverá sinal de que o invento não decorre de que o invento não decorre de maneira evidente ou óbvia de maneira evidente ou óbvia do estado da do estado da arte.arte.

Os métodos indiciais de Os métodos indiciais de caráter econômicocaráter econômico


Segundo Método Segundo Método indicial: indicial:

O sucesso comercial e O sucesso comercial e outros índices similaresoutros índices similares

A viabilidade de sucesso A viabilidade de sucesso comercial do objeto de comercial do objeto de uma patente é irrelevante uma patente é irrelevante para concessão do para concessão do privilégio. privilégio.

. .


Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados Na verdade, o que se examina, quanto aos resultados alegados de uma solução em exame é:alegados de uma solução em exame é:• a) a) a viabilidade a viabilidade lógicalógica do efeito técnico do efeito técnico. Por exemplo, se . Por exemplo, se

entende como insuscetível de causar efeito industrial as entende como insuscetível de causar efeito industrial as pretensas soluções técnicas que afrontem as leis da natureza. pretensas soluções técnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto São exemplos clássicos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física ; contínuo ou outros inventos contrários à lei da física ;

• b) b) a existência de informação suficiente no relatório a existência de informação suficiente no relatório para para propiciar a utilização dos ensinamentos da propiciar a utilização dos ensinamentos da patentepatente, segundo a melhor maneira que o requerente tiver , segundo a melhor maneira que o requerente tiver realizado à data do depósito. O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, realizado à data do depósito. O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele como um requisito do relatório do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execução da solução técnica determine a melhor forma de execução da solução técnica reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei reivindicada. Assim, além do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva brasileira contempla – como exigência de suficiência descritiva – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de – que a solução descrita seja efetivamente suscetível de realização industrial. realização industrial.


Assim, não há qualquer pertinência jurídica entre Assim, não há qualquer pertinência jurídica entre o efeito o efeito econômicoeconômico do invento, e sua do invento, e sua patenteabilidade. Por isso mesmo, tal critério tem patenteabilidade. Por isso mesmo, tal critério tem recebido críticas tanto da análise econômica recebido críticas tanto da análise econômica quanto dos autores jurídicos. O recente caso KSR quanto dos autores jurídicos. O recente caso KSR da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, da Suprema Corte americana reiterou, no entanto, a validade do indício. a validade do indício.

Segundo a mais prudente análise, o sucesso Segundo a mais prudente análise, o sucesso comercial só terá relevância qualificada por outros comercial só terá relevância qualificada por outros índices, como - nota-o a EPO – após longa índices, como - nota-o a EPO – após longa demanda pela solução, esta resulta em sucesso demanda pela solução, esta resulta em sucesso comercial. Ainda assim, comercial. Ainda assim, exige-se demonstrar exige-se demonstrar que o sucesso deve-se aos aspectos técnicos que o sucesso deve-se aos aspectos técnicos da solução, e não de outros fatores, como da solução, e não de outros fatores, como marca, publicidade, moda, etcmarca, publicidade, moda, etc.. ..

Tal advertência consta das diretrizes do INPI. Tal advertência consta das diretrizes do INPI.


Outros dois fatores comerciais que Outros dois fatores comerciais que também têm sido indicados como também têm sido indicados como índice de atividade inventiva: índice de atividade inventiva:

a) o fato de a tecnologia em a) o fato de a tecnologia em questão ser questão ser licenciada por licenciada por competidorescompetidores, indicando que , indicando que novas alternativas são custosas ou novas alternativas são custosas ou improváveis; improváveis;

b) o fato de o competidor infringir a b) o fato de o competidor infringir a patente, ou, conversamente, ter patente, ou, conversamente, ter negociado ou demandado a negociado ou demandado a tecnologia indica, igualmente, tecnologia indica, igualmente, caracteres de não-obviedade.caracteres de não-obviedade.

Se tem pirata, não deve ser óbvio.....

Métodos indiciais:Métodos indiciais:indispensáveis mas indispensáveis mas sempre subsidiáriossempre subsidiários


A prudência aponta para a A prudência aponta para a subsidiariedadesubsidiariedade da avaliação indicial. da avaliação indicial.

Já o dissemos, e nunca será demais Já o dissemos, e nunca será demais repetir, os testes indiciais repetir, os testes indiciais criticam criticam para legitimar ou questionar a para legitimar ou questionar a avaliação direta, mas jamais a avaliação direta, mas jamais a substituem. substituem.


O peso de vários índices contrários à avaliação O peso de vários índices contrários à avaliação direta, cujo poder de convencimento sensibilizam direta, cujo poder de convencimento sensibilizam ao juiz, pode questionar ao juiz, pode questionar umauma avaliação direta, avaliação direta, para fazê-lo escolher outra, já que, como narra para fazê-lo escolher outra, já que, como narra recente acórdão da 2ª. Turma Especializada em recente acórdão da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, acima citado: acima citado: • Evidenciada a existência nos autos de dois laudos Evidenciada a existência nos autos de dois laudos

técnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, técnicos com conclusões antagônicas, o magistrado, pelo princípio do livre convencimento motivado que pelo princípio do livre convencimento motivado que informa o sistema processual brasileiro, pode optar por informa o sistema processual brasileiro, pode optar por qualquer um para proferir sua decisão, desde que de qualquer um para proferir sua decisão, desde que de maneira fundamentadamaneira fundamentada

• Ou simplesmente, levando em conta que não foi Ou simplesmente, levando em conta que não foi satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, satisfeito o ônus da prova, pode o magistrado rejeitar, inclusive por preponderância das evidências, a alegação inclusive por preponderância das evidências, a alegação de não-obviedade. de não-obviedade.


Por tais razões, o perito ou examinador Por tais razões, o perito ou examinador técnico deve apontar todos os testes técnico deve apontar todos os testes indiciais pertinentes que legitimam sua indiciais pertinentes que legitimam sua avaliação direta. avaliação direta.

A decisão de atividade inventiva é sempre A decisão de atividade inventiva é sempre de fato e de direito, e os testes indiciais de fato e de direito, e os testes indiciais auxiliam o decisor final, que, na maior auxiliam o decisor final, que, na maior parte das vezes, carecerá de meios para parte das vezes, carecerá de meios para repetir, ele mesmo, a integridade da repetir, ele mesmo, a integridade da avaliação direta. avaliação direta.

Professor Doutor Denis Borges BarbosaProfessor Doutor Denis Borges Barbosa Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ) Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito

Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP e da ESA/SP

Membro do IAB desde 1983Membro do IAB desde 1983 Denisbarbosa.addr.comDenisbarbosa.addr.com [email protected]@nbb.com.br

da noção de atividade inventiva no direito de patentes

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