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Nathália Pereira dos Reis Santos

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DE PATENTES NAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E

TECNOLÓGICAS

Belo Horizonte

2009

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.401 a 449 Out/2013 | www.pidcc.com.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da importância e da complexidade dos Contratos de

Transferência e de Licenciamento de Tecnologia de Patentes celebrados entre as

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s) e as empresas nacionais, como fonte de

incentivo a inovação, ao crescimento econômico e tecnológico do país.

Durante muito tempo o crescimento econômico estava diretamente ligado ao capital e à

mão de obra, foco que foi alterado com as políticas econômicas modernas. Hoje, o que

se tem de importante para o crescimento econômico na “nova economia brasileira” são

conhecimento, educação e, principalmente, o capital intelectual que estão influenciando

positivamente o bem estar social e a qualidade de vida das pessoas.

O Estado brasileiro, em consonância com o art. 218 e 219 da Constituição Federal de

1988, vem instituindo importantes medidas para incentivar o desenvolvimento

tecnológico e inovação no país. Mais recentemente, foi criado importante marco jurídico

para incentivar esta atividade, a então chamada Lei de Inovação Tecnológica (Lei n°

10.973/04). Esta lei foi criada devido a necessidade de cumprir com o disposto nos

artigos 218 e 219 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que o Estado deverá

tomar as medidas necessárias para incentivar a inovação e a pesquisa científica.

A Lei 10.973/04, mais conhecida como Lei de Inovação, dispõe sobre incentivos à

inovação e à pesquisa científica e tecnológica, o que contribuiu para o crescimento das

parcerias entre as ICT´s e as empresas.

As ICT´s têm como objetivo principal executar atividades de pesquisas básicas ou de

caráter tecnológico e científico. Elas são entidades ou órgãos da Administração Pública

que produzem conhecimento no país. Este conhecimento está concentrado nas ICT´s

devido ao alto grau de qualificação de pessoal, laboratórios e capital intelectual

encontrados.


Segundo a Lei de Inovação, as ICT´s são, conforme seu art. 2°, inciso V, “Instituição

Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha

por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou

aplicada de caráter científico ou tecnológico”.

A propriedade industrial é a forma jurídica de proteção dos bens imateriais protegida

por meios diferentes, quais sejam os desenhos industriais, as marcas, as patentes de

invenção e de modelo de utilidade, conferidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n°

9.279/96).

As patentes de invenção serão destaque deste trabalho, uma vez que tendo em vista a

concorrência entre as empresas nacionais, elas devem inovar o tempo todo para se

manterem a frente no mercado. Devido à esta necessidade elas precisam investir em

pesquisa e desenvolvimento.

O conhecimento gerado e protegido pelas instituições de pesquisa não pode

permanecer apenas nos laboratórios das ICT´s, precisa ser disseminado e aperfeiçoado

para chegar ao alcance de todas as pessoas sendo disponibilizado no mercado por

meio da inserção de novos produtos, processos e serviços com valor tecnológico

agregado.

O futuro será mais promissor quanto à disposição e a capacidade das nações de

investir no empreendedorismo e na inovação. A inovação é uma ferramenta importante

para o aumento da produtividade e competitividade das empresas nacionais, bem como

para impulsionar o desenvolvimento econômico.

Considerando a necessidade de inovação tecnológica, as empresas nacionais buscam

interface com as ICT´s que possuem diversos estudos e, principalmente, patentes em

diversas áreas do conhecimento. A formalização da transferência do conhecimento

produzido nas ICT´s para as empresas nacionais são realizados e regulados por meio


dos Contratos de Transferência de Tecnologia, previsto no art. 6°, da lei de inovação e,

também, na lei de propriedade industrial.

Considerando que a interação ICT e empresa conjuga esferas público e privada, de

naturezas distintas, os contratos de transferência e licenciamento são complexos

porque devem contemplar estas diferentes naturezas, tornando um desafio para o

Direito. Sendo assim, merecem estudos aprofundados nos contratos principais de sua

regulação jurídica.


2 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO O mercado atual tem como base a alta competitividade, ampla informação, instabilidade

grande, produtos com uma vida curta no mercado, o que leva as empresas cada vez

mais a inovar para manter a qualidade e, ainda, gerar novos produtos e serviços, de

modo a estarem sempre em alta no mercado. Portanto, as empresas detentoras do

conhecimento e da tecnologia geradas buscam por meio da inovação atingir novos

mercados (LEITE, 2005, p. 7).

Os direitos de Propriedade Industrial são instrumentos para o desenvolvimento

econômico e social de uma nação. Devido a isso, pode-se destacar o quão importante

são esses direitos de propriedade industrial.

A divisão da Propriedade Industrial é importante para o inventor e o empresário

conhecerem e definirem qual a melhor proteção para a sua tecnologia. O interessado é

interessado na proteção da tecnologia nova, por isso o empresário tem interesse em

apoiar pesquisas a serem desenvolvidas nas ICT´s, ou ainda, nas empresas com o

auxílio do professor.

De acordo com Tigre, (2006, introdução),

o desenvolvimento não deriva de um mero crescimento das atividades econômicas existentes, mas reside fundamentalmente em um processo qualitativo de transformação da estrutura produtiva no sentido de incorporar novos produtos e processos e agregar valor à produção por meio da intensificação do uso da informação e do conhecimento.

Buainain e Carvalho (2000) complementam a afirmação de Tigre, com

a intensidade do desenvolvimento científico e tecnológico, a redução dramática do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e incorporação dos resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; a elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção tecnológica, tudo isto criou uma instabilidade que aumenta a importância da proteção à propriedade intelectual como mecanismo de


garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos. Por outro, relativiza a eficácia dos instrumentos de proteção jurídica strictu sensu para assegurar a apropriação econômica do esforço de inovação, que em última análise determina a decisão de investimento das empresas.

A importância econômica da propriedade industrial é tão grande, hoje em dia, que as

nações tratam estas questões em diversos acordos internacionais. Os tratados

internacionais que tratam sobre a propriedade intelectual, são administrados pela

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Os tratados conhecidos e assinados por muitos países, referentes à proteção da

propriedade intelectual são Convenção de Berna, Convenção de Bruxelas, Acordo

de Madrid, Convenção de Paris, Tratado de Lei de Patente, Convenção de Roma,

dentre outros, que definem regras básicas sobre esta propriedade. Outros tratados

também garantem a proteção dos direitos de propriedade intelectual em todos os

países signatários são eles: Tratado de Budapeste, Acordo de Haia, Acordo de

Lisboa, Protocolo de Madri, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes,

conhecido como PCT (Wikipedia).

O grande número de acordos internacionais demonstra a importância da proteção

da propriedade intelectual, o que levou ao foro do comércio internacional o

tratamento de conflitos.

Estes tratados foram citados como forma de exemplificar e demonstrar a importância

dos direitos de propriedade intelectual, porém não serão objeto deste estudo.


3 CONCEITOS BÁSICOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL A Propriedade Intelectual se divide em duas grandes áreas, quais sejam a Propriedade

industrial, e os Direitos Autorais e sui generis como topografia de circuitos integrados e

cultivares. O objetivo deste estudo é a análise das patentes de invenção, na relação

Universidade-Empresa inseridas no gênero chamado Propriedade Industrial.

A Lei 9.279/96 regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Os diferentes tipos de proteção admitidas no Direito Brasileiro são as marcas, os

desenhos industriais, as indicações geográficas, a concorrência desleal, o Know-how, o

segredo industrial e as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os quais serão

conceituados a fim de exemplificar e caracterizar como o desenvolvimento industrial

acontece de maneira mais eficiente.

A marca é um tipo de proteção dos direitos industriais conceituada por Dannemann e

Cabral, (2004, p.5) como “um sinal ou símbolo visualmente perceptível que tanto pode

ser uma denominação; uma figura, logotipo ou emblema, ou ainda, uma combinação

desses elementos”.

Outra definição de marca é “um sinal que individualiza os produtos de uma determinada

empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes” (WIPO/OMPI, Módulo 4,

2007, p.3).

Dannemann e Cabral (2004, p.6) completam a idéia de que as marcas são importantes

para “distinguir os produtos, as mercadorias e/ou os serviços de outros idênticos,

semelhantes ou afins, pertencentes a outros produtores ou prestadores de serviço.”

Desde a antiguidade as marcas eram utilizadas por artesãos indianos, que gravavam

assinaturas em suas criações para distingui-las de outras. Os romanos utilizavam mais

de 100 marcas para diferenciar suas cerâmicas e, com o desenvolvimento do comércio


ao longo dos anos o aumento da utilização das marcas passou a ser notável.

(WIPO/OMPI, Módulo 4, 2007, p.2)

É importante registrar a marca, uma vez que essa proteção tem o intuito de identificar e

distinguir o produto. A marca diferencia o produto e facilita ao consumidor identificar o

produto de seu interesse.

Conforme a Lei 9.279/96 em seu artigo 133 e parágrafos 1º e 2º:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

O desenho industrial, outra modalidade de direito industrial, é conceituado pela Lei

9.279/96, em seu artigo 95, da seguinte maneira:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Um conceito apresentado pela WIPO/OMPI expõe que “desenho industrial é o aspecto

ornamental ou estético de um objeto. Pode consistir de características tridimensionais,

como forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como

padrões, linhas ou cores” (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p.4).

A proteção do desenho industrial é importante porque o titular passa a ter um direito

perante terceiro de proibir a cópia ou imitação, e ainda por ter um produto

esteticamente diferente, o valor comercial do produto aumenta melhorando assim seu

marketing e comercialização (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p. 7).


Deve-se acrescentar que na lei 9.279/96, em seu artigo 108 e parágrafos 1º e 2º, está

disposto que

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Os desenhos se distinguem das marcas porque se referem à aparência do produto, ou

seja, são formas de identificação, sua forma plástica. Com a proteção do desenho

industrial a criatividade no setor industrial e produtivo contribui para a expansão de

atividades comerciais e aumenta o potencial de exportação dos produtos nacionais.

Pode ainda beneficiar o titular, o consumidor e a economia por serem relativamente

simples e se tornarem acessíveis a pequenas e médias empresas em países

desenvolvidos e em desenvolvimento (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p. 7).

Mais uma modalidade da propriedade industrial são as indicações geográficas.

Segundo o artigo 176, da Lei da Propriedade Industrial, “constitui indicação geográfica a

indicação de procedência ou a denominação de origem”.

A própria Lei explica o que vem a ser indicação de procedência em seu artigo 177 e

denominação de origem no artigo 178, in verbis:

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) conceitua indicação geográfica

como


a identificação de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país, quando determinada reputação, característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua origem particular. Em suma, é uma garantia quanto a origem de um produto e/ou suas qualidades e características regionais.

A indicação geográfica é uma importante maneira para conhecer a procedência dos

produtos e serviços, pois são utilizadas para fomentar o comércio, informando ao

consumidor de onde é originado o produto ou serviço. As indicações podem ser

utilizadas em produtos agrícolas e também industriais (WIPO/OMPI, Módulo 5, 2007,

p.2).

Outra modalidade de propriedade industrial protegida pela Lei 9.279/96 é a conhecida

concorrência desleal. Essa concorrência é conceituada como ato contrário de

concorrência que pode criar confusão, em relação aos produtos dos concorrentes,

alegações que podem desacreditar os produtos do concorrente, ou ainda aquela prática

que induz o consumidor a erro em relação à natureza do produto (WIPO/OMPI, Módulo

9, 2007, p.3).

No mundo de hoje, a competição econômica faz com que a empresa que ofereça o

melhor produto ou serviço para o consumidor corra atrás para se manter no topo

quando o assunto é concorrência. Devido a isso, a disputa pela concorrência deve ser

protegida contra empresas que querem destruir aquela outra ou estragar a reputação

perante o consumidor, para vender mais o produto que oferecem por meio de atos

ilegais ou ainda infrações dolosas.

A lei da propriedade industrial protege essa concorrência, para que ela ocorra de

maneira lícita, classificando os crimes contra a concorrência desleal, no seu artigo 195:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;


IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Já as patentes, outra modalidade, objeto de estudo deste trabalho, juntamente com os

contratos de transferência e licenciamento de patentes, serão estudados mais

profundamente no tópico a seguir com o objetivo de demonstrar como surgiram.


3.1 Patentes de Invenção ou Modelo de Utilidade

As patentes são títulos conferidos pelo Estado que garantem a exclusividade e

novidade do processo, produto ou serviço aos consumidores.

As patentes, umas das formas mais antigas de proteção da propriedade intelectual, têm

como finalidade incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país,

protegendo os processos tecnológicos, ou seja, as inovações. Este incentivo tem a

intenção de promover a criatividade e encorajar as empresas e universidades a

desenvolver novas tecnologias que sejam comercializáveis, úteis para as pessoas e

tenham interesse público (WIPO/OMPI, 2006, Módulo 7, p. 2-4).

As patentes são divididas em dois grandes grupos, ou seja, as patentes de invenção e

as patentes de modelo de utilidade. De acordo com Dannemann, Ahlerf e Câmara

Júnior, (2004, p.15), as Patentes de Invenção, também conhecidas como PI, protegem

inventos de todos os tipos, que apresentem um conceito técnico inovador, ou seja,

tenham uma atividade inventiva não obvia e seja nova. E os autores ainda completam

que as patentes de Modelo de Utilidade, ou MU, propõem proteger os objetos de uso

prático, que tenham sofrido algum aperfeiçoamento com um grau mais baixo de

atividade inventiva.

O Estado via a patente como uma forma de fixar em seu território as artes mais

utilizadas e mais vendidas, uma vez que estes Estados viviam do comércio, ou seja,

compra e venda de mercadorias e serviços.

A primeira patente conhecida no mundo foi concedida em Veneza, no ano de 1474,

quando o Estado outorgou a proteção para os Cristais de Murano, tendo em vista o

modo de tratar o material, maneira de moldá-lo em formas e modelos diferentes e não

vistas antes. Eles eram moldados através do fogo e as peças eram produzidas em

escala (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 9).


A importância das patentes era e é tão grande que

A proteção comercial gerada pelas primeiras patentes respeitava um princípio de territorialidade que se mantém até os nossos dias. Se alguém quisesse se estabelecer em Veneza para produzir algo que não existia por lá, ganhava a proteção: a patente lhe garantia o direito de explorar o “invento” por determinado período. Esses períodos variavam de estado para estado, mas o princípio da exclusividade era o mesmo em todos eles. A garantia da propriedade industrial, embutida na patente, permitia ao fabricante investir com segurança em seu negócio, com a certeza de que não havia risco de ver sua invenção copiada por outros. Com essa garantia, o detentor da patente, ao longo da história, investiria seu capital sem riscos, aplicaria recursos em tecnologia e pesquisa, abriria empregos e movimentaria a economia do mundo. É essa garantia que a patente conserva até os nossos dias (MCT/INPI, JÚNIOR, p. 11).

Em 1600, quando a Inglaterra entrou como pioneira no processo de evolução industrial,

as patentes passaram a ter um significado um pouco diferente, os governantes

entendiam que a patente tinha muito valor. Elas passaram a serem usadas como troca

de favores, sinal de status, agradar aliados, alimentar vaidades, dentre outras coisas.

Em 1622, o Rei James I concedeu a patente de fabricação de sabão na Escócia e na

Inglaterra, onde o dono do monopólio comprometeu-se a dar um percentual dos lucros

à fazenda real. (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 12)

Em 1623, foi criado o Estatuto dos Monopólios, que dispunha que os monopólios

valeriam para as patentes que apresentassem novidade, devido a força que os

burgueses tinham no desenvolvimento econômico da Inglaterra. A lei se espalhou e

trazia para a economia como idéia principal, a sua finalidade original, de proteção e

diferenciação dos produtos, serviços ou processos. (MCT/INPI, [2002, data provável],

p.13)

Os Ingleses que saíram da Inglaterra foram para a América. Eles modificaram a

legislação e

em 1790, produziram a segunda lei de patentes de que se tem notícia, estabelecendo que o inventor deveria descrever o seu invento de tal forma que aquele conhecimento pudesse servir à sociedade. Ou seja, ele garantia com a


patente a exclusividade para fabricar, mas tinha de tornar disponível sua tecnologia para que outros desenvolvessem novas criações – através de uma descrição detalhada de métodos e ensaios. Findo o prazo de exclusividade previsto na patente, a invenção poderia ser explorada por outros, aperfeiçoada, num contínuo movimento de renovação (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 13).

Em 1791, a França criou sua Lei de Patentes, que apresentava a patente como

um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, e amparado pela justiça, que autorizava o inventor ou autor a impedir terceiros, sem sua prévia autorização, de executar quaisquer atos relativos à matéria protegida, tal como fabricação, comercialização ou importação (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 14).

De acordo com estudo coordenado por Júnior (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 14),

em 1809, o Brasil foi o quarto país a criar uma lei que definia algumas regras de

proteção intelectual, ficando atrás da Inglaterra, Estados Unidos e França. Esta lei ficou

conhecida como Alvará de 28 de abril daquele ano, introduzido por Dom João VI,

apresentando princípios aplicados nos casos de pedidos de patente, in verbis:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que seu serviço estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razoes obtiveram semelhantes concessões.1

Em 1882, Dom Pedro II, regulou a Lei 3.129 que em seu parágrafo 4º, do artigo 1º,

dispunha de um prazo de um ano a mais do que o concedido no Alvará, conforme

transcrito:

§ 4º - O privilégio exclusivo da invenção principal só vigorará até 15 anos, e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor, terminará ao mesmo tempo que aquele. Se durante o privilégio, a necessidade ou utilidade pública

1 Vide Anexo A


exigir a vulgarização da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legais.2

Com base nos estudos de Júnior (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 16), a discussão

sobre patentes estava atingindo uma proporção maior, onde os países começaram a

perceber que não adiantava cada país ter a sua lei de propriedade intelectual, e sim

procurar vencer as fronteiras e estabelecer padrões comuns à todos. Com base nisto,

em 1883, foi assinado o primeiro acordo internacional conjunto de patentes, intitulado

Convenção da União de Paris (CUP), que entrou realmente em vigor no ano seguinte.

Na atual lei brasileira da propriedade industrial, a invenção é patenteável quando

apresenta os três requisitos de patenteabilidade, dispostos em seu artigo 8º. Conforme

este artigo “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade

inventiva e aplicação industrial”.

O primeiro requisito apresentado pela lei é a novidade, e para ser nova a invenção não

pode ter sido realizada, apresentada, usada ou executada anteriormente, nem no Brasil

nem no exterior, a invenção deve ser uma novidade absoluta. O segundo requisito é a

atividade inventiva, ou seja, a invenção deve apresentar um desenvolvimento diferente

do apresentado no estado da técnica3. E por último, a patente deve ter aplicação

2 Vide Anexo B 3 Segundo o artigo 11, da Lei 9.279/96, parágrafo primeiro, “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.” Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.


industrial, o que quer dizer que ela deve ter possibilidade de utilização em qualquer

ramo empresarial, sendo assim ela deve ser útil, com base na lei 9279/96, in verbis:

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

De acordo com Barros (2007, p. 191), as Patentes de Invenção são, hoje, no Brasil,

títulos de propriedade intelectual temporários que são concedido pelo Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI) com o intuito de proibir que terceiros utilizem a

invenção para obter retorno econômico pelo prazo de 20 (vinte) anos. Já no caso dos

Modelos de Utilidade o prazo de vigência previsto em lei é de 15 (quinze) anos

contados da data do depósito do pedido de patente. Porém, uma especificidade ocorre

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. § 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito. § 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional. § 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. § 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. § 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. § 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. § 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. § 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. § 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.


com as patentes, pois, a lei 9279/96 garante, em seu parágrafo único, do artigo 40, um

prazo mínimo de vigência da patente, como uma maneira de compensar o exame

demorado que pode ser realizado pelo INPI, in verbis:

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O parágrafo supra citado garante ao titular da patente de invenção que a vigência não

poderá ser menor que 10 anos, e ao modelo de utilidade inferior a 7 anos, tendo em

vista a patente ter o intuito de garantir a novidade do produto ou processo protegido.

A Lei da Propriedade Industrial assegura ao titular da patente o direito de impedir que

terceiros pratiquem qualquer ato relacionado com a patente sem que seja permitido,

conforme segue:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

A lei brasileira ainda apresenta o que não é patenteável por não ser considerado nem

invenção nem modelo de utilidade:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações;


VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

O titular da patente poderá permitir que terceiros utilizem a sua tecnologia por meio dos

contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia que serão objeto deste

estudo, com base no artigo 61, da Lei da Propriedade Industrial que dispõe “o titular de

patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”.

Com base nos conceitos acima expostos, as patentes são os elementos de proteção

mais importantes e interessantes para o desenvolvimento da indústria brasileira.


4 AS PATENTES COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL

A Ciência, a Tecnologia e Inovação são muito importantes para o desenvolvimento

econômico de um país. “As inovações são o principal determinante do aumento da

produtividade e da geração de oportunidades de investimento”, conforme destacado por

Silva e Melo, (2001, p.119).

Silva e Melo, (2001, p.119) ainda defendem que “uma característica central da inovação

tecnológica nas economias industrializadas é a crescente incorporação do

conhecimento científico, cada vez mais complexo, aos processos mais simples de

geração de riqueza”.

É importante destacar que a geração de riqueza está diretamente ligado ao crescimento

das indústrias brasileiras e para isso foi fundamental investir nas parcerias

Universidade-Empresa como fonte de crescimento industrial.

A patente é uma das ferramentas mais eficientes para a transferência de tecnologia. Instituições públicas e privadas de ciência e tecnologia devem, por isso, criar meios efetivos para estimular seus pesquisadores a transformar os trabalhos científicos em inventos, garantindo-lhes, com isso, maior reconhecimento do que o auferido com a simples publicação de resultados de pesquisa (CUNHA, 2001, p.5).

Tigre (2006, introdução) defende que

as empresas mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras que, em vez de competir em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo industrial.

Levando em consideração que as patentes são hoje fontes importantes para o

desenvolvimento das empresas, a interação universidade-empresa tornou-se um dos


meios mais práticos e eficientes de disponibilizar para a sociedade os produtos,

serviços e processos de maior interesse público.

Silva e Melo (2001, p. 250) apresentam que “a missão da empresa é produzir e gerar

riqueza, ao passo que cabe primordialmente à universidade formar pessoal qualificado,

particularmente por meio de uma intensa prática em atividades de pesquisa”.


5 INFLUÊNCIA DA LEI DE INOVAÇÃO NAS PESQUISAS NO BRASIL – A PARCERIA UNIVERSIDADE-EMPRESA

O processo de inovação vem crescendo e sofrendo influência de fontes internas e

externas em cada empresa, o que varia com o cenário nacional econômico, social e

políticos de cada instituição. Tigre (2006, p. 93) completou que empresas inovadoras

buscam uma combinação de diferentes fontes de tecnologias, informações e

conhecimentos.

As fontes são, segundo Tigre (2206, p. 93)

internas de inovação aquelas que envolvem tanto as atividades explicitamente voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos quanto a obtenção de melhorias incrementais por meio de programas de qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizado organizacional. As fontes externas, por sua vez, envolvem: i) a aquisição de informações codificadas, a exemplo de livros e revistas técnicas, manuais, software, vídeos etc.; ii) consultorias especializadas; iii) obtenção de licenças de fabricação de produtos; e iv) tecnologias embutidas em máquinas e equipamentos.

Vale ressaltar que as empresas não podem trabalhar sozinhas e cabe ao governo

incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Acontece que, com as

trocas de governos, a dificuldade de promover o incentivo ao desenvolvimento de

tecnologia aumenta a cada dia.

Surgiu a necessidade de criação de uma lei que regulamentasse e protegesse a

inovação no Brasil, levando em consideração que o Estado deveria incentivar a

inovação e o desenvolvimento tecnológico com o intuito de desenvolver o país,

conforme artigos 218 e 219 da Constituição de 1988:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.


§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Com base nos estudos de Leite (2005, p. 19),

um ambiente de ciência e tecnologia adequado é muito importante para estimular a inovação. Nos países desenvolvidos existe uma estratégia governamental de integração dos diferentes atores, como universidades, centros de pesquisas, empresas, governo e ONGs em busca de uma meta comum que é desenvolver a inovação no país, de modo que este seja um exportador de sua inteligência e criatividade, além de preservar a sua hegemonia.

Leite (2005, p. 21) ainda complementa que o governo deve aplicar seus recursos de

forma continuada para ter um sistema de fomento ao desenvolvimento científico e

tecnológico. Este fomento contribui para a formação de recursos humanos de alta

qualificação, execução de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em áreas

estratégicas, concessão de incentivos fiscais às empresas que investem em P&D,

sistemas de patentes e marcas, regulamentação que tivessem o intuito de facilitar a

preservação de direitos de propriedade industrial e que disseminassem as boas

práticas para as empresas nacionais e, por fim, ainda possibilitava medidas de ordem

econômica que reduzam os custos de implementação da inovação no meio produtivo e

de lançamento de novos produtos.

Tendo em vista toda esta promoção, o governo envidou esforços para a criação da Lei

de Inovação, pois com a criação desta lei, as estratégias na área de Ciência e

Tecnologia ampliaram os horizontes e disseminaram esta cultura inovadora por todos


os setores estratégicos viabilizando as parcerias das Instituições Científicas e

Tecnológicas e as Empresas.

Mattos e Guimarães (2005, p. 54) complementam que uma empresa pode estabelecer

relações de parcerias entre outras organizações a fim de adquirir tecnologias. Hoje, as

empresas buscam cada vez mais fontes externas para gerar novas tecnologias. O

desafio que as empresas enfrentam é selecionar as melhores tecnologias a serem

exploradas e desenvolvidas antes que ela entre em domínio público, o que

demonstraria uma longa espera de informações importantes.

Os contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia são instrumentos

utilizados para a regularização desta parceria universidade-empresa, uma vez que as

instituições cientificas e tecnológicas licenciam o seu conhecimento para auxiliar no

desenvolvimento da industria e facilitar que as inovações sejam disponibilizadas à

sociedade.

Ocorre que a integração universidade-empresa no Brasil ainda é pequena e faz com

que a pesquisa não esteja vinculada ao setor produtivo e sim ao acadêmico, conforme

demonstrado no gráfico abaixo:

Figura 1 – Onde são desenvolvidas Atividades de P&D Fonte: LEITE, 2005, p.31.


Leite (2005, p.31) complementa a interpretação do gráfico afirmando que

A academia tem como funções básicas a difusão do conhecimento e a expansão das fronteiras da ciência. É importante a universidade se envolver na geração do saber, pois a velocidade da absolescência do conhecimento no mundo atual é muito grande, portanto, é preciso, constantemente, aprimorar e atualizar o seu acervo. Isto normalmente é feito através de seus programas de pós-graduação e pesquisa.

De acordo com estudo realizado por Melo e Silva (2001, p. 107), “instituições de ensino

e pesquisa (universidades e institutos de pesquisa), indústria farmacêutica, indústria de

insumos e equipamentos médico-hospitalares, indústria de base biotecnológica e

instituições vinculadas ao sistema de saúde pública” são fundamentais para o

desenvolvimento de produtos que auxiliarão na melhoria na qualidade de vida da

população brasileira. E, ainda, é importante lembrar que Melo e Silva, afirmam que “as

atividades de maior conteúdo científico e tecnológico são realizadas notadamente por

instituições públicas”.

Segundo César (2009, p. 219),

a melhoria da competitividade das pequenas empresas, através da implementação e desenvolvimento de novas tecnologias, é vital em um cenário de competitividade global, onde empreendedores buscam (re)configurar seus negócios através da criação de novos produtos e processos, melhoria das práticas de produção e gestão. Na maioria dos países desenvolvidos o processo de fortalecimento das micro e pequenas empresas dá-se através da contratação de profissionais bem formados com experiência no processo de inovação tecnológica e com a ajuda de parcerias com universidades e centros de pesquisa, onde estes profissionais atuam como fonte adicional de informações, idéias e capacidade de geração de inovação.

César (2009, p. 219) completa que

No Brasil, a cultura de desenvolvimento de pesquisa e inovação na empresa é ainda pouco difundida. Dados mostram que apenas 27% dos pesquisadores brasileiros estão nas empresas, enquanto 65% estão nas universidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 80% dos pesquisadores estão nas empresas, desenvolvendo inovações. É na empresa que a inovação é convertida em riqueza, por isso é fundamental implementar ações para facilitar o acesso das empresas às tecnologias desenvolvidas nas universidades.


Com a parceria entre as universidades e as empresas o licenciamento de tecnologia é o

meio simples e importante de levar para o mercado as inovações desenvolvidas nas

instituições científicas e tecnológicas para suprir necessidades básicas da população.

Com base nos estudos de Tigre (2006, p. 101),

as universidades e os centros de pesquisas representam uma fonte independente de tecnologia, já que não estão ligados a empresas produtoras de bens e serviços. Assim, algumas das limitações observadas no comércio de tecnologia entre empresas não ocorre nas relações universidade-empresa. Por exemplo, as universidades podem licenciar tecnologias novas, já que não têm interesse em explorá-las diretamente. A transferência de tecnologia, nesse caso, precisa envolver investimentos em P&D de ambas as partes, pois geralmente os projetos de novos produtos e processos saídos de universidades precisam ser adaptados às condições concretas do mercado.

As parcerias entre as universidades-empresas ocorrem devido à necessidade que as

empresas têm de aperfeiçoar seus processos e produtos, e também da vontade das

instituições de ensino disseminar o conhecimento e o alto grau de capital intelectual.

Estas parcerias acontecem por meio dos convênios, contratos de transferência e

licenciamento de tecnologia, acesso ao laboratório, contrato de autorização de teste,

dentre outros.

“Os convênios administrativos são acordos celebrados para realização de objetivos em

comum” (Medauar, 2006. p.226). Estes convênios podem ser realizados entre

entidades e órgãos estatais de espécies diferentes e também entre entidades ou órgãos

públicos e entidades privadas.

Conforme o Decreto n° 6.170/2007, art.1°, § 1°, I, considera-se:

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.


Segundo DI PIETRO (2008. p.319-320), o convênio se assemelha com o contrato no

ponto de serem acordos de vontades, mas é acordo de vontades com características

próprias, quais sejam, em primeiro lugar, o convênio possui interesses recíprocos; os

entes conveniados têm objetivos comuns a serem realizados; observa-se a busca por

um resultado comum, por exemplo, “um estudo, um ato jurídico, um projeto, uma obra,

um serviço técnico, uma invenção etc.”; colaboração mútua dos partícipes; o valor

aplicado no convênio não perde a natureza de verba pública, devendo ser prestado

contas de sua aplicação; nos convênios, as vontades se somam para alcançar

interesses e resultados comuns; e por último, a não vinculação contratual, não existindo

a necessidade de permanência obrigatória até o final do prazo de vigência bem como

cláusulas de sanções;

Outro modelo de parceria é o Acesso ao laboratório que está previsto na lei de

Inovação em seu artigo 4º e parágrafo, que seguem:

Art. 4º As ICT´s poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio: I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite. Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas.

Os contratos de autorização para teste são aqueles celebrados entre a ICT e a

empresa, onde a ICT concede a permissão para a empresa realizar estudos com o

protótipo ou produto protegido por patente, para saber se a tecnologia atinge o objetivo

econômico de desenvolvimento científico e tecnológico, conforme entendimento desta

autora.


Outra modalidade de parceria que as ICT´s podem celebrar com as empresas são os

contratos de prestação de serviços, previstos no artigo 8º e seus parágrafos, dispostos

a seguir:

Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. § 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT. § 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. § 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal. § 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia são aqueles que, Barbosa

(2006, p. 68) conceitua como contratos em que o titular do direito exclusivo autoriza

terceiros interessados de uso e gozo do objeto da patente protegida.

É importante diferenciar transferência e licenciamento de cessão. No caso da

transferência e licenciamento, Barbosa conceituou muito bem, como sendo a

autorização concedida para exploração do direito de propriedade sobre a patente. A

cessão, por sua vez, é o repasse da titularidade como ato de vontade entre as partes.

Uma vez que as pesquisas no Brasil estão concentradas nas universidades e as

empresas estão realizando parcerias distintas para suprir as necessidades de P&D e

disponibilizar os produtos e processos para a sociedade, a criação da Lei de inovação

colaborou de forma significativa para o desenvolvimento econômico e tecnológico do

país.


6 CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA: CIVIL OU ADMINSTRATIVO Tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho é o estudo das relações ICT´s e as

empresas no caso de transferência ou licenciamento de patentes, será necessário

demonstrar como os contratos são realizados e com qual intuito esta formalização

acontece.

Os contratos são importantes nesta relação, uma vez que com eles acontece a

formalização, as condições de execução, produção e comercialização da patente e

principalmente os royalties4 são acordados pelas partes (normalmente empresa privada

e instituições científicas e tecnológicas) para que o contrato permaneça equilibrado

para ambos os lados.

Devido a isso, é importante destacar o que são os contratos no âmbito do direito civil,

por envolverem as empresas que são instituições de direito privado e podem colocar

em prática tudo aquilo que a lei, que rege todo o direito civil, não proíbe.

Por outro lado, por se tratar de ICT´s, ou seja, instituições públicas e também

universidades, os contratos no âmbito do direito administrativo são fundamentais nesta

discussão, tendo em vista as ICT´s serem partes chaves desta parceria, e à elas, por

serem consideradas Entes Públicos, só é permitido colocarem em prática aquilo que a

lei, que rege o direito administrativo, permite.

4 Royalty - s.m. (pal.ingl.) Renda devida a um inventor, autor ou editor pelo uso de suas patentes ou direitos. / Pagamento ao seu detentor pelo uso ou exploração de concessões ou direitos, como patentes de invenção, jazidas minerais, propriedade literária e artística, marcas comerciais. (Usa-se mais freqüentemente o plural royalties e, em linguagem editorial, prefere-se a expressão direitos autorais.) – (Dicionário Aurélio – online)


6.1 Contratos no âmbito do Direito Civil Os contratos são instrumentos fundamentais para a regularização da utilização das

patentes pelas empresas privadas.

O Contrato é, segundo Carvalho Filho (2006, p.151):

Instituto destinado à livre manifestação da vontade, os contratos são conhecidos desde tempos imemoriais, muito embora, como é evidente, sem o detalhamento sobre os aspectos de conteúdo e de formalização que a história jurídica tem apresentado. Com a noção mais moderna da personificação do Estado, cristalizou-se a idéia da possibilidade jurídica de serem firmados pactos bilaterais, figurando ele como uma das partes na relação obrigacional. Logicamente, tais compromissos nem deveriam, de um lado, ser desnaturados a ponto de perder sua característica própria, nem deveriam, por outro, ser de tal modo livres que pudessem abstrair-se das condições especiais que cercam a figura do Estado.

Contrato é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas, sejam essas pessoas

físicas ou jurídicas, que ajustam seus interesses comuns para alcançar o negócio

acordado entre as partes, denominado em sua maioria, de objeto.

6.2 Contratos no âmbito do Direito Administrativo Os contratos em âmbito administrativo podem ser divididos em dois grupos. O primeiro

são os Contratos Privados da Administração, que são regulados pelo direito civil ou

empresarial, ou seja, quando a Administração firma contratos com empresas privadas,

fazem com que ambas as partes se situem em mesmo plano jurídico, não tendo a

Administração vantagem em relação a outra parte que saia da relação contratual

comum aproximando assim do particular (CARVALHO FILHO, 2006, p.151-152).


Outro grupo de contratos que envolvem a Administração é o denominado Contrato

Administrativo, uma vez que apresenta normas regulamentadoras distintas daquelas

que regulamentam os contratos privados.

A lei 8.666/93, que tem por objetivo instituir normas para licitações e contratos da

Administração Pública, conceitua contratos em seu artigo 2º, parágrafo único, como:

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Vale ressaltar que pelo fato da Administração Pública fazer parte em uma relação não

quer dizer que o contrato é administrativo.

Segundo Furtado (2007, p. 403),

a atividade material da Administração Pública não se desenvolve apenas por meio de atos unilaterais de vontade. Historicamente, estes constituíam o principal instrumento de atuação da Administração Pública. Esta se tem utilizado, todavia, com cada vez mais freqüência de novos instrumentos para formalizar o seu relacionamento com os particulares.

Com base em Furtado (2007, p.336),

Nos dias atuais, o fortalecimento do conceito de Estado Democrático e Social de Direito a partir da perspectiva de Estado cooperativo leva a Administração Pública a assumir com cada vez mais intensidade novas atribuições externas. Diante dessa nova realidade, especialmente no que concerne à prestação de novos serviços públicos ou de utilidade pública e ao desempenho das atividades de fomento, os acordos de vontade têm sido considerados os instrumentos mais adequados para permitir que os particulares colaborem com o desempenho das novas atividades estatais.

Furtado (2007, p. 353) faz uma distinção bem interessante entre os contratos de direito

público e os contratos de direito privado, quando apresenta que

os contratos de Direito Privado celebrados pela Administração seriam regulados em seu conteúdo pelas normas de Direito Privado – ressalvadas as condições e formalidades para estipulação e aprovação, Disciplinas do Direito Administrativo


–; enquanto os contratos administrativos sujeitar-se-iam às regras e princípios estabelecidos no Direito Público, admitida, tão-só, a aplicação supletiva de normas privadas compatíveis com a índole pública do instituto.

É fundamental regularizar por meio dos contratos de transferência e licenciamento de

tecnologia, a interação ocorrida com freqüência entre universidades-empresas. O

contrato é a ferramenta de regulamentação e adequação destas parcerias,

resguardando e acordando a forma de utilização da tecnologia para pesquisa e como a

comercialização de novos produtos, processos e serviços serão explorados pelas

empresas.

6.3 Contrato de Licenciamento e Transferência de Tecnologia A Constituição Federal de 1988 dispõe em seus artigos 218 e 219, que cabe ao Estado

realizar medidas de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico

em meio ao ambiente produtivo, visando capacitar e alcançar a autonomia tecnológica

e o desenvolvimento industrial no país (BARBOSA, 2006, p.1).

A Lei 10.973/04, mais conhecida como Lei de Inovação, dispõe sobre incentivos à

inovação e à pesquisa científica e tecnológica, o que contribuiu para o crescimento das

parcerias.

Conforme já exposto anteriormente, esta Lei foi criada como maneira de incentivar que,

apesar da mudança constante de governo, o Estado consiga manter o desenvolvimento

tecnológico e científico do país.

Os objetivos desta lei são constituir um ambiente propício para parcerias estratégicas

entre as universidades, institutos de pesquisa e empresas, estimular a participação de

ICT´s no processo de inovação, incentivar a inovação nas empresas e, também a

formação de empresas com base tecnológica (BARBOSA, 2006, p. 3).


A Lei n° 10.973/2004 (Lei de Inovação), dispõe que

Art. 6° É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida. § 1° A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital. § 2° Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma do regulamento. § 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. § 4° O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3° do art. 75 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. § 5° A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

O artigo supra citado da lei de inovação demonstra que o titular da patente poderá

licenciar sua tecnologia para que terceiros utilizem, comercializem e produzam o

produto obtido da tecnologia, com ou sem exclusividade.

Ressalta-se que, segundo Pimentel (2009, p. 280), a ICT é titular dos direitos de

propriedade intelectual e pode celebrar contratos de transferência e licenciamento de

tecnologia para outorgar o direito de uso ou exploração da invenção.

A Lei 9.279/96 reforça a permissão da celebração do contrato que permite a

exploração, in verbis:

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Segundo Barbosa, (2006, p. 58), a ICT

passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contrato de fornecimento de tecnologia ou de licenciamento com terceiros, relativos aos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm%23art75%C2%A73

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm%23art75%C2%A73

direitos exclusivos que detenha em face de suas próprias criações. Não há quaisquer restrições quanto aos destinatários de tais fornecimentos ou licenças, que poderão ser instituições privadas e públicas, nacionais ou não.

Pimentel (2009, p. 281) complementa a idéia defendendo que a Lei de Inovação previu

a dispensa para realização de negociação com instituições públicas que exigem um

processo prévio de licitação, e ainda, completa que

O requisito é que a contratação seja realizada por ICT ou por agência de fomento para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida por direitos de propriedade intelectual.

Para que o contrato de licenciamento ou transferência de tecnologia possa ser firmado

com a presença de cláusula de exclusividade, é necessário que haja uma justificativa

de dispensa de oferta pública. No caso, por exemplo, dos pedidos de patente oriundos

dos convênios de pesquisa ou parcerias realizadas entre empresas e ICT´s, para

aperfeiçoamento ou geração de novas tecnologias, a publicação de edital é dispensada.

No caso de haver contratação contendo cláusula de exclusividade, e que não se

encaixe como dispensa, a oferta pública será obrigatória, conforme demonstrado pelo

parágrafo primeiro do artigo 6°, da Lei de Inovação. Pimentel (2009, p. 282), defende

que “será precedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para

qualificação e escolha do contratado”.

O edital publicado para licenciamento ou transferência de patente deverá conter

informações sobre o objeto a ser licenciado ou transferido, contendo uma descrição

sucinta e clara; apresentar as condições para contratação, sendo uma delas a

comprovação da regularidade jurídica e fiscal da empresa que participará da oferta

pública; qualificação técnica e econômico-financeira para exploração da patente a ser

licenciada; critérios técnicos e objetivos para contratação da proposta mais vantajosa,

levando em consideração especificidades de criação, objetivo de execução e ainda

prazos e condições para a comercialização da criação (PIMENTEL, 2009, p. 281).


Pimentel (2009, p. 281) completa ainda que a publicação seja feita no Diário Oficial da

União (D.O.U.) e divulgado nas páginas eletrônicas das ICT´s tornando públicas as

informações principais para a contratação.

Os contratos de transferência e licenciamento de patente poderão ser celebrados sem

exclusividade com as empresas interessadas, podendo desta maneira mais de uma

empresa produzir, comercializar, estudar e usar uma patente.

Poderá ser realizado ainda, no caso de aperfeiçoamento de patentes já licenciadas, de

acordo com o artigo 63 da lei da propriedade industrial, que “o aperfeiçoamento

introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra

parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.

A Lei de Inovação foi importante também para estimular os pesquisadores e criadores a

inventarem novas tecnologias. Segundo Barbosa (2006, p. 153) os pesquisadores

responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico protegido e licenciado para terceiros

terão direito na divisão dos royalties, conforme reza o artigo 13 e seus parágrafos,

descrito à seguir:

Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei n° 9.279, de 1996. § 1° A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2° Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3° A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3° e 4° do art. 8° . § 4° A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm

Destaca-se que o percentual devido a cada pesquisador deverá ser acordado entre a

equipe que desenvolveu a patente no momento de celebração do contrato de

transferência e licenciamento.

As ICT´s devem prestar assistência com o intuito de auxiliar no desenvolvimento de

produtos e processos que inovam o setor privado e os liberam para a sociedade. O

incentivo ao licenciamento e transferência de patentes deve ocorrer por meio da

“concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura às

empresas nacionais” (BARBOSA, 2006, p. 174).

O artigo 19 e parágrafos a seguir, comprova a idéia de Barbosa:

Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional. § 1° As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que trata o caput deste artigo serão estabelecidas em regulamento. § 2° A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, visando ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente. § 3° A concessão da subvenção econômica prevista no § 1° deste artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste específicos. § 4° O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. § 5° Os recursos de que trata o § 4° deste artigo serão objeto de programação orçamentária em categoria específica do FNDCT, não sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à subvenção econômica.

Os contratos são ferramentas fundamentais para a transferência e licenciamento de

patentes, sua redação deve ocorrer de forma especifica, visando que o contrato seja

equilibrado e que as cláusulas protejam as partes envolvidas na negociação.


A redação de um contrato bem feito deverá conter cláusulas chaves para caracterizar

este tipo de contrato. Pimentel (2009, p. 262-277) em seu estudo, apresenta a

estrutura deste contrato, o que não impede a inserção de novas cláusulas, que podem

surgir de acordo com cada caso concreto.

A primeira cláusula que deve estar presente no contrato é a cláusula do objeto, pois é

nela que se define o que é o objeto do contrato, ou seja, uma descrição detalhada do

que se pretende com a celebração do contrato.

Cláusula de preço, condições e garantia de pagamento tem o intuito de demonstrar qual

será a retribuição pelo uso, comercialização do objeto. Este pagamento pode ser pelo

acesso à tecnologia, denominado down payment, o que significa a prestação inicial

paga na parceria, somado com os royalties. Os royalties são previstos por meio de

porcentagem sobre o valor recebido pela empresa com a comercialização da

tecnologia. Ou, então, pode ocorrer também o denominado lump-sum ou pagamento

único, o que acaba com o risco de comercialização da inovação, uma vez que a

empresa não deve pagar nenhum outro tipo de remuneração pelo uso, comercialização

ou utilização da patente.

A cláusula de propriedade intelectual é muito importante neste tipo de contrato, pois é

nela que os direitos de propriedade intelectual já existentes ou aqueles que poderão

surgir serão regularizados, acorda ainda o percentual de cotitularidade, no caso de

geração de novas tecnologias ou aperfeiçoamentos. Nela também está prevista a parte

responsável pelas despesas de depósito, bem como taxas, anuidades, despesas de

acompanhamento dentre outras, relacionadas às patentes protegidas.

A confidencialidade, de acordo ainda com Pimentel, é uma cláusula de profunda

importância para o contrato. Esta cláusula prevê as obrigações das partes em

manterem o sigilo próprio e dos demais funcionários ou contratados, prestadores de

serviços para proteger a patente, evitando assim, que terceiros tenham acesso a

documentos que possam ser utilizados em prática desonesta.


Cláusulas de obrigações e garantias servem para estipular o desenvolvimento de

responsabilidade de cada parte. Será resguardado, nesta cláusula, informações sobre

repasses de informações ou dados, como deverão ser prestadas as contas e como

serão realizados os devidos pagamentos e o que será de responsabilidade de cada

parte desenvolver no âmbito do objeto.

A vigência estipula o tempo do contrato, e deve prever o prazo, que normalmente é

comum ao tempo de proteção da patente.

As cláusulas de extinção não podem faltar, pois a elas competem dispor sobre o

decurso de tempo, ocorrência de condição extintiva, distrato, resolução ou rescisão,

quando houver descumprimento da obrigação contratual ou fim do interesse na

parceria.

A cláusula de penalidade estipula uma pena para a parte que deixar de cumprir suas

obrigações. Normalmente, é cobrada com um valor pecuniário a título de multa da parte

culpada que pode ficar suspensa de cumprir seus direitos, em relação a patente,

enquanto estiver constituído o não cumprimento da obrigação.

O foro para dirimir dúvidas e litígios nos contratos de transferência ou licenciamento de

patente entre as ICT´s e a empresa é o da justiça federal, uma vez que as instituições

científicas e tecnológicas, são órgãos ou entidades da administração pública, com base

no artigo 2º, inciso V da Lei Federal da Inovação.

Após a celebração do contrato, o artigo 62 e parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.279/96

determinam que

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.


7 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo, o estudo dos contratos de transferência e

licenciamento de tecnologia de patentes celebrados entre as Instituições Científicas e

Tecnológicas e as empresas nacionais que visam o crescimento econômico através de

desenvolvimento tecnológico, saindo à frente de suas concorrentes com novos

produtos.

Neste estudo, observou-se que os contratos de transferência e licenciamento de

patentes são muito importantes para o desenvolvimento econômico, tecnológico e

científico do nosso país, uma vez que garantem a parceria entre as universidades,

centros de pesquisas e as empresas, com o intuito de disponibilizar para a população

brasileira, os produtos, serviços e processos obtidos dessa parceria.

O incentivo à inovação e o desenvolvimento tecnológico faz com que a indústria

brasileira busque nas instituições científicas e tecnológicas auxílio para o

desenvolvimento da pesquisa básica como forma de acelerar o processo de

comercialização das tecnologias protegidas pelas patentes, pois a empresa precisa

inovar sempre para se manter à frente no mercado competitivo.

Considerando que o incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico está previsto

na Constituição, e que esse incentivo varia de governo para governo, a aprovação da

lei de inovação foi um marco importante para as empresas, para as instituições

científicas e tecnológicas e, principalmente, para a sociedade, que passou a ter mais

acesso às tecnologias oriundas das patentes licenciadas.

Este estudo demonstrou também, que apesar das patentes serem uma das formas mais

antigas que o Estado possui para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias

com o aperfeiçoamento e modificações de produtos que serão levados ao mercado


para o consumo da sociedade, ainda hoje o valor do desenvolvimento tecnológico

agregado ao produto gera um ganho econômico para as empresas.

Isso provoca o interesse das empresas que precisam inovar para movimentarem a sua

economia e se manter no mercado competitivo. A possibilidade de transferência de

tecnologias e ganhos significativos para as ICT’s faz com que os envolvidos, nesse

processo de inovação, tenham cada vez mais interesse nas parcerias com as

empresas.


8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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didático sobre o sistema de patente, direitos e obrigações. Série – Direitos de Propriedade Intelectual. V. 2. Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, 2004. 48 p. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 824 p. FELIPE, Maria Sueli Soares. Desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil: desafios na área de biotecnologia. Novos estud. - CEBRAP [online]. 2007, n.78, p. 11-14. ISSN 0101-3300. Acesso em:10 out. 2009. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11ª. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.php?P=Royalty>. Acesso em: 20 nov. 2009. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 1230 p. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Patentes: história e futuro. Rio de Janeiro: Sol Gráfica. [2002 – data provável]. 41 p. LEITE, Luiz Fernando. Inovação: o combustível do futuro. Rio de Janeiro:Qualitymark: Petrobras, 2005. 168 p. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 432p. MATTOS, João Roberto Loureiro de; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva, 2005. 278 p. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Material do curso “DL101 - Curso Geral da Propriedade Intelectual”. Disponível em <HTTP://academy.wipo.int>. Acesso no período de: 1 out.2007 à 15 nov.2007. PIMENTEL, Luiz Otávio. Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas, in SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos; TOLEDO, Patrícia Tavares Magalhães de; LOTURO, Roberto de Alencar. (orgs.). Transferência de tecnologia: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica. Campinas: Komedi, 2009. 350 p. SILVA, Cylon Gonçalves da; MELO, Lúcia Carvalho Pinto de. Ciência, Tecnologia e inovação: desafio para a sociedade brasileira/livro verde. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia/Academia Brasileira de Ciências. 2001. 278 p. O que é contrato de transferência de tecnologia. Disponível em : <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee>. Acesso em: 06 mai. 2009.


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Efeitos da averbação/registro. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/efeitos_html>. Acesso em: 06 mai. 2009. Legislação sobre transferência de tecnologia. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao>. Acesso em: 06 mai. 2009 O que é indicação geográfica? Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/o-que-e-indicacao-geografica>. Acesso em: 21 out.2009. Organização mundial da Propriedade Intelectual. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Propriedade_Intelectual> . Acesso em: 20 nov. 2009.


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_oquee/efeitos_html



http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao

9 ANEXOS

ANEXO A - Disponível em: <http://www6.inpi.gov.br/legislacao/outros/alvara_28 _04 _1809.htm?tr6>. Acesso em: 04 nov. 2009

ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1.809 Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional. Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis Vassalos; e havendo estabelecido com estes desígnios princípios liberais para a propriedade deste Estado do Brasil, e que são essencialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza do mesmo Estado; tendo em consideração que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminuição na indústria do Reino de Portugal, bem que com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do comércio que tenho mandado estabelecer hão de compensar com vantagem algum prejuízo da diminuição que ao princípio possam sofrer alguns ramos de manufaturas; desejando não só remediar esses inconvenientes, mas também conservar e ampliar a navegação mercantil e o comércio dos povos de todos os meus domínios; tendo ouvido o parecer de ministros do meu Conselho; e de outras pessoas zelosas do meu serviço; com ampliação e renovação de muitas providências já a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a exata observância para a prosperidade geral e individual dos meus fiéis vassalos, que muito desejo adiantar e promover, por dependê-la a grandeza e consideração da minha real Coroa e da Nação; sou servido determinar o seguinte:

I. Todas as matérias primas que servirem de base a qualquer manufatura serão isentas de pagar direitos alguns de entrada em todas as Alfândegas dos meus Estados, quando o fabricante as comprar para gasto de sua fábrica, ficando somente obrigado a mostrar que as consome todas no uso da sua indústria, e sujeito ao exame e averiguações que julgar necessárias a Real Junta do Comércio, para evitar a fraude e descaminho dos meus reais direitos. Da mesma isenção gozarão os fabricantes que comprarem gêneros e produções dos meus Estados, que são obrigados a pagar algum direito, ficando este perdoado a favor dos referidos fabricantes em benefício do aumento da indústria.

II. Todas as manufaturas necessárias serão isentas de pagar direitos alguns na sua exportação para fora dos meus Estados, e todas as do Reino serão isentas de as pagar por entrada nos meus domínios no Brasil, e em quaisquer outros, ficando só seus donos obrigados a verificar com certidões e clarezas competentes que as mercadorias são de manufatura portuguesa e indicar a fábrica de onde saíram.


III. Todos os fardamentos das minhas tropas serão comprados às fábricas nacionais do Reino e às que se houverem de estabelecer no Brasil, quando os cabedais que hoje têm melhor emprego na cultura das terras puderem ser aplicados às artes com mais vantagens; e não se poderão para este fim comprar manufaturas estrangeiras, senão no caso de não terem as do Reino do Brasil com que suprir a necessidade pública. E ao Presidente do meu Real Erário hei por muito recomendado, que procure sempre com prontos pagamentos auxiliar os fabricantes dos meus Estados, a fim de que possam suprir o fornecimento dos meus Exércitos, e se promova por este meio a extensão e aumento da indústria nacional.

IV. No recrutamento que se faz geralmente para o Estado, haverá todo o cuidado em moderar o número de recrutas naqueles lugares onde se conhecer que a agricultura e as artes necessitam de braços; e muito recomendo aos Governadores das Armas e aos Capitães-Móres encarregados dos recrutamentos, se hajam nesta matéria com toda a circunspecção, representando-me o que julgarem mais digno de providência a este respeito.

V. Sendo o meio mais conveniente para promover a indústria de qualquer ramo nascente, e que vai tomando maior aumento pela introdução de novas máquinas dispendiosas, porém, utilíssimas, e conferir-se-lhe algum cabedal, que anime o Capitalista que empreende promover uma semelhante fábrica, vindo a ser esta concessão um dom gratuito que lhe faz o Estado: sou servido ordenar que da Loteria Nacional do Estado, que anualmente quero se estabeleça, se tire em cada ano uma soma de sessenta mil cruzados, que se consagre, ou toda junta, ou separadamente, a favor daquelas manufaturas e artes, que mais necessitarem deste socorro, particularmente das de lã, algodão, seda e fábricas de ferro e aço. E as que receberem este dom gratuito não terão obrigação de o restituir, e só ficarão obrigadas a contribuir com maior desvelo para o aumento da fábrica que assim for socorrida por efeito da minha real consideração para o bem público. E para que estas distribuições se façam anual e impreterivelmente, a Real Junta do Comércio, dando-me todos os anos um fiel e exato quadro de todas as manufaturas do Reino, apontará as que merecem mais esta providência e a soma que lhes deve aplicar.

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

VII. Para promover e adiantar a Marinha mercantil dos meus fiéis Vassalos: hei por bem determinar que paguem só metade dos direitos estabelecidos em todas as Alfândegas dos meus Estados, todos os gêneros e matérias primas, de que


possam necessitar os donos de novos navios para a primeira construção e armação deles, como madeiras do Brasil, pregos, maçames, lonas, pez, alcatrão, transportados em navios nacionais: havendo porém os mais escrupulosos exames e averiguações afim de que se não cometam fraudes e descaminhos da minha Real Fazenda.

Pelo que mando à Mesa do meu Desembargo do Paço, e da Consciência e Ordens; Presidente do meu Real Erário; Conselho da minha Real Fazenda: Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação; e a todos os mais Tribunais do Reino, e deste Estado do Brasil; e a todas as pessoas, a quem tocar o conhecimento e execução deste Alvará, o cumpram e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar, sem embargo de quaisquer leis ou ordens em contrário, que todas hei por derrogadas para esse efeito somente, como se de cada uma se fizesse especial menção. E este valerá como Carta passada pela Chancelaria, posto que por ela não há de passar, e que o seu efeito haja de durar mais de um ano, sem embargo da lei em contrário. Dado no Palácio do Rio de Janeiro em 28 de abril de 1809.

PRÍNCIPE com guarda.

Conde de Aguiar.

Alvará com força de lei, pelo qual Vossa Alteza Real é servido isentar de direitos as matérias primas, que servirem de base a quaisquer manufaturas nacionais, e conferir como dom gratuito a quantia de sessenta mil cruzados às fábricas, que mais necessitarem destes socorros, ordenando outras providências a favor dos fabricantes e da navegação nacional; na forma acima exposta.

Para Vossa Alteza Real ver

João Alvares de Miranda Varejão o fez.


ANEXO B – Disponível em : <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente /pasta_legislacao/lei _20_3129_1882_html>. Acesso em: 04 nov. 2009.

LEI Nº 3.129, DE 14 DE OUTUBRO DE 1882 Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos súditos que a Assembléia Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. § 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei: 1º - a invenção de novos produtos industriais; 2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial; 3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade. Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações e melhoramentos industriais que até ao pedido da patente não tiverem sido, dentro ou fora do Império, empregados ou usados, nem se acharem descritos ou publicados de modo que possam ser empregados ou usados. § 2º - Não podem ser objeto de patente as invenções: 1º - contrárias à lei ou à moral; 2º - ofensivas da segurança pública; 3º - nocivas à saúde pública; 4º - as que não oferecem resultado prático industrial. § 3º - A patente será concedida pelo Poder Executivo, depois de preenchidas as formalidades prescritas nesta lei e em seus regulamentos. § 4º - O privilégio exclusivo da invenção principal só vigorará até 15 anos, e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor, terminará ao mesmo tempo que aquele.Se durante o privilégio, a necessidade ou utilidade pública exigir a vulgarização da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legais. § 5º - A patente é transmissível por qualquer dos modos de cessão ou transferência admitidos em direito. Art. 2º - Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império. § 1º A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fazer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete meses, não será invalidada por fatos, que ocorram durante esse período, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego. § 2º - Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda experimentar em público as suas invenções, ou queira exibi-las em exposição oficial ou reconhecida oficialmente,


se expedirá um título, garantindo-lhe provisoriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidades exigidas. § 3º - Durante o primeiro ano do privilégio só o próprio inventor ou seus legítimos sucessores poderão obter o privilégio do melhoramento na própria invenção. Será contudo permitido a terceiros apresentarem os seus pedidos no dito prazo para firmar direitos. O inventor do melhoramento não poderá usar da indústria melhorada, enquanto durar o privilégio da invenção principal, sem autorização do seu autor; nem este empregar o melhoramento, sem acordo com aquele. § 4º Se dois ou mais indivíduos requererem ao mesmo tempo privilégio para idêntica invenção, o Governo, salvo a hipótese do § 1º deste artigo, mandará que liquidem previamente a prioridade, mediante acordo ou em juízo competente. Art. 3º - O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob invólucro fechado e lacrado, um relatório em língua nacional, descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usá-la, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exato conhecimento dessa invenção e inteligência do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter ou aplicar o resultado, meio ou produto de que se tratar. O relatório designará com especificação e clareza os caracteres constitutivos do privilégio. A extensão do direito de patente será determinada pelos ditos caracteres, fazendo-se disto menção na patente. § 1º - Com o documento de depósito será apresentado o pedido que se limitará a uma só invenção, especificando-se a natureza desta e seus fins ou aplicação de acordo com o relatório e com as peças depositadas. § 2º - Se parecer que a matéria da invenção envolve infração do § 2º do art. 1º, ou tem por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos, o Governo ordenará o exame prévio e secreto de um dos exemplares, de conformidade com os Regulamentos que expedir: e a vista do resultado concederá ou não a patente. Da decisão negativa haverá recurso para o conselho de Estado. § 3º - Excetuados somente os casos mencionados no parágrafo antecedente, a patente será expedida sem prévio exame. Nela se designará sempre, de modo sumário, o objeto do privilégio com reserva dos direitos de terceiro e da responsabilidade do Governo, quanto à novidade e utilidade da invenção. Na patente do inventor privilegiado, fora do Império, declarar-se-á que vale enquanto tiver vigor a patente estrangeira, nunca excedendo o prazo do § 4º do art. 1º. § 4º - Além das despesas e dos emolumentos que forem devidos, os concessionários de patentes pagarão uma taxa de 20$ pelo primeiro ano, de 30$ pelo segundo, de 40$ pelo terceiro, aumentando-se 10$ em cada ano que se seguir sobre a anuidade anterior por todo o prazo de privilégio. Em caso nenhum serão restituídas as anuidades. § 5º - Ao inventor privilegiado que melhorar a própria invenção se dará certidão de melhoramento, o que será apostilado na respectiva patente. Por esta certidão pagará o inventor por uma só vez quantia correspondente à unidade que tenha de vencer-se. § 6º - A transferência ou cessão das patentes ou certidões, não produzirá efeito enquanto não for registrada na Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.


Art. 4º - Expedida a patente e dentro do prazo de 30 dias proceder-se-á com as formalidades que os Regulamentos marcarem à abertura dos invólucros depositados. O relatório será imediatamente publicado no Diário Oficial, e um dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras exposto à inspeção do público e ao estudo dos interessados, permitindo-se tirar cópias. Parágrafo único – No caso de não ter havido o exame prévio, de que trata o § 2º do art. 3º, o Governo, publicado o relatório, ordenará a verificação, por meio de experiências, dos requisitos e das condições que a Lei exige para a validade do privilégio, procedendo-se pelo modo estabelecido para aquele exame. Art. 5º - A patente ficará sem efeito por nulidade ou caducidade: § 1º - Será nula a patente: 1º - se na sua concessão se tiver infringido alguma das prescrições dos §§ 1º e 2º do art. 1º; 2º - se o concessionário não tiver tido a prioridade; 3º - se o concessionário tiver faltado à verdade ou ocultado matéria essencial no relatório descritivo da invenção quanto ao seu objeto ou modo de usá-la; 4º - se a denominação da invenção for com fim fraudulento, diversa do seu objeto real; 5º - se o melhoramento não tiver a indispensável relação com a indústria principal, e puder constituir indústria separada, ou se tiver havido preterição da preferência estabelecida pelo art. 2º, § 3º. § 2º - Caducará a patente nos seguintes casos: 1º - não fazendo o concessionário uso efetivo da invenção, dentro de três anos, contados da data da patente; 2º - interrompendo o concessionário o uso efetivo da invenção por mais de um ano, salvo motivo de força maior, julgado procedente pelo Governo, com audiência da respectiva Seção do Conselho de Estado. Entende-se por uso, nestes dois casos, o efetivo exercício da indústria privilegiada e o fornecimento dos produtos na proporção do seu emprego ou consumo. Provando-se que o fornecimento dos produtos é evidentemente insuficiente para as exigências do emprego ou consumo, poderá ser o privilégio restringido a uma zona determinada por ato do Governo, com aprovação do Poder Legislativo. 3º - não pagando, o concessionário, a anuidade nos prazos da lei; 4º - não constituindo, o concessionário, residente fora do Império, procurador para representá-lo perante o Governo ou em Juízo; 5º - havendo renúncia expressa da patente; 6º - cessando por qualquer causa a patente ou título estrangeiro sobre invenção, também privilegiada no Império; 7º - expirando o prazo do privilégio. § 3º - A nulidade da patente ou da certidão do melhoramento será declarada por sentença do Juízo Comercial da Capital do Império, mediante o processo sumário do Decreto nº 737, de 25 de novembro de 1850. São competentes para promover a ação de nulidade: O Procurador dos Feitos da Fazenda, e seus Ajudantes, aos quais serão remetidos os documentos e peças comprobatórias da infração. E qualquer interessado, com assistência daquele funcionário e seus Ajudantes. Iniciada a ação de nulidade nos casos do art. 1º, § 2º, números 1, 2 e 3, ficarão suspensos até final decisão os efeitos da patente e o uso ou emprego da invenção.


Se não for anulada a patente, o concessionário será restituído ao gozo dela com a integridade do prazo do privilégio. § 4º - A caducidade das patentes será declarada pelo Ministro e Secretário de Estados dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com recurso para o Conselho de Estado. Art. 6º - Serão considerados infratores do privilégio: 1º - os que, sem licença do concessionário, fabricarem os produtos, ou empregarem os meios, ou fizerem as aplicações que forem objeto da patente; 2º - os inventores que continuarem a exercer a indústria como privilegiada, estando a patente suspensa, anulada ou caduca; 3º - os inventores privilegiados que, em prospectos, anúncios, letreiros ou por qualquer modo de publicidade fizerem menção das patentes, sem designarem o objeto especial para que as tiverem obtido; 4º - os profissionais ou peritos que, na hipótese do § 2º, art. 3º, derem causa à vulgarização do segredo da invenção, sem prejuízo, neste caso, das ações criminais ou civis que as leis permitirem. § 7º - As infrações de que trata o parágrafo antecedente serão processadas e julgadas como crimes policiais, na conformidade da legislação em vigor. Art. 7º - Quando a patente for concedida a dois ou mais coinventores, ou se tornar comum por título de doação ou sucessão, cada um dos coproprietários poderá usar dela livremente. Art. 8º - Se a patente for dada ou deixada em usufruto, será o usufrutuário obrigado, quando o seu direito cessar por extinção do usufruto ou terminação do prazo do privilégio, a dar ao senhor da nua-propriedade o valor em que esta for estimada, calculada com relação ao tempo que durar o usufruto. Art. 9º - As patentes de invenção já concedidas continuam a ser regidas pela Lei de 28 de agosto de 1830, sendo-lhes aplicadas as disposições do art. 5º, § 2º, número 1 e 2, e do art. 6º da presente Lei, com exceção dos processos ou das ações pendentes. Art. 10° – Ficam revogadas as disposições em contrário. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento da referida Lei pertencer, que cumpram e façam cumprir como nela se contém. O Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos 14 de outubro de 1882, 61º da Independência e do Império. IMPERADOR, com rubrica e guarda. André Augusto de Padua Fleury.


contratos de transferÊncia e licenciamento de …pidcc.com.br/artigos/042013/042013_17.pdf ·...

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