comÉrcio e transferÊncia de tecnologia: aspectos … · • o comércio de tecnologia - aspectos...

Denis Borges Barbosa

Docente Permanente dos cursos de mestrado e doutorado do Instituto de

Economia da UFRJ e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação

do INPI

COMÉRCIO E TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA: ASPECTOS JURÍDICOS E

INSTITUCIONAIS

QUEM & ONDE

• [email protected]

• Rua do Ouvidor 121/6o. Rio de Janeiro

• http://denisbarbosa.addr.com

• Bibliografia

• Denis Borges Barbosa (org),, Direito

da Inovação, 2a., Ed. Lumen

Juris, 2011

• http://www.lumenjuris.com.br

NOÇÃO DE TECNOLOGIA

• technology may be defined as the

information necessary to

achieve a certain production

outcome from a particular means

of combining or processing

selected inputs.

• Maskus, 2003.

O DIREITO CONSTITUCIONAL DA

TECNOLOGIA

A MATRIZ CONSTITUCIONAL DA

INOVAÇÃO

• O artigo inicial da Lei 10.973/2004 assim dispõe:

• Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos Arts. 218 e 219 da Constituição.

• Assim, por evocação do art. 1º da Lei, a vis ac potestasda norma em análise tem como matriz a Constituição.

ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO• O Art. 1º faz referência direta ao Art. 218 da Constituição, como radicação de suas

disposições:

• Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

• § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

• § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

• § 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

• § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

• § 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE TOT

BIBLIOGRAFIA• DBB, Uma Introdução à PI, 2ª. Ed. Lumen Juris

• DBB, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. IV, Cap. XIV, no prelo

• MASKUS, Keith E., Encouraging International Technology Transfer, International Centre for Trade and Sustainable

Development (ICTSD), 2003.

• FALVEY, Rod, FOSTER, Neil, The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth:

Theory and Evidence, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2006

• CUEVAS, Guillermo Cabanellas Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia en el derecho privado

• LEONARDOS, Gabriel Francisco Tributação da Transferência de Tecnologia

• PRADO, Mauricio Curvelo de Almeida Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia - Patente e Know-how

• FURTADO, Gustavo Guedes, Transferência de Tecnologia no Brasil: Uma Análise de Condições Contratuais

Restritivas, UFRJ, PPED, Rio de Janeiro, 2012

• FRANCO, Karin Klempp, A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: perspectiva do

direito de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias do direito concorrencia, FDUSP.2010.

• HOEKMAN, Bernard M., MASKUS, Keith E., SAGGI, Kamal, Transfer of Technology to Developing Countries :

Unilateral and Multilateral Policy Options, University of Colorado at Boulder, WORKING PAPER PEC2004 -0003o

BIBLIOGRAFIA

• ABPI, A Regulamentacao da Propriedade Intelectual e da Transferencia

de Tecnologia no ABPI, A Evolução da Transferência de Tecnologia na

Indústria Automobilística do Brasil na ABPI, A Evolução da

Transferência de Tecnologia no Brasil - ABPI Nº 14

• ABPI, A Transferência de Tecnologia e o INPI - ABPI Nº 23

• ABPI, Transferência de Tecnologia e Abuso do Poder Econômico - ABPI

Nº 10

• ABPI, Novas Tendências e Legislações de Marcas, Patentes e

Transferência de Tecnologia ASSAFIM, João Marcelo de Lima A

Transferência de Tecnologia no Brasil - Aspectos Contratuais e

Concorrenciais da BARBOSA, A L Figueira Propriedade e Quase-

propriedade no Comercio de Tecnologia

BIBLIOGRAFIA

• Em http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm

• Contratos de licença e de tecnologia - A atuação do INPI (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a.

Edição, Ed. Lumen Juris, 2003 )

• Franchising (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003 )

• Licenças e Cessões na Propriedade Industrial (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição,

Ed. Lumen Juris, 2003 )

• O Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença E Know How (1988) (El comercio de Tecnología:

aspectos jurídicos, trasferencia, licencia y “know how” (Revista del Derecho Industrial, no. 30 Buenos Aires, 1988)

• O Contrato de know how (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris,

2003)

• Tipos de Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia (2002) (incluído em Uma Introdução à

Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003 )

• BARBOSA, Denis Borges . Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996.

• BARBOSA, Denis Borges, SIQUEIRA, Marcelo, Tributação da Propriedade Intelectual e do Comércio de Tecnologia (2ª.

Ediçao), Lumen Juris,no prelo.

PORQUE FALAR (OU NÃO) DE

TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA

A HISTÓRIA DO TEMA

●

The year 2011 marked the 50th anniversary of

the introduction of technology transfer debates

at the multilateral level. Technology transfer was

first tabled as an international issue in 1961 as

part of a request to the United Nations Secretary

General by some developing countries to

commission studies to ascertain the role played

by international treaties in promoting the

protection of intellectual property rights in

developing countries. With time, the debate has

grown in proportion and permeated different

processes and institutions.

●Padmashree Gehl Sampath and Pedro Roffe:

Unpacking the International Technology Transfer

Debate: Fifty Years and Beyond. International

Centre for Trade and Sustainable Development

(ICTSD), 2012.Guerreiro Ramos

A HISTÓRIA DO TEMA

●1961-1966 – Relatório das Nações Unidas sobre o

sistema de patenets e os países em desenvolvimento

●A negociação da Convenção da Lei do Mar

●UNCTAD e o Código de Conduta (1976-1983)

●Rio 92

●United Nations Framework Convention on Climate

Change

●Agenda do desenvolvimento da OMPI

●Commission on Intellectual Property Rights, Innovation

and Public Health (CIPIH) da OMS – 2003.

Nas negociações do

Código de Conduta

IMPORTÂNCIA DO TEMA

1. CATCHING UP – Diminuindo a distância entre agentes nacionais e

agentes econômicos, trazendo a inovação contextual

2. Mudar a estrutura de produção para aumentar a produtividade

3. Acesso ao domínio público não é nem fácil nem sem custos

NOÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

●

Technology transfer is the process of sharing of skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments and other institutions to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, applications, materials or services.

« Le transfert technologique est le processus désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits et/ou services. » (wikipedia)

MEIOS DE TRANSFERÊNCIA

• Canais de transferência via mercado

a) O comércio de bens e serviços

b) O investimento direto estrangeiro

c) Licenciamento

d) As joint ventures

e) o movimento transfronteiriço de pessoal

• Canais de transferência extra-mercado

• a) Imitação

b) Partida de funcionários

c) Os dados em pedidos de patentes e dados de ensaio

d) A migração temporária

• (Maskus 2003)

NOÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

●Assim, são transferência de tecnologia, sob essa perspectiva, os processos

subjacentes ao sistema de estímulos da Lei de Inovação e às leis de incentivos

fiscais à inovação.

TRANSFERÊNCIA PELA CRIAÇÃO DE MEIOS DE

CIÊNCIA

• Teoria linear do conhecimento: primeiro

cria ciência e dessa ciência nascerá a seu

devido tempo a tecnologia pertinente.

• No Brasil: a partir da criação do CNPq no

início dos anos 50

• No demais países em desenvolvimento,

em geral nos anos 60 e 70

A HIPÓTESE DE QUE PI LEVA À TOT

• A narrativa dominante quanto à PI considera que a transferência

e a difusão de tecnologia é uma característica positiva inerente ao

sistema de patentes.

• Os direitos de patente, quando concedido, incentivam a

transferência de tecnologia, fornecendo aos proprietários a

segurança jurídica e permitindo, assim, licenciamento de

tecnologia.

• A divulgação tecnológica ocorre por meio de divulgação e

informação de patentes.

• Assim, melhorar estas características do sistema em benefício dos

países em desenvolvimento requer assistência técnica na adoção

dos regimes de DPI, para expandir o acesso à informação sobre

patentes e para melhor negociar acordos de licenciamento.

A HIPÓTESE DE QUE PI LEVA À TOT

• Na visão dos países em desenvolvimento:

1. Best mode disclosure

2. Obrigação de uso local,

3. Revisão dos contratos de TOT

4. Licenças compulsórias

5. Uso dos instrumentos do direito da

concorrência .

Refazendo o sistema

• Primeiro de

tudo, o Japão

O CICLO DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

YAMANE, Hiroko, Competition Analyses of Licensing Agreements: Considerations for Developing Countries

under TRIPS, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), junho de 2014.

• Primeiro de

tudo, o Japão

• O Pacto Andino

• O Banco Central

do Brasil, a

partir de 1967

• O INPI depois

de 1971 e até

1992.


YAMANE, Hiroko, Competition Analyses of Licensing Agreements: Considerations for Developing Countries under

TRIPS, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), junho de 2014.

• Primeiro de tudo, o Japão

• O Pacto Andino

• O Banco Central do Brasil, a partir de 1967

• O INPI depois de 1971 e até 1992.

• Borges Barbosa, Denis,

Technology Contracts in

Brazil: The Patent Office

Screening Rôle (May 24,

2012). Available at

SSRN: http://ssrn.com/a

bstract=2151435 or http:/

/dx.doi.org/10.2139/ssrn.

2151435




• Primeiro de tudo, o Japão

• O Pacto Andino

• O Banco Central do Brasil, a partir de 1967

• O INPI depois de 1971 e até 1992.

• Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2151435 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435

• Uma série de países em desenvolvimento, que se colocam à crescente ênfase na proteção de direitos de propriedade intelectual a nível internacional, começou a introduzir leis de transferência de tecnologia, em um esforço para controlar e tecnologia alvo corre para resolver as suas metas de industrialização.

• Isso reflete não só os pontos de vista críticos e ambíguas sobre os regimes de patentes naquele momento no mundo em desenvolvimento, mas também destaca a importância dada à aquisição tecnológica nestes países já na década de 1950 e 1960.

• Uma grande fonte de inspiração para os regimes de transferência de tecnologia na época era o modelo japonês, que, como parte de suas principais características priorizadas acordos de licenciamento sobre o investimento direto estrangeiro.

• Em suas formas incipientes, essas tentativas políticas nos países em desenvolvimento tentaram consonância com as políticas de concorrência do Norte sujeitando acordos para um exame minucioso de seus efeitos anticompetitivos potenciais ou as implicações do desenvolvimento, tal como referido no número dessas leis e regulamentos.

• Sampath & Roffe 2012





• Funcionou?

• Um estudo da UCNTAD de 1982 indicou que tal intervenção teria tido efeitos

em:

1. Diminuir o preço explícito de contratos

2. Filtrar as cláusulas e prática restritivas

3. Diminuir o prazo dos contratos

A ANTINOMÍNIA DOS DISCURSOS (SAMPATH & ROFFE 2012)

• ARTIGO 66

• Países de Menor Desenvolvimento

Relativo

• 2. Os países desenvolvidos Membros

concederão incentivos a empresas e

instituições de seus territórios com o

objetivo de promover e estimular a

transferência de tecnologia aos países

de menor desenvolvimento relativo

Membros, a fim de habilitá-los a

estabelecer uma base tecnológica

sólida e viável.

• ...... out of the 292 programmes, only

22% involve technology transfer

specifically targeted to LDC WTO

Members (Moon, 2008, p.9).

A NOÇÃO DE TOT EM TRIPS

OS ACORDOS CLIMÁTICOS (SAMPATH & ROFFE 2012)

A DISTINÇÃO ENTRE TRANSFERÊNCIA E

COMÉRCIO

A FALÁCIA DA FRATERNIDADE COMPETITIVA

• Só se dá os anéis para salvar os

dedos

• Transferir a vantagem

competitiva?

NOÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE COMÉRCIO

•

Nossa preocupação aqui, porém, não é este valor próprio ao

sistema de inovação, mas aquele bem que, em teoria ou na

prática, é transferido através das licenças de patente ou dos

contratos de know how.

• Em outras palavras, interessa-nos a tecnologia enquanto objeto

de comércio, um bem que, intrínseco a uma unidade de

produção, é repassado a outra unidade, de produção em

condições comerciais.

O QUE SE ADQUIRE COM A TECNOLOGIA?

• [ 6 ] § 4 . - O bem-oportunidade

• (...) um direito de explorar uma oportunidade de mercado , dentro dos limites da concorrência; o objeto deste direito viria a ser, exatamente, esta oportunidade de mercado, esta posição perante o mercado. (...)

• O interesse econômico, objeto da venda, não é a liberdade que afinal qualquer um tem, mas algo que se expressa como uma vantagem objetiva de um sobre os demais titulares do mesmo direito. O dono de uma loja bem conceituada num bom ponto tem, sobre o homem da rua, a vantagem da reunião do capital necessário, da organização dos meios empresariais, da sorte de conseguir um local bem atendido pela clientela; e, sobre seu concorrente imediato, as peculiaridades do ponto e da organização que fazem de seu estabelecimento uma unidade particularmente lucrativa.

• Cede-se, assim, não a liberdade, mas os meios de exercê-la e, com eles, uma determinada posição econômica definida pela expectativa de obter receita futura, em face da aptidão dos meios e os lucros já obtidos no passado. Arriscando-nos a um paradoxo, cede-se a um crédito real, uma confiança nas vantagens futuras, a mesma confiança atuária que existe no contrato de uma venda futura, no seguro, na aposta, e em todas operações de crédito.

Tratado da Propriedade

Intelectual, vol. I, Cap. I


•A tecnologia, em tais condições, assume características específicas. Não se fala mais de um fluxo de conhecimento, mas de uma mercadoria:

• "Sendo uma mercadoria, a tecnologia comportar-se-á como tal. Apesar da maior parte da tecnologia não ser produzida para a troca, pode ser negociada quando uma oportunidade econômica se apresenta. É importante adicionar a este respeito, a tendência mais recente de produção de tecnologias por si mesma; i.é, o emprego de tecnologia para a produção de novas tecnologias. Começam a aparecer institutos de investigação com objetivo de produzir tecnologia para seus clientes e compradores - verdadeiras empresas de tecnologia".

• A.F. Barbosa, Propriedade e quase Propriedade no Comércio de Tecnologia, CNPq, 1974, pág. 20.


• Similarmente, é necessário apurar a noção de Transferência de tecnologia:

• "Em primeiro lugar, transferência não é o termo empregado quando transacionamos,

mercadorias, seja nacional ou internacionalmente. Logo percebemos que, ao tratarmos

do Comércio de Tecnologia, estamos tratando de estudar um mercado, definir suas

regras e leis de comportamento.

• (...) Substancialmente, Transferência e Comércio podem estar totalmente

dissociados. É possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem

situações em que a transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também

é viável no comércio inexistir a transferência. Este segundo aspecto, aliás, tem sido a

preocupação de inúmeros autores, principalmente quando demonstram as imperfeições

de mercado internacional de tecnologia.

NOÇÃO DE CONTRATOS DE TOT (CÓDIGO DE

CONDUTA)

• "transfer of technology transactions are arrangements between parties involving transfer of technology, particularly in each of the following cases:

• (a) The assignment, sale and licensing of all forms of industrial property, except for trade marks, service marks and trade names when they are not part of transfer of technology transactions;

• (b) The provision of know-how and technical expertise in the form of feasibility studies, plans, diagrams, models, instructions, guides, formulae, basic or detailed engineering designs, specifications and equipment for training, services involving technical advisory and managerial personnel, and personnel training;

• (c) The provision of technological knowledge necessary for the installation, operation and functioning of plant and equipment, and turnkey projects;

• (d) The provision of technological knowledge necessary to acquire, install and use machinery, equipment, intermediate goods and/or raw materials which have been acquired by purchase, lease or other means;

• (e) The provision of technological contents of industrial and technical co-operation arrangements."

NOÇÃO DE CONTRATOS DE TOT

• Modalidades de contrato do INPI

• A prática do INPI tem, em um tempo ou outro, reconhecido oito tipos diversos de contratos :

1. Cessão de patentes

2. Exploração de patentes (e de desenho industrial)

3. Cessão de Marcas

4. Uso de Marca

5. Fornecimento de Tecnologia .

6. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica .

7. Franquia (Ato Normativo no 115/93, de 30/09/93.).

8. Participação nos Custos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Ato Normativo no

116/93, de 227/10/93) .

NOÇÃO DE CONTRATOS DE TOT (RESOLUÇÃO

Nº 54/2013, DE 18/03/2013 DO INPI)

• O que não é tecnologia• 1. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à libera ção alfandegária, etc...);

• 2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo:

beneficiamento de produtos;

• 3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;

• 4. Consultoria na área financeira;

• 5. Consultoria na área comercial;

• 6. Consultoria na área jurídica;

• 7. Consultoria visando à participação em licitação;

• 8. Serviços de marketing;

• 9. Consultoria remota, sem a geração de documentos;

• 10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificaçã o, migração, configuração,

parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);

• 11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);

• 12. Licença de uso de programa de computador (software);

• 13. Distribuição de programa de computador (software);

• 14. Aquisição de cópia única de programa de computador (software). .

COMO SURGE A DEMANDA NO AGENTE

ECONÔMICO

A DEMANDA DA TECNOLOGIA

• O empresário que necessita de uma inovação tem

duas opções: ele pode ou desenvolvê-la, ou adquiri-

la.

A DEMANDA DA TECNOLOGIA

• Se decidir comprar a inovação, economizará o tempo,

diminuirá enormemente os riscos e, caso a aquisição

se enquadre dentro dos parâmetros legais,

poderá reduzir integralmente os valores despendidos

de seu lucro tributável.

DESENVOLVER OU COMPRAR?

• Se o pagamento for contratado na base de percentual de receita, produção ou lucro, o empresário ainda conserva o capital de giro que seria imobilizado, no investimento tecnológico, pois só paga quando auferir receita;

• esta forma de pagamento também lhe dá uma garantia qualidade da inovação adquirida, pois seu fornecedor só recebe se o produto final fabricado no Brasil for passível de colocação no mercado.

DESENVOLVER OU COMPRAR?

• Quem compara a posição da empresa que investe

em inovação com a daquela que compra

inovação é levado a concluir que somente uma

situação invulgar de mercado ou um certo grau de

heroísmo pessoal poderiam induzir um

empresário, sem algum incentivo, a implantar um

programa sistemático e especifico de pesquisa e

desenvolvimento.

• Daí os sistemas de incentivo.

Delmiro Braga

A TESE DA TOT ATRAVÉS DO INVESTIMENTO

DIRETO ESTRANGEIRO

A OFERTA DE TECNOLOGIA

●

"No momento em que se aumentam as alíquotas do imposto de importação começa a aparecer o fenômeno do comércio de tecnologia. Quando se tem, como num certo país africano, 1% de imposto sobre a importação de automóveis, curiosamente não surge tecnologia para fabricar o produto nesse país. Nesse mercado"irracional", protegido pela tarifa, começa a aparecer o comércio de tecnologia, coisa muito distinta da transferência de tecnologia. Começa a haver compra e venda e locação de tecnologia".

●D. Barbosa, Atos Internacionais relativos à Propriedade Industrial e ao Comércio de Tecnologia, Revista da Sociedade Brasileira de Direito Nuclear, dezembro de 1981:


•Restringir ou liberar?

• Curiosamente, há razoável suporte para a convicção de que, em determinadas circunstâncias, a restrição ao investimento estrangeiro é o melhor incentivo para a transferência de tecnologia. Tais condições parecem ser: a existência de um mercado interno muito atraente; o grau de formação básica e cultura técnica necessário para garantir a capacidade de assimilar, adaptar e reproduzir tecnologias; um grau razoável de eficiência tecnológica nas empresas de capital nacional, que possa fazer o detentor estrangeiro da tecnologia concluir que, se não adquirir, o interessado possa, a seu tempo, desenvolver os conhecimentos sozinho.

• Do direito de Acesso do capital estrangeiro, 1996.


• Presentes tais pressupostos, as vantagens de localização, associadas à impossibilidade jurídica

ou institucional de investimento direto, podem constituir um forte indutor ao licenciamento da

tecnologia. Obviamente, este é o caso do Japão .

• Autores também indicam que o aumento da proteção à propriedade intelectual num país consiste

em sério desestímulo ao investimento estrangeiro . O fundamento da tese é que a internalização

do mercado externo, através do estabelecimento, diminuiria os custos ou riscos de uma estrutura

competitiva não padrão, como a que decorre de proteção incompleta da tecnologia por via de

patentes.

• World Investment Report, United Nations, 1992, p. 159. "There may be a case for a highly

selective use of such requirements, however, in cases with a high probability that local producers

would be able to achieve quickly international standards with assured demand for their products".



• Controle

• Bigodes à Pancho Villa, um jeito cansado de quem está na mesma

guerra desde antes de Castro, o delegado cubano à Conferência da

UNCTAD de negociação do Código de Conduta de Transferência de

Tecnologia em outubro de 1979 contribuiu à discussão com a mais

vívida e latina definição do problema em análise:

• “Desarollo industrial con inversíon estranjera es hacer hijos con cojones

ajenos. Los resultados son visibles, pero las pierdas irreparables”.



• Controle

• O ingresso do investimento estrangeiro, especialmente o multinacional, traz exatamente o

problema da alienação do controle de parte da economia a uma racionalidade que é ao

mesmo tempo privada e estrangeira. Dir-se-ía que este é correlativo necessário dos

benefícios do investimento estrangeiro, e assim, um mal inevitável .

• O raciocínio que ampara este tipo de conflito entre racionalidade empresarial e desígnios

nacionais foi particularmente bem expresso por Joel Davidow, um dos maiores

especialistas mundiais em direito antitruste, em conversa com o autor durante a sessão de

negociação do Código realizada em novembro de 1979. "O capital estrangeiro traz

benefícios ao país onde é aplicado. Ubi beneficium ibi onus, - entra investimento, sai

controle." E, num idiomatismo muito americano: "you can't eat the cake and have it" .



●"There is an increasing tendency among transnational corporations to internalize technologies among themselves through strategic alliances. Such alliances, most frequent in new technologies, are heavily concentrated in developed countries, with developing countries accounting for less than five per cent. Thus the prospect of unbundling these technologies is very limited". World Investment Report, United Nations, 1992, (Report) pg 272


●", a proporção de alianças tecnológicas estratégicas (joint ventures,

joint research, participação minoritária no capital) entre empresas de

países industrializados e de NICs é de 2.3% do total; apenas no setor

automobilístico e de eletrónica pesada a proporção foi mais

significativa. Para contratos de tecnologia de sentido mais

tradicional, a proporção não é maior de 5% do total, outra vez apenas

significativa (ao nível de 20%) no setor automobilístico.

●Política Industrial no. 2, janeiro de 1993, p. 40, citando dados do livro de Hagedorn

"Catching up or failing behind: patterns in international inter-firm technology

partnering


●Impedida a aquisição por via derivada - comprando tecnologia - o acesso ao conhecimento de produção pelos países não industrializados fica especialmente difícil quando se diminui o papel e os poderes do Estado [1].

●

[1] Report, p. 278: "Virtually all countries that are home to technologically dynamic firms have experienced governmental involvement in high technological innovation".


Salvo o desenvolvimento autônomo, o caminho para obtertecnologia pareceria resumir-se ao investimento direto de risco .

● Não é esperável, porém, que a tecnologia assim introduzida naeconomia que recebe o investimento vá ser disseminada poroutras unidades produtivas Pode ser que, em casosdeterminados, mecanismos legais ou institucionais possamfavorecer em alguma proporção uma disseminação de conhecimentos pelo restante do setor produtivo

●D. Barbosa, Do capital Estrangeiro, Universidade de Campinas, 1993.


●

[2] Report, p. 158. "...while FDI may be a useful means of quickly

benefiting from the results of new innovations abroad through the

transfer of production, it does not necessarily imply a dissemination

of technological knowledge to domestic producers".

●"there was no evidence that TNCs helped national firms to catch up to

their higher levels of productivity". Frischtak C. R. and Newfarmer R. S. (ed.),

1994. Market Structure and Industrial Performance. United Nations, Library on

Transnational Corporations, Volume 15. London and New York: Routledge, p. 43

O PAPEL DO ESTADO NO TOT

• Em todos os países desenvolvidos de economia de mercado, o Estado controla o comércio de tecnologia, seja quanto aos aspectos monetários e fiscais dos pagamentos, seja quanto aos abusos das práticas restritivas que afetam a concorrência empresarial. Isto acontece porque esta modalidade do comércio entre as nações tem por objeto um bem intangível não facilmente utilizado para contornar as normas tributárias e para impor uma situação monopolística proibida pelas várias leis nacionais.

• A regulação europeia dos contratos de

que trata este capítulo encontrou nova

formulação no REGULAMENTO (UE)

N.o 316/2014 DA COMISSÃO, de 21

de março de 2014, relativo à aplicação

do artigo 101.o, n.o 3, do Tratado

sobre o Funcionamento da União

Europeia a certas categorias de

acordos de transferência de tecnologia

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32

014R0316&from=EN



• Artigo 4.o

• Restrições graves

• 1. Quando as empresas partes no acordo forem empresas concorrentes, a isenção prevista no artigo 2.o não é aplicável aos aco rdos que, direta ou indiretamente, isoladamente ou em conjugação com outros fatores que sejam controlados pelas partes, tenham porobjeto alguma das seguintes restrições:

• a) A restrição da capacidade de uma parte para determinar os seus preços quando da venda de produtos a terceiros;

• b) A limitação da produção, exceto as limitações da produção dos produtos contratuais impostas ao licenciado num acordo não recíproco ou impostas a apenas um dos licenciados num acordo recíproco;

• c) A repartição de mercados ou de clientes, exceto:

• i) a obrigação imposta ao licenciante e/ou ao licenciado, num acordo não recíproco, de não produzir com os direitos de tecnologia licenciados no território exclusivo reservado à outra parte e/ou de não vender, ativa e/ou passivamente, no territ ório exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo reservado à outra parte,

• ii) a restrição, num acordo não recíproco, de vendas ativas pelo licenciado no território exclusivo ou ao grupo de clientes exclusivo atribuído pelo licenciante a outro licenciado, desde que este último não fosse uma empresa concorrente do licencian te no momento da conclusão da sua própria licença,

• iii) a obrigação de o licenciado fabricar os produtos contratuais para sua utilização exclusiva, desde que o licenciado não tenha restrições de venda dos produtos contratuais, ativa e passivamente, a título de peças sobresselentes para os seus próprios produtos,

• iv) a obrigação imposta ao licenciado, num acordo não recíproco, de fabricar os produtos contratuais apenas para um cliente específico, quando a licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente;

• d) A restrição da capacidade de licenciado explorar os seus próprios direitos de tecnologia ou a restrição da capacidade de qualqu er das partes no acordo realizarem investigação e desenvolvimento, exceto se esta última restrição for indispensável para impedi r adivulgação a terceiros do saber-fazer licenciado.


• Nos países em desenvolvimento que também adotam a

economia de mercado o controle do Estado chegou a ir mais

longe. Além de verificar se os pagamentos estão corretamente

classificados do ponto de vista fiscal e se não há um abuso do

poder econômico da fornecedora da tecnologia, as autoridades

– em algum momento da história - procuraram reforçar a

capacidade de negociação das empresas privadas, de forma a

adequar a importação dos conhecimentos tecnológicos ao

desenvolvimento econômico e social da comunidade.


• Dentro destes princípios, a nossa antiga Constituição previa

uma maior intervenção do Estado na Economia, na crença de

que o fundamento da democracia é a participação equilibrada

de cada um dos benefícios do desenvolvimento dentro dos

princípios da livre iniciativa. Foi assim que, para assegurar a

participação acelerada do Brasil na plenitude das vantagens da

economia de mercado internacional que a Lei 5.648 de 1970

(parágrafo único do artigo 2º) ordenou ao INPI “regular a

transferência de tecnologia” com vistas ao desenvolvimento

econômico do país.


• A atual Constituição Federal (1988), apesar de uma

maior abertura de nossa economia ao capital

estrangeiro em decorrência da globalização e de

normas mais liberais previstas em nossa nova Carta,

segue a mesma premissa e não renunciou ao controle

ou intervenção do Estado na Economia, apesar de o

fazê-lo em menor grau e por outros instrumentos, tanto

que grande parte das leis em vigor anteriormente foram

recepcionadas pela nova Carta.

AS RAZÕES DA DISCIPLINA

ESTATAL NO CONTRATOS DE

TOT

AS RAZÕES DA DISCIPLINA ESTATAL NO

CONTRATOS DE TOT

• No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato nos órgãos estatais pode tornar-se necessária para as seguintes finalidades:

1. reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.

2. reconhecer, quando for competência da autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.

3. reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.


CONTRATOS DE TOT

• No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato nos órgãos estatais pode tornar-se necessária para as seguintes finalidades:

4. comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.

5. reconhecer que a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.

6. reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.

7. no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.

8. conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.


CONTRATOS DE TOT

• Razões de intervenção estatal

1. Transfer pricing

2. Controle cambial

3. Práticas restritivas

4. Controle geral de legalidade

5. Política industrial

6. Efeito registral ad omnes


CONTRATOS DE TOT

• “Constando da inicial que o contrato além de transferência de

tecnologia e assistência técnica previa a licença para uso de

marca fica desbastada no plano infraconstitucional a

necessidade de sua averbação no órgão competente,

antigamente Departamento Nacional de Propriedade

Industrial, hoje Instituto Nacional de Propriedade Industrial –

INPI”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Carlos

Alberto Menezes Direito, RESP 649261/RJ, DJ 16.04.2007 .

TRANSFER PRICING

FLUXOS NEGOCIAIS DE ATIVOS INTANGÍVEIS

NÃO FINANCEIROS

• Transfer pricing

• IRPJ 2002, resposta 650. O termo "preço de transferência" significa o preço praticado na compra e venda (transferência) de bens, direitos e serviços entre partes relacionadas (pessoas vinculadas).

• Em razão das circunstâncias peculiares existentes nas operações realizadas entre empresas vinculadas, esse preço pode ser artificialmente estipulado e, conseqüentemente, divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes, em condições análogas - preço com base no princípio arm’s length.


NÃO FINANCEIROS

• Transfer pricing Preços de Transferência

• RIR 2000 - Art. 241. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos (Lei nº 9.430, de 1996, art. 18):

• (...)

• § 9º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, referidos nos arts. 352 a 355 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 18, § 9º).


NÃO FINANCEIROS

Transfer pricing

“Restrições e vedações à ação do investimento estrangeiro parecem justificar-se (sem que, com isto, se garanta a eficácia da intervenção estatal) quanto às disfunções mais óbvias da produção multinacional. O controle do transfer pricing e a repressão ao abuso do poder econômico são dois exemplos flagrantes de atuação estatal recomendável .”

Direito de Acesso ao Capital Estrangeiro, Lumen Juris, 1996.


NÃO FINANCEIROS

Transfer pricing

“O exemplo egrégio desta utilização, contra os países desenvolvidos, do poder de mercado

de suas próprias multinacionais, era o nosso programa BEFIEX, do qual já tivemos

oportunidade de notar que “ao presumir um poder de exportação relativamente

independente do mercado natural do Brasil, como pressuposto dos favores fiscais à

importação de bens e equipamentos, levava em conta a capacidade das empresas

multinacionais de criar oportunidades, através de transfer pricing e outros meios; em

suma, propunha-se a "alugar", em favor da capacidade de exportação brasileira, uma

das características mais imputadas como daninhas do investimento multinacional, que

é o de transformar as variáveis econômicas locais, em função de um racionalidade

supranacional e seguramente não estatal” .

“O direito internacional aplicável ao capital estrangeiro”,

http://denisbarbosa.addr.com/66.doc


NÃO FINANCEIROS

Transfer pricing - Lei 3740-1958, Portaria MF 436

- Estudo da Receita em1957:

- As 33 maiores investidores no Brasil.

- Média de lucros (quando havia) 13 a 17% do capital registrado

- Média de royalties, AT, 62 a 67% do capital registrado

- Estudo de Rubens Gomes de Souza

- Noé Winkler, Tratamento Fiscal dos Royalties e dos Rendimentos da AssistênciaTécnica na Legislação do Imposto de Renda. Retrospectiva, in Imposto deRenda, Estudos no. 5, Ed. Resenha Tributária, p. 475.


NÃO FINANCEIROS

Transfer pricing

A atuação do INPI, na forma do CPI é complementar ao controle fiscal; não que seja o CPI norma tributária, nem se constitua o código expressão dos princípios gerais de direitos públicos, ou privado.

A raiz da exigência estaria no Dec.-lei 1.718/79 que, repetindo o Dec.-lei 5.844/44, coloca o INPI como órgão subsidiário do controle fiscal; à averbação o INPI verificaria a possibilidade de prestação efetiva da assistência técnica, a existência ou não de direito de propriedade industrial, etc.; em nível mais geral, a autarquia verificaria, como órgão especializado e ex ante, a necessidade da despesa e se esta é usual no

ramo de atividade em questão.


NÃO FINANCEIROS

Transfer pricing

• A prática atual, de não aplicar a 436 plenamente nas

operações arm´s lenght faz sentido no sistema em vigor.

• Mas não tem qualquer autorização legal.

• Assim, como a atuação do INPI não elimina o controle ex

post da Receita, É NECESSÁRIO OFICIALIZAR ESSE

PROCEDIMENTO ATRAVÉS DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA


NÃO FINANCEIROS

• Nota sobre incidências federais e municipais no pagamento de contratos

internacionais de Propriedade Industrial

• Janeiro de 2007. IRF, CIDE, ISS e PIS/COFINS, com Marcelo Siqueira

• http://denisbarbosa.addr.com/piscofins.pdf

CONTROLE CAMBIAL


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial

• “A partir de 1905, há intervenção oficial no regime cambial , que se intensifica - com vedação de remessas -, com o desenvolver da I Guerra. A autorização para a remessa de divisas toma nova forma em 1921, seguido logo depois da revolução de 1930 por um regime mais liberal; e o pêndulo foi mais uma vez entre o controle e a liberação “.

•Direito de Acesso.....


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial

• Art.21 - Compete à União:

• (...)

• VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza

financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de

seguros e de previdência privada;


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial

• Álvaro Antônio Zini Jr. Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil Edusp 1993. p. 17:

• "O regime cambial no Brasil é de monopólio cambial, isto é, só o Banco Central pode legalmente efetuar transações com divisas estrangeiras no país ou autorizar que agentes as façam, sob sua fiscalização. A determinação do preço da divisa estrangeira (a taxa de câmbio), por sua vez, não deve ser confundida com esta noção de monopólio cambial. A taxa de câmbio é estabelecida pelas forças de mercado e pelas intervenções do Banco Central". O Câmbio acha-se basicamente regido pelas Leis 4131, 4330/64 e 4595/67.


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial

• O registro é condição geral de remissibilidade dentro do regime de monopólio cambial, tanto no caso de capitais de risco, em inversão inicial ou reinvestimento, como de empréstimos e financiamentos, como de licenças de patentes e marcas e contratos de assistência técnica; igualmente continuam controladas pelo Banco Central as demais remessas - serviços, transferências de patrimônio, etc

•Vide Alberto Xavier, Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, RDM 69, p. 39.


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial

• Com base numa delegação de seus poderes de análise prévia das pretensões de remessa, o Banco Central cometeu – e continua incumbindo – o INPI a fazer tal avaliação.

• Está em vigor, presentemente, o regulamento anexo à Carta-Circular Nº 2.795, de 15.04.1998, que mantém o disposto no Comunicado FIRCE 19:

• (...) Art. 9º - A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento.


NÃO FINANCEIROSControle Cambial

• Resolução BACEN nº 3.844, de 23/03/2010: Art. 3º O registro de contratos de uso ou de

cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de

tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação

de serviços de assistência técnica e de franquia, somente deve ser efetuado após a

averbação do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Parágrafo

único. Sujeitam-se igualmente a registro os serviços técnicos complementares e as

despesas vinculadas às operações descritas no caput deste artigo, ainda que não

estejam sujeitos a averbação no INPI.


NÃO FINANCEIROS

Controle Cambial -

• 8110 - SAT-SERVICO ASSISTENCIA TECNICA

• 8210 - CESSAO DE MARCA

• 8221 - LICENCA USO MARCA-REMUN FIXA

• 8222 - LICENCA USO MARCA-REMUN VARIAVEL

• 8310 - CESSAO DE PATENTE

• 8321 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN FIXA

• 8322 - EXPLORACAO PATENTE-REMUN VARIAVEL

• 8411 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN FIXA

• 8412 - FORNEC TECNOLOGIA-REMUN VARIAVEL

• 8511 - FRANQUIA-REMUN FIXA

• 8512 - FRANQUIA-REMUN VARIAVEL

• 8611 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-FIXA

• 8612 - SERV DESP ISENTA AVERB INPI-VARIAVEL

PRÁTICAS RESTRITIVAS


NÃO FINANCEIROS

Práticas restritivas

1. Nos anos 60´, A SUMOC e depois o BACEN começaram a aplicar aos

contratos os parâmetros de controle às cláusulas restritivas nos contratos de

TOT

2. Influência:

1. Sistema Japonês de análise de contratos, de onde se herdaram os

parâmetros e estratégias

2. Prática da Comunidade Andina

3. AN 15/75


NÃO FINANCEIROS


• O INPI tem atuado desde a década de 70 na averbação ou registro de

uma gama de contratos, além das licenças de direitos de propriedade

industrial. A partir de 1975, tal processo encontrava seu núcleo legal no

Ato Normativo no. 15. Como narra Luis Leonardos:

• Embora já iniciada na segunda metade dos anos 60, a política de

substituição de importações afirmou-se em toda sua extensão na década de

70 até meados da década seguinte, sendo seu expoente máximo, no que se

refere à transferência de tecnologia, o Ato Normativo nº 15/75, do INPI.

Adotava-se, então, explicitamente o “Código Operacional” já vigente embora,

até então, não escrito e que seguia a mesma orientação adotada em outros

fôros como a Decisão n º 24/80, de Pacto Andino, e as discussões na

UNCTAD em torno de um “Código de Conduta para a Transferência de

Tecnologia”.(...)


NÃO FINANCEIROS


• CODETOT

• TRIPS


NÃO FINANCEIROS

Práticas restritivas - TRIPs

• ART.40. 1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de

licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual

• que restringem a concorrência

• podem afetar adversamente o comércio

• e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.


NÃO FINANCEIROS

Práticas restritivas TRIPs

• ART.40. 2

• 2 - Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem

em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam,

• em determinados casos,

• constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual

• que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante.


NÃO FINANCEIROS


• Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs

• A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas. Mais ainda, ela não se aplica automaticamente diretamente no direito interno dos países.

• Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais cláusulas.

• A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano, encontrado em http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RRA_Barbosa.pdf


NÃO FINANCEIROS


• Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:

• a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada;

• b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado

• c) a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseja.

• Nota Reichmann:

• Even so, the negotiators could only agree to name “exclusive grant back conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing" as examples of practices that states may clearly legislate against under article 40(2).


NÃO FINANCEIROS


• Sin embargo, el Acuerdo establece límites para la acción nacional y éste es, de hecho, el principal propósito de esta Sección. Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es restrictiva se tomen en cuenta tres elementos;

• a) la evaluación de las prácticas debe ser realizada en cada caso en particular;

• b) las prácticas deben constituir un "abuso" de los derechos de propiedad intelectual;

• c) ellas deben tener "un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente"

• A diferencia del artículo 40.1, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la existencia de tales efectos no pueden constituir una base suficiente para condenar una práctica, si ésta no afecta además la competencia en el "mercado correspondiente". El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.

• Carlos Correa, El Acuerdo TRIPs


NÃO FINANCEIROS


• A regra da razão

• Entendem os autores que o dispositivo do art. 40.2 de TRIPs

determina a utilização da chamada “regra da razão” na avaliação das

cláusulas restritivas em contratos de licença e de tecnologia.

• Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por

mais exaustivo e detalhista que seja, pode prever todos os fatos que,

em face de situações econômicas concretas, transformam o tipo

abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per

si, independentemente das situações concretas.


NÃO FINANCEIROS


• No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94 , em seu art. 54 . Em tal disposição se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo CADE.

• Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a autorização se o acordo:

• a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,

• b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e

• c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e

• d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente necessários para atingir os seus objetivos.


NÃO FINANCEIROS


• Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do mercado), mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).

• O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de agrupamento societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais (desde janiero de 2005, apurados só segundo o faturamento brasileiro) ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer outro caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a

concorrência ou dominar os mercados está sujeito à autorização .


NÃO FINANCEIROS


• A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia.

• Pode-se, talvez, tomar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs [1], os quais, inteligentemente aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.

•[1] Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, nada há que se objetar.


NÃO FINANCEIROS


Diretrizes para Exame de Contratos de Transferência de Tecnologia e

Licenciamento de Direitos da Propriedade Intelectual sob uma Perspectiva

do Direito Antitruste.

Resolução da ABPI nº 68


NÃO FINANCEIROS


• A própria estratégia de TRIPs, de rejeitar as práticas restritivas só quando sejam abusivas aos direitos de propriedade intelectual, instaura claramente o parâmetro de legalidade quanto ao qual se apurará a rejeição.

• Sabendo-se, por exemplo, qual conteúdo e os limites da patente, tudo o que exceder esse teor (em excesso de poderes ou desvio de finalidade) será abusivo.

• Não se exige, para reprimir o excesso de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer listagem específica, em vista do interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não há razão para fazê-lo neste caso, onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em jogo.


NÃO FINANCEIROS


• Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro ao averbação,

salvo emenda das partes.

• É seu dever de órgão registral.

• É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal, não lhe aproveitando,

quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.


NÃO FINANCEIROS


• Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros), a declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos.

• Há uma maneira de sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva – a disposição não tem efeitos adversos à concorrência .


NÃO FINANCEIROS


Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só paraum episódio de apuração de razoabilidade: antes deaplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abusono âmbito da propriedade intelectual, com suasfinalidades e poderes próprios.

Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca dobalanceamento da lesão concorrencial.

Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas seavalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.


NÃO FINANCEIROS


• Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à concorrência (entre partes) desleal se aplica, a fortiori, no tocante à análise das condições

• objetivas de concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE.

• Note-se que em duas oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a contratos da área de competência do INPI [1].

•[1] Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14de abril de 1999.


NÃO FINANCEIROS


• Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas

alternativas ao contratante que solicitou seu pronunciamento:

• alterar, ou

• submeter sua pretensão ao CADE.


NÃO FINANCEIROS


• Note-se que não há cadeia recursal entre os órgãos.

• Não há hierarquia entre INPI e CADE.

• Opera-se apenas um caminho lógico entre funções: o que é abusivo no plano da propriedade intelectual (abusivo como manipulação ilícita da concorrência, eis que todos os direitos em questão são de natureza concorrencial) pode ser aceitável no plano da concorrência objetiva, considerado o mercado como um todo.

• Não há uma cesura entre dois planos de direito, nem reapreciação em outra instância.

• Há, sim, o exame de funcionalidade de um mecanismo jurídico, num plano mais reduzido, e sua reapreciação num plano mais vasto.


NÃO FINANCEIROS


• Jurisprudência sobre PI do CADE

• A jurisprudência da autoridade antitruste brasileira (CADE) em matéria de propriedade intelectual se estende por 43 anos.

• A partir dos parâmetros do art. 40 de TRIPs, essa intervenção passa a ser crucial na definição das disposições aceitáveis nos contratos de propriedade intelectual e de tecnologia.

• http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc

http://denisbarbosa.addr.com/picade.doc


NÃO FINANCEIROS

• Com efeito, consta dos autos que a empresa autora, titular da patente PI 8702673, não

produzia ou comercializava o maquinário objeto do registro, tanto que o acordo de

confidencialidade firmado entre as partes tinha por substrato a transferência de tecnologia,

informações e dados acerca do projeto inventivo elaborado pela autora, para que a ré pudesse

viabilizar a produção do aludido maquinário. Nestes termos, não se vislumbra a existência de

concorrência sob qualquer aspecto entre a autora e a requerida, de modo que não há que se

falar em lucros cessantes a este título (concorrência desleal), pelo que inaplicável a regra do

artigo 208 da Lei 9.279/96, que prevê justamente indenização "pelos benefícios que o

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido". É neste contexto que se mostra

inviável o arbitramento de indenização em porcentagem do lucro auferido pela ré com a venda

indevida de maquinário por ela produzido em violação aos direitos decorrentes da carta patente

da autora - o que não exclui, como já consignado, a indenização pela própria violação da

patente. ." TJSP, AC Apelação n° 994.01.006974-7, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal

de Justiça de São Paulo, Des. Egidio Giacoia, 09 de março de 2010.

CONTROLE GERAL DE LEGALIDADE


NÃO FINANCEIROS

• Órgão registral, como quer a feição mais conservadora da doutrina, o

INPI terá, por força do art. 211, os deveres pertinentes a essa função.

• Imanente a ela, o dever de aplicação do princípio da legalidade,

descrito pelo mesmo Hely Lopes Meirelles:

• "Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei

autoriza. A lei para o particular significa 'pode fazer assim'; para o

administrador público significa 'deve fazer assim'" [1].

•

[1] Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros Editores, 2001 , p.

82


NÃO FINANCEIROS

• Entenda-se, a aplicação do princípio da legalidade aplica-

se ao órgão registral por força da Constituição. José

Afonso da Silva diz que:

• "o serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao

princípio constitucional da legalidade. O ato praticado ou

praticável é sempre previsto em lei, para ser executado e

cumprido na forma desta [1]"

•

[1] Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros

Editores, 1.992, p. 373/374


NÃO FINANCEIROS

• Entenda-se, porém, que a legalidade não é só extrínseca.

• Quem registra, especialmente para dar efeitos erga omnes, sela o

objeto registrado com a aparência de conformidade entre a situação

jurídica constante do negócio ou situação trazido a registro e o

sistema normativo:

• "o exame prévio da legalidade dos títulos objetiva estabelecer a

correspondência entre a situação jurídica e a situação registral, de modo

que o público possa confiar plenamente no registro. [1]"

•

[1] Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio

de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18.


NÃO FINANCEIROS

• No caso clássico dos contratos-padrão de parcelamentos imobiliários trazidos a registro, tem-se como dever do órgão registral escoimar os mesmos das cláusulas abusivas:

• Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, capítulo XX, das Normas de Serviço (Provimento nº 58/89): 171. É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, contidos na Lei n. 6766, de 19 de dezembro de 1.979 (arts. 26, 31, parágs. 1º e 2º, 34 e 35)

• Esse dever é tido por assente:

• “A regra dominante neste assunto, no nosso direito como em qualquer outro, é a de que o funcionário público deve negar sua colaboração em negócios manifestamente nulos, inclusive abster-se de fazer inscrições nos registros públicos” [1]

•[1] Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276.


NÃO FINANCEIROS

• Assim, é dever do INPI recusar-se a

registrar cláusulas manifestamente

abusivas – em especial dos direitos

pertinentes à sua área de

especialidade.


NÃO FINANCEIROS

• Supremo Tribunal Federal RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA

• DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-01305-02 PG-00397 RTJ VOL-00106-03 -01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma

• 14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do Recorrente a fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses superiores ao da empresa – por mais respeitáveis que sejam, e o são – mas subordinados ao interesse geral, de que o Recorrido deve ter, pelo próprio exercício da atividade. Visão mais ampla e independente.

POLÍTICA INDUSTRIAL


NÃO FINANCEIROS

• Até a vigência da Lei 9.279, a atuação do INPI, sob os pressupostos do Art. 172da Carta e em atendimento da lei federal em vigor, fazia-se pela análiseeconômica e jurídica dos atos e contratos a ele submetidos, cabendo-lhe

• não somente a verificação de regularidade dos documentosquanto às conseqüências tributárias e cambiais

• como também o juízo de conveniência e oportunidade dacontratação tendo em vista os interesses gerais dodesenvolvimento econômico e social do país.


NÃO FINANCEIROS

• . Diz Eros Grau, em seu “A Ordem Econômica na Constituição de 1988”, Revista dos Tribunais, 1991, p. 270:

• “Diz o Art. 172 que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucro”.

• A Constituição planta as raízes, neste preceito, de uma regulamentação de controle - e não de uma regulamentação de dissuasão - dos investimentos de capital estrangeiro. Não os hostiliza. Apenas impõe ao legislador ordinário o dever de privilegiar o interesse nacional ao discipliná-lo. Cuida-se aqui, tão-somente, de submetê-lo às limitações correntes que a ordem jurídica opõe ao exercício do Poder Econômico. (Grifamos)


NÃO FINANCEIROS

• O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para reequilibrar as potencialidades negociais ou para afirmar a política industrial vigorante.

• Tal poder-dever foi excluído de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual incumbia à autarquia “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.


NÃO FINANCEIROS

• Supremo Tribunal Federal RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA

• o que à empresa pleiteante parece excelente e realcontribuição, em know how, ao Pais - sob a ótica especial,individual, em que se coloca, e sem prejuízo dahonestidade de seus propósitos - pode, na verdade, não orepresentar, no exame complexo de uma realidade muitomais ampla, na vida geral do problema, de que presume alei - o INPI deve ter, como centro mesmo de todas aspretensões relativas ao mesmo objeto.

• A esse respeito, a intervenção no domínio econômico nãoencontra opositores, se trata de área na qual o interesseprivado há subordinar-se ao superior interesse geral, queo Estado encarna e representa.


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• "Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas

e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96),

de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº

4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo:

• (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter -partes, desde a assinatura;

• (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e

• (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

• II - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país,

não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados

pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as

diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no

sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao

capital estrangeiro, a partir da década de 90.


NÃO FINANCEIROS

• III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo

critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo

critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal -

resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de

atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de

delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta

falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus

reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados

para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não

cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena

de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.


NÃO FINANCEIROS

• Abalizando todo o exposto, trago doutrina de Denis Borges Barbosa acerca da matéria,

extraída de seu estudo Contratos de licença e de Tecnologia - a intervenção do INPI: Parece-

nos razoável concluir, como faz Luis Leonardos, que a Lei vigente retirou do INPI o poder de

intervenção nos contratos, quanto à sua conveniência e oportunidade, como parte do poder

antes atribuído à Autarquia de regular a transferência de tecnologia para o país: Esta

orientação veio a culminar com a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14/05/96),

vigente a partir de 15.05.97, e que suprimindo o parágrafo único, do art. 2º da Lei 5.648/70,

eliminou das atribuições do INPI, a de regular a transferência de tecnologia. " TRF2, AMS

71138 2007.51.01.800906-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da

Segunda Região, por maioria, Des. Messod Azulay Neto, 28 de abril de 2009 .


NÃO FINANCEIROS

• PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE

ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. A

atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para

averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos

se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de

criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em

última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas

sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das

mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do

país


NÃO FINANCEIROS

• 2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei

n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir

quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse

juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir

cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras,

ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo

como agente delegado da autoridade fiscal. 3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a

admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes

deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da

Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e

fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou

semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II,

atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em

qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o

uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e

fabricação


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• Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração

de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia. 4. Apelação

desprovida.” (TRF 2ª Região, Apelação em mandado de segurança, Processo nº.

2006.51.01.511670-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Desembargadora Liliane Roriz,

julgado em 21.10.2008, DJU 31.10.2008, p. 164).

EFEITO REGISTRAL AD OMNES


NÃO FINANCEIROS

• Averbação e anotação na Lei 9.279/96

• A lei assim se expressa quanto a contratos de licença de marcas e de patentes:

• CPI/96 - Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

• § 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

• § 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

• CPI/96 - Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

• § 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

• § 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI


NÃO FINANCEIROS

• Quanto às cessões (transferências) de marcas e patentes, assim diz a Lei:

• Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

• I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)

• Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

• Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

• I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)

• Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.


NÃO FINANCEIROS

• Assim, como já ocorria na lei de 1971, averbação das licenças e cessões não se

destina a dar eficácia absoluta ao contrato.

• Pela nova lei, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato

é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade.

• Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

EFEITO ERGA OMNES

• "O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros,

precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei

n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e

apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente

registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...)

Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão

recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a

averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a

providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ,

Resp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro

Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004

EFEITO ERGA OMNES

• "Transferência de Patentes - Efeitos da cessão entre as partes só produz seus efeitos em

relação a terceiros depois de anotada no INPI (Art.27 § Io) e publicada na RPI (Revista

de Propriedade Industrial”. TJSP, Apelação Cível com Revisão n° 041.087-4/0, Sétima

Câmara de Direito Privado, Des. Julio Vidal, 7 de outubro de 1998.

EFEITO ERGA OMNES

• ""A primeira diz respeito à formalização da cessão da mencionada Patente, uma vez que,

conforme os arts. 58-9 da Lei 9.279/96, é necessário haja contrato de cessão. DENIS

BORGES BARBOSA comenta que a cessão de patente pressupõe um contrato de cessão pelo

qual ocorre "a mudança do titular dos direitos sobre a patente", e como o Código da

Propriedade Industrial não define o regime jurídico, prossegue ele dizendo que a doutrina

remete a regulação ao Código Civil, "aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito;

subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação." (Uma Introdução à

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 1049). No caso, não houve

um contrato de cessão da norte-americana Cyanamid para a BASF, tendo por objeto os direitos

da Patente nº 9202950-7. Pelo quanto se deduz, a BASF tem-na inserida no - digamos - pacote

dos ativos do agronegócio. A segunda questão diz respeito à efetiva cessão perante o INPI,

pois, sabidamente, vigora na propriedade industrial o princípio da formalidade ou da proteção

não-automática. Quer isso dizer que o registro tem efeito constitutivo do direito. A proteção só

inicia a partir do depósito, diferentemente, por exemplo, do que ocorre nos direitos autorais,

onde vigora o princípio da informalidade ou da proteção automática, significando isso que o

registro tem efeito meramente declarativo (Lei 9.610/98, arts. 18 e 19).

EFEITO ERGA OMNES

• ""Ora, se o registro da Patente é constitutivo do direito, diferente não pode ser, e não é,

relativamente à cessão. Por isso mesmo, diz o art. 60 da Lei: "As anotações produzirão efeito

em relação a terceiros a partir da data de sua publicação." Como a BASF ainda não

providenciou, no Brasil, a cessão da Patente que invoca, junto ao INPI, pelo menos não há

prova nem invocação alguma é feita em tal sentido, a alegada compra, mesmo que se dispense

a celebração de contrato específico, é ineficaz face a terceiros ( rectius, autores-agravantes).

Se ainda não constituiu o direito como cessionária, direito algum há, e por decorrência, em

princípio, destituídas de amparo legal a verdadeira "máquina de pressão" montada, com

avisos, advertências, ameaças, notificações, etc. Ademais, se o direito é constituído pela

formal cessão junto ao INPI, desimporta o eventual conhecimento dos orizicultores de que a

BASF comprou os direitos relativos à Patente registrada em nome da norte-americana

Cyanamid. Enquanto não oficializada no INPI, a cessão, face a eles, como terceiros, é

ineficaz." TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado,Des.

Irineu Mariani, 12 de dezembro de 2007.


NÃO FINANCEIROS

•

• "1. Se a ação se destina a cobrar tão-somente o valor das remunerações ou

realdades (royalties em versão anglófona) pelo uso da patente, deve ser

processada a causa na Justiça estadual. 2. A incidência do ato normativo nº

135 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que regula a

celebração de contratos de cessão de uso de patente, não atrai

necessariamente a competência da Justiça Federal, a não ser que o próprio

ato seja questionado, o que não ocorre nos autos, pois a atividade do INPI,

no que toca ao presente feito, é estritamente notarial (art. 211, Lei 9279-96."

TRF2, AI 2005.02.01.012774-9, 2a. Turma Especializada, Des. André

Fontes, 25 de abril de 2006.


NÃO FINANCEIROS

•

• ""PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COMINATÓRIA -Cumulação com perdas e danos -

Inexistência de prova da expedição da patente de modelo de utilidade junto ao INPI - Ausência,

aliás, de atendimento aos Artigos 3o, e 126, da Lei n° 5772/71, no que diz respeito ao contrato

de "Know How" com empresa alemã - (...) Sem dúvida, sobre não se haver atendido as

normas da Lei de Registros Públicos já citadas, deixou-se, também, de atender às previstas na

Lei de Propriedade Industrial (art. 3°, e 126, da Lei n° 5772/71 - hoje art. 211, da Lei n° 9279,

de 14.5.96), no que diz respeito ao "Know - How" cedido pela empresa alemã à autora. (...)

Mesmo quanto à transferência de tecnologia, como já se salientou, não houve obediência ao

Ato Normativo n 0015, de 11.9.75, que regulamenta o artigo 2o. § único, da Lei 5.648, de

11.12.70, e art. 126, da Lei 5.772, de 21.12.71, que exige averbação no INPI." TJSP, AC

24.562.4/4,Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

Rodrigues de Carvalho, 10 de junho de 1999

• .


NÃO FINANCEIROS

• Nota sobre a inexpugnibilidade da

cessão de marcas

• Quando a cessão de marcas se torna

insuscetível de questionamento

• http://denisbarbosa.addr.com/novidade

s.htm

http://denisbarbosa.addr.com/inexpugnibilidade.pdf

http://denisbarbosa.addr.com/inexpugnibilidade.pdf


NÃO FINANCEIROS

• A norma de competência pertinente aparentemente no que se refere às

tecnologias não patenteadas é a seguinte:

• Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de

tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação

a terceiros.

AS OUTRAS RAZÕES DE DISCIPLINA

INTERVENTIVA


INTERVENTIVA

• “reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão,

permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e

vantagens previstos em legislação específica .”

• Por exemplo, pela Lei nº 11.196/05

• Vide http://www.protec.org.br/enitec.asp


INTERVENTIVA

• “reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores”.

• Entendo que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as cláusulas abusivas no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como desigualdade entre partes -, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma presunção de que o licenciado ou adquirente do know how seja hipossuficiente (embora isto resulte do senso comum). Igualmente não lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre elas (boa fé subjetiva).

comÉrcio e transferÊncia de tecnologia: aspectos … · • o comércio de tecnologia - aspectos...

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