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27/11/11 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa

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Acórdãos TRL Acórdão do Tribunal da Relação de LisboaProcesso: 0072922

Nº Convencional: JTRL00016005

Relator: EDUARDO BAPTISTA

Descritores: MARCAS

EX-COLÓNIA PORTUGUESA

REGISTO

EFICÁCIA

CASO JULGADOEXTENSÃO DO CASO JULGADO

Nº do Documento: RL199401200072922

Data do Acordão: 20-01-1994

Votação: UNANIMIDADE

Tribunal Recurso: T CIV LISBOA 2J

Processo no Tribunal

Recurso:

25/92-2

Data: 15-07-1992

Texto Integral: SPrivacidade: 1

Meio Processual: APELAÇÃO.

Decisão: CONFIRMADA A DECISÃO.

Área Temática: DIR COM - MAR PATENT.DIR PROC CIV.

Legislação Nacional: CPI40 ART93 N12 ART94 ART97 - ART102.

DL 40/87 DE 1987/01/27 ART2.

CPC67 ART671 N1 ART673.

ReferênciasInternacionais:

CONV DE MADRID DE 1891/04/14.CONV DE PARIS DE 1883.

Jurisprudência Nacional: AC STJ DE 1976/06/29 IN BMJ N258 PAG220.AC STJ DE 1977/11/24 IN BMJ N271 PAG172.

Sumário: - Os registos nacionais feitos exclusivamente com a finalidade de asua titular poder estender a protecção de uma marca internacional àsex-províncias ultramarinas não produziam qualquer outro efeitojurídico em Portugal metropolitano, como actualmente não produzqualquer efeito em Portugal.- A força do caso julgado abrange não só as questões directamentedecididas na parte dispositiva da sentença, como ainda as questõespreliminares que, tendo sido decididas expressamente nafundamentação da sentença, sejam antecedente lógico indispensávelà decisão tomada na sua parte dispositiva.

Decisão Texto Integral: Acorda-se na 2 Secção do Tribunal da Relação de Lisboa:1 - "Ètablissement Pharao", sociedade comercial com sede emAeulestrasse 38, em Vaduz (Principado do Liechtenstein), interpôsrecurso do despacho, datado de 28 de Janeiro de 1991, do Directordo Serviço de Marcas do INPI, que recusou a extensão a Portugal damarca internacional n. R-340689, em benefício da recorrente, com ainvocação de ela se confundir com as marcas internacionais n.s R172164 "Apiserum", renovada em 1973, pertencente a "LaboratoiresSIDEL, SA", R 214068, "Apiserum", renovada em 29 de Outubro de



1978, pertencente a esta mesma sociedade e R 214.069, "Bi-Apiserum", renovada em 29 de Outubro de 1978, também de"Laboratoires SIDEL, SA".Distribuido o respectivo processo ao 2 Juizo Cível(2 Secção), da comarca de Lisboa, veio o recurso a ser julgadoimprocedente, confirmando-se o despacho recorrido.Inconformada veio a recorrente apelar daquela decisão,apresentando alegações, onde, em resumo, concluiu:- A Recorrente é proprietária e titular da marca internacionalAPISERUM, registada em Portugal no INPI desde 1954 (sob os n.98833 e 98834 e, a partir de 1969, sob os n.s 193113 e 193114),mercê de sucessivas transmissões devidamente averbadas no INPI,sendo estes registos renovados e revalidados em 1979;- A Recorrente foi expressamente reconhecida como proprietária damarca em 1987 (doc. n. 10);- A marca está registada em nome da Recorrente como marcainternacional, sendo a respectiva protecção extensiva a Portugal(doc.s ns. 12 e 16), o que não acontece com a marca da recorrida(doc. n. 13);- A alteração de números de registo em 1969 apenas teve comoobjecto a extensão da protecção da marca APISERUM aos territóriosultramarinos, e não constitui atribuição de novo registo;- Com a caducidade dos efeitos dessa extensão e a revogação dosarts. 97 e 102 do Código da Propriedade Industrial pela Lei n. 40/87,a respectiva protecção reverteu aos seus antigos limites (territóriocontinental), pois a cessação dos efeitos extensivos não afectou avalidade do registo anterior;- Posteriormente, o INPI reconheceu expressamente a Recorrentecomo proprietária da marca (doc. n. 10);A recorrente, que opina ter o despacho recorrido violado os arts. 2 e6-A da Convenção de Paris para a protecção da propriedadeindustrial e o art. 113 do Código da Propriedade Industrial, terminoupedindo a revogação do despacho recorrido e o deferimento daprotecção em Portugal da marca internacional n. 340.689, em seufavor.A Apelada contralegou.Nas suas contralegações, a Apelada sustenta a sentença e odespacho impugnados, defendendo que a marca internacional n.172164 é dela, Apelada, e não da Apelante; que a licença deexploração concedida a "Fernando de Oliveira & Ca" se referia não àmarca internacional, mas apenas às "inclusões no registo nacional damesma marca", as quais deixaram de ter efeito jurídico em Portugal;Embora a marca APISERUM esteja registada na OMPI com o n.340689, a sua extensão a Portugal foi objecto de recusa; a marcainternacional n. 355062 (APISERUM), da ora Apelada, nuncaabrangeu o nosso País e não foi base da recusa da marca da daApelante.Foram colhidos os vistos legais.Cumpre decidir.2 - Importa, antes de mais, fixar os factos relevantes para a decisãoda presente apelação.



Da análise dos documentos juntos aos autos resultam assentes osseguintes factos relevantes:Em 19 de Outubro de 1953, foi registada a favor de (J) a marcainternacional "APISERUM".Por despacho de 21 de Setembro de 1954, publicado no Boletim daPropriedade Industrial n. 9-1954, foi concedida protecção emPortugal àquela marca internacional, através do n. 172164.Em 24 de Fevereiro de 1957, aquela marca internacional foiregistada a favor da "Société des Laboratoires Santa".Para efeitos de as tornar extensivas às províncias ultramarinas, a"Socièté des Laboratoires Santa" requereu a inclusão daquela marcacomo marca nacional.Por despacho de 28 de Fevereiro de 1959, foram incluidas noregisto, como marcas nacionais n. 98833 e n. 98834 (APISERUM),pertencentes a "Société des Laboratoires Santa (Societé à r. l.)",sendo o valor do registo tornado "extensivo às províncias ultramarinasGuiné, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, India,Macau e Timor".Por contrato escrito, datado de 20 de Setembro de 1962,"Laboratoires Santa" concedeu à ora Apelante licença para aexploração e uso da marca APISERUM, de entre outras, pelo prazode vinte anos, renováveis tacitamente, salvo se houver denúncia docontrato com a antecedência mínima de um ano.Em 30 de Janeiro de 1969, foi averbada a transmissão do registo n.98834 a favor da Apelante "Ètablissement Pharao".Por despacho de 27 de Janeiro de 1969, foi autorizada a renovaçãodos registos ns. 153113 e 153114, bem como da extensão davalidade deste último a Angola e Moçambique.Em consequência da realização destes averbamentos registrais emfavor da ora Apelante, "Ètablissement Pharao", a "LaboratoiresSanta" e outra moveram acção ordinária, que correu na 2 Vara Cívelde Lisboa, em que impugnam os registos de averbamento dastransmissões efectuadas e pedem a declaração da sua nulidade. Talacção foi julgada improcedente por se ter entendido que no contratocelebrado entre ambas as sociedades "expressamente se consignaque os registos efectuados a favor daquela Autora, se transmitempara a Ré pelo tempo de eficácia da cessão" (sic).Estes registos foram renovados e revalidados, conforme publicaçãofeita a fl.s 355 do Boletim da Propriedade Industrial n. 2/1979.Por contrato escrito, datado de 10 de Julho de 1981,"Ètablissement Pharao" concedeu a "Fernando de Oliveira& Ca" autorização de exploração dos produtos APISERUM e BI-APISERUM em Portugal pelo prazo de cinco anos, renovável.Por despacho de 5 de Agosto de 1987, foi autorizado o averbamentoda licença de utilização referentes ao registos das marcas n. 153.113e 153.114 a favor de "Fernando de Oliveira e C.".Em 29 de Novembro de 1987 foi registada sob o n. 340.689, emfavor da ora Apelante, "Ètablissement Pharao", a marca internacional"APISERUM" para Marrocos, San Marino, Suiça, Checoslováquia eIugoslávia.Em 27 de Fevereiro de 1989 foi registada sob o n. 355.062, a favor



de "Laboratoires Sidel", a marca internacional APISERUM para osseguintes países: Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), Egipto,Espanha, Itália, Liechtentein, Marrocos, Mónaco, Roménia, SanMarino, Suiça, Checoslováquia e Iugoslávia.O registo da marca internacional n. 172164 transmitiu-se de "Sociétéde Exploition des Laboratoires SANTA" para "Ètablissement Pointet"(fl.s 56) e a sua protecção internacional abrangia Portugal (fl.s 57).A marca n. 172164 (APISERUM) transmitiu-se de "ÈtablissementPointet" para a Apelada "Laboratoires SIDEL" (fl.s 58).A marca internacional n. 172164 encontra-se registada em Portugalcomo sendo pertença da Apelada "Laboratoires SIDEL"."Laboratoires SIDEL" remeteram, por registo com AR, à Apelante"Ètablissement Pharao" uma carta, datada de 7 de Agosto de 1981,junta por fotocópia a fl.s 71, comunicando-lhe que o contrato delicença de exploração celebrado em 20 de Setembro de 1962, entreela e a "Laboratoires SANTA", não seria renovado no seu termo.3 - Impõe-se, seguidamente, resolver as questões postas pelaApelante.Tais questões são, se bem vemos, as seguintes:Saber a quem pertence a marca internacional n. R 172164 e se aApelante tem direito à exploração em Portugal; eSaber que direitos conferem à Apelante o facto de estaremregistadas em seu favor os registos de marca nacional ns. 153113 e153114.Estas questões serão decididas pela ordem exposta.3.1 - Vai conhecer-se, em primeiro lugar, a questão de saber se aApelante é dona da marca "APISERUM", objecto do registointernacional R 172164 e que, a nosso ver, é a fundamental.Ora, salvo o merecido respeito pela douta opinião da Apelante, nãose vê que a referida marca internacional lhe pertença.De facto, como resulta do exposto em 2, a registo internacional n. R172164 está inscrito a favor da Apelada "Laboratoires SIDEL, SA" eo respectivo registo mantém-se sucessivamente actualizado.Verifica-se também que, relativamente a este registo internacional ea Portugal, a única coisa que a Apelante teve foi uma licença parasua exploração por vinte anos e o direito a inscrevê-las a seu favor noRegisto Nacional, em consequência do contrato celebrado em 20 deSetembro de 1962 e junto por fotocópia a fl.s 60 e 62. Cfr., o doutoacórdão do STJ junto a fl.s 17 a 20 e a fl.s 63 a 70.Mas, ultrapassado o prazo de validade daquele contrato e sem queeste se mostre renovado, ou substituido por outro, que lhe dêidênticos direitos, deixou a ora Apelante de poder fazer a exploraçãodaquela marca internacional n. R 172164, em Portugal.Não se diga que o referido acórdão do STJ não tem força vinculatóriaentre a Apelante e a Apelada, uma vez que esta última não foi parteno processo em que foi proferido.Na verdade, entendemos que aquele douto acórdão é vinculativoentre partes actuais, uma vez que a Apelada "Laboratoires SIDEL,SA" é sucessora da "Laboratoires SANTA, SRL" na titularidade dosdireitos sobre a dita marca internacional.E de facto, segundo o disposto no n. 1 do art. 498, do CPC, há caso



julgado ou repetição de uma causa, quando a nova acção é "idênticaa outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir" e o seu n.2 estabelece que a identidade dos sujeitos existe quando as partessão "as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica".Ora, como ensinava o Prof. Alberto dos Reis, in "Código Proc. CivilAnotado", Vol. III, pág. 98, há identidade de sujeitos no caso dealguém ter sucedido "mortis causae", ou a "título singular", a uma daspartes da primeira acção. A este último respeito escrevia o Mestre, a"primeira acção é proposta por determinada pessoa, que depoistransmite a outra por venda, troca, doacção, cessão etc., o direito,objecto da acção; se o adquiriente ou o cessionário propuser maistarde a mesma acção, há identidade entre as partes, posto que osautores sejam diversos fisicamente, porque estão em juízo na mesmaqualidade" (sic).Ora, como se verifica do dito douto acórdão, a "Laboratoires SANTA,SRL" invocava, precisamente, a sua qualidade de detentora inscritada marca internacional n. 172164.Assim sendo, concluiu-se que o julgado formado na acção que correutermos na 2 Vara Cível da Comarca de Lisboa obriga ambas aspartes deste recurso e que, tal como se disse atrás, a Apelante sótinha o direito de explorar a marca internacional n. R 172164, emPortugal, em conformidade com os termos contrato que celebraracom a "Laboratoires SANTA, SRL" e pelo prazo de duração deste.Nunca foi a dona da dita marca internacional.Improcede, portanto, a primeira conclusão das doutas alegações daApelante.3.2 - Posto isto, há que ver qual o valor das inscrições registrais damarca "APISERUM", como marca nacional sob os n.s 153113 e153114.De facto, verifica-se que, ao contrário do que se afirma na conclusão2 da alegação da Apelante, aquilo que se afirma ser propriedade de"Ètablissement Pharao" são as marcas NACIONAIS n.s 153113 e153114 e não a marca INTERNACIONAL n. R 172164.Portanto, como se disse inicialmente, há que ver qual o valordaqueles registos.A questão está bem desenvolvida na douta sentença recorrida epouco se lhe poderá acrescentar de relevante.De facto, como resulta da matéria dada como provada, os registosnacionais ns. 98833 e 98834, renovados em 1969 como ns. 153113e 153114, são meras inclusões da marca internacional n. 172164"APISERUM", feitas exclusivamente com a finalidade de a sua titularpoder extender os efeitos e garantias do registo da sua dita marcainternacional às ex-províncias ultramarinas.De facto, nos termos do art. 97 do CPI, a garantia da protecçãoresultante do registo da marca "nas províncias ultramarinasDEPENDE do seu prévio registo na metrópole", com o formalismoconstante dos seus art.s 98 e 102.Ora, o titular de um registo, que "pretenda tornar extensiva àsprovíncias ultramarinas a protecção da sua marca", deveria requerê-la à repartição da Propriedade Industrial, instruindo o seu pedido deharmonia com o disposto no art. 98 daquele Código.



Portanto, foi dando cumprimento a este normativo que a então titularda marca internacional R 172164 promoveu a sua inclusão, bemcomo de outras, no registo nacional, nos termos já falados.Não se diga, como pretende a Apelada, que estes registos ns. 98833e 98834 e ns. 153113 e 153114 lhe asseguravam as garantiaspróprias do registo da marca respectiva em Portugal metropolitano,já que esta resultava da sua inclusão no registo internacional dasmarcas de fábrica e comércio, criado pela Convenção de Madrid de14 de Abril de 1891 e do facto de Portugal ter assinado a Convençãode Paris de 1883, que criou a União para a protecção da ProriedadeIndustrial.Ou seja, os únicos efeitos jurídicos que aqueles registos de marcatinham eram, de facto, permitirem a extensão da protecção da marcainternacional às então denominadas "províncias ultramarinas", nãoproduzindo qualquer outro efeito jurídicos em Portugal metropolitano.A regulamentação determinante das ditas inclusões deixou de ter amaior parte do fundamento após a independência política das ex-colónias portuguesas, só o tendo mantido em relação ao território deMacau (cfr. a Lei n. 1/76, de 17.2), sem embargo de muitoprovavelmente terem subsistido os efeitos práticos daqueles doisregistos, após aquelas independências, já que vários desses paísesmantiveram em vigor a legislação portuguesa anterior e ageneralidade do valor dos actos realizados anteriormente.Mas, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n. 40/87, de 27 deJaneiro, cujo art. 2 revogou os arts. 97 a 102 do Cód. da PropriedadeIndustrial, não se vê que os ditos registos ainda produzam qualquerefeito jurídico atribuitivo de direitos na ordem jurídica internaportuguesa.De facto, a nosso ver, se algum efeito jurídico lhes subsistir eleresultará das legislações internas das ex-colónias africanas, que lhospoderão ter atribuido, quer mantendo em vigor, na sua ordem jurídicainterna, legislação portuguesa já revogada em Portugal, querconcedendo-lhe esses efeitos directamente. Ou seja, sublinha-se,esses efeitos, se existirem, são na ordem jurídica interna dessespaíses e não na ordem jurídica interna portuguesa.Portanto, segundo o nosso ver, aqueles registos não podem,claramente, atribuir à Apelante o direito de obter a extensão do seuregisto internacional n. R 340689 para Portugal, como pretendeu.Mas, se bem vemos, ainda abordando o problema de outro ponto devista se chegará a conclusões idênticas.De facto, como vimos, na acção movida por "Laboratoires SANTA,SRL" e outra contra a ora Apelante ficou decidido que, por força docontrato celebrado entre ambas as sociedades "expressamente seconsigna que os registos efectuados a favor daquela Autora, setransmitem para a Ré PELO TEMPO DE EFICÁCIA DACONCESSÃO" (sic/a saliência em maiúsculas é de nossaresponsabilidade).Viu-se também que o contrato tinha a duração de vinte anos, os quaisterminaram em Setembro de 1982, não se tendo demonstrado queele tenha sido prorrogado ou substituido por outro com iguais efeitos.Por último, foi ainda visto que os efeitos do julgado formado naquela



acção obrigam e, reflexamente, aproveitam à ora Apelada nostermos estabelecidos nos art. 671, n. 1 e art. 673 do Código Proc.Civil. Isto significa que tendo ficado estabelecida a duração daeficácia dos registos ora referidos, essa questão ficoudefinitivamente assente entre as partes que a não podem discutirmais.Efectivamente, vem sendo entendido que a força do caso julgadoabrange não só as questões directamente decididas na partedispositiva da sentença, como ainda as questões preliminares que,tendo sido decididas expressamente na fundamentação da sentença,sejam antecedente lógico indispensável à decisão tomada na suaparte dispositiva. Cfr., sobre o problema dos limites objectivos docaso julgado, o Prof. Dr. Manuel Andrade, in "Noções Elementares deProcesso Civil", pág. 317, o Prof. Dr. Vaz Serra, in "Rev. Leg. Jur.",ano 110, pág. 232, o Cons. Dr. J. Rodrigues Bastos, in "Notas aoCódigo de Processo Civil", Vol. III, pág. 253 e os Ac.s do STJ de29/6/76 e de 24/11/77, in "BMJ" n. 258, pág. 220 e n. 271, pág 172,respectivamente.Ou seja, na decisão, que ora vimos referindo, não se decidiu somenteque os registos atacados pelos Autores (a "Laboratoires SANTA,SRL" e outra), decidiu-se também qual a duração da eficácia dodireito a tais registos. E, dado que se trata duma questão preliminar eé fundamento lógico necessário da decisão tomada na partedispositiva da decisão, ficou abrangida pela força do caso julgado.Portanto, temos de concluir que, por força do então decidido, osdireitos da Apelada aos registos ora referidos, que são os mesmosque então se atacavam, tinha a duração da eficácia do contratoreferido e já caducado.Ou seja, presentemente, a Apelante não tem direito ao uso dosaludidos registos de marca e designadamente não pode servir-sedeles para basear a sua pretensão de extender a Portugal os efeitosdo registo internacional R 340689.3.3 - Portanto, sendo o registo n. 172164 pertença da apelada eproduzindo ele os seus efeitos em Portugal, é manifesto que, comose decidiu na douta decisão recorrida, se verifica uma situação deimitação de marca alheia (art. 94 do Cód. Prop. Industrial), queconstitui o fundamento de recusa previsto no art. 93, n. 12 do mesmodiploma legal.Desta forma, nada há que criticar a decisão do Ex.mo Director doRegisto de Marcas em apreço, que fez uma correcta interpretação eaplicação das normas legais em vigor.Encontrada esta conclusão, por um lado, ficaram obviamenteprejudicadas todas as conclusões da douta alegação da Apelantenão apreciadas expressamente e, por outro lado, terá de entender-seque a apelação improcede totalmente.4 - Pelo exposto, acorda-se na improcedência da apelação e naconfirmação da decisão recorrida.Custas pela Apelante.Ressalvo: "eficácia" "concessão"Lisboa, 20 de Janeiro de 1994.

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