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B i b l i o t e c a . A S I P I

Asociación Interamericana de la Propiedad IntelectualInter–American Association of Intellectual Property

Associação interamericana da Propriedade Intelectual

Manual informativo por países

Legislación Marcaria

Ecuador

Manual informativo por países

© De la presente edición

Asociación Interamericana

de la Propiedad Intelectual

(ASIPI), 2016

ISBN

En trámite

Jorge Chavarro Aristizábal

Coordinación

Natalia Tobón Franco

Edición de textos

Saúl Alvarez Lara

Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la repro-

ducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación

a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier

forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico,

fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por

escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad

Intelectual (ASIPI). La infracción de dichos derechos puede

constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIPI no se hace responsable por la forma o contenido

de los artículos publicados en esta revista pues cada uno

refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2016

Colección de




Legislación Marcaria

Ecuador

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

Legislación Marcaria . ASIPI

María del Pilar TroncosoPresidente de ASIPI

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Prólogo

Manual informativo por países / Ecuador

El Comité “Manual informativo por países” de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –ASIPI- trabajó en estos Manuales informativos sobre Legislación Marcaria aplicable en diversos países de Iberoamérica con la intención de reunir en sólo documento, de manera clara, sistemática y uniforme, toda la infor-mación que abogados, empresarios, funcionarios públicos y legisladores necesitan conocer para registrar, usar y defender de manera legal y expedita las marcas fuera de sus países de origen.

La información contenida en cada una de estas cartillas será actualizada cada vez que la normatividad de cada uno de los países analizados así lo exija.

Quiero reconocer el trabajo juicioso, serio y riguroso de las siguientes per-sonas en esta cartilla:

Colaborador: Jaime Mantilla Compte I Falconi Puig Abogados I EcuadorEditores: Sebastián Lovera I Ladas & Parry LLP I Estados Unidos Jaime Durand P. I García Sayan Abogados I Perú

Esperamos que esta iniciativa de ASIPI y sobretodo, el arduo trabajo del Comité “Manual Informativo por países” sea de utilidad para usted y se convierta en una herramienta de primer nivel para su trabajo cotidiano.

María del Pilar TroncosoPresidente ASIPI

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I. Legislación aplicable II. Oficina de MarcasIII. Acuerdos InternacionalesIV. Registro de MarcasV. Presentación de SolicitudVI. Proceso de solicitud de registroVII. Renovación de registros de marcaVIII. Uso de marca registradaIX. TransferenciaX. LicenciaXI. Proceso de OposiciónXII. Acción de Cancelación por falta de usoXIII. Acción de Nulidad de Registro XIV. Acción por Infracción de Marca – Competencia DeslealXV. Registro con AduanasXVI. Nombres de Dominio

ÍNDIce

Presentación por la presidenta de ASIPI, María del Pilar Troncoso

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ColaboradorJaime Mantilla Compte I Falconi Puig Abogados I Ecuador

EditoresSebastián Lovera I Ladas & Parry LLP I Estados Unidos

Jaime Durand P. I García Sayan Abogados I Perú

I. LEGISLACIÓN APLICABLE Designación y Número: Ley de Propiedad Intelectual N°. 83Año: 1998 Disponible Online: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126452Otras:

• Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina• Año: 2000• Disponible Online: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651• Observación: Se aplica con preferencia la Decisión 486 de la Comunidad Andina

II. OFICINA DE MARCAS

• Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)• Página Web: http://www.propiedadintelectual.gob.ec & www.

iepi.gob.ec • Información Online:

• Búsquedas: no disponible • Estado de Solicitud: no disponible• Estado de Registro: no disponible• Estado de Oposición: no disponible• Acceso a documentos presentados por las partes: no disponible• Acceso a decisiones emitidas por Oficina de Marcas: no disponible

III. ACUERDOS INTERNACIONALES• Convención de París: Miembro• Protocolo de Madrid: No es miembro• Acuerdo de Madrid: No es miembro

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• Arreglo (Clasificación) de Niza: No es miembro, sin embargo, aplica la Clasificación de Niza por disposición legal expresa contenida en el Artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 151 de la Decisión 486 de la Co-munidad Andina

• Convención La Haya (Apostilla): Miembro• TRIPS: Miembro• Otros:

• País miembro de la Comunidad Andina de Naciones• Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de Buenos Ai-

res desde 1985

IV. REGISTRO DE MARCAS1. Tipos de Registro

• Nacional: disponible• Principal: no aplicable• Suplementario: no aplicable

• Regional: no aplicable

2. Tipos de Marcas - Registrables• Productos• Servicios• Tridimensionales • Sonoras• Olfativas• Gustativas• Slogans o lemas comerciales (deben solicitarse y registrarse

como accesorios a una marca)• Certificación • Colectivas• Nombre Comercial

3. Tipos de Marcas – No Registrables• Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases,

o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

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• Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna carac-terística del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;

• Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el len-guaje corriente o en la usanza comercial del país;

• Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;

• Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;• Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las caracte-rísticas o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

• Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

• Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, ban-deras y otros emblemas, siglas, denominaciones o abrevia-ciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la or-ganización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el Estado u organiza-ción de que se trate;

• Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de

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control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

• Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

• Consistan en la denominación de una obtención vegetal prote-gida en el país o en el extranjero, o de una denominación esen-cialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.

• Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente soli-citada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios res-pecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

• Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consu-midor;

• Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

• Constituyan una reproducción, imitación, traducción, translite-ración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

• Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, inde-pendientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

• Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipo-corístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural,

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distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector per-tinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herede-ros;

• Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales de-rechos; y,

• Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen

V. PRESENTACION DE SOLICITUD1. Presentación de Solicitud - Búsqueda

• Búsqueda previa a presentación de solicitud: No es obligatoria

2. Presentación de Solicitud – Documentos• Poder de Abogado: Puede ser presentado simultáneamente con

la solicitud o dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud • Formalidad del Poder:

• Notarización: requerida• Legalización: requerida • Certificación por Apostilla: requerida• Poder Original: requerido• Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio

electrónico no es aceptable• Declaración de uso: no aplicable

• Ejemplar de uso: no aplicable• Fecha de Primer uso: no aplicable• Lugar de uso: no aplicable• Lugar de Fabricación del producto: no aplicable

• Declaración de Intención de uso: no aplicable• Documentos Adicionales: No se requieren documentos adicio-

nales

3. Presentación de Solicitud – Productos y Servicios• Clasificación de Productos y Servicios:

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• Vigente: Clasificación Internacional de Niza, 10ª Edición• Clasificación Nacional: No existe

• Descripción de Productos y Servicios:• Productos: No es aceptable utilizar el título de la clase para

cubrir todos los productos de una clase. Se requiere una lista específica de productos o servicios

• Servicios: No es aceptable utilizar el título de la clase para cubrir todos los servicios de una clase. Se requiere una lista específica de productos o servicios

• Sistema: Uniclase (una solicitud por clase)

4. Presentación de Solicitud – Marcas Figurativas y Mixtas• Número de dibujos necesarios: No especificado en la ley (por lo

menos una copia)• Colores aceptados: toda combinación de colores (que consten

en la lista de pantone)• Solicitud de Marca para un color aislado no es aceptable, salvo

que se demuestre que haya adquirido distintividad para identi-ficar los productos o servicios para los cuales se utiliza

• Descripción del diseño/dibujo: descripción del diseño debe ser proveída con la solicitud

5. Presentación de Solicitud – Prioridad• Disponible conforme al Convenio de París (solicitud que invoca

prioridad deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca)

• Plazos: • Reivindicación: Debe ser invocada al momento de la presenta-

ción de la solicitud• Documento: Debe ser presentado dentro de los 6 meses si-

guientes a la presentación de la solicitud

VI. PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO1. Proceso - Consideraciones Preliminares

• Prioridad en adquisición de derechos en la marca: Prioridad del derecho se adquiere al presentar una solicitud de marca ante la Oficina Nacional de Marcas

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• Uso de la marca previo al registro: No se requiere el uso de la marca como condición para la obtención del registro

• Efectos de usar marca antes de presentar solicitud: No produ-ce efectos legales, salvo en el caso de distintividad adquirida en cuyo caso el uso de la marca cuenta a fin de probar dicha calidad.

2. Proceso – Examen de Forma• Oficina de Marcas realiza Examen de Forma• Tiempo: Examen de Forma es llevado a cabo aproximadamente

15 días hábiles luego de la presentación de la solicitud• Plazo para solucionar deficiencias: 60 días hábiles desde la no-

tificación• Plazo prorrogable por 30 días

3. Proceso – Examen de Forma – Fundamentos para Rechazo de Mar-ca por Deficiencias de Forma• Productos/Servicios: Examen de Forma incluye revisión de lista-

do de productos y servicios para determinar su correcta clasifi-cación/descripción

• Limitación de productos/servicios: Es posible limitar productos/servicios a fin de solucionar deficiencias

• Mover productos/servicios de una clase a otra: No aplicable (sistema uniclase)

• Adición de clases: No aplicable (sistema uniclase)• Asociación de Marcas: No se requiere asociación de solicitud

con otros registros/solicitudes para marcas idénticas/similares a nombre del mismo titular

• Diferentes Domicilios: Oficina de Marcas no emite rechazos por diferencias en lugar de domicilio de titular

• Diferentes Nombres: Oficina emite rechazos por diferencias en el nombre del mismo titular (ej.: ASIPI, Inc. v. ASIPI S.A. –>recha-zo)

• Nombre de Personas: • Vivas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consentimiento

del individuo

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• Fallecidas: Rechazo si solicitud es presentada sin el consenti-miento expreso de herederos.

4. Proceso – Publicación• Publicación: Solicitud es publicada luego de aprobado el Exa-

men de Forma • Tiempo: Aproximadamente 2 meses luego de la fecha de presen-

tación de la solicitud (de no existir objeciones de forma)• Término de Publicación: 1 día en la Gaceta de la Propiedad Inte-

lectual • Plazo para presentar oposición: 30 días hábiles siguientes a la

fecha de publicación

5. Proceso – Examen de Fondo • Oficina de Marcas realiza Examen de Fondo

• El examen realizado se expresa mediante una resolución de concesión o de negación del registro

• Tiempo: Examen de Fondo es realizado después de la publica-ción de la solicitud (aproximadamente 8 a 10 meses después de la fecha de presentación de la solicitud si no existieren objecio-nes de forma ni oposiciones de terceros)

• Plazo para contestar rechazo: no aplicable• El recurso que procede es el de Reposición, Apelación o Con-

tencioso Administrativo• Recurso de Reposición:

• Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles si-guientes a la fecha de notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió el acto (Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI en 1era instancia y ante el Comité de Propiedad Intelectual en 2da instancia ya que cabe reposición de la apelación).• Plazo no es prorrogable

• Decisión del Director es apelable ante el Comité de Propie-dad Intelectual del IEPI dentro de los 15 días de notificada la misma.

• Recurso de Apelación: • Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles si-

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guientes a la fecha de notificación de la resolución ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI.• Plazo no es prorrogable

• Decisión del Comité es susceptible de recurso de reposi-ción ante el mismo Comité dentro de los 15 días de notifi-cada la misma

• La vía administrativa finaliza con la decisión del recurso de reposición.

• Recurso Contencioso Administrativo: • Plazo: el recurso se debe presentar dentro de los 90 días

hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolu-ción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administra-tivo. • Plazo no es prorrogable

• Esta clase de recurso es de última instancia y después del mis-mo, únicamente procede el Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de Justicia por causas muy especiales dentro de 10 días de notificada la misma.

• Los fundamentos de los recursos de reposición, apelación o contencioso administrativo deberán presentarse simultánea-mente con los escritos iniciales.

6. Proceso – Examen de Fondo – Riesgo de Confusión• Oficina realiza búsqueda de antecedentes de registros/solici-

tudes de marcas anteriores que puedan generar un riesgo de confusión con la marca solicitada

• Cartas de Consentimiento: No aplica esta figura, sino los acuer-dos transaccionales o de coexistencia entre las partes, los cua-les si bien no son de obligatoria aceptación para la autoridad por lo general son admitidos.

• Coexistencia: Es posible revocar negación, una vez interpuesto el recurso respectivo, con fundamento en la coexistencia de la marca solicitada y la marca citada con otros registros nacio-nales para marcas similares y/o con fundamento en la coexis-tencia de la marca solicitada con la marca citada en el extran-jero. Sin embargo, dichos argumentos no son vinculantes para

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la autoridad competente, quien podrá no obstante confirmar la denegación de la solicitud.

• Modificación de Productos/Servicios: Es posible revocar nega-ción, una vez interpuesto el recurso respectivo, en base a la eli-minación de los productos/servicios idénticos/similares en una misma clase a fin de evitar riesgo de confusión.

7. Proceso – Examen de Fondo – Falta de Carácter Distintivo• Oficina realiza análisis del carácter distintivo de la marca solici-

tada a fin de evitar registro de marcas genéricas, descriptivas, indicaciones geográficas, engañosas, inmorales, etc.

• Prueba de carácter distintivo adquirido a través del uso de la marca:

• Uso en el país: Es aceptable a fin de revocar negación, una vez interpuesto el recurso respectivo (reconocido por la ley como “distintividad adquirida”)

• Período de Uso: No existe una determinación exacta para el período de uso, aunque la prueba de uso deberá ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud

• Uso en el extranjero: no es aceptable• Prueba de registro en otras jurisdicciones de la marca solicita-

da: No es posible revocar negación con fundamento en la exis-tencia de registros en otras jurisdicciones

• Disclaimer: es posible revocar negación mediante la inclusión de un disclaimer (no reivindicación de derecho exclusivos so-bre porción no distintiva considerados en forma aislada) de la porción no distintiva de la marca, una vez presentado el recurso respectivo

8. Proceso – Concesión de Registro• Luego de aprobación de Examen de Forma, Publicación y apro-

bación de Examen de Fondo, se emite resolución de concede o rechaza el registro solicitado.

• Certificado de Registro: es emitido por Oficina de Marcas apro-ximadamente 4 meses después de la resolución de concesión del registro

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• Impreso: sí• Electrónico/Online: no

• Periodo de Duración del Registro: 10 años renovables por perio-dos de igual duración

• Periodo de Duración: se cuenta desde fecha de concesión del registro (fecha de la resolución)

9. Proceso - Consideraciones Finales• Tiempo estimado del proceso desde presentación de solicitud

hasta concesión de registro: aproximadamente 10 a 12 meses (sin observaciones de forma, fondo ni oposiciones)

• Procedimiento Acelerado: No es posible solicitar procedimiento acelerado

• División de Solicitud: No aplicable (sistema uniclase)• Oposiciones: Existe periodo de oposiciones luego de Examen de

Forma y Publicación, pero antes del Examen de Fondo

VII. RENOVACIÓN DE REGISTROS DE MARCA• Documentos requeridos:

• Poder de Abogado: es requerido • Presentación de Declaración de Uso: no requerido • Ejemplar de uso: no requerido

• Tiempo de presentación: La solicitud de renovación de marca puede ser presentada dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro

• Periodo de Gracia: Disponible durante 6 meses posteriores a la terminación de su vigencia

• Efecto de la no renovación: Cualquier tercero puede solicitar el registro de la marca luego de expirado el registro. Sin embargo, existe un plazo de “reinscripción” que son 6 meses posteriores a los 6 meses del período de gracia para renovar, durante los cuales el titular de la marca vencida tendrá prioridad para volver a solicitar su registro

VIII. USO DE MARCA REGISTRADA1. Uso de Marca Registrada – Formalidades

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• Uso de símbolos “®” o “TM” o “MR” o “marca registrada”: Opcional• Uso de marca en forma diferente a forma registrada: El titular de

la marca podrá utilizar la marca registrada con ciertas diferen-cias en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo

2. Uso de Marca Registrada – Obligación de Uso• Obligación de Uso: el uso de la marca registrada es obligatorio a

fin de evitar cancelación por falta de uso• Plazo: transcurridos 3 años desde la fecha de concesión del re-

gistro, marca registrada debe ser utilizada a fin de evitar cance-lación por falta de uso

3. Uso de Marca Registrada – Prueba de Uso • Uso por terceros: uso por parte de un tercero debidamente au-

torizado es aceptable inclusive cuando no conste por escrito o cuando dicha autorización o licencia no hubiese sido inscripta

• El uso de la marca se podrá acreditar por cualquier método de prueba admitido que demuestre que la marca se ha usado pú-blica y efectivamente

• Uso de marca por licenciatario no registrado: es válido a fin de demostrar uso a favor del titular del registro

• Uso simbólico (token use) de la marca: No es aceptable para mantener derechos. Uso debe ser real y efectivo.

• Lugar de Uso: En Ecuador o cualquier otro país Miembro de la Comunidad Andina de Naciones

• Productos Exportados fuera del país: se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son ex-portados desde cualquiera de los países miembros de la Comu-nidad Andina

IX. TRANSFERENCIA 1. Transferencia de Solicitud

• Transferencia de solicitud en trámite: es posible

2. Transferencia de Registro• Transferencia total del registro: es posible

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• Transferencia parcial del registro: no es posible

3. Transferencia – Formalidades• Inscripción ante Oficina de Marcas: Transferencia debe ser ins-

crita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros.• Documentos necesarios: contrato de cesión/transferencia notariado

• Si la transferencia se efectuó en el extranjero, el documento debe estar debidamente legalizado ante Consulado o por Apostilla

X. LICENCIA1. Licencia de Marca – Solicitud en Trámite

• Es posible otorgar licencia de uso de una solicitud en trámite

2. Licencia de Marca – Marca Registrada• Es posible otorgar licencia de uso de una marca registrada• Licencia de Marca Registrada: Puede ser total o parcial (para

ciertas clases de productos o servicios) • Tipos:

• Exclusiva: aceptable• No Exclusiva: aceptable

3. Licencia de Marca – Formalidades• Inspección de Calidad: no requerida • Inscripción ante Oficina de Marcas: Licencia debe ser inscrita

ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros (ej. ini-ciar acciones por infracción de derechos). Sin embargo, no es necesario inscribir la licencia para acreditar el uso de la marca en casos de cancelación

• Licencia de uso a compañía subsidiaria nacional también debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para surtir efectos ante ter-ceros. Sin embargo, no es necesario inscribir la licencia para acreditar el uso de la marca en casos de cancelación

• Documentos necesarios: Contrato de Licencia• A fin de ser inscrita ante Oficina de Marcas, la licencia debe

constar por escrito y con firmas legalizadas por notario y legali-zado, en su caso

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• Si la licencia se efectuó en el extranjero, el documento debe estar debidamente legalizado ante Consulado o por Apostilla

XI. PROCESO DE OPOSICIÓN1. Proceso de Oposición –Oposición

• Oponente puede ser: • Titular de registro de marca• Titular de una solicitud de marca anterior• Cualquier tercero con legítimo interés (en caso de marca no

susceptible de ser registrada; ej. Genérica)• Oposición puede ser fundada en:

• Registro Nacional previo• Solicitud Nacional en trámite• Registro Extranjero: En caso de tener el registro o solicitud de

registro previo en alguno de los países miembros de la Comuni-dad Andina. También en base a registros de cualquier otro país si se trata de marcas notorias o de alto renombre

• Marca Notoria (en el Ecuador o en el extranjero)• Nombre Comercial• Mala fe:

• Por parte de posible licenciatario nacional • Antiguo distribuidor

• Marca no susceptible de ser registrada: genérica, descriptiva, funcional, engañosas. expresiones laudatorias, términos de uso común en el país.

• Presentación de Oposición por parte del Oponente• Forma: el escrito inicial de oposición debe contener todos los

fundamentos de hecho y de derecho• Plazo para presentación de oposición: Oposición debe ser pre-

sentada dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publica-ción de la marca

• Prórroga: plazo no es prorrogable • Poder de Abogado: Puede ser presentado simultáneamente con

oposición o dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la providencia requiriendo el poder

• Documento: se requiere presentación del Poder original. El po-

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der debe ser otorgado ante Notario Público y legalizado me-diante Apostilla o ante Consulado Ecuatoriano

• Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio electrónico no es aceptable

2. Proceso de Oposición – Contestación • Presentación de Contestación por parte del Solicitante• Plazo para presentar contestación: 30 días hábiles a partir de la

notificación• Prórroga: plazo no es prorrogable• Efectos de no contestación por parte del solicitante: se entien-

de como una negativa pura y simple y la Oficina de Marcas continua examen de oposición

• Pedido de Prueba de Uso como medio de defensa en proceso de oposición: Solicitante no puede requerir prueba de uso de marca oponente dentro del proceso de oposición como medio de defensa. Sin embargo, el solicitante podrá iniciar una acción de cancelación por falta de uso (o nulidad) simultáneamente a la oposición como medio de defensa

• Suspensión del Proceso de Oposición: El proceso de oposición deberá ser suspendido hasta que se resuelva el proceso de can-celación o nulidad

3. Proceso de Oposición – Otros• Tipo de Proceso: proceso administrativo ante la Dirección Na-

cional de Propiedad Industrial• Tipo de Prueba Admisible durante el proceso: documentos, de-

claraciones, recibos, materiales publicitarios, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc. (Los documentos otorgados en el extranjero requieren legalización mediante Apostilla o con-sular).

• Argumentos Orales: no aplicable• Suspensión del Procedimiento: en caso de iniciarse acción de

cancelación por falta de uso o nulidad en contra de la marca oponente

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• Tiempo máximo: hasta que se resuelva acción de cancelación o nulidad

• Decisión en Primera Instancia:• Tiempo estimado: aproximadamente 18 meses de presentada

la oposición• Apelable: decisión es apelable por medio de recursos adminis-

trativos (reposición o apelación) o recurso contencioso adminis-trativo.

• Recurso de Reposición:• Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles si-

guientes a la fecha de notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió el acto (Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI).• Plazo no es prorrogable

• Recurso de Apelación: • Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles si-

guientes a la fecha de notificación de la resolución ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI.

• Decisión del Comité es susceptible de recurso de reposi-ción ante el mismo Comité dentro de los 15 días de notifi-cada la misma

• La vía administrativa finaliza con la decisión del recurso de reposición.



• Esta clase de recurso es de última instancia y después del mismo, únicamente procede el Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de Justicia por causas muy especiales dentro de 10 días.

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XII. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO• Tipo de Proceso: proceso administrativo ante el Comité de Pro-

piedad Intelectual del IEPI• Demandante: La acción de cancelación podrá ser interpuesta

por cualquier persona con legítimo interés sobre la marca que no se encuentra en uso, como también el solicitante de una mar-ca que ha sido objeto de oposición en base a una marca no usa-da en el mercado.

• Demandante deberá justificar su legítimo interés por medio de solicitud de registro pendiente (rechazada en base a la marca cuya cancelación se solicita) o registro previo en Ecuador

• Fundamentos:• cuando la marca no haya sido usada durante los tres años con-

secutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación

• Lugar de uso:• Uso en el país: aceptable• Uso en el extranjero: aceptable en cualquiera de los países

miembros de la Comunidad Andina de Naciones• Carga de la prueba: el titular del registro (demandado) tiene la

carga de la prueba• Tipo de prueba admisible: el uso de la marca podrá demostrarse

mediante facturas comerciales, documentos contables o certifi-caciones de auditoría que demuestren la regularidad y la canti-dad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca y cualquier otro medio idóneo que acredite utilización de la marca

• Causas Justificativas de la falta de uso: • razones de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las

importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca

• Contestación:• Plazo: 60 días hábiles desde la notificación de la demanda • Prorroga: plazo no es prorrogable

• Decisión en Primera Instancia:• Tiempo estimado: Aproximadamente 18 a 24 meses de presen-

tada la acción

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• Apelable: decisión es apelable por medio de recurso de reposi-ción o recurso contencioso administrativo.

• Recurso de Reposición:• Plazo:sedebepresentardentrodelos15díashábilessi-

guientes a la fecha de notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió el acto (Comité de Propiedad Intelectual del IEPI).

• Decisión del Comité no es apelable. La vía administrativa finaliza con la decisión del recurso de reposición.



• Esta clase de recurso es de última instancia y después del mismo, únicamente procede el Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de Justicia por causas muy especiales dentro de 10 días

• Efectos de cancelación: se suspenden todos los derechos de marca conferidos y se habilita el registro de la marca por parte de terceros interesados

• La persona que obtenga una resolución favorable tendrá dere-cho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación que-de firme

XIII. ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO • Tipo de Proceso: proceso administrativo ante el Comité de Pro-

piedad Intelectual del IEPI• Base Legal:

• Causal Absoluta: marca registrada no es susceptible de ser re-gistrada por ser genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.

• Causal Relativa: marca registrada viola derechos de propiedad industrial de terceros tales como un registro de marca anterior

• Demandante: • Causal Absoluta: cualquier parte interesada

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• Causal Relativa: legítimo titular de un derecho de marca ante-rior. La parte interesada debe acreditar ser legítimo interesado, por lo que puede ser el dueño del registro o un licenciatario autorizado y registrado en el IEPI

• Plazo para presentar acción: • Causal Absoluta: acción no tiene plazo de prescripción cuando

el registro obtenido constituya un acto nulo• Causal Relativa: la acción prescribe a los 5 años contados des-

de la fecha de concesión del registro • Mala fe: la acción prescribe a los 5 años contados desde la

fecha de concesión del registro• Fundamentos:

• Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o docu-mentos falsos que fueren esenciales para su concesión

• Absoluta: marca genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.

• Relativa: registro de marca nacional/extranjero anterior en países miembros de la Comunidad Andina, mala fe, registros extranjeros en caso de marcas notorias o de alto renombre • Mala fe:

• Cuando un representante, distribuidor o usuario del ti-tular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,

• Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización

• Uso previo de la marca por parte del demandante no es suficiente para solicitar nulidad del registro impugnado

• Decisión en Primera Instancia:• Tiempo estimado: Aproximadamente 24 a 30 meses de

presentada la acción• Apelable: decisión es apelable por medio de recurso de reposi-

ción o recurso contencioso administrativo.• Recurso de Reposición:

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• Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió el acto (Comité de Propiedad Intelectual del IEPI).

• Decisión del Comité no es apelable. La vía administra-tiva finaliza con la decisión del recurso de reposición.

- Recurso Contencioso Administrativo: • Plazo: el recurso se debe presentar dentro de los 90 días


• Esta clase de recurso es de última instancia y después del mismo, únicamente procede el Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de Justicia por causas muy especiales dentro de 10 días

XIV. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE MARCA – COMPETENCIA DESLEAL

• Tipo de Proceso: proceso administrativo ante el IEPI o judicial en sede civil ante Tribunal competente

• Fundamentos: todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económi-cas o cualquier infracción de derechos marcarios, tales como:

• Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca re-gistrada, con relación a productos o servicios idénticos o si-milares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva. Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios

• Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio produc-tos con la marca u ofrecer servicios con la misma

• Importar o exportar productos con la marca • aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio

utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los

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servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; • las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces

de desacreditar el establecimiento, los productos o los servi-cios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa;

• las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la natu-raleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios;

• la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle

• Acción penal: mediante reforma del 30 de septiembre de 2015 se tipificaron nuevamente de manera muy limitada los delitos de falsificación de marcas y piratería y se prevé su sanción única-mente con multa, sin que sea posible la privación de la libertad del infractor, cuando el valor de la mercadería incautada supere los 142 salarios básicos unificados que equivalen a US $ 51.972,

• Decisión en Primera Instancia:• Tiempo estimado: En vía administrativa aproximadamen-

te 2 años. En vía civil o penal, de 3 a 5 años• Apelación: decisión es apelable

• EN VIA ADMINISTRATIVA: decisión es apelable por medio de recursos administrativos (reposición o apelación) o re-curso contencioso administrativo

• Recurso de Reposición:• Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles

siguientes a la fecha de notificación de la resolución ante la misma autoridad que emitió el acto (Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI).• Plazo no es prorrogable

• Recurso de Apelación: • Plazo: se debe presentar dentro de los 15 días hábiles

siguientes a la fecha de notificación de la resolución ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI.

• Decisión del Comité es susceptible de recurso de repo-

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sición ante el mismo comité dentro de los 15 días de notificada la misma

• La Vía Administrativa finaliza con la decisión del recur-so de reposición.

• Recurso Contencioso Administrativo: • Plazo: el recurso se debe presentar dentro de los 90

días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. • Plazo no es prorrogable

• Esta clase de recurso es de última instancia y después del mismo, únicamente procede el Recurso Extraordina-rio de Casación ante la Corte Nacional de Justicia por causas muy especiales dentro de 10 días

• EN VIA JUDICIAL: decisión es apelable por medio de recur-so de apelación ante la Corte Provincial de Justicia durante el término de 3 días.

XV. REGISTRO CON ADUANAS• Registro de marca con Aduanas nacionales es posible. • Website: http://www.aduana.gob.ec• Requisitos:

• Registro nacional: Requerido. Se debe adjuntar copia certifica-da del registro ante la Oficina de Marcas del Ecuador. Además, se debe adjuntar copia certificada del poder que acredita la re-presentación del abogado y fotografías del producto original

• Registro extranjero: No aceptable (marca debe estar registrada en Ecuador)

• Efectos: La marca será vigilada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y cuando se detecte mercancía sospe-chosa se notificará al IEPI y al titular de la marca (a través de su apoderado) para que se pronuncien al respecto y determinar si se dicta una medida en frontera

XVI. NOMBRES DE DOMINIO• Código de País (ccTLD): <.ec>• Autoridad Oficial: Registro de Dominios NIC.EC

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• Website: http://www.nic.ec • Consulta de Dominio (Whois): http://www.nic.ec/whois/whois.

asp • Procedimiento para Cancelación/Transferencia de Dominio: dis-

ponible ante OMPI (WIPO) • http://www.nic.ec/info/resolucion.htm • http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/ec/index.html

• Registro del Dominio como Marca: • Cualquier nombre de dominio es registrable como marca, suje-

to a que reúna las condiciones mínimas de distintividad• No se puede reivindicar derechos exclusivos en las siglas

<www> y la extensión de los nombres de dominio (<com>, <gov>, <org>, etc.)

• Registro del nombre de dominio per se no genera derechos marcarios

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legislación marcaria - asipi · iepi.gob.ec • información online: • búsquedas: no disponible...

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