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PODE H JUDICIÁRIO Em 24/08/2007
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TERMO DE AUTUAÇÃO
Em Brasília, 23 de Agosto de 2007 a seção de Classificação e Distribuição autua os documentos adiante, em \ ~~ folhas' com _ apensos na seguinte conformidade:
Processo: 2007.34.00.030361-6
Classe: 1900 - AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
Objeto: MARCAS/PATENTES E INVENÇÕES - DOMÍNIO PÚBLICO - ADMINISTRATIVO
Vara: 8" VARA FEDERAL
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 23/08/2007
PARTES:
AUTOR
REU
REU
DEMOLAY INTERNACIONAL
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
Para constar, lavro e assino o presente
SERVIDOR
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EXC=LENTíSSIM~(A) SENHO~(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) F~~ Ú [f~~J [f~ERAL DA
SEÇAO JUDICIARIA DE BRASILlA - DISTRITO FEDERAL
Requerente: SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA A REPÚBLICA fEDERAnVA DO BRASIL
Requeridos: SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLA Y PARA O BRASIL e INSDTUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL· INPI
IIII 11111111 2007.34.00.030361-6
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SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDE~TlVA ~g BRASIl, instituição sem fins lucrativos, registrado no Livro AE-4, do Cart:Qrib dcQ>
" O Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos, ~ ~~sscms
O jurídicas de Brasnia, Distrito Federal. sob n° 5640, em 11 de outubro de 2~,
com endereço no SGAN 909, Módulo B, CEP 70084·970, Brasnia ·DF (Docs. tfc?s. 01 a 07), neste ato representante da DeMOLAY INTERNATlONAL, corporação
sem fins lucrativos, criada sob as leis dos Estados Unidos da América, por força
de licença e acordo de contrato firmado entre ambas (Docs. Nos. 03 a 07),
por seus procuradores e advogados infra-assinados (mm.ll), com endereço
profissional no Centro Empresarial Brasnia Shopping, SCN 5 - Torre Norte - Sala
628, CEPo 70.710.500, Brasília - DF, onde recebem as citações e intimações de
estilo, vem à respeitosa presença de Vossa Excelência, amparado no art. 5°, . inciso XXIX da Constituição Federal, na Convenção de Paris (Decreto
Legislativo n° 78, de 1974). no TRIPS . Rodada do Uruguai de Negociações
Comerciais Multilaterais do GATI (Decreto nO 1.355, de 30 de dezembro de
1994), c/c os art. 166 e 175, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da
Propriedade Industrial), nos art. 186 e 1228 do Código Civil, no e nos art. 273,
282, 461 e 804, do Código de Processo Civil. propor a presente
AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER e NÃO FAZER) clc PERDAS E
DANOS E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
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em face do SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOlAY PARA O BRASil, pessoa ""-'~""' .. "", ""," .
jurídica de direito privado, com sede e escritório à rua Cônego Felipe, 246,
Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, CEPo 22713-010 e do
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. autarquia localizada
no SAS Quadra 02, Lote l/A. 1°. Andar, fone (61) 3224-1114, Brasília - Distrito
Federal, CEPo 70040-000, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir
aduzidos.
I. Síntese da Lide
1. A DeMOlAY INTERNATIONAl, sucessora legal do SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY (Does. Nos. 11 e 12), com sede nos
Estados Unidos, é a legítima proprietária das marcas "DeMOLA Y", bens
incorpóreos integrados por vários símbolos e adereços, destinados ao culto e
identificação da Ordem DeMOLAY, entidade vinculada aos maçons, no
mundo inteiro.
2. Em 09 de maio de 1984, O SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM
DeMOLAY (Norte-americano) autorizou o Requerido/SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL (brasileiro) a fabricar e comercializar, apenas
no Brasil, os produtos da marca "DeMOLAY", segundo os termos do Contrato
Mútuo de Confiança e Irmandade e o do Tratado de Mútuo Reconhecimento
e Relações Fraternais, ambos naquela data (Does. Nos. 08 alO).
3. Em 4 de fevereiro de 2004, a DeMOLA Y INTERNATlONAL rescindiu o contrato
acima mencionado, porque o Requerldo/ /SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLA Y PARA O BRASI L violou as cláusulas pactuadas (Does. Nos. 11 e 12),
conforme se verá amiúde, mais à frente.
4. Em 21 de Agosto de 2004, o Requerente passou a representar, no Brasil. de
forma exclusiva, os interesses, marcas e produtos de propriedade da DeMOLA Y ,\
INTERNAnONAl (Doe. N~. 03. 04." e 07). ~
3
5. Em 23.07.1996, o Requerido depositou e."em 23.03.1999 obteve o registro da
marca nominativa "DeMOLA Y", junto ao IN'pCobjefôao ·Ptocesso n° 819387193,
na Classe NCl-41 :70, segundo noticia a Revista da Propriedade Industrial n°
1472, de 23 de março de 1999, data da respectiva concessão (Doc. No. 13).
6. Em 15.04.1999, o Requerido/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY
PARA O BRASIL depositou e em 13.06.2006 obteve o registro, no INPI/Requerido,
em nome dele, da marca figurativa "DeMOLAY", segundo o Processo número
821561910 (Doc. N. 14), segundo noticia a Revista da Propriedade Industrial n.
1849, da mesma data.
7. Os pedidos de registros das marcas "DeMOLAY", nominativa e figurativa,
formulados pelo Requerido/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA
O BRASIL contrariaram os costumes, a ética e cláusulas do contrato de mútuo
(Does. Nos. 08, 09 e 10); violaram também a Convenção da União de Paris, a
lei de Propriedade Industrial e os princípios da boa-fé e da função social,
balizadores dos contratos lavrados no Código Civil de 2002.
11. Da Ordem DeMOLA Y
8. A Ordem DeMOLA Y é uma organização juvenil para-maçônica,
patrocinada e mantida pela Maçonaria Universal Regular, criada pelo maçom
Frank Shermman land, tendo como objetivo formar e disseminar entre jovens
com idade de 12 e 21 anos, os ideais de cidadania e liderança, contribuindo
para o salutar e adequado desenvolvimento da personalidade dos seus
"demolays".
9. As representaçôes da Ordem DeMOlAY nos demais países, a exemplo do
Brasil" exceto nos Estados Unidos da América, estão vinculadas e subordinadas
à DeMOLAY INTERNATIONAL, sucessora legal do SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY, sediada nos Estados Unidos da América
(Does. Nos. 04 e 11).
. . .~
4
10. O SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL "DAORDEM"1)eMOLA Y criou e
registrou, nos Estados Unidos da América, desde 1952, as marcas nominativa e
figurativa "DeMOLA Y", junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados
Unidos (United States Patent and Trademark Office), o equivalente norte
americano ao brasileiro INPI. As citadas marcas estão, hoje, sob o domínio da
DEMOLAY INTERNACIONAL. (Does. Nos. 15 e 16).
111. Da Criação e Destituição do Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL pelo SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA
ORDEM DeMOLA Y
11. O Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLA Y PARA O BRASIL foi
criado por iniciativa do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM
DeMOLAY, antecessor da DeMOLAY INTERNATIONAL, conforme Carta de
Anúncio de Constituição, datada de 09.05.1984 (Does. Nos. 08 a 10).
12. Por meio do Contrato Mútuo de Confiança e Irmandade, datado de
09.05.1984 (Doc. No. 10), o Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL fora autorizado a representar interesses e direitos e
comercializar as marcas de propriedade do SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY, antecessor da DeMOLAY
INTERNATlONAL.
13. O Contrato Mútuo de Confiança e Irmandade, acima citado, vinculava e
obrigava o Contratado - ora Requerido/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL - a garantir e respeitar integralmente os direitos e
marcas de domínio do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM
DeMOLA Y, antecessor da DeMOLA Y INTERNATIONAL.
14. Segundo o pactuado, o Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL reconhecia o domínio do SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY, antecessor da DeMOLAY
INTERNATIONAL. sobre as marcas "DeMOLAY" e seus respectivos elementos
indicativos. E mais: comprometeu-se a guardar. respeitar e assegurar tais ~
~
5
direitos, presentes e futuros, conforme o Itefn3 ·do··6ootr~to em referência
(Doc. No. 10).
15. O SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY, antecessor
da DeMOLA Y INTERNATIONAL, constatou que o Requerido/SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL violava, sistematicamente, as
cláusulas do Contrato, apesar de advertido das respectivas infrações, sendo
as mais comuns:
a. comercializou os produtos e marcas "DeMOLA Y" além das fronteiras do
Brasil. Pelo Contrato Mútuo de Confiança e Irmandade, o Requerido s6 poderia
atuar dentro dos limites do terrHórlo brasileiro. (Does. Nos. 08 a 10);
b. não prestou contas dos negócios envolvendo os interesses e a
comercialização dos produtos e marcas "DeMOLAY" no Brasil; e,
e. à revelia do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY,
antecessor da DeMOLAY INTERNATlONAL. requereu e obteve junto ao INPI os
registros das marcas nominativas e figurativas de propriedade da instituição
norte-americana (Does. Nos. 13 e 14).
16. Conseqüentemente, o SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM
DeMOLAY, antecessor da DeMOLAY INTERNATIONAL, durante reunião realizada
no dia 15 de novembro de 2003, conforme Ata de Reunião desta constante,
em sua versão original e em tradução juramentada (Does. Nos. 11 e 12),
rescindiu o Contrato Mútuo de Confiança e Irmandade, destituindo o
Requerido/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL da
condição de representante das marcas e dos interesses DeMOLA Y para o
Brasil.
17. A rescisão contratual e a respectiva destituição foram comunicadas ao
Requerido (Does. Nos. 11 e 12), em 04.02.2004.
IV. Da Criação do Requerente/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY
PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, atual Representante da DeMOLAY . \ \
INTERNAnONAL .. Boa" ~.:f
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18. Em 21 de agosto de 2004. o Requerente'eaDêM'~ INTERNATIONAL
assinaram o documento de Licença e Acordo de Contrato. em sua versão
original. na língua inglesa. e em tradução juramentada (Does. Nos. 03. 04 .. 06.
e 07).
19. Segundo os termos do Acordo. a partir de então os interesses da DeMOLAY
INTERNATIONAL passaram a ser representados no Brasil pelo Requerente. Do
pactuado. destaca-se que:
a. o Requerente tem a exclusividade na condução dos assuntos da Ordem
DeMolay. no Brasil;
b. o Requerente tem a exclusividade na comercialização e representação das
marcas e direitos autorais e intelectuais de domínio da DeMOLA Y
INTERNATIONAL no Brasil; e.
e. o Requerente tem autorização para uso e proteção intelectual das marcas
e patentes e de toda e qualquer propriedade intelectual pertencente à
DeMOLAY INTERNATIONAL.
20. Portanto. não resta dúvida de que o Requerente foi designado pela
Maçonaria internacional para conduzir e gerir os assuntos e interesses da
Ordem DeMolay no Brasil. de forma exclusiva. Em outras palavras. é o único.
legal e legítimo representante. no Brasil. da DeMOLAY INTERNATIONAL.
sucessora do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY.
21. Todavia. apesar da rescisão contratual. o Requerldo/ SUPREMO CONSELHO
DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL continuou agindo. ilicitamente. se
fazendo passar como representante da DeMOLA Y INTERNATIONAL e
provocando danos financeiros e à imagem da instituição maçônica.
22. Por exemplo. ajuizou ação no foro de Campo Grande. Estado do Mato
Grosso do Sul. em 24.11.2006. com o objetivo de impedir que o Requerente
cumprisse os termos do acordo celebrado com a DeMOLA Y INTERNATIONAL. A
Justiça de Mato Grosso do Sul reconheceu o Requerente como o legítimo
7
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representante dos interesses da DeMOLAY INTUNATIONA~.no Brasil (Does. Nos.
17 e 18).
V. Do ilícito. da Má-fé. do Direito Violado pelo Requerido/ SUPREMO CONSELHO
DA ORDEM DeMOLAY PARA O 8RASIL e do Direito que ampara a Pretensão do
Requerente
23. A pretensão do Requerente tem amparo em leis brasileiras e tratados e
convenções intemacionais assinados pelo Brasil e incorporados ao direito
intemo. notadamente a Constituição Federal. a Convenção de Paris sobre
Propriedade Intelectual. a Lei n° 9.279. de 14 de maio de 1996 (Lei da
Propriedade Industrial). e os Códigos Civil e de Processo Civil.
24. Por sua vez. o Requerido/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA
O 8RASIL contrariou as seguintes normas:
a. o Decreto n° 1 .355. de 30 de dezembro de 1994. que intemalizou os termos
da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GAD.
documento assinado pelo Brasil e conhecido como TRIPs - ACORDO SOBRE
ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO
COMÉRCIO. que. em seu artigo 16. reafirma os termos da Convenção da
União de Paris sobre a propriedade Intelectual. in verbis:
"I - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir
que terceiros. sem seu consentimento. utilizem em operações
comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam
idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada.
quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de
um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma
possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão
quaisquer direitos prévios existentes. nem afetarão a possibilidade dos
Membros reconhecerem direitos baseados no uso.
2 - O disposto no art. 6. Bis. da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á.
"mutatis mutandis'~ a serviços. Ao determinar se uma marca é
8
notoriamente conhecido, os MemQrós fe.:ia[õ.Q,,:éiiu consideração o
conhecimento do marco no setor pertinente do público, incfusive o
conhecimento que tenho sido obtido naquele Membro, como resultado
de promoção do marco.
3 - O disposto no art. 6°, Bis, do Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á,
"mutatis mutandis'~ aos bens e serviços que não sejam similares àqueles
poro os quais uma marco esteja registrada, desde que o uso dessa
marco, em relação àqueles bens e serviços, posso indicar uma conexão
entre aqueles bens e serviços e o titular do marco registrado e desde
que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular do
marco registrado."
b. os seguintes artigos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nO 7279, de 1996):
"Art. 124. Não são registráveis como marco;
XXIII - sinal que imite ou reproduzo, no todo ou em porte, marco que o
requerente evidentemente não poderio desconhecer em razão de suo
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional
ou em país com o qual o Brasil mantenho acordo ou que assegure
reciprocidade no tratamento, se o marco se destinar o distinguir
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com aquela marco alheio.
Art. 126. A marco notoriamente conhecido em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6° Bis (I), do Convenção do União de Paris poro
Proteção do Propriedade Industrial, gozo de proteção especial,
independentemente de estar previamente depositado ou registrado no
Brasil.
§ 1° A proteção de que troto este artigo aplico-se também às marcos
de serviço.
§ 2° O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marco que
reproduzo ou imite, no todo ou em porte, marco
conhecido. "
notoriamente
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"Art. 165. É nulo o registro que for conéedido em desacordo com as '. _ ,,_.,.M"'<"'·"'~,_"',_" ,~,_~ ..
disposições desta Lei.
Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial,
sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente
poder ser considerada registrável."
25. Ao requerer o registro das marcas "DeMOLAY", o Requerido! SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL promoveu e continua a
promover grande confusão, pois insiste, embora desautorizado, isto é,
ilicitamente, em produzir e comercializar sinais distintivos e marcas de
propriedade da DeMOLAY INTERNATlONAL.
26. Tanto o Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O
BRASIL quanto o mercado consumidor não pOdem negar que as marcas
"DeMOLA Y" lhes são notoriamente conhecidas, até porque os produtos delas
são utilizados em rituais específicos das instituições que pertencem. Permissa
venia, insinuar desconhecer as marcos e seus significados é o mesmo que
admitir que o padre não saiba a simbologia de seus paramentos; que o
advogado desconheça as vestes talhares ou que o juiz nunca tenha ouvido
falar da toga.
27. Assim, a atitude do Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY
PARA O BRASIL, ao registrar, usar e comercializar as marcas "DeMOLAY",
causou e causa grande confusão; provoca danos materiais e morais,
especialmente à imagem da DeMOLAY INTERNATlONAL e do Requerente.
Conseqüentemente, o Requerente vem amargando sérios prejuízos financeiros
e morais, pois está impedido de utilizar a marca que lhe foi cedida pelo
verdadeiro proprietário, ou seja, a DeMOLAY INTERNATIONAL.
28. O Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL
depositou junto ao aqui também Requerido/INPI o registrou, ipis litteris, das , marcas, figurativa e nominativa, pertencentes à DeMOLAY INTERNATIONAL. ..
Algo inominável. Inadmissível registrar em nome próprio o que não se criou; ou ~
J •
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10
o que pertence a terceiros, sabidamente, sr~.n,~CU triJ 'f20rt. 126 da LPI,
acima citado.
29. A infração está em registrar marca que sabia pertencer a outrem. In casu,
da forma mais vil, sorrateira, dolosa e de má-fé, uma vez que o Requerido!
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL representava no
Brasil os interesses da DeMOLAY INTERNATIONAL, detentora da marca,
realidade imposta até por força do acordo de mútuo que assinou. É
inquestionável a notoriedade da marca, daí ela merecer a proteção especial
da ordem jurídica brasileira (art. 126, da LPI), momento em que esta norma
deixa de ser geral, pois especifica claramente o que pretende resguardar: a
marca notória.
30. Ora, o registro efetuado contrariou os termos do acordo TRIPs, as normas
da Convenção da União de Paris e a Lei de Propriedade Intelectual. Assim,
deve o registro ser declarado nulo, produzindo efeito ex tunc, porque é um ato
ilícito, conforme dicção dos artigos 186, 187,927,1216 e 1218 do Código Civil
de 2002 e dos art. 124 e 165, da LPI.
VI. Da TIpificação do Crime de Marca, no Art, 189 da LPI e no Código Penal
Brasileiro. Daí. o Caráter Especial da Norma do art. 6°, Bis, da Convenção da
União de Paris,
31. Ao registrar, desautorizadamente, marca reconhecidamente alheia, o
Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL
preencheu também os tipos de normas de conteúdo penal inscritas na LPI, isto
é, praticou o chamado crime de marca, conforme a dicção dos art. 189 e
seguintes, in verbis:
"Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
1/ - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
1/ - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado
no mercado.
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c
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ouomulta . .. ,.'" "". "". -,'-... ' '," ."""'.,-,~,,,.,,""
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa,
exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada,
de outrem, no todo ou em parte: ou
1/ - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame,
recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou
confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou
intemacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em
marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de
propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins
econômicos.
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou
oferece à venda produtos assinalados com essas marcas."
32. A infração também está tipificada no art. 184 do Código Penal, in verbis:
"Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 10_ Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito
de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra
intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização
expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor,
conforme o caso, ou de quem os represente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."
33. Por outro lado, o Requerente está escudado nas leis brasileiras e nos
tratados intemacionais quando, na via do Judiciário, vem reconquistar direitos
que lhe foram pilhados, conforme prescrevem os art. 166 e ss da LPI, in verbis:
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12
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í L~t ~ ... } J u.J t ~,a
"Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da
Convenção da União de Paris para profeção·'(ja·Pr(i;p,;iedade Industrial
poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial. a
adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6°, septies, (1),
daquela Convenção."
34. Não obstante traduzir de forma mais clara o enunciado do art. 6°, Bis, da
CUP, os artigos 166 (acima citado), 167 e 173 da LPI autorizam o julgador a
suspender, liminarmente, os efeitos do registro e do uso da marca, se há
contrariedade à lei. a exemplo do caso em exame, verbis:
"Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do
depósito do pedido
Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por
qualquer pessoa com legítimo interesse.
Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade,
determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da
marca, atendidos os requisitos processuais próprios."
VII. Da Imprescrltlbllldade do Pedido de Nulidade contra o Registro de Marca
Obtida de Má·Fé. Da Hierarquia e da Especialidade da CUP
35. É bem verdade que o artigo 174 da LPI fixa em cinco anos o prazo para o
ingresso da ação de nulidade do registro de marcas, verbis:
"Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarara nulidade
do registro, contados da data da sua concessão."
36. Todavia, não incide no presente caso a prescrição qüinqüenal. porque o
registro ocorreu de forma ilícita, a marca é notoriamente conhecida e o
Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL agiu de
má-fé e dolosamente, pois sabia que estava violando direitos e causando ~
~j
.~ ... 13
prejuízos a terceíros, ou seja, tinha percepç:{]o e intenç~ode praticar o mal
contra os verdadeiros proprietários d.a.mQrêo"DéMOtAyn.;-.;
37. O art. 6°, Bis, da CUP e o art. 126 da LPI são normas de caráter especial e,
neste caso, suspendem a validade e afastam a aplicação da lei geral contida
no comando do art. 174 da LPI, que fixa em cinco anos o prazo prescricional
para o ingresso da ação pedindo a nulidade do registro de marca feito
indevidamente e contra a ordem jurídica.
38. Hoje é pacífico junto aos Tribunais e aos doutrinadores brasileiros que o
artigo 6°, Bis, da CUP é óbice à incidência do art. 174 da LPL in casu.
39. Em seu livro "Direito de Marcas", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2003, Maitê Cecília Fabbri observa que a marca estrangeira, notoriamente
conhecida, é protegida pelo direito brasileiro, mesmo não sendo registrada no
INPI ,em virtude do caráter especial na interpretação dos arts. 6°, Bis, da CUP e
126 da LPI:
"( ... ). Desta forma, mesmo não registrada, pelo grau de conhecimento
que possui junto ao público brasileiro, a marca é protegida. Atribui-se
lhe uma proteção especial que impede o registro de outro marca que a
imite ou reproduza, no seu ramo de atividade. Esta proteção visa a
evitar que terceiros (pág. 104)".
40. Marcas notórias, a exemplo da "DeMOLAY", por serem mais conhecidas e,
conseqüentemente, mais atraentes ao público consumidor, são mais
suscetíveis de serem usurpadas e, por isso, merecem proteção mais ampla e
especial.
41. Não restam dúvidas de que o Requerido e os usuários e consumidores das
marcas "DeMOLAY", no Brasil, tinham conhecimento de que a propriedade
delas pertence à DeMOLAY INTERNATIONAL. gozando a garantia da proteção
segundo o artigo 6°, Bis, da Convenção da União de Paris para a Proteção da
i
14
Propriedade Industrial. orientação segúida pelas leis, internas, conforme já # ..... "" .'" " ,,' '."" """"'~"''"'''''~",,~-,,-,'-, .,~
assinalado.
42. Esta proteção mais alargada à marca notória "se iustifica pela
possibilidade de confusão quanto à sua origem ou por um prejuízo à
reputacão da marca conhecida 1...1 Sendo assim. proteger a marca notÓria
significa manter suas funcões. deixá-Ia íntegra como signo distintivo (Fabbri,
2003. pág. 119).
43. As marcas "DeMOLA Y" se destinam a um público específico e expressivo.
trazendo não apenas um sinal distintivo. mas símbolos também repletos de
valores históricos e culturais inestimáveis. cultivados pelos "demolays".
características estas que lhes conferem atratividade.
44. A garantia de proteção à marca notória tem fundamento legal na LPI. no
Decreto n° 1355. de 31.12.1994. e no Decreto Legislativo nO 30, que incorporam
ao direito interno. a Convenção da União de Paris e os Resultados da Rodada
Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GAn, assinada em
Marrakesh, em 12 de abril de 1994, o TRIPs. Os referidos textos reafirmam os
contornos do artigo 6, Bis. da Convenção da União de Paris. in verbis:
Art. 6. Bis. (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar
o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de
comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis
de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade
competente do país do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa
amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos
idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da
marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer
confusão com esta.
(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da :\
data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países ~\0}
,
15
1 ,..: .
da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do quci~v~ré ;~, J! :í ser requerida a proibição de uso. c
(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a pHilblçAQ~."."_,,;._.:.,
de uso de marcas registradas ou utilizadas de má·fé.
45. As marcas notoriamente conhecidas são aquelas que possuem um
elevado grau de familiaridade para o público consumidor, no país em que se
reclama a proteção. A notoriedade excepciona a aplicação do princípio da
territorialidade. reconhecendo o domínio da marca registrada nos países
membros da Convenção da União de Paris. No caso brasileiro o art. 126 da LPI
recepciona o art. 6°. Bis. da CUP.
46. Ora. o Brasil e os Estados Unidos da América são signatários da CUP. As
marcas "DeMOLAY" foram registradas nos Estados Unidos da América em
nome do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DeMOLAY.
remanescendo propriedade de sua sucessora. a DeMOLA Y INTERNATlONAL.
Por força de sua constituição e finalidade. não poderiam ser desconhecidas
de seu público consumidor e tampouco do Requerido.
47. Portanto. as marcas "DeMOLAY" estão protegidas contra a imitação.
reprodução ou tradução total ou parcial. assim como a reprodução de parte
essencial delas. sempre que possa resultar em confusão. Estas são situações
típicas do conceito de confusão. expressamente proibido pelOS Tratados.
Convenções e Leis brasileiras que regulam o direito de propriedade industrial e
intelectual.
48. Assim há notoriedade. pois o público consumidor conhecia e conhece a
DeMOLAY INTERNATIONAL como detentora das marcas. antes mesmo de elas
serem utilizadas no Brasil. visto serem usadas para determinados rituais e
liturgias próprias de uma instituição mundialmente notória.
49. Pertinente ao caso é o artigo "Imprescritibilidade da ação anulatória de \
registro de marca obtido de má-fé". da juíza federal Liliane do Espírito Santo' \~
~
-
16
Roriz de Almeida, publicado na Revista da
Propriedade Intelectual- ABPI N. 80, jan/fev-2006.
Associação BrasileifJS'd<il~; v J ", 8 ,.
50. Depois de conceituar marca como "todo sinal distintivo, visualmente
perceptível, que distingue produtos e serviços, indicando que foram
produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa ( ... )", Roriz de
Almeida lembra o ensinamento de Pontes de Miranda para quem "a marca
tem de distinguir. Senão o faz, não é sinal distintivo, confundindo-se com outras
marcas" (ob.cit. pág. 119).
51. Portanto, a proteção jurídica da marca recai sobre a capacidade
distintiva. E "DeMOLAY" é muito mais que uma marca, é um símbolo litúrgico
histórico, usado nas cerimônias de secular instituição, patrimônio da cultura
ocidental, agora pilhado por terceiro particular.
52. O art. 124, inciso XIX, da LPI proíbe o registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim (principio da especificidade), suscetível de causar confusão ou
associação com essa marca.
53. Por sua vez, o art. 166, também da LPI, assegura ao titular de marca
registrada em país signatário da Convenção da União de Paris reivindicar e ou
adjudicar o registro nos termos do art. 6, septies, (1), da CUP, permissa venia,
mais uma vez transcrito, verbis:
"Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a
adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6° septies (1) 'J
daquela Convenção." . ~
~
J
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17
54. A imprescritibilidade da ação anulatória ou do pedido de can~n1erhlcC J '; 9 do registro indevido está condicionada à notoriedade da marca e ao
'- '_.
elemento intrínseco da má-fé.
55. Desta forma, a legislação brasileira e a CUP reprimem a reprodução ou
imitação de marca conhecida, ou seja, notória, realidade não observada,
também, pelo INPI. razão pela qual fora Incluído na lide.
56. O possível conflito aparente entre o art. 174 da LPI e o Art. 6°. Bis da CUP é
solucionado pelos tribunais e pela doutrina pátrios, utilizando-se os critérios da
hierarquia, da cronologia e da especialidade das leis.
57. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que os tratados internacionais
ingressam na ordem jurídica interna no mesmo nível das leis ordinárias, exceto
se tratam de questões penais. quando assumem a condição de leis
constitucionais.
58. Em relação ao caso. vêm em socorro do Requerente os critérios da
hierarquia e da especialidade das leis como operações hermenêuticas de
exclusão das antinomias jurídicas. resolvendo o aparente conflito entre a CUP.
TRIPs e as normas internas.
59. Noberto Bobbio e boa parte dos doutrinadores brasileiros optam pelo
critério da especialidade. ou seja. a lei especial derroga ou afasta a aplicação
da lei geral. Concluí-se. logicamente. que a lei especial regula melhor a
matéria. In casu. os art. 6°. Bis. da CUP .e 126. da LPI. são normas especiais.
60. Ao requerer o registro de marca notoriamente conhecida. o Requerldo/
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL agiu de má-fé. com
dolo. ou seja. praticou ato ilícito. pois violou vários artigos da LPI. da CUP e do
TRIP" lofroç_ wbejameo'e demamtrad~ adma, ""'m, c~e'e" ",cHa d~U e :.)\.
peoal lart, 189 e ,eg"'ote" da lPl, e art. 184, da CPI, ./
18 · , ..
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61. A inquestionável ilicitude penaL_do Requerldóti SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL eleva à condição de lei constitucional a
norma da CUP (art. 6°. Bis. recepcionado pelo art. 126. da LPI) que proíbe o
registro de marca notória. derrogando assim o art. 174. da LPI. que fixa em
cinco anos o prazo prescricional.
62. Segundo o princípio da hierarquia. a lei superior afasta a incidência da lei
inferior. quando não a revoga. critério adotado pelo STF. quando o aparente
conflito envolve normas penais. Conseqüentemente. o conteúdo penal da
norma constitucional do art. 6°. Bis. c/c art. 126. da LPI. inviabiliza a incidência
da norma ordinária do art. 174. da mesma lei. Em decorrência. não se aplica
ao caso. a prescrição dos cinco anos.
63. Por sua vez. o princípio da hierarquia também vem em favor do
Requerente. pelo critério segundo o qual a lei especial revoga a lei geral.
64. Ensina Lman Roriz de Ameida que "assim. sempre que o direito intemacional
contiver normas especiais. relativamente ao direito interno. deve aquele
prevalecer sobre este. qualquer que seja a teoria que adote a respeito da
existência ou não da hierarquia entre ambos. A especialidade da norma
internacional a torna imune à incidência do critério cronológico" (ob.cit. pág.
41 ).
65. Continua a autora: "o item 3 do art. 6a• Bis da CUP só se refere a marcas
notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de má-fé
por outrem ( ... ) Estes elementos tornam esta norma especial em relação à
regra geral contida no art. 174. da LPI. in verbis:
"Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade
do registro. contados da data da sua concessão."
66. Eleva-se à condição de norma geral (ou generalis) o enunciado do art.
174. da LPI (Lei n. 9279/1966). quando estabelece em cinco anos. o prazo
prescricional para manejar a ação anulatória do registro da marca.
19 u ,
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67. Ela é geral, no dizer de Liliane . R:"Orii:· de :f.\linéipa, porque trata, ,",,,, .• ,,,,,.,",_~;,,,",",~,, .. ,,,:>,,~,,,,<,.,,.,,,~ .• ,",,,,,,,,;
indistintamente, todos os registros processados pelo INPI, sejam eles requeridos
de boa-fé; sejam de má-fé ou tingidos de dolo, como ocorreu, in casu.
68. "Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de marca
fundadas em ofensa a marcas notoriamente conheGidas, cujos registros foram
obtidos de má-fé, o artigo 6. Bis da CUP constitui-se numa norma espeGial que
subtrai às regras gerais contidas na legislação brasileira uma parte de sua
matéria, para submetê-Ia à regulamentação diferente" (ob. cit. pág. 41).
69. Segundo a Autora, o prazo de cinco anos do art. 174 continua válido e
eficaz contra outras causas de nulidade que não o registro de marca notória e
processado de má-fé.
70. Também surge como lei especial a norma contida no artigo 126 da LPI que,
em seu enunciado ou propósito finalístico, reafirma o conteúdo do art. 6°, Bis,
(3), da CUP, quando dá proteção especial à marca estrangeira notoriamente
conhecida.
71. De sua parte, são ordinárias as Leis n° 5.772, de 1971, e 9279, de 1996, que
fixam em cinco anos o prazo de prescrição para anulação ou invalidação do
registro indevido de marca.
72. Ao fazer a distinção entre as marcas registradas de má-fé e boa-fé, o art.
6°. Bis da CUP ingressa na categoria de lei especial.
73. O art. 6°, Bis, da CUP c/c art. 126 da LPI não fixa prazo prescricional,
quando o pedido de registro da marca ocorreu de má-fé, in casu. Os artigos
das Leis n° 5.772, de 1971 e 9279, de 1996, que fixam a prescrição qüinqüenal,
são incompatíveis com o art. 6 Bis da CUP. Logo, a prescrição de cinco anos , não alcança a questão em debate. '. .~
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20
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L~~~~~"""M~"' __ ",","'~""'~":"::'..J 74. Ora, indubitável que o Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL agiu com dolo, mó-fé, quis provocar o mal e tinha
conhecimento de que a marca que registrou Indevidamente pertencia à
DeMOLAY INTERNATIONAL.
75. Imperioso assinalar que a omissão do Requerido! SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL. quanto ao registro, anterior e vigente, da
marca DeMOLA Y nos Estados Unidos da América, impediu a correta avaliação
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no momento em que recebeu
o depósito da referida marca.
76. Todavia, o segundo Requerido/INPI poderia ter sido mais cauteloso, pois
no caso de marcas estrangeiras, a exemplo das marcas DEMOLA y, deveria
ser incluída na metodologia de avaliação do processo de registro a pesquisa
nos principais bancos de marcas intemacionais, além de exigir de qualquer
pleiteante, como o primeiro Requerido, declaração de desconhecimento de
registro internacional.
VIII. Da ilicitude, do 0010 e da Mó-fé do Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL
77. A má-fé decorre do conhecimento do mal que se encerra no ato
executado, ou do vício contido na coisa que se quer mostrar como perfeita,
sabendo-se que não o é. A definição é escorreita e admitida, de forma
inconteste, pelos doutrinadores.
78. O Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL
tinha consciência, "ciência do mal- certeza do engano, da fraude, do vício",
contidos no ato, ou seja, ao requerer para si o domínio de marca sabidamente
alheia. Em outras palavras, a má-fé se consolidou tingida de dolo, fraude.
Ilícitos veementemente repudiados pelas leis civis e penais.
79. Não restam dúvidas de que o Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL quis praticar e praticou o mal, provocando sérios
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21 .-~';"o...l. ~: ,.) '~. 0 ~ j
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prejuízos não apenas financeiros, ma~.Jgml:lªmmotóiSi ferindo a imagem e o
bom conceito que a DeMOLA Y INTERNATIONAL goza no mundo inteiro.
80. Repete-se: até por força do contrato de mútuo e da atividade que exerce,
o Requerido/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL não
poderia alegar desconhecer o legítimo detentor das marcas "DeMOLAY" e,
num passo seguinte, pedir o respectivo registro delas (art. 124, da LPI. O ato
ilícito causou e causa dano e grande confusão.
IX. Dos Julgados e Paradigmas dos Tribunais Brasileiros
81. Os Tribunais brasileiros têm reprimido os registros de marcas e patentes
notoriamente conhecidas e obtidos com dolo e má-fé, atitudes que violam os
princípios da boa-fé e da ética que regem as relações jurídicas.
82. Assim, ao registrar as marcas "DeMOLAY", o Requerldo/ SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL violou as cláusulas do
Contrato de Mútuo, normas da LPI, do TRIPs e da CUP, não obstante ingressar
também no Código Penal. Agiu com dolo e má-fé. Praticou ilícito penal e civil
(arts. 186 e 187 do CC, de 2002). Patrocinou a concorrência desleal e a
confusão. Usurpou direitos, comportamento reprimidos pelos tratados, as leis,
doutrina e jurisprudência brasileiras.
83. A propósito, chamam-se à colação alguns julgados. Entre eles o
paradigmático precedente na AC 2001.02.01.015057-2, TRF2a. Região, 2".
Turma, ReI. Juíza Federal Convocada Liliane Roriz, DJU 10.06.2003. Pede-se
venia para reproduzir partes do ilustrativo precedente:
"( ... )Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não
estando autorizando pelo titular do direito autoral sobre obra
notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz.
"Não corre prescrição para ações de nulidade de registro de marca
notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6°. Bis (3) da CUP) \ .~
~
22
"É irregistrável O sinal que copia nom~ci~,obraartística e seu desenho,
se não havia consentimento express.taõrespealvcta~tor ou titular para
tal .
.............................................................................................................. ( ... )"
84. No mesmo sentido, o Tribunal Federal da Primeira Região tem decretado a
nulidade do registro de marca que causa confusão e concorrência desleal, ao
julgar a AC 2001.01.00.018985·4·MG, relatora a Desembargadora Federal
Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta Turma, TRFI, DJU 13/11/2002 DJ, p.225,
verbis:
"Comercial. Ação de nulidade de marca de comércio. Reprodução de
marca registrada anteriormente. Concorrência desleal. Assistência do
INPI.
Honorários advocatícios indevidos.
1. É nulo o registro de marca semelhante à outra anteriormente
registrada. Mesmo que os produtos tenham embalagens diferentes, isto,
por si só, não é suficiente para afastar a confusão causada pela
semelhança do nome
2. Quando uma empresa, para vender seu produto, utiliza-se da boa
reputação de marca de outrem, já conhecida no mercado, fica
caracterizada a concorrência desleal.
3. Não merece subsistir a condenação em honorários advocatícios
quando a assistência é imposta por força de lei, sem que o assistente
tenha real interesse em que uma das partes seja vencedora.
4. Nega-se provimento à apelação de Cerealista Internacional Ltda. e
dó-se provimento à apelação do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial. para excluir a sua condenação em honorários advocatícios."
85. Emblemática e paradigmática é também a decisão do TRFI, proferida na
AC 1997.01.00.017847-6/GO, relator o juiz convocado Evandro Reimão dos
Santos, 3° Turma, DJU 06.07.2003, p. 202, segundo a qual a marca estrangeira, '
registrada ou não junto ao INPI, goza de proteção especial, verbis:
23
"Marca estrangeira - proteção - coqyenção. dq . união de paris -
notoriedade - utilização por terceiro - ílieitude-·eemPetência da Justiça
Federal.
1. A marca estrangeira, registrada ou não no órgão competente, goza
de proteção no país, seja em decorrência de o Brasil ser signatário da
Convenção da União de Paris (artigo 8°, do Decreto n° 19.056/1929),
seja por a Lei n° 9.279/96 (artigo 124, inciso XXII) resguardar a sua
utilização.
2. É notória a marca que pela expressiva cadeia de lojas espalhadas
pelo mundo não permite a presunção de ser desconhecida.
3. A Justiça Federal é competente para a causa que se fundamenta em
tratado intemacionat em vista do disposto no artigo 109, inciso 11/, da
Carta Política.
4. Apelação desprovida."
86. No mesmo passo, o Superior Tribunal de Justiça tem aSSegurado a proteção
especial, nos dizeres do art. 6, Bis, da CUP, às marcas estrangeiras
notoriamente conhecidas, não admitindo que elas sejam registradas no Brasil
à revelia do respectivo proprietário
87. Chama-se à colação o RESP 36102-RJ, relator Ministro Eduardo Ribeiro,
Terceira Turma, DJU 28.03.1994, p. 6315, RSTJ, Vol. 59, p. 319, in verbis:
"Ementa: Propriedade industrial. marca - titularidade - transferência. A
falta de registro da transferência não impede que o cessionário
defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88
par. ,. do Código da Propriedade Industrial. Caducidade -
Requerimento. A circunstancia de haver sido requerida a declaração
de caducidade não constitui, por si, causa obstativa da transferência
de titularidade. A proteção conferida a marca, pode ser notoriamente
conhecida "como já sendo a marca de um cidadão de outro pais
contratante" (art. 6. Bis), constitui garantia distinta da outorgada pelo
artigo 2. da mesma convenção. No Brasil. independe do registro.
ACÓRDÃO: por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
das autoras. "
1".. • 24
flS . .Q D G O 213 X. Da Anteclpaçao dos efeitos de Tutela
-,i 'o. , .. ,
88. Diz o Art. 273 do CPC:
"O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou
parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. desde
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação e
1- haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou,
/I - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do réu."
89. Excelência, inquestionável a violação dos direitos da DeMOLAY
INTERNATIONAL, neste ato representada pelo Requerente.
90. Ficou evidente que a prescrição dos cinco anos não incide, in casu, pois o
art. 6°, Bis, da CUP é lei especial e constitucional, afastando a aplicação do
art. 174, da LPI, em obediência aos critérios da hierarquia e especialidade das
normas.
91. Também incontroverso que o Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL agiu de má-fé, com dolo, ilicitamente, ao requerer o
registro das marcas "DeMOLAY", causando sérios e irreparáveis prejuízos e
danos ao Requerente.
92. Indubitável que as marcas "DeMOLAY" são mundialmente conhecidas,
constituindo-se num patrimônio cultural e histórico do mundo ocidental,
usurpado pelo Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O
BRASIL, em violação a normas da CUP, do TRIPs, da LPI e dos Códigos Civil e
Penal.
93. Desta forma, não há mais receio, e sim a real locupletação do Requerldo/
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL que, utilizando-se
de má-fé e fraude, pilhou direitos do Requerente e provocou danos de difícil ~
reparação. , \\\J \J I
",,--,
i_- _, 25
, ~' . . ".,~.
94. Não há dúvidas também quanto 'ãineq0ívoêâ"~erossimilhança do
alegado, porque o indevido registro das marcas "DeMOLAY" continua a
provocar danos ao seu legítimo proprietário e promove concorrência desleal e
confusão junto aos consumidores.
95. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores do art. 273 do CPC para a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, assim como o pericu/um in
mora e a fumaça do bom direito, pois a continuidade do registro das marcas
"DeMOLAY" nas mãos do Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DeMOLAY PARA O BRASIL trará prejuízos financeiros e morais irreparáveis ao
Requerente e ã DeMOLAY INTERNATlONAL.
XI. Do Requerimento
96. Portanto, com fulcro nos artigos 273, 461 e 644 do CPC, requer de Vossa
Excelência a antecipar liminar et inaudita aHera pars os efeitos da tutela para:
a. determinar ao segundo Requerido/Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI a obrigação de fazer. isto é, sustar, suspender ou cancelar de
imediato a concessão do registro das marcas "DeMOLAY", em nome do
Requerido! SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL;
b. determinar a obrigação de não fazer, isto é, proibir o Requerido! SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL; de se utilizar, vender ou
praticar quaisquer outros atos de comércio envolvendo a marca DeMOLA Y; e,
finalmente,
c. a aplicação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na
hipótese dos Requeridos contrariarem a decisão de Vossa Excelência.
XII. Dos Danos Morais e Patrimoniais
97. Excelência, inquestionável que a ação deletéria do Requerldo/ SUPREMO '\
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL provocou e provoca sérios ~
~
26
flS. Ü O 002 O
prejuízos materiais e danos morais e à i'nfagem dó R~uerente e de sua ,.,,;,",,,,;,, __ ~,,,,,_,,-,_,,"~i
representada DeMOLA V INTERNATlONAL.
98. Portanto. a titulo de danos patrimoniais o Requerente indica. como valor
indenizatório. a quantia de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) e para os danos
morais. R$ 50.000.00 (cinqüenta mil reais).
99. Os valores acima sugeridos podem ser alterados. segundo o entendimento
de Vossa Excelência. embora não representem os reais danos provocados
pelo Requerldo/ SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAV PARA O BRASIL.
incomensuráveis diante da infungibilidade do bem em discussão.
100. O pedido indenizatório tem mais um efeito pedagógico. pois não
recompõe todo o prejuízo. especialmente quanto ao dano à imagem sofrido
pelo Requerente e pelos proprietários das marcas "DeMOLA V".
101. Destaca-se que os danos causados pelo Requerido não se restringem
apenas ao Requerente. Alcançam também os Interesses de terceiros. ou seja.
dos "demolays" brasileiros e todo um trabalho mundial destinado à redução
das desigualdades sociais e formação de homens fntegros. que a DeMOLA V
INTERNATIONAL desenvolve junto a jovens de todo o mundo.
XIII. Do Pedido Final
102. Diante do exposto. reafirma os termos do pedido de antecipação de
tutela. requerendo também. ao final. a condenação do Requerldo/ SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAV PARA O BRASIL e mais:
a. o cancelamento ou a nulidade definitiva do registro das marcas
"DeMOLAY". nominativa e figurativa. em nome do Requerido SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DeMOLAV PARA O BRASIL;
b. impor ao Requerido/SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAV PARA O
BRASIL a obrigação de não fazer. ou seja. proibi-lo de praticar. doravante.
quaisquer atos de comércio ou se apresentar como representante das marcas ,\
e dos interesses da DeMOLAV INTERNATlONAL para o Brasil; \ ~ .~ I
hJ. Li tJ u U 2 8 27
c. impor a obrlgaçao de fazer, isto é, "dedélermTii'õt ao segundo
Requerido/INPI registrar as marcas "DeMOLAY" em nome da DeMOLAY
INTERNATIONAl;
d. A condenação do Requerldol SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLA Y
PARA O BRASil ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referentes aos
danos morais e patrimoniais, quantias que poderão ser alteradas por Vossa
Excelência;
e. a condenação do Requerldol SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY
PARA O BRASil ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e,
f. A citação dos RequeridOS, SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOlAY PARA
O BRASil e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para, querendo,
contestar a presente ação, sob pena de confissão e revelia.
Promete provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos -
testemunhal, pericial e documental, especialmente com o depoimento dos
representantes dos Requeridos SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLA Y
PARA O BRASil do INPI-Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Dá à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para efeitos fiscais.
Finalmente, que todas as informações referentes a este processo sejam
também enviadas para os endereços eletrônicos [email protected] e
Termos
P. Deferimento
Brasília, 23d,~ agosto de 2b7 Ed"a",~Jg'~.'hO OABID: Ç.I~ 0.628