decisão igb apple set13

7/29/2019 Deciso IGB Apple set13

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Sentena Tipo A

PODER JUDICI RIOJUSTIA FEDERAL

SEO JUDICIRIA DO RIO DE JANEIRO

25 VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: N 0490011-84.2013.4.02.5101 (2013.51.01.490011-0)

AUTOR: APPLE INC.

RU: IGB ELETRONICA S.A. E INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDR BRANDO DE BRITO FERNANDES

SENTENA

TIPO A

Vistos, etc.

Trata-se de ao proposta por APPLE INC,em face de IGB ELETRNICA S.A doINPI INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinrio,emque a parte autora objetiva, em sntese, seja declarada a nulidade parcial do registro n822.112.175, na classe 09, para a marca mista GRADIENTE IPHONE, de propriedade daempresa R, condenando o INPI a anular a deciso concessria de registro e a republic-la norgo Oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregado pela empresa R, demodo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE APALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE.

Em resumo, a Autora informa que sociedade multinacional norte-americanafamosssima no ramo de aparelhos multimdia e, em geral, na rea de informtica, em que tevesua origem.

Relata que sua histria est profundamente ligada prpria inveno docomputador pessoal, tendo em vista que, em 1976, dois jovens aficionados por informticacriaram a mquina Apple I e fundaram a Apple Computer Company. Em seguida, traa brevehistrico da evoluo de seus dos produtos, tais como o Apple II, criado em abril de 1977, alinha Macintosh, introduzida em janeiro de 1984 e a revolucionria famlia de produtos i-, daAPPLE, criada em 1998. Acrescenta que na linha de evoluo dos computadores Macintosh,foi lanado, em agosto de 1998, o computador pessoal iMac e, no ano seguinte, o iBook.

Afirma que a Autora, alm de mudar os paradigmas da indstria da informtica,revolucionou a prpria indstria do entretenimento, com a criao das febres mundiais, sob asdenominaes de iPod, iPhone e iPad, os quais esto constantemente em grande destaque namdia mundial, sempre associados APPLE, haja vista os macios investimentos empropaganda em mbito nacional e mundial.

Conta que, aps triunfal anncio em janeiro de 2007, o primeiro iPhone foicolocado venda em junho daquele ano, tornando-se o smartphone de maior sucesso emtodos os tempos.

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Assinado eletronicamente. Certificao digital pertencente a EDUARDO ANDRE BRANDAO DE BRITO FERNANDES.Documento No: 67130338-103-0-1306-15-986633 - consulta autenticidade do documento atravs do site www.jfrj.jus.br/autenticidade


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Assevera que, diante da importncia desse bem de consumo, a Autora agiudiligentemente na proteo dos sinais identificadores da famlia i, conforme demonstram osregistros elencados s fls. 05/06 da inicial.

Sustenta que a Autora utiliza o sinal IPHONE, mundialmente, desde 2007,empregando-o com inegvel natureza marcria, na medida em que indiscutivelmente d contade identificar a origem do produto, distinguindo-o de outros congneres.

Defende que a marca IPHONE, concebida e extensivamente utilizada pela Apple,atende aos requisitos legais bsicos para que um sinal se caracterize como marca de produto,nos termos do art. 122, da Lei 9.279/96, da LPI, no se podendo afirmar o mesmo em relao

ao signo iphone, discretamente incorporado marca GRADIENTE IPHONE, depositada pelaempresa R.

Alega que, paralelamente bem sucedida histria da Autora e da adoo do sinalIPHONE como marca no mercado de revolucionrios telefones celulares com acesso internet,a empresa R depositou, em 29/03/2000, o pedido de registro para a marca mistaGRADIENTE IPHONE.

Argumenta que o referido registro foi, equivocadamente, concedido em 02/01/2008pelo INPI empresa R, na medida em que o termo iphone, da maneira como se apresenta noconjunto da marca ora em discusso e para o intuito concebido, no tem nenhuma foradistintiva, figurando ali, a toda evidncia, apenas como um elemento de carter acessrio,descritivo da categoria de produto da R, a ser comercializado pela marca GRADIENTE.

Explicita que essa concluso se extrai, inicialmente, da mera observao doconjunto marcrio depositado, composto pelo logotipo G e pela marca nominativaGRADIENTE notoriamente conhecidos no Brasil, associados a uma palavra (iphone)meramente descritiva da funcionalidade do produto, qual seja, um telefone com acesso internet.

Aduz que essa concluses so confirmadas, tambm, pelas declaraes do Sr.Eugenio Staub, empresrio de renome, fundador da Gradiente e, hoje, presidente do Conselhode Administrao da primeira R: A inteno, desde aquela poca, era fazer uma linha desmartphones com acesso internet. No era realidade, mas a gente sabia que viria a ser (fl.124).

Afirma que desde a origem a expresso iphonefoi concebida pela empresa R esua antecessora como um elemento meramente descritivo de telefones com acesso internet,ou seja, como um smartphone.

Cita, ainda, o seguinte trecho das declaraes da empresa R: Foi ela que sedistinguiu no mercado batizar seus aparelhos, atribuindo-lhes submarcas enquanto osconcorrentes costumavam usar nmeros para identificar seus modelos. Nos casos doscelulares Gradiente, foram comercializados verdadeiros cones, como Strike, Concept, Chroma,NEO, entre outros. Basta lembrar ainda que foi a primeira empresa a lanar um aparelho

smartphone no Brasil, em 2004, denominado Partner (doc. 07).

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Ressalta, assim, que a histria da empresa R, como ela mesmo afirma, sempreesteve ligada ao lanamento de submarcas (como as ditas CONCEPT, STRIKE ou PARTNER)associadas marca GRADIENTE. Assevera, entretanto, que o exame superficial dos fatospermite facilmente constatar que o elemento iphonesequer foi concebido pela empresa Rpara funcionar como uma submarca.

Sustenta, outrossim, que na realidade as declaraes da empresa R imprensademonstram que a sua pretenso foi sempre a de usar iphone como sinnimo desmartphone.

Nesse contexto, alega que a submarca de seu atual telefone GRADIENTE

NEO ONE e no iphone. Alis, esse telefone j estava no mercado desde, pelo menos, agostode 2012, como revela a reportagem da revista EXAME, em anexo.

Salienta que, o ponto irrefutvel da controvrsia que, passados mais de 13 anosdo depsito, a empresa R nunca utilizou a expresso iphonecomo marca.

Relata que, com base no registro anulando, a empresa R se achou no direito deinformar imprensa que, no obstante o mundialmente famoso produto da APPLE, lanaria asua linha de celular iphone e tomaria todas as medidas necessrias para reprimir a violaode seus direitos.

Diante desse fato, a Autora argumenta que o referido registro, apenas agora

invocado pela empresa R, somente poder seguir valendo no mundo jurdico com o devidoapostilamento, indo de encontro aos termos do art. 124, VI, da LPI.

Por outro lado, destaca que pblico e notrio que o mercado consumidorpercebe que a Autora utiliza o sinal IPHONE com uma funo e natureza bastante diversasdaquelas exercidas pela palavra iphonena marca mista depositada pela empresa R, qualseja, GRADIENTE IPHONE.

Reafirma que o termo iphone constitui elemento meramente indicativo de umtelefone com acesso internet da GRADIENTE, de marca NEO ONE.

Argumenta, por fim, que a falta de uma ressalva quanto exclusividade doselementos dissociados do logotipo objeto do registro da empresa R decorre de evidenteequvoco do INPI, pois que constitui violao ao disposto no art. 124, V, da Lei n. 9.279/96.

A Autora junta procurao s fls. 49/79 e documentos s fls. 17/147.

Custas judiciais integralmente recolhidas s fls. 17.

A empresa R apresentou contestao s fls. 156/174, com a juntada dosdocumentos de fls. 175/241, alegando, preliminarmente, a prescrio da pretenso formuladapela Autora, na forma do art. 174 da LPI, tendo em vista que, apesar da presente demanda tersido proposta em 02/01/2013 (ltimo dia do prazo prescricional, visto que a marca em questofoi concedida em 02/01/2008 pelo INPI), a Autora deixou de prestar a cauo exigida pelo art.835 do CPC, que era sua obrigao ab initio.

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Esclarece que no basta, como fez a Autora, requerer o arbitramento do valor dacauo exigida pelo CPC, devendo esta depositar valor suficiente ao pagamento doshonorrios advocatcios e custas judiciais, o que no foi feito.

Requer, diante do alegado, a extino do processo, com resoluo do mrito, nostermos do art. 269, IV, do CPC.

Destaca, ainda, que a Autora, empresa estrangeira, deveria prestar a cauosuficiente e idnea, a fim de garantir, minimamente, o pagamento das custas e despesasprocessuais, alm dos honorrios advocatcios, nos termos do art. 835 do CPC, o que noocorreu foi feito at o presente momento. Em razo disso, pleiteia a extino do processo, sem

resoluo do mrito, na forma do art. 267, inciso IV, do mesmo diploma legal.

No mrito, informa que, de acordo com a APPLE, o termo IPHONE seriadescritivo (e, portanto, inaproprivel), quando utilizado para designar produtos do segmento datelefonia celular, notadamente telefones com acesso internet. Nas palavras da Autora,IPHONE no tem nenhuma fora distintiva.

No entanto, afirma que o comportamento da Autora mostra exatamente o contrrioe faz o seguinte questionamento: Se IPHONE, de fato, no tem nenhuma fora distintiva, porqual motivo APPLE o teria depositado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente, e naforma nominativa? Em seguida, responde: evidentemente que para obter o registro e arespectiva propriedade (fl. 157).

Sustenta que a tese de que o termo IPHONE teria adquirido distintibilidadeexclusivamente por conta do uso ostensivo feito por APPLE desde 2007 (ano do lanamentodo produto nos EUA), o que traria ao caso a aplicao da teoria do secondary meaning, no confirmada nem pelos fatos, nem pelos atos da prpria Autora que pretendeu se apropriar domesmo enquanto marca requerendo o seu registro. Aduz, ainda, que, no Brasil, o lanamentodo smartphone da APPLE ocorreu em 26/09/2008.

Argumenta ser relevante a anterioridade da aquisio da marca IPHONE, tantopelo uso, quanto pelo depsito, pela empresa R, no Brasil e no mundo.

Alega que, em 2000, isto , 7 anos antes da Autora, a empresa R lanou, no

Brasil, um telefone celular denominado GRADIENTE IPHONE, conforme atesta a reportagem,em anexo, publicada no jornal O ESTADO DE SO PAULO, em 03/04/2000.

Ressalta que a marca de titularidade da empresa R, contendo o termo IPHONE,foi concedida pelo INPI, sem qualquer restrio, anotao ou apostila, em janeiro de 2008 (comdepsito em 2000), anteriormente, inclusive, ao lanamento do produto da Autora no mercadonacional.

Defende que o direito de exclusividade da empresa R sobre o termo IPHONE noBrasil inconteste, nos termos do art. 129, da Lei n. 9.279/96. Aduz, portanto, que inexisteabusiva pretenso da R no mercado (fl. 11), havendo, segundo a R, exerccio regular deum direito de propriedade.

Esclarece que a empresa R apenas no ajuizou ao em face da Autoraanteriormente por conta da crise financeira enfrentada pela R desde 2007, que culminou na

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paralisao de suas atividades, e do processo de recuperao extrajudicial existente, fatosesses notrios.

Relata que, no por acaso, aps a finalizao do amplo processo dereestruturao da IGB ELTRNICA, a comercializao dos produtos da empresa R foiretomada no mercado brasileiro, culminando com o relanamento do aparelho celularGRADIENTE IPHONE no final de 2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto pelo art.143, I, da Lei n. 9.279/96.

Assevera que a mera visualizao da imagem colacionada fl. 160 revela oindiscutvel destaque dado pela empresa R ao termo IPHONE, que por ela utilizado como

marca, isto , para distinguir o telefone celular produzido pela R de outros de origem diversa.Aduz que o fato de IPHONE ser utilizado pela empresa R ao lado da letra G estilizada e dahouse markGRADIENTE, por bvio, no lhe retira o carter distintivo, sendo certo que o termodescritivo para o produto em tela smartphone.

Afirma, assim, ser evidente o carter fantasia da expresso IPHONE, que nadatem de descritiva ou genrica.

Informa que, em 1993, a IGB ELETRNICA foi a primeira empresa a produziraparelhos celulares analgicos no Pas, fabricados sob a licena da empresa finlandesa NokiaMobile Phone e que, em 1997, a empresa R foi responsvel pela fabricao do primeirotelefone celular digital no Brasil, o qual foi um verdadeiro sucesso de vendas.

Conta que, diante do enorme sucesso do primeiro celular digital brasileiro, em2000, a empresa R apostou na ideia de conciliar os servios de internet com os de telefoniamvel em um nico aparelho. Acrescenta que a IGB ELETRNICA lanou, j naquela poca, oaparelho celular com a marca GRADIENTE IPHONE (abreviao de INTERNET PHONE).

Relata que, visando resguardar para si o direito de propriedade e exclusividadesobre a aludida expresso, a empresa R requereu e obteve, perante o INPI, o registromarcrio GRADIENTE IPHONE (depsito em 29/03/2000 e concesso em 02/01/2008).

Alega, no entanto, que, em 2007, como pblico e notrio, a empresa R passoupor uma grave crise financeira, a qual culminou no s na paralisao de suas fbricas, mas

tambm na interrupo da comercializao de produtos GRADIENTE no mercado nacional.Afirma que, nesse mesmo ano, mais precisamente no ms de junho, a APPLE

lanou no mercado mundial um aparelho de grande sucesso, coincidentemente, com a marcaIPHONE.

Assevera que, no Brasil, o produto da Autora s foi lanado em 26/09/2008, ouseja, 8 anos depois do pedido de registro realizado pela empresa R e aps a concesso doregistro da marca GRADIENTE IPHONE pelo INPI (ocorrida em 02/01/2008). Desse modo,defende que no poderia a Autora ignorar a titularidade da IGB ELETRNICA para a marcacontendo a expresso IPHONE no pas.

Ressalta que no s o depsito e respectivo registro, mas tambm o uso daexpresso IPHONE pela IGB ELETRNICA anterior adoo do aludido por parte daAutora, inclusive nos Estados Unidos da Amrica.

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Assim, argumenta que a primeira empresa a adotar a expresso IPHONE nomundo, como marca, foi a IGB ELETRNICA (ou, poca, GRADIENTE ELETRNICA), e noa APPLE.

Sustenta que, no por acaso, aps a finalizao do amplo processo dereestruturao da IGB ELETRNICA, a comercializao dos produtos GRADIENTE foiretomada no mercado brasileiro, culminando com o relanamento do aparelho celularGRADIENTE IPHONE. Aduz, dessa forma, que indiscutvel que a IGB ELETRNICA alegtima titular dos direitos de propriedade industrial sobre a marca IPHONE, no Brasil.

Por outro lado, salienta que o uso anterior da marca IPHONE, por terceiros, no

novidade para a APPLE. Informa que, conforme notcia veiculada no site jurdicoWWW.conjur.com.br, datada de 05/11/2012, a Justia Mexicana determinou que a APPLEcessasse o uso da expresso IPHONE, no Mxico, haja vista o uso anterior da marcaIFONE por uma empresa de telecomunicao daquele pas, que utiliza a aludida expressodesde 2003.

Reafirma que o termo IPHONE est em posio de destaque nos aparelhoscelulares comercializados pela IGB ELETRNICA, como marca, e no como elementodescritivo da funcionalidade de seu produto, ressaltando que o sinal distintivo e identificador doaparelho celular da empresa R justamente a expresso IPHONE.

Destaca que a ata notarial lavrada em 20/12/2012, em anexo, comprova que aempresa R vem fazendo uso da expresso IPHONE, como marca, bem como que as notasfiscais emitidas pela R tambm comprovam que a referida expresso amplamente utilizadacomo elemento identificador de sua linha de aparelhos celulares.

Alega que os aparelhos celulares com acesso internet, mquina fotogrfica,entre outros itens, so popularmente conhecidos como smartphones (telefones inteligentes).No entanto, adverte que, ao contrrio do que pretende fazer crer a Autora, nenhuma empresautiliza a expresso IPHONE para descrever a funcionalidade do produto, sobretudo porquealudido sinal no serve para tal finalidade.

Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado da aglutinao fantasia daspalavras inglesas Internete Phoneem nada altera a validade do registro marcrio concedidopelo INPI, haja vista que a empresa R no pretende (e jamais pretendeu) apropriar-se dasexpresses INTERNET e PHONE, isoladamente, mas sim do sinal distintivo IPHONE, noconjunto e nessa ordem.

Por derradeiro, requer a improcedncia do pedido, bem como a condenao daAutora ao pagamento de todas as despesas processuais e honorrios advocatcios, na base de20% do valor dado causa.

Despacho proferido fl. 258, determinando que a parte autora promova, no prazode 10 dias, o cumprimento do disposto no art. 835 do CPC, depositando o equivalente a 20%do valor atribudo causa.

Petio da Autora s fls. 260/262, requerendo a juntada aos autos da guiacomprobatria do depsito da cauo, na proporo de 20% sobre o valor da causa.

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Petio juntada pela Autora e a empresa R, requerendo a suspenso do feitopelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 265, II, do CPC, em razo das tratativas de acordomantidas entre as partes, com vistas soluo amigvel da questo.

Despacho proferido fl. 265, suspendendo o feito, na forma do art. 265, II, doCPC, por 30 dias, conforme solicitado pelas partes.

Petio acostada pelo BANCO DO BRASIL S.A s fls. 267/269, com osdocumentos de fls. 270/293, em anexo, informando que:

1) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira R (IGB

ELETRNICA S.A), uma execuo de quantia certa contra devedor solvente, com vistas aorecebimento da pretenso creditria representada pela Cdula de Crdito Bancrio n.20/001150-4, no valor de R$ 765.032,68. Aduz que, aps diversas tentativas infrutferas decitao, o Banco requereu o arresto da marca IPHONE, o que foi deferido pelo Douto Juzodaquela execuo, conforme se verifica pela deciso em anexo.

2) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primeira R (IGBELETRNICA S.A), outra execuo de quantia certa contra devedor solvente, com vistas aorecebimento da pretenso creditria representada pela Cdula de Crdito Bancrio n.20/001149-0, no valor de R$ 15.426.436,82. Acrescenta que tambm nos autos do processotratado no presente tpico, com fulcro na realizao de tentativas infrutferas de citao dosexecutados, o BANCO DO BRASIL S.A requereu o arresto da marca IPHONE, conformepetio em anexo, que se encontra pendente de apreciao.

Diante do informado, requer a intimao da Autora e das Rs para tomaremcincia dos fatos narrados na presente petio, com vistas preveno de conflitos futuros,que podem ser vivenciados a partir de uma eventual negociao de bens constritos,notadamente a marca IPHONE.

Petio juntada pela IGB ELETRNICA S.A s fls. 294/295, com os documentosde fls. 296/316, em anexo, esclarecendo que a deciso mencionada pelo BANCO DO BRASILS.A foi cassada, por fora do efeito suspensivo atribudo ao Agravo de Instrumento interpostopela empresa R. Informa, ainda, que a IGB ELETRNICA S.A possui outros bens, inclusivede maior valor e liquidez, hbeis a garantir os dbitos ali executados. Aduz, tambm, que asaes de execuo movidas pelo Banco do Brasil tm como objeto cdulas de crdito bancrio,as quais esto devidamente garantidas por alienao fiduciria consistente e suficiente paragarantir seu crdito.

Em contestao, s fls. 317/323, com a juntada de parecer tcnico s fls. 324/327e os documentos de fls. 328/332, o INPI argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva adcausam, sob a alegao de que deve figurar na lide na qualidade de assistente litisconsorcial,nos termos do art. 175 da LIP.

No mrito, a Autarquia alega que, reexaminou o ato impugnado, luz daargumentao trazida colao na inicial, tendo concludo que no assiste razo Autora.

Sustenta que, conforme o art. 124, inciso VI, da LIP, em um conjunto marcrio umtermo para ser retirado do direito ao seu uso exclusivo, deve ser considerado, dentro dos

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critrios de anlise, genrico ou de uso comum, mantendo uma relao direta com os produtosou servios que visam assinalar.

Ressalta que o texto legal, que preconiza aspectos dos sinais consideradosgenricos/comuns, assegura uma proteo relativa em detrimento ao direito de terceiros, hajavista pertencerem ao patrimnio comum, assim, para serem considerados passveis de registroesses sinais tem que possuir cunho de distintividade suficiente para merecer tal proteo.

Afirma, entretanto, que no caso concreto, dentro dos critrios de anlise desteInstituto, a denominao IPHONE, ao contrrio do que quer fazer crer a Autora, forma umconjunto passvel de registro dentro do segmento que atua, tendo em vista que possui

suficiente cunho de distintividade, para merecer uma proteo exclusiva, pois no se podeconfundir uma denominao considerada evocativa/sugestiva, como o caso em questo, que passvel de registro, com denominao de uso comum que irregistrvel a ttulo exclusivo.

Assevera, ainda, que sendo a denominao IPHONE, constituda pela juno daletra I com o radical PHONE de origem inglesa, cuja traduo para o vernculo fone formauma nova denominao com caractersticas prprias suficiente para merecer uma proteoexclusiva, pois, como citado acima, considerada dentro dos critrios de anliseevocativa/sugestiva no segmento mercadolgico que atua.

Petio juntada pela Autora e empresa R fl. 336, requerendo nova suspensodo feito at 31 de maio de 2013, em razo das tratativas de acordo mantidas entre as partes,com vistas soluo amigvel da questo.

Instadas as partes a se manifestarem (fl. 333), tanto o INPI como a empresa R sepronunciaram, afirmando no ter provas a produzir (fl. 337 e fls. 651/666).

Despacho proferido fl. 338, suspendendo o curso do presente processo peloprazo de 30 dias.

Rplica apresentada s fls. 340/364, com os documentos de fls. 365/650, na quala Autora requer a produo de prova documental suplementar.

Petio juntada pela empresa R s fls. 651/666, com documentos de fls.667/774, em anexo, requerendo seja reconhecida a extemporaneidade do argumento daAutora de nulidade parcial da marca GRADIENTE IPHONE, sob a tica do art. 124, XVIII daLPI, bem como a improcedncia do pedido autoral.

s fls. 778/784, a Autora acosta petio, com os documentos de fls. 785/810, emanexo, na qual informa que logo aps o ajuizamento da presente demanda, a ora empresa Rprops uma ao de infrao de marca, com pedido de tutela antecipada de cessao imediatade uso da expresso iPhone pela ora Autora (fls. 588/599), a qual permaneceu igualmentesuspensa durante as negociaes de um possvel acordo pelas partes.

Relata que, diante de recente petio da empresa R, comunicando oencerramento das negociaes e reiterando tal pleito de antecipao de tutela, o Douto Juzoda 21 Vara Cvel da Comarca do Estado de So Paulo houve por bem dar prosseguimento aofeito e indeferir a liminar requerida pela ora empresa R, por ausncia de perigo na demora,aps quase cinco anos de tolerncia de contnuo uso da marca iPhone pela Autora.

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Alega que a controvrsia travada nos presentes autos se mostra, sem dvidaalguma, prejudicial ao exame da pretenso inibitria deduzida pela ora empresa R peranteaquele Douto Juzo Cvel. Por tal razo, requer a expedio de ofcio ao d. Juzo da 21 VaraCvel da Comarca da Capital do Estado de So Paulo, especificamente em referncia referidaao de infrao de n. 1000061-78.2013.8.26.0100, com fins de comunicao do status dapresente ao de nulidade, bem como do inteiro teor da mais recente deciso de fl. 775, queatesta que a ao em epgrafe no tardar a ser sentenciada.

Requer, ainda, a intimao do INPI para que se manifeste sobre os argumentos edocumentos trazidos em sede de rplica, de forma que a Autarquia possa rever seu

posicionamento manifestado anteriormente.Pleiteia, por fim, a concesso de prazo adicional de at trinta dias para que a

Autora possa apresentar toda a relevantssima prova documental suplementar, conformerequerido em sua rplica.

s fls. 811/821, a empresa R apresenta petio, com os documentos de fls.822/966, pleiteando o sumrio indeferimento de todos os pedidos formulados pela APPLE sfls. 778/784. Requer, ainda, alm da juntada da documentao referente ao item 5, a traduojuramentada dos documentos em lngua estrangeira acostados s fls. 667/774 (doc. 05), bemcomo o acrdo proferido pelo E. Tribunal de Justia do Estado de So Paulo que, nos autosdo agravo de instrumento n. 0043666-03.2013.8.26.0000, revogou a ordem de arresto da

marca GRADIENTE IPHONE (doc. 09), de modo que no mais existe qualquer interesse doBanco do Brasil nessa lide.

Despacho proferido fl. 968, determinando a expedio de ofcio, eencaminhamento pela via postal, ao Juzo da 21 Vara Cvel da Comarca da Capital do Estadode So Paulo, comunicando o atual andamento do feito, bem como que o INPI se manifeste, noprazo de 10 dias, sobre os documentos juntados pela Autora s fls. 340/650. Defere, ainda, oprazo de 10 dias para eventual prova documental suplementar.

Petio juntada pelo INPI s fls. 974/975, informando que os novos documentosapresentados pela empresa Autora em nada modifica o posicionamento deste Instituto,conforme parecer tcnico da Diretoria de Marcas desta Autarquia, em anexo (fls. 976/978).

fl. 979, a empresa R apresenta petio, com os documentos de fls. 980/1021,em anexo, na qual requer a juntada de traduo juramentada dos documentos acostados aosautos s fls. 833/953, em lngua estrangeira.

Petio acostada pela Autora s fls. 1022/1047, com os documentos de fls.1048/1291, requerendo: 1) a juntada aos autos dos anexos pareceres, a fim de auxiliar esseDouto Juzo no exame da presente lide; 2) a juntada aos autos das anexas traduesjuramentadas dos documentos em lngua estrangeira acostados s fls. 789/799; 3) sejamrechaadas as alegaes e documentos trazidos baila pela empresa R s fls. 811/966.Pleiteia, por fim, a procedncia da ao.

A empresa R, por sua vez, junta petio s fls. 1292/1294, manifestando-seacerca da petio de fls. 1022/1047 e pareceres de fls. 1048/1247. Reitera, por fim, os termos

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de suas manifestaes anteriores, bem como renova o pedido de julgamento antecipado daao, com a sua total improcedncia.

s fls. 1295/1305, a Autora junta petio, na qual alega ser manifesta acontradio dos argumentos adotados pela Autarquia-r para justificar a concluso de fl. 978,bem como requer a procedncia do pedido.

o relatrio. Decido.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI deve ser rejeitada, afinalse o objeto da impugnao judicial o registro de uma marca, obviamente a Autarquia

responsvel pelo registro desta, tem de responder ao judicial, como R.Nesse sentido, o entendimento perfilhado pelo Egrgio Tribunal Regional

Federal da 2a Regio, como revela o acrdo abaixo transcrito, pelo que entendo serplenamente cabvel a manuteno do INPI no plo passivo da presente ao, na condio deru:

PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AO DENULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVONECESSRIO - PLURALIDADE DE RUS COM DOMICLIOSDIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART.94, 4, DO CPC.

- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI oresponsvel pelo registro de marcas e patentes no pas.Consequentemente, deve figurar como ru e no como meroassistente nas aes judiciais de nulidade de registro.Entendimento do art. 175 do Cdigo de Propriedade Industrial (Lein 9.279/96).

- Havendo pluralidade de rus e domiclios diferentes, facultado aoAutor a escolha do foro, conforme disposto no 4 do art.94 do CPC.

- Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a JustiaFederal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito.

- Agravo desprovido.

(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVESDE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA,julgado em 17/11/2005; grifos nossos).

Outrossim, no que se refere a preliminar de prescrio apresentada pela R, emrazo da ao ter sido proposta no ltimo dia do prazo prescricional e no ter sido atendida aexigncia do Artigo 835 do Cdigo de Processo Civil, relativa cauo de 20% (vinte porcento) do valor dado causa, deve ser rejeitada, tendo em vista que, na deciso de fls. 258,proferida em fevereiro de 2013, o Juiz da causa determinou o depsito do referido valor quefoi devidamente cumprida pela Autora s fls. 260/262 -, no tendo a R impugnado tal deciso.Dessa forma, no h motivos para a extino do processo.

No mrito, a PROCEDNCIA se impe.

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De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requio, a marca o sinal distintivode determinado produto, mercadoria ou servio. Vale a pena transcrever, tambm, a lio doreferido mestre, quando ainda em vigor a Lei n. 5.772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguintesentido:

As marcas tm, segundo o Cdigo, por funo, distinguir os produtos,mercadorias ou servios de seu titular. Mas, na medida em que distinguemseus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes - asmarcas servem tambm para identific-los. A identificao dos produtos emercadorias, pela marca, era a inteno primitiva do produtor ou

comerciante. O fim imediato da garantia do direito marca resguardaro trabalho e a clientela do empresrio. No assegurava nenhum direitodo consumidor, pois, para ele, constitua apenas uma indicao dalegitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, odireito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do

produtor, e, ao mesmo passo,proteger os interesses do consumidor,tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse pblico e privado.O interesse do pblico resguardado pelas leis penais que reprimem afraude e falsificaes fora do campo da concorrncia desleal. (In Tratadoda Propriedade Industrial, vol. I, So Paulo, 1945, grifos nossos).

Observa-se, assim, que os termos, clientela, consumidor e concorrncia estopresentes na definio e anlise da natureza jurdica da marca, apresentadas pelo citadodoutrinador. Assim, devem-se examinar questes relativas a marcas em um contexto demercado, levando-se em considerao essa trade.

Denis Borges Barbosa, j luz da Lei n. 9.279/96 (arts. 122 e 123), apresenta aseguinte definio:

Assim, marca o sinal visualmente representado, que configurado para ofim especfico de distinguir a origem dos produtos e servios. Smbolovoltado a um fim, sua existncia ftica depende da presena desses doisrequisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem

especfica, sem confundir o destinatrio do processo de comunicao emque se insere: o consumidor. Sua proteo jurdica depende de um fatora mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um

smbolo exclusivo, ou legalmente unvoco do objeto simbolizado. (InUma Introduo Propriedade Intelectual, 2. Edio, Lmen Jris, Rio deJaneiro, 2003, grifos nossos).

Dos ensinamentos doutrinrios supratranscritos, depreende-se que a marca umsinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e servios, no intuito de indicar que foramproduzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor areconhec-los, bem como diferenci-los dos produtos de seus concorrentes.

Nesse sentido, no se pode olvidar que, ao individualizar um produto,distinguindo- o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do

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comerciante em seu negcio, permitindo a conquista da preferncia e da fidelidade doconsumidor.

Dessa forma, a proteo da marca tem como objetivos primordiais afastar aconcorrncia desleal e proteger o consumidor de possveis erros. So essas as finalidadesconsagradas pela Lei n 9.279/96 (LPI), em geral, assim como, em particular, no art.124, incisoXIX.

Ressalte-se que a concorrncia prpria do regime de economia de mercado,havendo, naturalmente, que se considerar como intrnseca a esse sistema econmico a disputaentre empresas, desde que respeitadas as regras da competio.

O fundamento da proteo dos direitos definidos como propriedade industrial,especialmente das marcas de indstria, comrcio e servios, est na concorrncia. Assim, emuma sociedade que tem como princpio fundamental a livre iniciativa (art. 1, IV, da Constituioda Repblica), imprescindvel a proteo livre concorrncia que, inclusive, constitui princpiogeral da ordem econmica da sociedade brasileira (art. 170, IV, da Carta Magna).

Por outro lado, deve-se considerar que a livre concorrncia, como toda liberdade,no absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelecimento de determinados limites e regras aojogo competitivo entre as empresas concorrentes, afinal liberdade ilimitada significapossibilidade de prejudicar outrem. Isso significa que em determinado mercado h regras aserem seguidas, as quais definem os limites entre os padres aceitveis e os inadmissveis deconcorrncia. Nesse contexto, quando um concorrente utiliza mtodos condenveis de prticasde mercado, o Direito intervm e atua para reprimir a concorrncia desleal.

Nessa linha de raciocnio, cumpre destacar o seguinte excerto da jurisprudnciado Supremo Tribunal Federal, in verbis:

A livre concorrncia, com toda liberdade, no irrestrita, o seu direitoencontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo umexerccio legal e honesto do direito prprio, expresso da probidadeprofissional. Excedidos esses limites surge a concorrncia desleal.

Procura-se no mbito da concorrncia desleal os atos de concorrncia

fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como corretoou normal no mundo dos negcios, ainda que no infrinjam diretamentepatentes ou sinais distintivos registrados. (R.T.J. 56/453-5).

Feitas essas consideraes, passo anlise do caso concreto.

A Autora pretende a decretao da nulidade parcial do registro n 822.112.175, naclasse 09, para a marca mista GRADIENTE IPHONE, de propriedade da empresa R, bemcomo seja o INPI condenado a anular a deciso concessria de registro e a republic-la norgo oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregado pela empresa R, demodo que o respectivo registro figure como concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A

PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE. Para tanto, fundamenta seus argumentos no artigo 124,incisos VI, da Lei n. 9.279/96, que merece reproduo:

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Art. 124. No so registrveis como marca:

VI - sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmentedescritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ouaquele empregado comumente para designar uma caracterstica do produtoou servio, quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade epoca de produo ou de prestao do servio, salvo quando revestidos desuficiente forma distintiva.

A discusso da matria ftica do processo bastante interessante, apesar depermitir poucas concluses, sendo certo que, um processo desta magnitude no pode

simplesmente ser resolvido pela interpretao que o julgador fizer das verses apresentadaspelas partes. A mesma concluso vale para as sugestes de condutas imorais e ilcitas deambas.

A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da famlia demarcas identificadas pelo sinal I- desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que justificaria acriao do IPHONE como evoluo da telefonia celular, enquanto a empresa R defende quefez o pedido de depsito em 2000 da marca GRADIENTE IPHONE, no podendo, assim, seracusada de pretender utilizar nome de produto que s veio a ser lanado em 2007.

Analisando as duas verses, percebe-se que as duas empresas esto certas, poisenquanto a APPLE pode considerar a criao do IPHONE como uma consequncia de umalinha de produtos ou famlia de marcas nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez, podedefender que efetuou um registro de marca que no era proibido e tampouco copiava qualquerconcorrente no mercado. Assim, em uma primeira anlise, considero oportuna a crtica pelademora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa R, afinal odepsito foi feito em 29/03/2000 e o registro concedido to somente em 02/01/2008.

No h como desprezar, em qualquer situao, to longo transcurso de tempocomo este. certo que houve pedido de oposio da marca da empresa R, afastado peloINPI, porm, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alterao entre os anos de2000 e 2008, portanto, tal realidade no poderia ser desprezada pela Autarquia, como tambmno ser pelo Judicirio.

Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro daempresa R (2000) e o lanamento do IPHONE pela Autora (2007), no h que se falar emm-f por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a R no ter usado a marca GRADIENTEIPHONE, logo aps o seu deferimento, tambm no indica nenhum tipo de conduta ilcita ouimoral. Ora, tinha a empresa R o registro da marca e, se pretendeu no utiliz-la, umaquesto de discricionariedade desta, no podendo o Judicirio adentrar, desse modo, nasescolhas feitas pelas empresas, sob pena de violao do princpio da Livre Iniciativa quenorteia nossa ordem econmica, na forma do Artigo 170 da Constituio Federal.

Outrossim, extremamente notrio que a Autora consagrou o nome IPHONE,como seu celular com acesso internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela

APPLE de que este nome no seria passvel de registro, por j ter sido concedido em outrospases para a prpria, parece um pouco contraditria. Entretanto, indubitvel que, quando os

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consumidores e o prprio mercado pensam em IPHONE, esto tratando do aparelho daAPPLE.

Destarte, se a criao do IPHONE seria uma evoluo natural da tecnologia,defendida tanto pela Autora, como pela R, no possvel sustentar que aquela tenha sidopouco diligente em no saber do pedido de registro da concorrente no Brasil. Exigir algo assim,mesmo de uma gigante multinacional, acabaria por inviabilizar o mercado de proteo smarcas e patentes, criando uma indstria prpria de nomes sem vinculao a produtos.

Dessa forma, os dois pontos nevrlgicos da lide residem, exatamente, nomencionado acima. Em primeiro lugar, a demora na apreciao de um registro de marca e, em

segundo, at que ponto deve ser protegida uma marca sem produto?

A criao de marcas deve ser incentivada e protegida como forma de estimular acriatividade, no sendo vedado que pessoas fsicas ou jurdicas usem tal expediente com vistasa auferir lucros. No mercado de domnios da internet, tal prtica se tornou conhecida, masquando ocorre o confronto, como no presente caso, no reconheo tal proteo como absoluta.

certo que a empresa R no usou de m-f para efetuar o registro da sua marcaGRADIENTE IPHONE, porm no lanou smartphone com tal nome durante um bom perodo,mesmo aps a concesso de seu registro em 2008. Tambm no discuto se a recuperaojudicial pela qual passou, a impediu, na prtica, da utilizao desta marca ou no. Todavia, averdade que o mercado do IPHONE entre o depsito (2000) e a concesso (2008) do registroera um, e hoje outro, completamente distinto.

Assim, permitir que a empresa R utilize a expresso IPHONE de uma forma livre,sem ressalvas, representaria imenso prejuzo para a Autora, pois toda fama e clientela doproduto decorreram de seu nvel de competncia e grau de excelncia. A pulverizao damarca, neste momento, equivaleria a uma punio para aquele que desenvolveu e trabalhoupelo sucesso do produto.

Logo, a Autarquia-r ao analisar o pedido de registro da empresa R, jamaispoderia ter desprezado a dimenso que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo,no lhe permite retroagir a situao ftica da poca do depsito, criando uma insegurana totalpara os envolvidos. A proteo propriedade intelectual importantssima, mas no um fimem si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados aquecidos.

Em suma, o deferimento do registro empresa R tinha de ter observado aexistncia de concorrente no mercado, a inexistncia do produto desta e, por fim, a evoluodo mercado do IPHONE.

Finalmente, como a Autora, no pretende a nulidade da marca GRADIENTEIPHONE, mas apenas que a empresa R seja obrigada a no utilizar a expresso IPHONEisoladamente, entendo que a mesma est requerendo o que j existe atualmente no mercado,sem trazer prejuzos a nenhuma das envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o

registro concedido pelo INPI, para que a R possa comercializar o seu smartphone com onome de GRADIENTE IPHONE.

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DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando anulidade parcial do registro n 822.112.175, na classe 09, para a marca mista GRADIENTEIPHONE, de propriedade da empresa R, condenando o INPI a anular a deciso concessriade registro e a republic-la no rgo Oficial, na forma do art. 175, 2, da LPI, fazendo constara ressalva quanto exclusividade sobre o termo iphone isoladamente, tal como empregadopela empresa R, de modo que o respectivo registro figure como concedido SEMEXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE.

Dever a Autarquia providenciar a anotao e publicao desta deciso na

Revista da Propriedade Industrial, para cincia de terceiros, na forma prevista do art. 175, 2,da Lei n 9.279/96.

Custas ex lege.

Condeno os Rus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 17), bem como nopagamento de honorrios advocatcios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor dacausa, pro rata.

Sentena sujeita remessa necessria.

Oficie-se 21 Vara Cvel da Comarca da Capital do Estado de So Paulo,encaminhando-lhe cpia desta deciso.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013.

Assinado eletronicamenteEDUARDO ANDR BRANDO DE BRITO FERNANDES

Juiz Federal Titular

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