CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO

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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

3.14 - TRIPS

NAÇÕES UNIDAS Nova York e Genebra, 2003

NOTA

O Curso de Solução de Disputas em Comércio Internacional, Investimento e Propriedade Intelectual compreende quarenta módulos. Este Módulo foi elaborado pelo Sr. F. Abbott a pedido da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). As visões e opiniões aqui expressas são do autor, e não necessariamente das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, do Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID), da Comissão das Nações Unidas sobre Direito do Comércio Internacional (UNCITRAL) ou do Centro de Consultoria em Direito da OMC. Os termos usados e a forma de apresentação do documento não implicam a expressão de nenhuma opinião por parte das Nações Unidas sobre o status jurídico de qualquer país, território, cidade ou área, nem de suas autoridades, ou sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites. Nas citações de documentos oficiais e da jurisprudência de organizações e tribunais internacionais, o nome dos países é mantido em sua forma original. As Nações Unidas são titulares dos direitos autorais deste documento. O curso também está disponível, em formato eletrônico, no website da UNCTAD (www.unctad.org). Cópias poderão ser obtidas gratuitamente, por download, no entendimento de que serão usadas para ensino ou pesquisa, e não para fins comerciais. Solicita-se o devido reconhecimento desta fonte. A versão deste módulo em língua portuguesa foi feita por Milene R. Kilimnick, participante do Programa de Capacitação de Advogados da Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e outros Organismos Internacionais em Genebra.

Direitos autorais © UN, 2003 Todos os direitos reservados

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ÍNDICE Nota O que você aprenderá 1 Princípios Gerais do Acordo TRIPS 1.1 Direitos e Obrigações 1.1.1 Estrutura do Acordo 1.1.2 Discricionariedade e Flexibilidade 1.1.3 Implementação no Direito Nacional e a Questão da Aplicação Imediata

1.1.4 Regras Obrigatórias e Discricionárias 1.2 Princípios Gerais 1.2.1 Tratamento Nacional e de Nação Mais Favorecida 1.2.2 Exaustão de Direitos 1.2.3 Objetivos e Princípios 1.2.4 A Relação entre o Acordo TRIPS e as Convenções e Tratados da OMPI

1.2.5 A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública 1.3 Tratando de Solução de Controvérsias na OMC 1.4 Teste sua Compreensão 2 O Acordo TRIPS como um Conjunto de Normas Substantivas 2.1 O Estabelecimento de Normas Substantivas 2.1.1 Previsão Expressa e Incorporação 2.1.2 Direitos Autorais e Correlatos 2.1.3 Áreas de Abrangência 2.2 Direitos Autorais e Correlatos 2.2.1 Incorporação da Convenção de Berna 2.2.2 Dicotomia entre Expressão e Idéia 2.2.3 Complementos à Convenção de Berna 2.2.4 Especificidade 2.2.5 Opções, Incluindo Uso Legal 2.2.6 A Constituição Nacional e os Direitos Autorais 2.3 Marcas 2.3.1 Incorporação da Convenção de Paris 2.3.2 O Significado da Proteção da Marca 2.3.3 Propriedade da Marca 2.3.4 O Objetivo da Proteção da Marca 2.3.5 Exceção e Uso Legal 2.3.6 Duração e Outros Aspectos 2.4 Indicações Geográficas 2.4.1 Conteúdo 2.4.2 Vinhos e Destilados 2.4.3 Negociações 2.4.4 Controvérsias Potenciais

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2.5 Desenhos Industriais 2.5.1 Conteúdo 2.5.2 Métodos de Proteção 2.5.3 Objetivo e Duração 2.6 Patentes 2.6.1 A Convenção de Paris 2.6.2 Diferenças Potenciais 2.6.3 Conteúdo 2.6.4 Âmbito da Proteção 2.6.5 Divulgação 2.6.6 Exceções 2.6.7 Outros Usos 2.6.8 Prazo da Proteção e Outros Aspectos 2.7 Topografia de Circuitos Integrados 2.8 Informações Confidenciais 2.8.1 Relação com a Convenção de Paris 2.8.2 Segredos de Negócio 2.8.3 Informações sobre Testes e Dados Regulatórios 2.9 Regras Concorrenciais 2.10 Tratando de Soluções de Controvérsias na OMC 2.11 Teste sua Compreensão 3 Aplicação das Regras do Acordo TRIPS 3.1 Disposições Gerais 3.2 Procedimentos e Remédios, Civis e Administrativos 3.3 Medidas Cautelares 3.4 Requisitos Especiais Relacionados a Medidas de Fronteira 3.5 Procedimentos Criminais 3.6 Aquisição e Manutenção 3.7 Questões para Solução de Controvérsias 3.8 Tratando de Solução de Controvérsias na OMC 3.9 Teste sua Compreensão 4 O Sistema de Solução de Controvérsias do Acordo TRIPS 4.1 Transparência 4.2 Solução de Controvérsias 4.3 Não Violação em TRIPS 4.4 Procedimentos 4.4.1 Aplicação Geral do DSU 4.4.2 Consulta a Peritos e à História da Negociação 4.4.3 Alegações e Contra-Alegações 4.4.4 Direito Internacional Costumeiro e TRIPS 4.5 Tratando de Solução de Controvérsias na OMC 4.6 Teste sua Compreensão

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5 Jurisprudência sob o Acordo TRIPS 5.1 India – Patents (US) 5.2 Canada – Pharmaceutical Patents 5.3 US Section 110(5) Copyright Act 5.4 Canada – Patent Term 5.5 US – Section 211 Appropriations Act 5.6 Demandas dos Estados Unidos em Relação à Legislação de Licenciamento Compulsório do Brasil

5.7 Tratando de Solução de Controvérsias na OMC 5.8 Teste sua Compreensão 6 Estudo de Casos 7 Leitura Complementar 7.1 Livros e Artigos 7.2 Relatórios de Processos de Solução de Controvérsias 7.3 Documentos e Informações

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O QUE VOCÊ APRENDERÁ O Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“Acordo TRIPS”) é o primeiro acordo da OMC que exige o estabelecimento, nos sistemas legais nacionais dos Membros, de um conjunto detalhado de normas substantivas, assim como o estabelecimento de medidas e procedimentos de execução que atendam a padrões mínimos. O Acordo TRIPS é às vezes referido como sendo o único acordo da OMC que estabelece “direito positivo”. Este fator por si só pode contribuir para um nível de controvérsia maior do que o normal, já que os Membros lidam, em muitos casos, com a adoção de mudanças difíceis de serem alcançadas em seus sistemas legais nacionais. Entretanto, além do aspecto “positivo” do Acordo TRIPS, há uma história de negociação que foi por muito tempo altamente contenciosa, particularmente entre Membros desenvolvidos e em desenvolvimento, e o fato do Acordo TRIPS tocar em questões sociais importantes e sensíveis. Numa análise final, não é de se surpreender que o Acordo TRIPS tenha gerado um volume considerável de debates entre os Membros da OMC, embora até hoje grande parte desta controvérsia não tenha resultado em procedimentos de solução de controvérsias formais. O Acordo TRIPS trata de uma vasta gama de áreas de propriedade intelectual (direitos autorais, marcas, patentes e outras). Ele engloba também mercados competitivos, medidas de execução, solução de controvérsias e acordos de transição. Este Módulo apresenta uma introdução a estes vários aspectos do Acordo TRIPS e procura focar nos tipos de questões que podem ser levantadas ao lidar-se com solução de controvérsias. Em algumas áreas as questões são respondidas, mas o campo total de proteção de direitos de propriedade intelectual, incluindo medidas de execução, não pode ser coberto por um único Módulo ou por um curso de curta duração. Além disso, as questões mudam seguindo as tecnologias que formam a matéria de proteção de direitos de propriedade intelectual. O objetivo deste Módulo é fornecer formação suficiente para que, quando questões específicas surgirem, o diplomata ou advogado possa entender como lidar com elas. Este Módulo começa pela discussão de alguns princípios gerais ou conceitos aplicáveis à área de solução de controvérsias em TRIPS. Ele passa então a lidar com várias áreas substantivas cobertas pelo acordo. Ele trata das medidas de execução e em seguida de aspectos específicos do processo de solução de controvérsias na OMC. Finalmente, descreve-se a jurisprudência específica da OMC.

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1. PRINCÍPIOS GERAIS DO ACORDO TRIPS Objetivos Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de: • identificar os conceitos e princípios básicos do Acordo TRIPS. • reconhecer a flexibilidade inerente às suas regras, a prescrição de padrões substantivos mínimos de proteção e a possibilidade de aplicação direta no sistema nacional. • discutir o conceito de exaustão de direitos de propriedade intelectual, que é subjacente ao comércio paralelo, e os princípios de nação mais favorecida e tratamento nacional quando aplicados ao TRIPS. • revisar os objetivos e princípios do Acordo TRIPS e entender sua relação com as Convenções da OMPI. 1.1 Direitos e obrigações O Acordo TRIPS não apenas impõe obrigações ou deveres aos Membros da OMC, mas também lhes concede um conjunto considerável de direitos. Ao lidar com uma controvérsia, um diplomata ou advogado deve perguntar: “Quais são os direitos do meu governo sob o Acordo”? Isto é um ponto de grande importância, pois uma demanda de solução de controvérsia sob o Acordo TRIPS se baseará freqüentemente nas obrigações que o Membro está deixando de cumprir. O Acordo TRIPS e as Convenções da OMPI nele incorporadas são muitas vezes redigidos de modo genérico. Os Membros não precisam seguir um conjunto rígido de regras ao implementá-los. Os Membros têm o direito de implementar o Acordo TRIPS da maneira que considerarem mais apropriada. Há uma grande flexibilidade inerente ao direito de Propriedade Intelectual (“PI”). Os Membros têm tanto o “direito” de usar a flexibilidade inerente ao Acordo, como a “obrigação” de cumprir seus requisitos mínimos. 1.1.1 Estrutura do acordo O Acordo TRIPS é formado por sete Partes. As duas primeiras Partes referem-se a regras substantivas que os Membros da OMC devem implementar e aplicar em seus sistemas legais1 nacionais (ou regionais). A terceira Parte estabelece as obrigações de execução dos Membros, e a quarta refere-se aos meios para obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual (“DPIs”). A quinta Parte dirige-se especificamente aos processos de solução de controvérsias sob o Acordo TRIPS, apesar de, obviamente, as outras partes do Acordo formarem a matéria das referidas controvérsias. A sexta Parte refere-se aos acordos de transição e a sétima refere-se a questões institucionais e a outras matérias.

1 As Comunidades Européias são um Membro da OMC e do Acordo de TRIPS e desenvolveram um corpo extenso de leis de propriedade intelectual e decisões judiciais. Outros grupos regionais, como o Pacto Andino e o Mercosul, também adotaram ou contemplaram a adoção de leis de propriedade intelectual regionais. Neste Módulo, referências aos direitos e obrigações nacionais devem ser entendidas como estando incluindo direitos e obrigações regionais, exceto quando o contexto expressamente indicar de forma diferente.

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Em 14 de novembro de 2001, a Conferência Ministerial da OMC em Doha adotou a Declaração Ministerial sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública. Esta Declaração é importante para a interpretação do Acordo e sua importância ultrapassa a seara da saúde pública. O Acordo TRIPS estabelece o Conselho sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“Conselho sobre TRIPS”) que tem um papel relevante na revisão de legislações nacionais, nas negociações em curso e em outras negociações. Preâmbulo do TRIPS O Acordo TRIPS obriga os Membros da OMC a estabelecer um conjunto de padrões mínimos que permitirão às partes obter e executar certos direitos em matéria de PI. O preâmbulo do Acordo TRIPS reconhece que DPIs são “direitos privados”. Isso significa que os “detentores” de DPIs, e não autoridades governamentais, são geralmente responsáveis pela persecução da aplicação de DPIs. Por outro lado, os governos podem ser (e freqüentemente são) “detentores” de DPIs e a referência a PIs como direitos privados não deve ser entendida como uma limitação à propriedade governamental. O preâmbulo do Acordo TRIPS foi profundamente negociado na Rodada Uruguai e é uma parte importante no contexto de sua interpretação2. 1.1.2 Discricionariedade e flexibilidade Artigo 1.1 do TRIPS O Artigo 1:1 do Acordo TRIPS obriga os Membros a “implementar” as disposições do Acordo. Ele também estabelece que os Membros “são livres para determinar o método apropriado para implementação das disposições deste Acordo em seus próprios sistemas legais, de acordo com suas práticas”. O Artigo 1:1 confere flexibilidade aos Membros para implementar o Acordo TRIPS da maneira que escolherem, desde que os requisitos específicos do Acordo sejam obedecidos. Este é um princípio importante para fins de solução de controvérsias, pois a implementação de direitos de PI nos sistemas legais nacionais envolve uma escolha entre diferentes opções. Por exemplo, a lei de direitos autorais confere tipicamente o “uso legal” das obras dos autores e artistas para certas categorias de atos, tais como a crítica ou a paródia. Os direitos de uso legal são reconhecidos pela Convenção de Berna sobre Obras Artísticas e Literárias (veja Convenção de Berna, Artigos 9 (2), 10 & 10 bis) que foi incorporada pelo Acordo TRIPS (veja Acordo TRIPS, Artigo 9:1), bem como pelo Artigo 13 do Acordo TRIPS. As escolhas que os Membros fazem com relação ao âmbito do uso legal diferem e freqüentemente dependem de como os tribunais decidem interpretar normas locais em casos específicos. Quando um governo é interpelado em relação ao âmbito de suas regras 2 Veja Capítulo 1.5, UNCTAD TRIPS and Development: Resource Book.

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de uso legal num processo de solução de controvérsia, ele poderá contar com a flexibilidade conferida pelo Artigo 1:1 do Acordo TRIPS, com as regras aplicáveis da Convenção de Berna e com outras partes do Acordo TRIPS. O Relatório do Painel no caso US – Section 110(5) Copyright Act3 mostra que há limites para esta flexibilidade ou discricionariedade. 1.1.3 Implementação no direito nacional e a questão da aplicação imediata Como mencionado acima, os Membros são obrigados a “implementar” o Acordo TRIPS em seus sistemas nacionais. A questão da “implementação” é mais complexa do que pode parecer inicialmente. Os Membros podem, obviamente, escolher implementar as regras do Acordo TRIPS através da adoção de leis nacionais ou de normas administrativas que incorporem especificamente suas disposições. Entretanto, nem todos os sistemas legais exigem que as regras dos tratados (ou acordos internacionais) sejam transformadas em leis nacionais através da criação de legislação específica. Em alguns sistemas legais nacionais, a constituição estabelece que as autoridades reguladoras e os tribunais podem conferir aplicação imediata aos tratados.4. O fato de um sistema legal nacional reconhecer a aplicação imediata pode ser importante na solução de controvérsias na OMC. Considere o caso em que um Membro é questionado sobre uma alegada falha em “implementar” uma disposição do Acordo TRIPS em seu direito nacional. Se a constituição de tal Membro permitir a aplicação imediata, tal Membro pode defender-se contra a alegação de não implementação indicando que seu sistema legal nacional não requer que as disposições de TRIPS sejam transformadas, por um ato jurídico separado, em legislação nacional, já que o Acordo em si torna-se parte do direito nacional. Não haveria, portanto, falha na implementação. Contudo, o reconhecimento da “aplicação imediata” do Acordo TRIPS é uma “faca de dois gumes” em potencial, e esta é uma das razões pelas quais as Comunidades Européias e os Estados Unidos tomaram, cada um, providências para negar a aplicação imediata, ainda que os sistemas constitucionais de ambos, Comunidades Européias e Estados Unidos, admitam esta possibilidade. Se um Membro permite a aplicação imediata do Acordo TRIPS, as partes privadas podem basear-se diretamente em seus termos perante os tribunais nacionais. O parlamento ou o poder executivo de um Membro pode perder suas opções de implementação do Acordo TRIPS – aproveitando-se da flexibilidade mencionada anteriormente – se delegar a tarefa de interpretação do Acordo para os tribunais. 1.1.4 Regras obrigatórias e discricionárias Uma das questões críticas para se fazer em qualquer contexto de solução de controvérsia na OMC é se uma lei ou regulamento que está sendo questionado tem um caráter obrigatório ou discricionário. No contexto de TRIPS, regra obrigatória é aquela que “deve” ser aplicada, pelas autoridades que a implementam, em relação aos detentores de DPIs ou

3 Relatório do Painel, United States – Section 110(5) of the Copyright Act (“US – Section 110(5) Copyright Act”), WT/DS160/R, adotado em 27 de julho de 2000. 4 Nos Estados Unidos, os tratados com aplicação imediata são chamados tratados “auto-executáveis”, mas esta terminologia é específica dos Estados Unidos.

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aqueles que os estiverem questionando.. Uma regra discricionária é aquela que “pode” ser aplicada pelas autoridades executoras ou tribunais nesses casos. Apesar de haver certos limites a este princípio, há muito tempo se reconhece, na prática de solução de controvérsias GATT-OMC, que apenas as regras obrigatórias podem ser questionadas em processos de solução de controvérsias e que regras discricionárias não podem ser questionadas até que o Membro use o poder discricionário de forma incompatível com as obrigações da OMC5. 1.2 Princípios gerais 1.2.1 Tratamento nacional e de nação mais favorecida A parte I do Acordo TRIPS também incorpora certos princípios gerais, incluindo os princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida (MFN). Artigo 3 do TRIPS Artigo 4 do TRIPS Os princípios de nação mais favorecida e tratamento nacional devem ser conhecidos pelo estudo do GATT 1994 e do GATS. Apesar destes princípios terem características próprias e especiais na aplicação dos DPIs, o conceito geral é o mesmo. De acordo com o princípio do tratamento nacional, o Membro deve tratar estrangeiros e nacionais de maneira equivalente para fins de obtenção e aplicação de direitos em DPIs, bem como para defesa contra alegações de abuso. De acordo com o princípio da nação mais favorecida, um Membro deve tratar nacionais de diferentes Membros da mesma maneira e não deve conceder privilégios especiais para nacionais de Membros específicos. Tanto o princípio da nação mais favorecida como o princípio do tratamento nacional estão sujeitos a certas limitações e exceções. Por exemplo, de acordo com o princípio do tratamento nacional, regras relativas à garantia de proteção podem variar para levar em consideração o caráter estrangeiro de um solicitante de registro, desde que a diferença formal não resulte em discriminação. Talvez a maior exceção ao tratamento da nação mais favorecida seja aquela que se aplica a acordos internacionais relacionados a propriedade intelectual existentes antes da vigência do Acordo TRIPS. Esta exceção aplica-se a regimes de propriedade intelectual de certos acordos regionais, como as Comunidades Européias.

5 O Painel no caso US – Section 301 Trade Act identificou uma regra discricionária, considerando que a mesma obrigava os Estados Unidos a agir de forma que criava incerteza em relação às suas obrigações na OMC, e concluiu que, em tal circunstância, mesmo uma regra discricionária pode violar obrigações da OMC. Este relatório do painel não foi apelado (veja Relatório do Painel, Estados Unidos – seções 301 – 310 do Trade Act de 1947 (“US – Section 301 Trade Act”), WT/DS152/R, adotado em 27 de janeiro de 2000). Em uma determinação subseqüente, o Órgão de Apelação afirmou que a distinção entre regra obrigatória e regra discricionária é parte da jurisprudência da OMC, notando, sem expressar uma opinião sobre o assunto, que o Painel no caso US – Section 301 entendeu “que mesmo discricionárias, obrigações podem violar certas obrigações da OMC” (Relatório do Órgão de Apelação, United States – Anti-Dumping Act of 1916, WT/DS136/AB/R, DS162/AB/R, adotado em 26 de setembro de 2000, nota de rodapé 59).

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1.2.2 Exaustão de direitos Artigo 4 do TRIPS Declaração de Doha O Artigo 6 do Acordo TRIPS estabelece que, para fins de solução de controvérsias, nada no Acordo deve ser usado para tratar da questão da exaustão de DPIs. Embora quase todos os Membros tenham entendido que o Artigo 6 permite a cada um deles adotar suas próprias políticas e regras na área de exaustão nacional e internacional, havia preocupações relevantes em relação a questões de interpretação levantadas por certos Membros, já que a Declaração de Doha em relação ao Acordo TRIPS e a Saúde Pública deixava claro que seria permitido a cada Membro adotar suas próprias políticas em relação a exaustão, sem estar sujeito à solução de controvérsias. O conceito de “exaustão” de DPIs pode não ser tão conhecido por aqueles que não têm familiaridade com o direito de PI. O conceito existe em decorrência de uma diferença fundamental entre “propriedade” intelectual e propriedade tangível (ou física). Ou seja, PIs estão corporificadas em bens e serviços, mas não são bens e serviços em si. Em termos gerais, quando um produto tangível (como uma lata de refrigerante) é vendido e transferido, o vendedor não tem mais qualquer direito sobre o produto, podendo o comprador dispor dele como desejar. O detentor de um direito de PI (como uma marca), por outro lado, geralmente não dispõe de seu direito sobre a PI quando o produto é vendido e transferido. O detentor da PI continua detendo o direito de PI. A “exaustão” refere-se à questão sobre se tal direito pode ser usado para controlar disposições futuras do produto ou não. Considerem a famosa marca “Coca-Cola”, estampada numa lata de refrigerante. Quando você compra uma lata de Coca-Cola, você não adquire a marca Coca-Cola. Você compra a lata que contém o refrigerante. O refrigerante foi identificado através da marca como sendo o produto de uma determinada empresa. A Empresa Coca-Cola não abdicou de seus direitos sobre a marca de forma que você possa começar a produzir sua própria Coca-Cola. Por outro lado, o fato de que a marca Coca-Cola continua na lata após a aquisição do refrigerante não dá à Empresa Coca-Cola o direito de impedir que você venda a lata que você comprou para um terceiro, ou o direito de impedir que você beba o refrigerante. Quando a Coca-Cola vende a lata de refrigerante, ela “exaure” seus direitos sobre a marca de forma que ela não poderá mais controlar as disposições subseqüentes do produto. Todos os regimes nacionais de DPIs reconhecem alguma doutrina de exaustão; se assim não fosse, os detentores de DPIs controlariam quase todos os aspectos da atividade econômica mantendo controle sobre bens e serviços após eles terem sido vendidos ou transferidos pela primeira vez. Os Membros da OMC não definiram regras uniformes a respeito da exaustão de DPIs ter um caráter “nacional” ou um caráter “internacional”. De acordo com a doutrina da exaustão internacional, se um produto é legalmente colocado no mercado de um Membro da OMC, o detentor de um direito “paralelo” de PI em outro Membro não é capaz de controlar sua importação ou revenda com base neste DPI paralelo. De acordo com a doutrina da exaustão nacional, a comercialização legal do produto em um Membro da OMC não afeta os direitos

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de um detentor “paralelo” de PI em outro Membro e o detentor de PI neste outro Membro pode usar seu DIP paralelo para bloquear a importação e a disposição subsequente do produto. Alguns Membros da OMC seguem a regra da exaustão internacional e outros seguem a regra da exaustão nacional. Não é incomum que Membros tenham regras de exaustão diferentes em relação a diferentes tipos de DPIs. Enquanto o Artigo 6 e a Declaração de Doha estabelecem sem sobra de dúvidas que cada Membro pode permitir a exaustão internacional e a chamada “importação paralela” de DPIs de produtos protegidos, isso não significa que uma política de exaustão não possa ser nunca questionada em processos de solução de controvérsias. Isto porque a palavra “exaustão” não se auto-define e um Membro pode fazer uma reclamação contra outro Membro alegando que este não adotou uma definição razoável para o conceito de exaustão. Desta forma, um painel e o Órgão de Apelação (AB) podem ser chamados para determinar quais são os limites ao âmbito do princípio da exaustão. 1.2.3 Objetivos e princípios Artigo 7 do TRIPS Artigo 8:1 do TRIPS Artigo 8:2 do TRIPS Os Artigos 7 e 8 do Acordo TRIPS tratam dos objetivos do Acordo e dos princípios geralmente aplicáveis à sua interpretação e aplicação. O Artigo 7 confirma que os DPIs visam a um equilíbrio entre os interesses de detentores privados, que confiam na proteção de PI para incentivar a criatividade e a inventividade (e incentivar o investimento nessas atividades), e a sociedade, que espera beneficiar-se do acesso a criações e da transferência e disseminação da tecnologia. O Artigo 8:1 indica que os Membros podem adotar, entre outras, medidas necessárias para proteger a saúde e a alimentação públicas, desde que tais medidas sejam compatíveis com o Acordo. A formulação do Artigo 8:1 pode ajudar na defesa de casos de anulação ou prejuízo decorrentes de uma não violação, se estes forem eventualmente permitidos sob o Acordo. Em termos mais gerais, a utilidade do Artigo 8:1 em solução de controvérsias é limitada pela exigência de que as medidas sejam compatíveis com o Acordo, em contraste com a formulação do Artigo XX do GATT 1994 e do Artigo XIV do GATS, cada um determinando quais medidas são necessárias e também, por outro lado, quais são “incompatíveis” com o Acordo. A fórmula estabelecida no Artigo 8:1 é controversa. O Artigo 8:2 reconhece o direito dos Membros agirem contra práticas desleais relacionadas a PI, também com a regra de que tal ação deve ser compatível com o Acordo. O papel dos Artigos 7 e 8 em solução de controvérsias tem sido até o momento bem limitado. Estas disposições têm sido invocadas como um auxílio na interpretação, mas não exerceram influência perceptível no resultado dos casos. 1.2.4 A relação entre o Acordo TRIPS e as convenções e tratados da OMPI Artigo 2 do TRIPS

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O Acordo TRIPS é singular entre os acordos da OMC por incorporar disposições de várias Convenções pré-existentes em seu corpo de regras, sendo as mais importantes a Convenção de Paris sobre a Proteção de Propriedade Industrial e a Convenção de Berna sobre Obras Literárias e Artísticas6. O Artigo 2 do Acordo TRIPS define em linhas gerais sua relação com as Convenções da OMPI. Ele determina que os Membros devem cumprir as disposições aplicáveis das Convenções e também dispõe que nada no Acordo TRIPS deve ser entendido como estando derrogando as partes das suas obrigações em relação às Convenções. Nesse sentido, devemos notar que, apesar do Acordo TRIPS não interferir nas “obrigações” derivadas das Convenções de Paris e Berna, ele pode teoricamente modificar “direitos” que os Membros têm sob tais Convenções. Tendo em vista que as Convenções da OMPI estão em vigor há muito mais tempo que o Acordo TRIPS, algumas questões importantes de direito de tratados internacionais são levantadas em relação ao relacionamento entre práticas governamentais sob as Convenções e a interpretação do Acordo TRIPS. Considere, por exemplo, que uma questão seja levantada num processo de solução de controvérsia de TRIPS em relação à interpretação de uma disposição do Acordo TRIPS aplicável pela incorporação de uma disposição da Convenção de Berna. Considere ainda que, no histórico da vigência da Convenção de Berna, uma série de tribunais nacionais tenha interpretado tal disposição como tendo um determinado significado. O painel da OMC estaria vinculado pelas interpretações anteriores, sob a Convenção de Berna? E se um dos Membros que fosse parte do Acordo TRIPS não tivesse sido signatário da Convenção de Berna na época em que as decisões dos tribunais nacionais foram proferidas? Já vimos o Órgão de Apelação e os painéis basear-se em documentos produzidos pelo Secretariado da OMPI (o “Escritório Internacional”) como fonte para interpretação de Convenções relevantes. 1.2.5 A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e saúde pública Declaração de Doha Em 14 de novembro de 2001, a Conferência Ministerial de Doha adotou a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública. Apesar de haver algumas discussões sobre o caráter legal exato desta Declaração, é evidente que ela será usada como fonte de interpretação do Acordo TRIPS em processos futuros de solução de controvérsias7. A Declaração de Doha terá, no futuro, uma aplicação bem específica na área de saúde pública. Em geral, a Declaração de Doha ratifica o direito dos Membros de beneficiar-se da flexibilidade inerente do Acordo TRIPS. Também ratifica e esclarece o significado das disposições relacionadas ao licenciamento compulsório e à importação paralela. A

6 A Convenção de Roma e o Tratado de Propriedade Intelectual em Relação a Circuitos Integrados também foram incorporados. 7 O autor tende a ver a Declaração como uma “decisão” dos Membros da OMC sobre a interpretação do Acordo, já que ela está redigida em termos “nós acordamos” (veja para. 4). Alguns vêem a Declaração como uma declaração dos Ministros.

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Declaração de Doha autoriza uma extensão para países menos desenvolvidos em relação à implementação e execução de proteção de patentes farmacêuticas, o que pode tornar-se objeto de processos de solução de controvérsias. De acordo com o parágrafo 6 da Declaração de Doha, até o final de 2002 haveria uma recomendação do Conselho de TRIPS tratando da questão de licenciamento compulsório especificamente para suprir a demanda de exportação na área de medicamentos. 1.3 Tratando de solução de controvérsias na OMC As disposições gerais do Acordo TRIPS acima mencionadas suscitam certos questionamentos que podem ser feitos por diplomatas e advogados ao se confrontarem com uma demanda pelo não cumprimento dos termos do acordo. • A reclamação envolve uma regra bem precisa ou uma regra que possui uma flexibilidade substancial? No segundo caso, outros membros da OMC implementaram a regra de forma similar à prática que está sendo questionada? • A reclamação baseia-se na não adoção ou implementação de uma norma de TRIPS? Em caso positivo, o Membro que está sendo demandado reconhece a doutrina da aplicação direta dos tratados de forma que o Acordo TRIPS possa ser considerado como parte integrante da legislação nacional? • A regra questionada é obrigatória ou discricionária? O governo efetivamente agiu de forma incompatível com as obrigações de TRIPS ou ele apenas recebeu poderes abrangentes o suficiente para permitir que ele agisse de tal forma? 1.4 Teste sua compreensão 1. O que é a doutrina da “aplicação imediata” dos tratados em direito internacional? Como pode esta doutrina ser importante no contexto de solução de controvérsias em TRIPS? 2. O que é a doutrina da exaustão de direitos de propriedade intelectual e como ela afeta a chamada “importação paralela”? 3. O Acordo TRIPS inclui uma exceção geral similar à do Artigo XX do GATT 1994? Se houver diferenças entre as abordagens destes dois acordos em relação à questão das exceções, o que você acha que pode ter contribuído para isto?

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2. O ACORDO TRIPS COMO UM CONJUNTO DE NORMAS SUBSTANTIVAS Objetivos Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de: • identificar as formas de propriedade intelectual abordadas pelo Acordo TRIPS e as normas básicas que lhes são geralmente aplicáveis. Isto inclui direitos autorais, marcas, indicação geográfica de origem, desenho industrial, patente, topografia de circuitos integrados e proteção de informações confidenciais. • explicar que o Acordo TRIPS incorpora normas das Convenções da OMPI que tratam da mesma matéria. • compreender que obrigações de proteger DPIs são sujeitas a exceções importantes. 2.1. O estabelecimento de normas substantivas 2.1.1 Previsão expressa e incorporação Um dos maiores incentivos para a negociação do Acordo TRIPS foi a percepção, pelos países desenvolvidos que faziam parte do GATT 1947, de que os padrões básicos de proteção à PI estabelecidos nas Convenções da OMPI eram inadequados para lidar com as necessidades de seus setores comerciais na “era pós-industrial” ou “era da informação”. A percepção de fragilidade essencial na proteção dirigia-se principalmente para as regras de patentes da Convenção de Paris, embora preocupações em outras áreas também tenham sido suscitadas. Pelo fato dos regimes legais estabelecidos pelas Convenções da OMPI possuírem um alto grau de detalhamento técnico e terem evoluído no decorrer do século através de sua implementação nas legislações nacionais, decisões judiciais e outros, considerou-se desnecessário e ineficiente tentar substituir por completo as Convenções da OMPI por um novo corpo de normas legais internacionais. Desta forma, o Acordo TRIPS estabelece suas normas substantivas tanto ao introduzir expressamente normas aplicáveis a certos casos quanto ao incorporar disposições das Convenções da OMPI com modificações e disposições suplementares em outras áreas. Em muitos casos, o Acordo TRIPS só pode ser entendido quando lido em conjunto com a Convenção da OMPI a ele relacionada. 2.1.2 Abrangência Artigo 1:2 do TRIPS O Acordo TRIPS estabelece em seu Artigo 1:2 que “para os propósitos deste Acordo, a expressão “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual objeto dos Capítulos 1 a 7 da Parte II”. Esta definição parece ser um esforço por parte dos negociadores para limitar a aplicabilidade das normas do Acordo TRIPS para tipos específicos de PI abordados pelo Acordo. Novos tipos de PI, ou formas “marginais” de PI (como a proteção sui generis de “database”) não entrariam automaticamente no âmbito do acordo. Entretanto, como na maioria das questões referentes ao Acordo TRIPS,

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isto não é tão evidente. Por exemplo, o Órgão de Apelação decidiu no caso US – Section 211 Appropriations Act que “nomes comerciais” entram no âmbito do TRIPS embora este não se dirija expressamente aos mesmos, principalmente porque “nomes comerciais” são objeto de uma disposição da convenção de Paris (Artigo 8) que é incorporada no artigo 2.1 do TRIPS. Este comentário não implica desacordo com o Órgão de Apelação nesta questão, mas apenas mostra que é difícil discernir entre o que está dentro e o que está fora do âmbito do Acordo TRIPS. 2.1.3 Áreas de abrangência A Parte II do Acordo TRIPS refere-se expressamente às áreas de direitos autorais, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, informações confidenciais e controle de práticas de concorrência desleal. Para cada área, o Acordo TRIPS descreve as regras básicas que os Membros devem implementar e aplicar em seus sistemas legais. 2.2 Direitos autorais e correlatos 2.2.1 Incorporação da Convenção de Berna Artigo 9:1 do TRIPS As disposições do Acordo TRIPS sobre direitos autorais envolvem principalmente disposições da Convenção de Berna (Artigos 1 a 21, e Anexo). Assim, num processo de solução de controvérsia, o painel ou o Órgão de Apelação deverá interpretar as disposições aplicáveis da Convenção de Berna no contexto do Acordo TRIPS. 2.2.2 Dicotomia entre expressão e idéia Artigo 9:2 do TRIPS Os direitos autorais protegem os interesses dos autores e artistas em suas obras literárias e artísticas e dizem respeito à “expressão” do autor ou artista, em contraposição à sua “idéia”. O Artigo 9:2 do Acordo TRIPS reconhece a chamada “dicotomia expressão-idéia”, que evoluiu no decorrer de uma longa história de interpretações, legislativas e judiciais, da Convenção de Berna e das leis nacionais sobre direitos autorais. Para ilustrar a distinção: a idéia de escrever um livro sobre magos e bruxas é provavelmente tão antiga quanto a idéia de escrever um livro em si. No entanto, nos últimos anos, uma autora ganhou muito dinheiro escrevendo uma série popular de livros infantis sobre o desenvolvimento de um jovem numa escola de magos e bruxas. A autora da série não pode evitar que outros autores escrevam livros sobre magos e bruxas através da proteção de direitos autorais. Isto representaria uma tentativa de controlar o uso de uma idéia. O que a autora pode fazer é evitar o uso por outros autores de uma forma particular de expressão de uma idéia, mediante a descrição de personagens específicos ou de detalhes de uma história.

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2.2.3 Complementos à Convenção de Berna Artigos 11 e 14 do TRIPS O Acordo TRIPS adiciona alguns elementos às normas da Convenção de Berna (bem como às normas da Convenção de Roma para Proteção dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão) em áreas como direito de aluguel, apresentação e difusão. Assim, os Membros da OMC que são partes da Convenção de Berna e que implementaram os preceitos desta em suas legislações nacionais devem ainda adotar novas regras para considerar as disposições de direitos autorais do TRIPS que complementam a Convenção de Berna. 2.2.4 Especificidade A Convenção de Berna contém regras de diferentes graus de especificidade. Algumas regras, como aquelas que descrevem o conteúdo dos direitos autorais, são bem detalhadas. Mesmo nestes casos, há bastante espaço para interpretação já que a tecnologia evolui de forma muito rápida, podendo tornar obsoleta a terminologia da Convenção. Outras regras, como aquelas que permitem exceções à proteção de direitos autorais, são redigidas de forma genérica e são por isto passíveis de grande flexibilidade na implementação. 2.2.5 Opções, incluindo uso legal A Convenção de Berna confere expressamente aos Membros alternativas para a possibilidade de implementação da proteção e para as formas de proteção a serem aplicadas. Por exemplo, o Artigo 2(4) da Convenção de Berna permite a cada membro decidir se conferirá proteção aos direitos autorais “para textos oficiais de natureza executiva, legislativa e judicial” e até que limite. No caso de haver uma indústria editorial significativa atuando na área de publicação de textos legislativos, é fácil imaginar uma reclamação de tal indústria se um Membro não estiver protegendo de forma adequada textos legislativos contra reproduções. Entretanto, nem o Acordo TRIPS nem a Convenção de Berna exigem tal proteção, sendo isto parte da flexibilidade reservada aos Membros. Este fato ilustra a importância de se reconhecer que o Acordo TRIPS confere não somente obrigações aos Membros, mas também direitos. As disposições mais controversas do Acordo TRIPS e da Convenção de Berna em relação a direitos autorais parecem ser aquelas referentes ao “uso legal” de obras protegidas por direitos autorais, especialmente o Artigo 13 do Acordo TRIPS e os Artigos 9 (2), 10 e 10 bis da Convenção de Berna, incorporados ao Acordo TRIPS. Isto porque os direitos de uso legal estão entre os mais discutidos dentro dos sistemas legais nacionais, inclusive nos países membros da OCDE8.

8 Por exemplo, no famoso caso “Napster”, envolvendo gravações digitais pela Internet, a Napster baseou sua defesa no “uso legal”.

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2.2.6 A constituição nacional e os direitos autorais Outras questões importantes que podem causar controvérsias na OMC envolvem a relação entre “liberdade de expressão” e direitos autorais como questão de direito constitucional nacional. Muitos países reconhecem a liberdade de expressão em suas constituições nacionais (e esse direito é refletido em vários instrumentos de defesa de direitos humanos). A proteção dos direitos autorais, quase por definição, impõe limites à liberdade de expressão. O Acordo TRIPS não determina até que ponto a liberdade de expressão, enquanto direito protegido constitucionalmente, pode prevalecer sobre os interesses dos detentores de direitos autorais. Não é difícil prever que um Membro vá defender-se de uma reclamação sobre direitos autorais invocando sua constituição e alegando o direito à liberdade de expressão. No caso India – Patents (US) o Painel e o Órgão de Apelação abordaram certas questões de direito constitucional indiano, já que elas afetavam a administração de patentes, e indicaram que a substância das regras constitucionais nacionais pode ser uma questão de fato em processos de solução de controvérsias na OMC9. A questão do alcance da proteção nacional que um Membro pode oferecer aos seus cidadãos tem uma natureza diferente, e a questão relativa à possibilidade de restrição das escolhas constitucionais básicas dos Membros pelo sistema de solução de controvérsias da OMC continua pendente. 2.3 Marcas 2.3.1 Incorporação da Convenção de Paris A Convenção de Paris trata da questão das marcas. Algumas disposições de tal convenção foram incorporadas pelo Acordo TRIPS (notando que muitas disposições da Convenção de Paris são comuns às patentes e às marcas). As disposições do Acordo TRIPS sobre marcas, entretanto, ultrapassam consideravelmente as regras da Convenção de Paris que, em princípio (apesar de não exclusivamente), dirigiam-se mais aos procedimentos para garantir os registros do que aos aspectos substantivos da proteção de marcas. Como apontado anteriormente, a incorporação do Artigo 8 da Convenção de Paris pelo Acordo TRIPS levou o Órgão de Apelação a concluir (no caso US – Section 211 Appropriations Act) que nomes comerciais são regulados pelo Acordo TRIPS. 2.3.2 O significado da proteção da marca Artigo 15:1 do TRIPS Artigo 15:3 do TRIPS O Artigo 15 do Acordo TRIPS é o primeiro esforço multilateral para definir a natureza da marca; ou seja, qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços de uma empresa em relação à outra. O Artigo 15:1 inclui uma lista não exaustiva de tais sinais, incluindo letras, números, elementos figurativos e combinações de cores. Quando tais sinais não são distintivos por si, o Membro pode vincular a possibilidade de registro ao uso.

9 India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, iniciado pelos Estados Unidos, WT/DS50/AB/R (“India – Patents (US)”).

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Tradicionalmente, os governos nacionais têm aceito o registro e a proteção de um grande número de sinais e símbolos, apesar de haver áreas limites, como cores únicas e fragrâncias, que continuam a levar a resultados diferentes. Artigo 15 e 16 do TRIPS Os Artigos 15 e 16 do Acordo TRIPS estabelecem que “marcas de serviço” e marcas receberão essencialmente o mesmo tratamento regulatório, o que não era exigido pela Convenção de Paris. “Marcas de Serviço” têm sido muito utilizadas, por exemplo, por bancos e prestadores de serviços financeiros, turismo e transporte, serviços profissionais e outros. Artigo 15:5 do TRIPS O Artigo 15:5 do Acordo TRIPS exige que os Membros estabeleçam a publicação e a disponibilização de procedimentos para o cancelamento do registro de marcas. 2.3.3 Propriedade de marca Artigo 15:2 do TRIPS O Artigo 15:2 do Acordo TRIPS determina que os Membros podem recusar o registro de uma marca baseando-se em outros argumentos que não a falha em criar um sinal distintivo, desde que tais argumentos não sejam proibidos pela Convenção de Paris. Esta disposição foi interpretada no caso Section 211 Appropriations Act, em que o Órgão de Apelação decidiu que os Estados Unidos poderiam recusar o registro de uma marca quando constatasse que a parte alegando o direito ao registro não fosse o detentor legítimo da marca. Este caso estabelece um princípio muito importante para a implementação do Acordo TRIPS, que é o de que cabe aos Membros decidir quem são os legítimos detentores de DPIs. No caso US – Section 211 Appropriations Act, os Estados Unidos negaram a propriedade de uma DIP baseando-se em argumentos de política pública. 2.3.4 O objetivo da proteção da marca Artigo 16 do TRIPS O Artigo 16 do Acordo TRIPS define o âmbito da proteção, permitindo ao detentor opor-se ao uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico ou similar ao seu no comércio de produtos ou serviços também idênticos ou similares, se tal uso resultar numa similaridade ou confusão. O uso de um sinal idêntico em produtos ou serviços idênticos cria uma presunção de similaridade ou confusão. A definição do âmbito da proteção de marcas pelo Artigo 16 confere aos Membros uma flexibilidade considerável em relação ao grau de proteção que poderá ser concedido. Por exemplo, a regra básica é que um sinal “similar” não pode ser utilizado em produtos “similares”. Isto pode ser interpretado restritivamente, de modo que sinais e bens devam ser

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praticamente idênticos para justificar a proteção, ou de maneira mais abrangente, de forma que sinais e bens precisem estar apenas dentro de uma categoria ou classe para justificar a proteção. Na verdade, sistemas legais diferentes e mesmo tribunais diferentes dentro do mesmo sistema legal podem divergir sobre a forma de aplicação destes conceitos. O Artigo 16 do Acordo TRIPS complementa as regras da Convenção de Paris em relação às “marcas notoriamente conhecidas”, essencialmente ao limitar a classe de pessoas que devem conhecer a marca ou a marca de serviço para justificar a proteção. 2.3.5 Exceções e uso legal Artigo 17 do TRIPS Há várias circunstâncias nas quais pode ser necessário ou útil ao detentor permitir o uso de sua marca ou marca de serviço fora do contexto específico do comércio de determinado bem ou serviço. Estas circunstâncias são abordadas de forma bastante ampla pelo Artigo 17 do Acordo TRIPS, que permite algumas exceções, como o uso adequado de termos descritivos. O autor de uma reportagem sobre uma empresa e seus produtos pode referir-se aos produtos através de suas marcas desde que haja interesse público neste tipo de referência. O autor de uma sátira ou paródia pode referir-se à marca de um produto visando promover a liberdade de expressão. Há questões relevantes de saúde pública envolvidas no uso adequado de uma marca. Por exemplo, produtores de medicamentos genéricos podem considerar importante imitar a cor de medicamentos de uma determinada marca para evitar a confusão entre os consumidores. O caráter flexível do Artigo 17 parece permitir a cada Membro da OMC decidir se uma exceção a este tipo de uso deve ser permitida ou não, apesar de haver muitos debates sobre os limites da permissão do uso adequado de tais cores. Ao restringir os limites pelos quais uma única cor pode constituir uma marca, os Membros podem permitir uma certa flexibilidade para produtores de medicamentos genéricos. 2.3.6 Duração e outros aspectos Artigo 18 do TRIPS O Artigo 18 do Acordo TRIPS estabelece que a proteção das marcas não deve ser limitada no tempo, desde que os critérios aplicáveis para a manutenção dos direitos sobre a marca sejam cumpridos, apesar dos Membros poderem exigir que os registros sejam renovados com freqüência não superior a 7 (sete) anos. Os Artigos 19 a 21 do Acordo TRIPS estabelecem regras sobre os critérios para uso e sobre os requisitos que podem afetar a concessão e a manutenção da proteção da marca, assim como os limites que podem ser impostos na cessão das marcas.

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2.4 Indicações geográficas 2.4.1 Conteúdo Artigo 22 do TRIPS Apesar do Artigo 10bis da Convenção de Paris (sobre concorrência desleal) tratar da proteção das indicações geográficas de maneira geral, o Acordo TRIPS é o primeiro acordo multilateral que trata expressamente desta matéria. O Artigo 22 do Acordo TRIPS define indicação geográfica como sendo o nome de um território ou localidade que identifica um produto como proveniente de um determinado lugar cuja “qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica”. A legitimidade de uma indicação geográfica não depende de uma demonstração objetiva de que um bem seja de fato diferente ou melhor por ser proveniente de um lugar específico, apesar desta demonstração poder ser útil ao se estabelecer o direito à uma indicação geográfica. Em vez disto, a legitimidade de uma solicitação pode derivar de uma “reputação” ou “vantagem” que um lugar tenha adquirido ao produzir determinado bem. Um exemplo bem conhecido é o dos produtores de vinho espumante da região francesa de Champagne, que dependem do nome desta região para distinguir seu produto daqueles dos produtores de vinho espumante de outras regiões. Os produtores de “sekt” alemão podem usar o mesmo processo de fermentação e os peritos em vinhos, num “teste às cegas”, podem não ser capazes de distinguir com precisão entre os produtos da região de Champagne e os produtos da Alemanha. Apesar disso, pelo fato dos produtores da região de Champagne terem construído uma reputação internacional para seus produtos, a palavra “Champagne” foi protegida como uma indicação geográfica. Uma indicação geográfica é diferente de uma indicação de origem – como por exemplo – “Fabricado na China” – que apenas indica o local de produção do bem e não visa destacar qualquer característica do mesmo. A indicação de origem é usada pelas autoridades alfandegárias e outras autoridades reguladoras de comércio para inúmeros outros propósitos. 2.4.2 Vinhos e destilados Artigo 23 do TRIPS O Acordo TRIPS possui regras específicas relacionadas à indicação geográfica de vinhos e, numa escala menor, de destilados. Tais regras incluem limitações ao uso das palavras “espécie” ou “tipo” para distinguir produtos não pertencentes às áreas comumente atribuíveis à indicação geográfica. As regras sobre vinhos e destilados estabelecem o registro de indicações. Há também regras relativas à “proteção” de usos pré-existentes de nomes de vinho idênticos.

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2.4.3 Negociações Em relação às outras áreas, que não a de vinhos e destilados, o Acordo TRIPS adia a negociação de regras para uma fase posterior. Estas negociações foram iniciadas no Conselho de TRIPS e continuarão de acordo com o Mandato de Doha. 2.4.4 Controvérsias potenciais Estima-se que o campo relacionado às indicações geográficas possa levar a controvérsias entre os Membros da OMC em desenvolvimento. Há demandas concorrentes para a titularidade de nomes de tipos de arroz e de variedades de chás que são populares entre consumidores ao redor mundo inteiro e que são oriundos de regiões geográficas específicas. Um dos objetivos das atuais negociações do Conselho de TRIPS é desenvolver regras mais precisas para resolver estes tipos de demanda. 2.5 Desenhos industriais 2.5.1 Conteúdo Artigo 25 do TRIPS A área de desenhos industriais tem sido uma das mais problemáticas do direito de PI. Os países têm discordado a respeito da necessidade de proteção efetiva do desenho industrial e também sobre o âmbito da proteção que deve ser conferida. O Artigo 25 do Acordo TRIPS define desenho industrial referindo-se à criação “independente” e com caráter “novo ou original”. A proteção do desenho industrial não se estende aos casos de desenhos industriais ditados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Se o desenho de uma asa de avião, por exemplo, for ditado pela necessidade da aeronave permanecer no ar, o desenho será excluído da proteção de desenho industrial, apesar de poder ser protegido pelas regras de patente, se as condições para tal forem cumpridas. 2.5.2 Métodos de proteção Os países têm protegido desenhos industriais através de registros de direitos autorais, patentes de desenho, desenhos ou de uma combinação destes métodos. Um desenho industrial pode ser protegido por direitos autorais por ser um trabalho de expressão. Ademais, os direitos autorais não protegem a funcionalidade, sendo muitas vezes difícil fazer uma diferenciação entre elementos funcionais e elementos de expressão de um desenho. A patente do desenho diferencia-se da patente de invenção (ou “patente de utilidade”) pela exigência de que um novo desenho seja não estético e não útil ou funcional. Como no caso dos direitos autorais, muitas vezes é difícil separar as características não estéticas de um produto da sua utilidade. Os sistemas de registro são caracterizados pela relativa facilidade pela qual as partes podem listar seus desenhos, apesar do registro criar apenas uma presunção em favor da parte que solicita o registro, presunção esta que poderá ser contestada em procedimentos administrativos ou judiciais.

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O Artigo 25:2 do Acordo TRIPS obriga os Membros a garantir a proteção de padrões de tecidos. 2.5.3 Objetivo e duração Artigo 26 do TRIPS O Artigo 26:1 do Acordo TRIPS exige que os titulares de desenhos industriais tenham o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de produzir, vender ou importar produtos que ostentem uma cópia ou que sejam substancialmente uma cópia de seus desenhos, para fins comerciais. O Artigo 26:2 permite algumas exceções, seguindo as disposições sobre exceções em direitos autorais, marcas e patentes. Este artigo também garante grande flexibilidade. Os Membros devem conceder uma proteção de, no mínimo, 10 (dez) anos para desenhos industriais. 2.6 Patentes 2.6.1 A Convenção de Paris A Convenção de Paris foi adotada em 1893 e visou estabelecer um mecanismo potencialmente mundial para permitir a obtenção de patentes, bem como prescrever os requisitos básicos para os sistemas de registro, incluindo a regra de tratamento nacional para os depositantes de patentes. Entretanto, a Convenção de Paris não definiu regras para uma série de aspectos relacionados às patentes, tais como o âmbito da proteção, os critérios para elegibilidade à proteção e a duração da proteção. Quando as negociações de TRIPS da Rodada Uruguai começaram, em 1986, havia uma grande variação entre as nações a respeito da natureza e do âmbito da proteção de patentes. O Acordo TRIPS incorpora as disposições da Convenção de Paris sobre patentes, e complementa tais disposições com regras substantivas e procedimentais. Como notado anteriormente, o Artigo 2:1 do Acordo TRIPS exige o cumprimento de disposições da Convenção de Paris, enquanto o Artigo 2:2 impede a derrogação de obrigações existentes decorrentes de tal acordo. 2.6.2 Diferenças potenciais As negociações de TRIPS sobre patentes foram objeto de muitos debates, tendo a maioria dos Membros em desenvolvimento adotado uma posição bem diferente da posição dos Membros desenvolvidos em relação à extensão da concessão de altos graus de proteção de patentes para economias com recursos limitados para a aquisição de bens de maior valor e com capacidade limitada de pesquisa e desenvolvimento. Apesar de terem concordado com a proteção de patentes no Acordo TRIPS, potencialmente ainda restam diferenças importantes sobre os benefícios de uma proteção abrangente para patentes. Estas diferenças

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ficaram evidentes nas negociações que levaram à adoção da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública e continuam sendo discutidas no Conselho de TRIPS. 2.6.3 Conteúdo Artigo 27:1 do TRIPS O Artigo 27:1 do Acordo TRIPS estabelece um vasto âmbito para a proteção de patentes, que se estende a produtos e processos em todos os setores tecnológicos. O Acordo também estabelece que os Membros não devem “discriminar” o gozo dos direitos de patente com base no lugar da invenção, no setor tecnológico, no fato dos produtos serem importados ou serem produzidos no território nacional. A regra da não discriminação estabelecida pelo Artigo 27:1 foi objeto de um relatório de painel da OMC no caso Canadá – Pharmaceutical Patents, que será discutido com mais detalhes adiante10. Entretanto, podemos notar que, em tal caso, o Painel deixou claro que “discriminação”, nos termos do Artigo 27:1, significa algo pejorativo ou negativo, ao contrário da “diferenciação”. Os Membros podem tratar diferentes setores de proteção de patentes de forma diferenciada se o fizerem visando um fim legítimo. A questão sobre um Membro poder impor exigências de fabricação local para patentes depende, de certa forma, da interpretação do Artigo 27:1. Ou seja, ao exigir que os titulares de patentes fabriquem seus produtos dentro de determinado território, um Membro pode criar uma distinção entre produtos importados e produtos nacionais. Há um debate, entretanto, sobre se tal distinção chega a ser uma discriminação ou se ela pode ser justificada com argumentos de ordem pública. A questão de fabricação local está ligada ao Artigo 5.A da Convenção de Paris, que regula o licenciamento compulsório. Os Estados Unidos iniciaram um processo de solução de controvérsias perante a OMC contra o Brasil alegando uma violação às disposições do Acordo TRIPS com base numa regra de fabricação local. Entretanto, os Estados Unidos acabaram desistindo do processo. Tendo em vista que outros Membros possuem ou estão adotando exigências de fabricação local, é provável que esta questão seja levantada novamente numa solução de controvérsia futura. O Artigo 27:1 do Acordo TRIPS estabelece também os critérios básicos para a concessão de patentes; quais sejam: as invenções devem ser novas, passíveis de utilização industrial, e devem ter um caráter inventivo. Estes critérios já eram comuns à maioria dos sistemas de concessão de patentes anteriores ao Acordo TRIPS, mas o significado de cada um dos critérios era objeto de vasta regulamentação administrativa, decisões judiciais e debates acadêmicos. Os examinadores de patentes devem fazer uma série de análises antes de decidir pela concessão ou não de uma patente em relação a uma invenção. Esta característica da proteção de patentes concede uma flexibilidade considerável aos sistemas legais nacionais.

10 Canadá – Patent Protection of Pharmaceutical Products, demanda iniciada pelas Comunidades Européias, WT/DS114 (“Canadá – Pharmaceutical Patents”).

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Artigo 27:2 do TRIPS Os Artigos 27:2 e 27:3 permitem exclusões ao âmbito da proteção de patentes. O Artigo 27.2 fala de maneira abrangente sobre invenções não patenteáveis para fins de proteção da ordem pública, da saúde pública e do meio-ambiente. Apesar de alguns críticos sugerirem que tais exclusões devem ser entendidas de forma restritiva, o texto não é claro nesse sentido. Há um campo potencial para controvérsias em decorrência deste enfoque abrangente para exclusões. Artigo 27:3 do TRIPS As exclusões do Artigo 27.3 são feitas de forma mais restrita, apesar de também deixarem espaço significativo para interpretações. Por exemplo, o Artigo 27:3 (a) permite a exclusão de “métodos terapêuticos” para o tratamento de humanos. O uso de medicamentos é um método terapêutico para tratamento das condições de saúde humana, sendo possível argumentar (sem dúvida de forma controversa) que um Membro pode excluir medicamentos para tratamento médico da proteção de patentes. O Artigo 27:3(b) permite a exclusão de animais e plantas da proteção das patentes, mas não permite esta exclusão para certos produtos e processos “microbiológicos”. Esta linguagem é altamente ambígua. O Artigo 27:3(b) exige que os Membros forneçam uma proteção a variedades vegetais, seja através de uma patente, seja de uma forma sui generis de proteção. Esta disposição está sujeita a futuras negociações no Conselho de TRIPS. 2.6.4 Âmbito da proteção Artigo 28 do TRIPS O Artigo 28:1 do Acordo TRIPS estabelece direitos básicos para os detentores de patentes, visando impedir que terceiros possam produzir, usar, vender, colocar à venda, importar o produto patenteado ou ainda usar o processo patenteado (incluindo produtos importados fabricados através do processo), sem o consentimento do detentor. O Artigo 28:1 faz uma referência cruzada à nota de rodapé do Artigo 6 do Acordo TRIPS, que impede processos de solução de controvérsias relacionados à questão da exaustão de direitos do Acordo TRIPS. Os direitos de impedir outros de produzir, usar, vender, colocar à venda e importar são chamados de direitos “listados” dos detentores de patentes, pois são expressamente conferidos pelo Artigo 28. Entretanto, o Artigo 28 não confere expressamente o direito de “exportar” produtos patenteados. De qualquer forma, para ser exportado, o produto precisa ser produzido ou vendido, sendo assim difícil exportar um produto patenteado sem infringir um dos direitos listados. Há questões de interpretação relacionadas a cada um dos direitos dos detentores de direitos de patentes listados. Por exemplo, em que momento uma invenção patenteada é “fabricada”? Se uma pessoa constrói os vários componentes de uma invenção, mas não os monta, isto constituiria “fabricação”?

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2.6.5 Divulgação Artigo 29 do TRIPS Uma parte do acordo entre o detentor da patente e a sociedade é que o depositante da patente deve divulgar a invenção de maneira a permitir que outros a produzam. O Artigo 29 do TRIPS exige que os depositantes divulguem a invenção de forma suficiente. 2.6.6 Exceções Artigo 30 do TRIPS Tendo em vista o grande debate em relação ao alcance apropriado da proteção da patente, não é de se surpreender que o âmbito das exceções a tal proteção, de acordo com o Artigo 30, seja também objeto de controvérsia. A Convenção de Paris não especificou o âmbito de cobertura das patentes e, nesse contexto, uma disposição sobre exceções permitidas não era necessária. Não tendo concordado a respeito de uma lista de exceções permitidas, os negociadores do Acordo TRIPS utilizaram a fórmula de exceções prevista pela Convenção de Berna, com algumas alterações. O texto do Artigo 30 deixa um espaço considerável para interpretações e, apesar do caso Canadá – Pharmaceutical Patents ter fornecido uma interpretação, ele não resolveu as muitas questões que rodeiam o significado do Artigo 30. O Artigo 30 emprega um teste triplo para avaliação de exceções. As exceções devem ser “limitadas”, elas não devem interferir na exploração normal da patente e não devem prejudicar de forma injustificada os direitos do detentor da patente, levando em consideração o legítimo interesse de terceiros. O significado corrente dos termos do Artigo 30 parece conferir uma flexibilidade considerável aos Membros para adotar exceções aos direitos dos detentores de patentes. Ao se discutir o caso Canadá –Pharmaceuticals Patents, o texto do Artigo 30 será explorado. 2.6.7 Outros usos Artigo 31 do TRIPS O Artigo 31 do TRIPS trata da autorização a terceiros para utilizar patentes sem o consentimento do detentor da patente. Entende-se normalmente que esta autorização refere-se à prática do “licenciamento compulsório”. Entretanto, tendo em vista que o Artigo 31 também cobre o uso de patentes por governos para fins não comerciais, a terminologia do Artigo 31 não é especificamente dirigida ao licenciamento compulsório. O Artigo 31 não limita âmbito dentro do qual as licenças compulsórias podem ser concedidas. Ele estabelece procedimentos que devem ser seguidos na concessão das licenças e exige que alguns requisitos mínimos sejam cumpridos: • cada licença deverá ser considerada com base em seu mérito individual (Artigo 31(a));

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• deve ter havido uma negociação prévia com o detentor da patente para uma licença comercial justa, exceto em casos de emergência nacional, extrema urgência ou uso público não comercial (Artigo 31(b)); • o detentor da patente tem o direito à remuneração adequada, levando-se em conta as circunstâncias do caso (Artigo 31(h)); • a licença deve ser concedida predominantemente para suprir o mercado local (Artigo 31(f)); • a licença não deve ser exclusiva (Artigo 31(d)); e • deve haver oportunidade para revisão, por autoridades independentes, da concessão da licença e das condições da remuneração (Artigos 31(i) e (j)). Quando uma licença compulsória é concedida para remediar práticas de concorrência desleal, a limitação ao suprimento predominante do mercado doméstico não se aplica e a remuneração pode levar em consideração o caráter reparador da licença (Artigo 31(k)). A licença compulsória é uma ferramenta essencial para os Membros buscarem equilibrar os interesses do público e os interesses dos detentores de patentes. Há uma série de circunstâncias em que permitir a manutenção do monopólio de uma patente pode prejudicar o interesse público, tornando injustificável o acesso exclusivo do detentor da patente ao mercado. Um produtor de equipamentos eletrônicos pode ficar impedido de competir no mercado internacional se o seu acesso a um único componente tecnológico for negado com base na proteção da patente, e pode ser do interesse de um Membro conceder a licença para garantir o acesso à tecnologia protegida e assegurar a sobrevivência da indústria local. Na área de saúde pública, a proteção da patente pela proibição da concorrência de medicamentos genéricos pode restringir o acesso de um significativo segmento da população a medicamentos, podendo ser contrário ao interesse público permitir que tal situação persista. Nestes casos, o licenciamento compulsório está disponível para remediar de forma eficaz a situação. Muitas vezes, a mera ameaça da licença compulsória faz com que o detentor da patente reavalie seu acesso ou estratégia de preço. A Declaração de Doha A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública reconheceu expressamente que o Acordo TRIPS não limita o campo em que as licenças compulsórias podem ser concedidas e reconheceu o direito de cada Membro determinar quando uma emergência nacional ou circunstância de extrema urgência existe. A Declaração de Doha também determinou que o Conselho de TRIPS buscasse uma solução rápida para o problema que enfrentam os Membros que não têm capacidade de produção ou que têm capacidade insuficiente de produção de medicamentos. O Conselho de TRIPS deve apresentar uma recomendação ao Conselho Geral sobre esta matéria até o final de 2002. Este é um assunto de extrema importância para os países em desenvolvimento já que o fornecimento mundial de medicamentos genéricos de baixo custo sofrerá uma retração significativa após 1 de Janeiro de 2005, quando os países em desenvolvimento deverão implementar a proteção de patentes farmacêuticas e quando os medicamentos dentro do chamado “mailbox pipeline” forem abarcados pela proteção das patentes.

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Apesar dos Membros em desenvolvimento terem, até o momento, raramente concedido licenças compulsórias, esta prática irá certamente se tornar mais frequente quando os mesmos adquirirem experiência na implementação de leis sobre patentes. Prevê-se que as leis e práticas que acompanham o licenciamento compulsório serão objeto de controvérsias na OMC na área de TRIPS. Nesse sentido, é essencial atentar para o fato de que vários Membros em desenvolvimento da OMC têm poderes muito amplos de concessão de licenças compulsórias e que os termos do Artigo 31 do Acordo TRIPS e do Artigo 5 da Convenção de Paris garantem uma grande flexibilidade sobre a forma de administração destes poderes. 2.6.8 Prazo da proteção e outros aspectos Artigos 32 a 34 do TRIPS O Acordo TRIPS estabelece um prazo mínimo de 20 (vinte) anos para patentes, contados da data de depósito da patente (Artigo 33). Ele também determina a revisão judicial da anulação ou revogação de decisões (Artigo 32) e regula o ônus da prova em procedimentos de patentes de processo (Artigo 34). 2.7 Topografias de circuitos integrados Artigo 35 do TRIPS Propôs-se que a matéria de topografias de circuitos integrados fosse abordada em um Tratado da OMPI sobre Propriedade Intelectual de Circuitos Integrados. Entretanto, algumas disposições de tal acordo não satisfizeram os interesses dos Estados Unidos e do Japão, especificamente. Assim, a abordagem feita pelo Acordo TRIPS foi a de incorporar a maioria das disposições do Tratado por referência, mas alterando e complementando as regras que eram consideradas inadequadas por alguns Membros. Artigo 36 do TRIPS Artigo 38 do TRIPS As topografias de circuitos integrados (IC) ou chips de computador são em sua essência um trabalho oculto, que estabelece um mapa para guiar um equipamento computadorizado sofisticado, desenhando circuitos em plataformas de silicone e criando os vários tipos de chips utilizados em computadores. O Acordo TRIPS permite ao detentor do direito impedir a reprodução não autorizada de uma topografia, bem como a venda ou importação de um circuito integrado em que tal topografia esteja incorporada. Para se qualificar para a proteção, a topografia deve ser “original”, ou seja, diferente de topografias anteriores e não precisa ser “nova”, no sentido da patente não ter sido antecipada por arte anterior. A maioria dos Membros garante a proteção a topografias através do registro, mas o registro não é exigido pelo Acordo TRIPS ou pelo Tratado da OMPI. A duração mínima para a proteção de topografias de circuitos integrados é de 10 (dez) anos contados da data de protocolo do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, o que ocorrer primeiro.

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2.8 Informações confidenciais 2.8.1 Relação com a Convenção de Paris Artigo 39:1 do TRIPS Antes da vigência do Acordo TRIPS, não havia acordos multilaterais tratando especificamente de “segredos de negócio” ou de outros tipos de informações confidenciais, apesar da regra da Convenção de Paris sobre concorrência desleal ter abrangido esta matéria de forma geral. O Artigo 39:1 do Acordo TRIPS reconhece a aplicabilidade do Artigo 10bis da Convenção de Paris sobre concorrência desleal e estabelece regras específicas para sua aplicação. 2.8.2 Segredos de negócio Artigo 39:2 do TRIPS Apesar de não utilizar este termo, o Artigo 39:2 estabelece os requisitos para a proteção dos chamados “segredos de negócio”, ou seja, de informações confidenciais com valor comercial. Os Membros devem evitar que tais informações sejam obtidas de maneira “contrária às práticas comerciais honestas”. As informações devem ser protegidas se não forem de conhecimento público em sua configuração precisa pelo setor em questão, se tiverem valor comercial por serem secretas e se o detentor tiver tomado as medidas necessárias para mantê-las secretas. Até o momento, a questão da proteção de segredos de negócio não tem sido muito controversa, particularmente tendo em vista que a maioria dos sistemas legais estabeleceu alguma forma de proteção aos segredos de negócio antes da vigência do Acordo TRIPS. 2.8.3Informações sobre testes e dados regulatórios Artigo 39:3 do TRIPS O Artigo 39:3 do Acordo TRIPS está entre as disposições mais controversas do acordo. Ele estabelece que, ao exigirem como condição para aprovação de comercialização de produtos químicos, farmacêuticos ou agrícolas, a apresentação de informações confidenciais sobre testes e outros dados que tiverem envolvido um empenho considerável, os Membros deverão tomar providências para proteger tais informações contra “uso comercial injusto”. Tendo em vista que fabricantes de genéricos farmacêuticos e detentores de licenças compulsórias podem basear-se no processo prévio de aprovação de novos produtos químicos para suas próprias solicitações de aprovação, a disposição em questão restringiria o acesso do público a medicamentos genéricos se os produtores não puderem contar com tais aprovações como base para suas próprias solicitações. Há uma verdadeira batalha entre empresas farmacêuticas destinadas a pesquisas e produtores de genéricos sobre o acesso e o uso de informações de testes, e esta batalha tem repercussões na arena intergovernamental do TRIPS. O debate sobre o âmbito da aplicação do Artigo 39:3 do Acordo TRIPS deverá ser objeto de processos de solução de controvérsias, que deverão tratar da definição do que constituiria um “uso comercial injusto”.

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2.9 Regras concorrenciais Artigo 40 do TRIPS Os DPIs, por sua natureza, inibem a concorrência ao garantir aos seus detentores o direito de excluir terceiros do mercado. Os Membros desenvolvidos com experiência na implementação de DPIs têm, há muito tempo, utilizado regras de concorrência (ou antitruste) para tratar de problemas relacionados ao uso de DPIs que restringem a concorrência de forma injustificada. O Artigo 40:2 do Acordo TRIPS reconhece o legítimo interesse dos Membros de tratar “práticas de licenciamento ou condições que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante”. Uma lista ilustrativa não exaustiva de tais práticas inclui “por exemplo, condições de cessões exclusivas, condições impedindo impugnações de validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes de tal Membro”. O Artigo 40 não obriga os Membros a tratar das circunstâncias que afetam a concorrência. Ele visa apenas incentivar pedidos de consultas entre os Membros para assegurar a cooperação na investigação de supostas práticas anti-concorrenciais. A única obrigação imposta aos Membros é a de fornecer informações não confidenciais, disponíveis ao público, bem como outras informações através da execução de acordos mutuamente satisfatórios que assegurem a confidencialidade. Enquanto a maioria dos Membros desenvolvidos mantêm agências concorrenciais com poderes de coerção efetivos e amplos, este tipo de agência não é comum nos Membros em desenvolvimento. Isto pode gerar um desequilíbrio entre o poder de mercado dos detentores de DPIs em Membros em desenvolvimento e os interesses do público em geral de tais Membros na manutenção de mercados competitivos. Leis concorrenciais são uma ferramenta poderosa para corrigir falhas de mercado, sendo que o aumento da capacidade de utilização desta ferramenta pelos Membros em desenvolvimento pode gerar conflitos em relação à possibilidade de uso de leis concorrenciais para tratar de falhas de mercado envolvendo DPIs. É importante notar mais uma vez que o Acordo TRIPS estabelece apenas regras gerais em relação à aplicação de regras concorrenciais, deixando a critério de cada Membro a escolha do grau de intervenção para proteger o interesse público na competitividade dos mercados. As negociações em curso sobre a relação entre regras de comércio e de concorrência podem resultar em futuros acordos na OMC ou em decisões relacionadas à implementação e aplicação do Artigo 40. 2.10 Tratando de soluções de controvérsias na OMC O Acordo TRIPS estabelece padrões substantivos mínimos para o estabelecimento de direitos de PI. Entretanto, ele aborda uma matéria de âmbito muito extenso, com regras que são deliberadamente criadas para garantir aos Membros uma flexibilidade substancial em sua implementação. Assim, prever questões específicas que serão levantadas em soluções de controvérsias é muito difícil em virtude do vasto âmbito da matéria em questão.

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Entretanto, com base na experiência do Acordo TRIPS até o momento, alguns pontos básicos podem ser levantados: • Algumas empresas são muito agressivas em relação a DPIs e exercem uma influência substancial sobre agências de relações comerciais externas em seus países de origem. Alguns Membros reclamam da proteção inadequada de DPIs, em desacordo com os termos do Acordo TRIPS. Entretanto, a falta de experiência de muitos Membros em tratar de questões de DPIs leva a um grande receio em relação ao ingresso num processo de solução de controvérsias na OMC. Quando uma reclamação é levada ao conhecimento do governo, ela deve ser analisada de forma cuidadosa para que seja verificado se ela envolve de fato uma violação substantiva dos padrões de TRIPS. Se houver dúvidas sobre este ponto, recomenda-se o parecer de peritos independentes em DPIs. É importante reconhecer que, mesmo entre os sistemas legais dos Membros tecnologicamente mais avançados, há diferenças substanciais em relação ao tratamento de DPIs. É raro haver apenas uma única resposta correta para uma questão de DPI. • É sempre útil procurar precedentes entre os Membros, ou seja, entender como outros Membros implementam e aplicam suas regras. Além de examinar estatutos e regulamentos, é importante examinar decisões judiciais que forneçam esclarecimentos acerca da linguagem das regras. Há muitos textos acadêmicos explicando a natureza de DPIs e tratando de diferentes abordagens que podem ser tomadas na sua aplicação. • Os regimes legais são, via de regra, desenhados em termos de regras e em termos de exceções às mesmas e o Acordo TRIPS não foge a esta regra. As normas do Acordo TRIPS em relação a direitos autorais, marcas e patentes incluem exceções que permitem aos Membros excluir alguns casos do âmbito da proteção. Tendo em vista que as exceções às disposições de patentes não encontram precedentes na Convenção de Paris, o âmbito das exceções permitidas não está bem definido. É importante reconhecer que o fato de uma exceção não ter sido tradicionalmente utilizada por um determinado Membro não significa que o sistema de solução de controvérsias da OMC não a aceitaria como legítima. 2.11 Teste sua compreensão 1. Quais são os tipos de obras protegidas por direitos autorais? Quais os tipos de obras que são excluídos da proteção de direitos autorais? 2. Qual a função de uma marca? O “uso legal” de uma marca é permitido? 3. O que é uma indicação geográfica de origem? O que a distingue de uma marca? 4. Quais são as exceções permitidas pelo Acordo TRIPS em relação aos direitos do detentor de patentes? Sob quais artigos podemos encontrá-las?

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3. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ACORDO TRIPS Objetivos Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de: • reconhecer os padrões mínimos determinados pelo Acordo TRIPS para execução de DPIs, padrões estes que permitem aos detentores de direitos proteger seus interesses legítimos através de procedimentos administrativos ou judiciais. Os direitos questionados devem gozar da proteção do devido processo legal. • entender que o Acordo TRIPS não exige que um Membro da OMC estabeleça tribunais especiais ou separados para DPIs e que os Membros não precisam alocar recursos especiais para aplicar DPIs. 3.1 Disposições gerais Parte III do TRIPS Os proponentes do Acordo TRIPS na Rodada Uruguai não estavam preocupados somente com a adoção de padrões substantivos mínimos de DPIs, mas também com a eficácia dos mesmos. Como apontado anteriormente, o preâmbulo do Acordo TRIPS caracteriza DPIs como direitos privados e isto implica que os detentores destes direitos são os responsáveis por buscar o cumprimento dos mesmos. A Parte III do Acordo TRIPS, sobre a aplicação da proteção de DPIs, obriga os Membros a estabelecer mecanismos judiciais e administrativos pelos quais os detentores de DPIs possam buscar proteção efetiva para seus interesses. Está implícito em todos os acordos internacionais que suas partes devem implementá-los com boa-fé11. A Convenção de Paris inclui obrigações de implementação, dentre as quais a obrigação de proteção de direitos sobre marcas em relação a importações ilegais (Artigos 9 e 10). O Acordo TRIPS pode ser caracterizado como o primeiro esforço multilateral para regular os mecanismos judiciais e administrativos internos que os Membros devem manter em relação à aplicação de um conjunto de regras legais pactuadas. Em decorrência da originalidade deste esforço, há poucas respostas disponíveis em relação à forma pela qual as exigências da Parte III do Acordo TRIPS devem ser interpretadas e aplicadas. Artigo 41 do TRIPS A obrigação geral dos Membros de fornecer mecanismos de aplicação exige que os procedimentos de execução “sejam disponíveis sob suas leis de forma a permitir ação efetiva contra qualquer ato ou infração de direitos de propriedade intelectual cobertos por este Acordo, incluindo remédios rápidos para evitar infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores”.12 Os Membros devem assegurar que os processos para aplicação de normas de proteção dos DPIs sejam “justos e equitativos” e não “desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos”. Há ainda disposições sobre decisões escritas, oportunidades de apresentação de provas e obrigações de garantir revisão judicial para decisões 11 Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, Artigo 26. 12 Artigo 41:1 do Acordo de TRIPS.

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administrativas em contextos especiais13. O Artigo 41:5 estabelece dois princípios importantes. Primeiro, os Membros não precisam estabelecer um sistema jurídico para aplicação de normas de proteção de DPIs distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Segundo, não há “obrigação em relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção de DPIs e a aplicação da legislação em geral”. Este último princípio é relevante para a questão de se determinar sob quais condições um Membro passa a estar sujeito a um processo de solução de controvérsias não por deixar de adotar regras de aplicação, mas por deixar de aplicá-las de forma “eficaz”. Se um Membro não tiver recursos ou capacidade suficiente na administração de seu sistema legal civil, ele não deve estar obrigado a concentar sua atenção em questões de aplicação de regras de TRIPS. 3.2 Procedimentos e remédios, civis e administrativos Artigos 42 a 49 do TRIPS Os Artigos 42 a 49 do Acordo TRIPS estabelecem princípios básicos para a condução de procedimentos cívis para aplicação de normas de proteção de DPIs, mediante, por exemplo, ações iniciadas por detentores de direitos para determinação de uma infração. As regras são bastante difundidas nos sistemas legais desenvolvidos e incluem direitos tanto em favor dos demandantes quanto dos demandados. As regras determinam que as partes devem ter oportunidade de apresentar e contestar provas e que medidas corretivas adequadas devem estar disponíveis. Há uma certa flexibilidade nestas regras civis de execução, como, por exemplo, na área de cálculo dos prejuízos causados pela infração, em que a jurisprudência não é uniforme.

É de grande interesse notar que o Artigo 44:2 do Acordo TRIPS permite aos Membros impedir a concessão de liminares em circunstâncias que envolvam licenças compulsórias e “outros usos”. Esta disposição foi adotada em decorrência da disposição sobre uso governamental dos Estados Unidos (28 U.S.C. § 1498), que exclui a possibilidade de obtenção de uma liminar contra o uso de uma patente pelo governo, disposição esta que deve ser levada em consideração ao se redigir e implementar medidas sobre o licenciamento compulsório e uso governamental em outros Membros.

3.3 Medidas cautelares

Artigo 50 do TRIPS

O Artigo 50:1 do Acordo TRIPS obriga os Membros a estabelecer regras determinando “medidas cautelares rápidas e eficazes” para evitar o ingresso de bens ilegais nos canais de comércio e para preservar provas. O Artigo 50:2 exige que as autoridades judiciais tenham o poder de adotar medidas cautelares “inaudita altera parte” (sem ouvir a outra parte) nos casos em que o atraso possa causar dano irreparável. Isto significa que os detentores de DPIs devem ter direito a buscar uma resposta rápida independentemente da parte acusada

13 Artigos 42:2 a 41:4 do Acordo de TRIPS.

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de violar a lei ter sido notificada e ter recebido a oportunidade de ser ouvida. Neste caso, a parte afetada deve ser notificada prontamente e deve ter a oportunidade de ser ouvida e de contestar as medidas que já tiverem sido tomadas.

As autoridades judiciais podem requerer que as partes demandantes efetuem um depósito para o caso de suas ações não terem procedência e prejudicarem os demandados.

O Artigo 50:6 do Acordo TRIPS determina que, a pedido do demandado, o processo sobre o mérito da ação deverá ser iniciado dentro de um período razoável de tempo, com limites de duração pré-determinados, se não decididos pelo juiz nos termos das leis do Membro. A questão sobre esta disposição ser diretamente aplicável no direito da Comunidade Européia foi objeto de uma demanda iniciada pela Holanda perante a Corte Européia de Justiça no caso Perfumes Christian Dior contra Tuk Consultancy14. A Corte Européia de Justiça deixou a questão nas mãos das cortes holandesas já que regras procedimentais não eram de competência da Comunidade Européia.

3.4 Requisitos especiais relacionados a medidas de fronteira

Artigos 51 a 60 do TRIPS

Os Artigos 51 a 60 do Acordo TRIPS tratam das medidas que um Membro deve adotar para permitir a certos detentores de direitos evitar a liberação de circulação de bens ilegais pelas autoridades aduaneiras. De acordo com o Artigo 51:1 do Acordo TRIPS, estes procedimentos devem ser estabelecidos apenas em relação às suspeitas de “contrafação de marcas e pirataria de bens protegidos por direitos autorais” e exclui especificamente a importação paralela de bens (ou seja, nos termos da nota de rodapé 13, “importações de bens colocados no mercado de um outro país com o consentimento do detentor do direito”). O Artigo 58 determina que regras equivalentes devem ser seguidas quando as autoridades aduaneiras têm o poder de agir, por iniciativa própria (ex officio), contra bens suspeitos de estarem em violação.

De modo geral, os detentores de direitos devem poder apresentar uma solicitação às autoridades competentes, contendo uma descrição detalhada dos bens que supostamente violam a lei, juntamente com informações suficientes para estabelecer um caso de violação prima facie. O requerente pode ser obrigado a efetuar um depósito num valor suficiente para compensar o importador por eventuais danos por abuso, e o importador deve ter o direito de ser compensado no caso de litigância de má-fé. Há uma disposição para notificação do importador sobre a suspensão e uma disposição para a liberação dos bens pelas autoridades competentes no caso da ação legal apropriada não ter sido adotada após a suspensão. O detentor do direito deve poder inspecionar bens supostamente em violação, embora as autoridades devam proteger informações confidenciais. As autoridades competentes devem ter o poder de determinar a destruição ou a remoção de bens em violação e há uma disposição estabelecendo uma presunção contra a re-exportação.

14 ECJ Joined Cases C– 300/98 e C-392/98, 14 Dez., 2000.

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3.5 Procedimentos criminais Artigo 61 do TRIPS O Artigo 61 do Acordo TRIPS obriga os Membros a estabelecer penalidades criminais para os casos de contrafação de marcas e de pirataria em escala comercial, através do aprisionamento e/ou de multas “suficientes para constituir um fator de dissuasão, de forma compatível com o grau das penalidades aplicadas para crimes de gravidade correspondente”. 3.6 Aquisição e manutenção Artigo 62 do TRIPS O Acordo TRIPS estabelece, em separado, uma Parte IV tratando da “Aquisição e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e Direitos Inter-Partes Conexos”. Esta Parte compreende exclusivamente o Artigo 62, que estabelece que os Membros podem aplicar métodos e formalidades razoáveis em relação à concessão e manutenção de DPIs, que os registros devem ser efetuados dentro de um período razoável de tempo, e que o registro de marcas de serviço estarão sujeitos aos mesmos procedimentos estabelecidos pela Convenção de Paris para o registro de marcas. Ele também estabelece que procedimentos administrativos e inter partes em relação à concessão ou revogação de direitos serão sujeitos a processos legais similares aos processos aplicáveis para execuções. Finalmente, há uma disposição determinando a revisão judicial ou “quase judicial” dos processos de concessão ou revogação, exceto nos casos de indeferimento de demandas de oposição. Os procedimentos pelos quais os DPIS são concedidos ou negados são de grande interesse dos requerentes, daqueles que se opõem ao requerimento e do público. O Acordo TRIPS fornece uma orientação limitada nesta área, deixando a critério dos Membros decidir sobre a maneira pela qual os sistemas para concessão e revogação devem ser desenhados. Entretanto, devemos analisar esta limitação dentro do contexto dos vários tratados da OMPI que tratam destes tipos de processos e procedimentos com mais detalhes do que as regras substantivas que eram o foco inicial das negociações de TRIPS. 3.7 Questões para solução de controvérsias Há dois tipos básicos de demanda previsíveis em relação ao cumprimento de disposições do Acordo TRIPS. O primeiro tipo refere-se às reclamações baseadas na não adoção de leis e no não estabelecimento de mecanismos administrativos que satisfaçam os requisitos básicos da Parte II do Acordo. O segundo tipo de reclamação refere-se aos casos em que, apesar dos Membros terem adotado as leis e mecanismos aplicáveis, eles não funcionam de maneira “eficaz”. Tendo em vista que as regras de aplicação do Acordo TRIPS são únicas no contexto multilateral, há pouca experiência internacional prévia que forneça orientação sobre como estes dois tipos básicos de demandas serão tratadas pelos painéis e/ou pelo Órgão de Apelação. As características dos sistemas legais em relação aos procedimentos civis para

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garantir cumprimento diferem bastante entre os países, refletindo as várias tradições legais e culturais. Neste sentido, não devem ser esperados métodos uniformes de implementação de regras para execução. Uma das principais questões que os painéis e/ou o Órgão de Apelação enfrentarão diz respeito a quanta discricionariedade será concedida para cada Membro seguir suas próprias tradições para implementação. Ainda mais difícil é prever como os painéis e/ou o Órgão de Apelação avaliarão as demandas baseadas na não implementação de forma “eficaz”, pelos Membros, de sistemas civis de execução dos DPIs. A exigência de se estabelecer um sistema eficaz de execução não parece visar um processo ou um resultado num único caso ou controvérsia, mas parece visar deficiências sistêmicas reincidentes. A questão é, qual grau de deficiência constituiria uma conduta incompatível com a OMC, e como isto seria mensurado? Tendo em vista, ainda, que o Artigo 41:5 reconhece expressamente que os Membros não precisam estabelecer um sistema de aplicação de DPIs diferente do seu regime legal normal de aplicação, os Membros com menor capacidade dentro de seus sistemas legais gerais, têm, por definição, maior margem de ação em matéria de aplicação de TRIPS. Até o momento não houve decisões envolvendo a Parte III do acordo em soluções de controvérsias envolvendo TRIPS. 3.8 Tratando de soluções de controvérsias na OMC Assim como no caso de questões substantivas do Acordo TRIPS, uma demanda envolvendo a aplicação das suas disposições deve ser tratada de acordo com a natureza flexível das disposições em questão. Um Membro pode tratar claramente da execução civil de acordo com suas próprias tradições legais e implementar as disposições de execução de forma compatível com suas estruturas regulatórias e constitucionais já existentes. Ao longo de suas histórias, os países tecnologicamente mais avançados passaram por períodos em que seus comportamentos em relação à propriedade intelectual diferiam. Até 1970, havia nos Estados Unidos um ceticismo judicial substancial em relação a DPIs e à sua característica de restrição de mercado. No final dos anos 90, diminuiu-se a preocupação com a característica de restrição de mercado dos DPIs. Ao longo destas mudanças, os detentores de DPIs tiveram maior ou menor sucesso ao tentar buscar execução civil de suas demandas perante o judiciário. Em resumo, o judiciário e o sistema legal podem dar um equilíbrio entre os vários demandantes nacionais em relação ao cumprimento da proteção de DPIs, desde que as proteções básicas sejam efetivamente garantidas de acordo com as disposições do Acordo TRIPS. • Os detentores de DPIs devem ter acesso a tribunais ou autoridades administrativas e devem ter direito ao devido processo legal. Não é necessário que os detentores de direitos sejam colocados numa categoria especial, fora dos canais legais normais. Apesar da necessidade de cumprimento de algumas exigências específicas, como por exemplo, a determinação de medidas cautelares, tais medidas podem ser aquelas já disponíveis em quaisquer procedimentos civis. Basicamente, é apenas no caso de medidas de fronteiras (e autoridades aduaneiras) que medidas especiais, distintas das medidas adotadas em outros campos, podem ser exigidas.

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• Membros em desenvolvimento com capacidade limitada de execução não precisam alocar recursos especiais além dos previstos no direito geral para aplicar DPIs. 3.9 Teste sua compreensão 1. Os Membros da OMC são obrigados a estabelecer cortes ou tribunais administrativos especializados na execução de DPIs, como por exemplo tribunais de patentes? 2. O que são “medidas cautelares” no contexto de aplicação de DPIs? 3. Os Membros da OMC são obrigados a fornecer liminares quando uma licença compulsória é questionada com sucesso?

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4. O SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DO ACORDO TRIPS Objetivos Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de: • compreender que o sistema de solução de controvérsias do Acordo TRIPS baseia-se nas regras do Entendimento sobre Solução de Controvérsias da OMC (DSU). • explicar que as ações baseadas na anulação ou prejuízo pela não violação não eram permitidas nos primeiros cinco anos do Acordo TRIPS e que esta limitação explícita foi estendida pelos Ministros, no mínimo, até a Reunião Ministerial de Cancun de 2003. • perceber que os painéis de solução de controvérsias têm solicitado rotineiramente à OMPI o fornecimento de informações referentes à história das negociações das Convenções da OMPI. • compreender que as decisões dos tribunais nacionais que interpretam as várias Convenções da OMPI podem ser relevantes para soluções de controvérsias em TRIPS. 4.1 Transparência Artigo 63 do TRIPS O Artigo 63 do Acordo TRIPS estabelece obrigações de transparência, incluindo obrigações de publicar ou de outra forma tornar disponíveis textos legais como leis e decisões judiciais. Tal artigo estabelece a obrigação de notificar leis e regulamentos ao Conselho de TRIPS ou à OMPI para registro comum, se for decidido desta forma. A pedido de Membros que entendam ter direitos afetados, os Membros são obrigados a apresentar as leis aplicáveis e decisões, ou apresentar detalhes suficientes sobre as mesmas. As informações confidenciais têm direito a proteção. A falta de transparência é um problema comum que afeta não apenas os sistemas legais de países com capacidade limitada. O caso Índia-Patents (US) incluiu uma demanda sobre falta de transparência pelo fato da Índia ter deixado de publicar detalhes de seu sistema sobre o recebimento e tratamento de pedidos de patentes. O Painel entendeu que a Índia deixou de cumprir suas obrigações de transparência, apesar deste entendimento ter sido revertido pelo Órgão de Apelação com base em aspectos processuais do DSU. 4.2 Solução de controvérsias Artigo 64:1 do TRIPS O Artigo 64:1 do Acordo TRIPS estabelece que as regras dos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como desenvolvidas pelo Entendimento sobre Solução de Controvérsias (DSU), devem ser aplicadas às consultas e aos processos de solução de controvérsias no contexto do Acordo TRIPS, salvo disposição contrária expressamente prevista pelo Acordo. Antes de tratar da aplicação geral do DSU, notamos que os Artigos 64:2 e 64:3 tratam da questão das demandas baseadas na anulação ou prejuízo pela não violação.

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4.3 Não violação em TRIPS O Artigo XXIII do GATT 1994 estabelece três tipos de causas de demandas de solução de controvérsias no GATT: a “violação”, a “não violação” e a “situação”. A ação pela “violação” é a mais familiar para a maioria dos advogados e diplomatas. Alega-se que um Membro, contra o qual é feita uma reclamação, teria violado uma regra estabelecida no acordo e isto teria causado algum dano (anulação ou prejuízo de benefícios) para o Membro demandante. Entretanto, desde o princípio, o sistema de solução de controvérsias do GATT também incluía um tipo de ação menos típico, baseado numa alegação de que, apesar do Membro demandado não ter violado qualquer regra específica, ele teria agido de forma a privar o Membro demandante de benefícios que ele esperaria obter ao fazer parte do acordo. Este tipo de demanda envolve uma “não violação” que, entretanto, resultou numa “anulação ou prejuízo de benefícios”. A chamada demanda baseada na “situação” foi raramente suscitada e nunca deu margem a uma decisão. Artigo 26 do DSU O DSU limita os remédios disponíveis para as demandas baseadas na não violação, de forma que o Membro não pode ser solicitado a alterar ou retirar a medida em desconformidade, mas pode, por outro lado, revogar concessões15. Aplicam-se regras especiais às demandas baseadas na “situação”, incluindo a adoção dos relatórios dos painéis através do consenso16. A demanda baseada na não violação foi desenvolvida para abranger as situações em que um primeiro Membro fez concessões tarifárias para um segundo membro que presumivelmente tornariam mais fácil, para este segundo Membro, efetuar exportações ao primeiro Membro. Entretanto, após a concessão tarifária ter sido feita, o primeiro Membro concede um subsídio aos seus produtores domésticos que diminui o custo efetivo e o preço de seus produtos, voltando a dificultar a penetração dos exportadores no mercado doméstico. Apesar do primeiro Membro (que efetuou a concessão) não ter violado o GATT ao conceder um subsídio doméstico, ao fazê-lo, ele privou o segundo Membro dos benefícios da concessão original. Tendo em vista que o GATT baseava-se na negociação recíproca de concessões entre os Membros, acreditava-se que remédios contra o desequilíbrio das concessões eram necessários. Artigo 64:2 do TRIPS Artigo 64:3 do TRIPS O Artigo 64:2 do Acordo TRIPS estabelece que as demandas baseadas na não violação e na situação não podem ser feitas por cinco anos a partir da entrada em vigor do Acordo. O Artigo 64:3 determina que caberá ao Conselho de TRIPS examinar estes tipos de demandas e fazer as recomendações à Conferência Ministerial. O artigo determina ainda que a aceitação da recomendação ou da extensão da moratória de cinco anos só poderá ser feita

15 Artigo 26.1(b) do DSU. 16 Artigo 26.2 do DSU.

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por consenso. Na Decisão Ministerial de Doha sobre Implementação e Assuntos Correlatos, adotada em 14 de novembro de 2001, os Ministros determinaram que o Conselho de TRIPS continuasse os trabalhos para uma recomendação a ser considerada na Quinta Conferência Ministerial e concordaram que as demandas baseadas na não violação e na situação não poderiam ser iniciadas antes de tal reunião. Durante as negociações da Rodada Uruguai, a incorporação das demandas baseadas na não violação em processos de solução de controvérsias de TRIPS foi questionada não apenas por vários Membros em desenvolvimento, mas também pelas Comunidades Européias. Os negociadores das Comunidades Européias estavam preocupados com o fato de que os Estados Unidos pudessem tentar questionar algumas restrições de acesso a mercados no setor audiovisual através de demandas de não violação. Hoje, muitos Membros em desenvolvimento continuam preocupados com o fato de que a introdução de demandas baseadas na não violação em processos de solução de controvérsias de TRIPS poderá aumentar o número de demandas que podem ser feitas contra eles e têm se oposto a tal extensão. Se as demandas baseadas na não violação forem introduzidas em processos de solução de controvérsias de TRIPS, o número de demandas potenciais certamente aumentaria e questões novas e complexas seriam trazidas à arena de solução de controvérsias. DPIs são enquadrados como direitos negativos típicos; ou seja, eles garantem ao detentor o direito de impedir outros de praticarem certos atos. Um DPI não é um direito positivo de “acesso a mercado” já que conceder um DPI não autoriza seu detentor a entrar num mercado. O fato de uma pessoa ter um direito autoral sobre um livro ou um jornal e poder impedir outra pessoa de reproduzi-lo ou distribuí-lo não dá ao detentor do direito autoral o direito de vender ou distribuir o livro ou o jornal em nenhum mercado. Os detentores de DPIs podem argumentar que direitos de “propriedade” não significam nada, a menos que estejam acompanhados dos direitos de usá-los. Por exemplo, qual seria o benefício de deter uma patente sobre uma invenção se não for permitido ao detentor vendê-la? Para enquadrar este exemplo no contexto de uma demanda hipotética de não violação, os direitos do detentor da patente sobre uma invenção são anulados ou prejudicados pela não concessão de acesso a mercado, mesmo se ele mantiver os direitos de excluir outros do mercado. Para colocar este tipo de demanda numa perspectiva mais concreta, considere os controles de preços na área de produtos farmacêuticos patenteados. Se um membro reconhece as patentes farmacêuticas, mas impõe regulamentações que limitam severamente os preços pelos quais os detentores das patentes podem vender seus produtos, poderia isto teoricamente privar os detentores de patentes de benefícios que eles (ou seus governos) esperariam obter ao ingressar no Acordo TRIPS? Tendo em vista que muitos governos impuseram controles de preços quando o Acordo TRIPS foi negociado e tendo em vista que o Acordo não trata de tais controles, parece muito improvável que tal demanda possa obter sucesso se casos de não violação forem permitidos. Ou seja, nenhum Membro poderia razoavelmente esperar que controles de preços não fossem utilizados em relação a patentes farmacêuticas. Não obstante, há outras áreas que levantam questões similares e em que as respostas podem não ser tão claras.

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Nos relatórios do Painel e do Órgão de Apelação no caso EC-Asbestos e no relatório do Painel no caso Japan-Film, foram consideradas questões de direito e de fato envolvendo o estabelecimento de uma demanda de não violação (apesar destes casos estarem fora do contexto de TRIPS)17. As regras nesta área continuam incertas e os Membros seriam beneficiados por uma decisão clara da Conferência Ministerial sobre o escopo e as modalidades de demandas de não violação (ou situação) em processos de solução de controvérsias de TRIPS. 4.4 Procedimentos 4.4.1 Aplicação geral do DSU O Acordo TRIPS incorpora os mecanismos de consultas e de solução de controvérsias dos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994 e do DSU e, desta forma, as mesmas considerações dos contextos de GATT e GATS se aplicam no contexto de TRIPS. Há procedimentos similares para o início de consultas, consultas, solicitações de estabelecimento de painéis, participação de terceiras partes, estabelecimento de um painel, determinação de termos de referência, apresentação de argumentos e provas, procedimentos perante os painéis, possibilidade de consulta a peritos e outros18. 4.4.2 Consulta a peritos e a história de negociação Algumas disposições do procedimento de solução de controvérsias que são relativamente distintas do contexto de TRIPS têm parecido relativamente comuns, com base na experiência até o momento. Em primeiro lugar, seja a pedido de uma parte seja pela própria iniciativa do painel, o Escritório Internacional da OMPI poderá ser consultado em relação à história das negociações e sobre outras informações de fato relativas às Convenções da OMPI que foram incorporadas pelo Acordo TRIPS. A OMPI forneceu informações ao Painel nos casos US – Section 110(5) Copyright Act e US – Section 211 Appropriation Act. Em segundo lugar, a história das negociações do Acordo TRIPS e das Convenções da OMPI parece ter um papel mais significativo em solução de controvérsias de TRIPS do que em qualquer outra área. A história das negociações desempenhou um papel significativo nas decisões dos painéis nos casos Canadá – Pharmaceutical Patents, US – Section 110(5) Copyright Act e US – Section 211 Appropriations Act e um papel um pouco menor nos casos India – Patents (US) e Canadá – Patent Term19. 17 Japan – Measures Affecting COnsumer Photographic Film and Paper, Relatório do Painel, WT/DS44/R, de 31 de março de 1998, capítulo X.E.1-2, e European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, AB-2000-11, WT/DS135/AB/R, de 12 de março de 2001, parágrafos 182 e seguintes. 18 Veja os Módulos 3.2, 3.3 e 3.4 deste Curso. 19 Canadá – Term of Patent Protection, demanda feita pelos Estados Unidos, WT/DS170 (“Canada – Patent Term”).

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Em terceiro lugar, mesmo na ausência de consultas diretas ao Escritório Internacional da OMPI, os painéis e o Órgão de Apelação fizeram bastante referência a trabalhos da OMPI em relação a guias para implementação de Convenções e trabalhos correlatos. A influência da OMPI nesta questão foi muito mais substancial do que a influência dos tribunais nacionais na interpretação de Convenções, apesar disto poder ter sido resultado mais das matérias particulares envolvidas nas disputas do que de uma preferência em relação a fontes. As observações a seguir sugerem que, ao se prepararem para um processo de solução de controvérsia em TRIPS, os Membros devem estar bem cientes da necessidade de se avaliar a história das negociações do Acordo TRIPS e das Convenções da OMPI, bem como as diretrizes do Escritório Internacional relacionadas às Convenções. 4.4.3 Alegações e contra-alegações Um aspecto interessante da resposta do Brasil à solicitação de consulta feita pelos Estados Unidos em relação à lei de licenciamento compulsório foram as contra-alegações do Brasil. Essencialmente, o Brasil preparou-se para argumentar que características da lei de patentes dos Estados Unidos envolvendo licenças concedidas em relação a patentes governamentais possuíam alguns elementos equivalentes às alegadas incompatibilidades da legislação brasileira. Tendo em vista que a demanda foi retirada pelos Estados Unidos, é difícil tirar conclusões sobre a utilidade da estratégia do Brasil. Mesmo assim, o próprio ato de retirada pelos Estados Unidos pode sugerir que haveria algum valor na tentativa de identificação de disposições de TRIPS incompatíveis na legislação do Membro demandante como uma tática de resposta. 4.4.4 Direito internacional costumeiro e TRIPS O Órgão de Apelação determinou que as regras de interpretação da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados aplicam-se aos processos de solução de controvérsias na OMC. Esta é uma proposição irretocável à luz do texto do DSU e do papel da Convenção de Viena como sendo essencialmente um esforço para codificar as regras costumeiras de direito internacional. Há, entretanto, um outro aspecto do direito costumeiro que pode desempenhar um papel diferente e para o qual é útil estar preparado. Em algumas áreas envolvendo DPIs, os tribunais dos países desenvolvidos proferiram várias decisões que interpretam e aplicam leis de PI nacionais. Há uma tendência evidente entre os negociadores dos países em desenvolvimento a referir-se a estas decisões como sendo as regras aceitas para regular DPIs. Estas referências podem não capturar com precisão a natureza do direito internacional costumeiro e do estabelecimento de regras fora das fronteiras das leis de tratados ou das leis convencionais. O direito internacional costumeiro representa a prática dos Estados combinada à crença de que tal prática é exigida em termos de legislação ou obrigação (a última sendo referida como opinio juris). Há muito tempo entende-se que os Estados são vinculados às regras de direito internacional costumeiro somente até o limite em que eles tenham implicitamente ou explicitamente concordado com as mesmas. Um Estado não está vinculado a uma regra costumeira à qual tenha objetado. Somente na

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circunstância relativamente rara de uma regra de jus cogens (ou uma norma peremptória de direito internacional) (por exemplo, as normas que proíbem a escravidão e a tortura), um Estado está vinculado sem o seu consentimento. Os Membros desenvolvidos podem argumentar perante os painéis e perante o Órgão de Apelação que uma norma específica de DPI deveria ser implementada e aplicada de certa maneira por ser esta a “prática costumeira”, como evidenciado por decisões de seus próprios tribunais ou assembléias legislativas. Estes tipos de demandas devem ser examinados com muito cuidado. Em alguns casos, pode ser que a prática seja interpretar uma Convenção da OMPI da qual todos ou quase todos os Membros da OMC são partes e isto pode conferir autoridade à interpretação da Convenção (como prática do Estado sob a Convenção). Em outros casos, entretanto, as decisões dos tribunais ou assembléias legislativas dos Membros desenvolvidos podem meramente representar uma vontade em relação aos Membros da OMC em desenvolvimento. O que pode ser uma prática costumeira entre alguns Membros pode não ter sido seguido por um segundo grupo de Membros e pode não ter recebido atenção sistemática de um terceiro grupo de Membros. Em resumo, os Membros em desenvolvimento da OMC devem estar preparados para desenvolver seus próprios argumentos em relação às práticas costumeiras aceitas e devem notar que não precisam refletir as práticas seguidas pelos Membros em desenvolvimento, que têm interesses sociais e econômicos diferentes. O Acordo TRIPS estabelece uma flexibilidade considerável neste sentido. 4.5 Tratando de soluções de controvérsias As demandas de solução de controvérsias em relação a TRIPS podem, obviamente, ter muitas formas. Elas podem envolver uma alegada não implementação de uma norma ou regra substantiva para a concessão de um DPI ou podem envolver uma alegação de falha na implementação adequada. • Se a alegação é de que o Membro deixou de adotar um padrão substantivo, o Acordo TRIPS determina explicitamente os contornos precisos da regra exigida, ou a exigência da regra é feita de uma forma mais genérica? Se a exigência for feita de uma forma mais genérica, em que se deve basear a parte demandante para solicitar a adoção de uma norma específica? • O que estabelecem as Convenções da OMPI incorporadas? Qual a história da negociação das disposições relevantes no contexto da OMPI e no contexto da Rodada Uruguai? • O Membro demandante tem regras sobre a mesma questão? A que se assemelham tais regras? Como seus tribunais têm interpretado tais regras? Há outras áreas de TRIPS que podem estar sendo descumpridas pelo Membro demandante? Há uma contra-alegação? • O alegado descumprimento está potencialmente dentro das exceções permitidas? • Se a questão refere-se à execução, está ela dirigida a um caso ou a uma controvérsia específica, ou trata-se mais de uma deficiência sistêmica do sistema legal em questão? No primeiro caso, seria isto indicativo de um problema maior? No segundo caso, a deficiência relaciona-se com o grau de recursos disponíveis no sistema legal nacional como um todo?

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4.6 Teste sua compreensão 1. O que acarreta a obrigação da “transparência” no Acordo TRIPS? 2. Qual a diferença entre uma demanda de “violação” e uma demanda de “não violação”? Quais são as diferenças em relação aos remédios potenciais? 3. Se demandas baseadas na anulação e prejuízo pela não violação forem eventualmente permitidas sob o Acordo TRIPS, que tipos de demandas podem ser feitas?

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5. JURISPRUDÊNCIA SOB O ACORDO TRIPS Objetivos: Ao final deste capítulo, o leitor será capaz de: • discutir as decisões proferidas pelos painéis e pelo Órgão e Apelação de acordo com o Acordo TRIPS. • compreender que foi desenvolvido um corpo substancial de jurisprudência a respeito de questões como o âmbito da obrigação de um Membro de demonstrar a implementação das obrigações de TRIPS, o escopo das exceções à proteção de patentes e direitos autorais e a natureza das obrigações de tratamento nacional e nação mais favorecida. Houve vários casos decididos pelos painéis da OMC e pelo Órgão de Apelação sob os termos do Acordo TRIPS, bem como outras demandas de solução de controvérsias que foram iniciadas, mas retiradas. Veja, abaixo, um resumo dos casos decididos até o momento bem como um resumo de uma importante demanda que foi retirada. 5.1 India – Patents (US) India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS50 (“India – Patents (US)”) foi o primeiro caso levado à OMC envolvendo o Acordo TRIPS que resultou numa decisão por um painel e, subseqüentemente, pelo Órgão de Apelação. Os Estados Unidos eram a parte demandante e alegaram que a Índia deixou de implementar de forma adequada as exigências do Acordo TRIPS estabelecidas pelos Artigos 70:8 e 70:9, relacionadas ao estabelecimento da chamada “mailbox” para receber e preservar pedidos de patentes e à adoção de legislação autorizando a concessão de direitos exclusivos de marketing (DEMs). A primeira parte da decisão do Órgão de Apelação neste caso referia-se a uma diferença de jurisprudência com o painel. O painel alegou que os Estados Unidos e seus detentores de patentes tinham “expectativas legítimas” em relação à implementação, pela Índia, de um sistema de depósito que eliminaria “quaisquer dúvidas razoáveis” em relação às futuras concessões de patentes. O Órgão de Apelação entendeu que o painel teria aplicado equivocadamente a doutrina da anulação ou prejuízo pela não violação em sua abordagem de interpretação e apontou que demandas pela não violação não poderiam ainda ser feitas em relação ao Acordo TRIPS. O Órgão de Apelação esclareceu que o meio correto de interpretação do Acordo TRIPS deveria ser a aplicação das regras da Convenção de Viena, que estabelecem que os tratados devem ser interpretados com base nos seus termos e nos seus contextos expressos, à luz de seus conteúdos e objetivos. Solicitou-se que a Índia seguisse exatamente os termos do Acordo TRIPS, não mais, não menos. Isso significava que a Índia deveria estabelecer uma “base legal segura” para o tratamento de pedidos de depósito. O Órgão de Apelação seguiu examinando a alegação da Índia de que uma ordem administrativa supostamente dada pelo executivo ao órgão de patentes era um meio adequado para implementar a exigência de depósito. A Índia não forneceu ao painel ou ao Órgão de Apelação o texto de tal ordem. A Lei de Patentes indiana exigia que o órgão de

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patentes rejeitasse os pedidos referentes a matérias para as quais a proteção de patentes não pudesse ser concedida, incluindo produtos farmacêuticos. Havia provas substanciais de que, sob a Constituição Indiana, o critério da Lei de Patentes Indiana para rejeitar um pedido de patente não poderia ser modificado por uma ordem administrativa do executivo. O Órgão de Apelação concordou com o Painel no sentido de que a Índia tinha de fato deixado de estabelecer uma base legal segura para o recebimento e preservação de pedidos de depósito. Outro aspecto do caso envolvia a suposta falha em adotar uma legislação autorizando a concessão de DEMs. A Índia argumentou que, tendo em vista que ninguém tinha ainda se qualificado para a concessão de DEMs, ela não tinha ainda necessidade de regras legislativas, sendo que estas poderiam ser providenciadas quando as circunstâncias assim o exigissem. O Órgão de Apelação discordou deste entendimento com base no texto expresso do Acordo TRIPS, que requer a adoção de legislação autorizando a concessão de DEMs a partir da entrada em vigor do Acordo. O Órgão de Apelação também rejeitou a determinação do Painel, baseada no Artigo 63 do Acordo TRIPS, de que a Índia deixou de cumprir obrigações de transparência. A rejeição do Órgão de Apelação baseou-se somente em argumentos de que o Painel tinha permitido aos Estados Unidos adicionar uma causa de ação à sua demanda fora dos termos de referência do Painel. 5.2 Canada – Pharmaceutical Patents O caso Canadá – Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114 (“Canadá – Pharmaceutical Patents”) envolveu uma reclamação feita pelas Comunidades Européias (CE) contra o Canadá, com base na alegação de que disposições da lei de patentes canadense permitiam a reserva de produtos antes da expiração do prazo da patente e isto autorizaria o uso de invenções patenteadas para fins de preparação e persecução de pedidos administrativos antes da expiração do prazo da patente, violando assim obrigações de TRIPS. O foco da demanda da CE era o setor farmacêutico de genéricos. A CE argumentava que as disposições aplicáveis da Lei de Patentes canadense, quando lidas em conjunto com suas normas regulatórias do setor de medicamentos, permitiam que produtores de genéricos obtivessem aprovação para reservar medicamentos patenteados, contrariando regras de patentes de TRIPS. O Canadá admitiu que as disposições aplicáveis da Lei de Patentes transgrediam direitos de detentores de patentes sob o Acordo 28:1 do Acordo TRIPS. Entretanto, o Canadá invocou o Artigo 30, alegando que estava concedendo exceções limitadas aos direitos dos detentores de patentes dentro do âmbito de tal disposição. O Painel dedicou grande parte de sua decisão à interpretação do significado dos três elementos do Artigo 30; quais sejam “exceção limitada”, sem interferir, de forma não razoável, com a exploração normal da patente e sem prejudicar, de forma não razoável, os interesses do detentor da patente, levando em consideração os interesses legítimos de terceiras partes. Sob a ótica do Painel, uma “exceção limitada” refere-se à derrogação estrita da esfera de direitos garantidos ao detentor de patentes. O elemento “exploração normal” é usado para tratar da forma pela qual as patentes são normalmente utilizadas. O

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teste do interesse dos detentores de patentes é usado para considerar o impacto econômico potencial sobre o detentor da patente. Os interesses legítimos de terceiras partes não estão limitados a interesses legais na relação de patentes, mas incluem também interesses sociais públicos. O Painel determinou que a exceção da reserva do Canadá não era suficientemente “limitada” porque ela permitia potencialmente que uma quantidade ilimitada de produtos patenteados fosse produzida durante o prazo da patente. Desta forma, ela não se classificaria como uma exceção limitada nos termos do Artigo 30. Uma vez feita esta determinação, o painel não tratou dos outros dois elementos que precisariam ser satisfeitos para embasar uma exceção do Artigo 30. A exceção de revisão administrativa canadense permitia a terceiras partes usar invenções patenteadas durante o prazo da patente para desenvolver pedidos de aprovação, como no caso de aprovação de comercialização para um produto farmacêutico genérico. O Canadá não estende o prazo das patentes para levar em consideração o período de tempo durante o qual uma invenção está sujeita a uma revisão administrativa. Em relação ao primeiro critério do Artigo 30, de que uma exceção deva ser limitada, o Painel determinou que a revisão administrativa da exceção do Canadá era limitada porque tratava de apenas uma pequena parte do direito de patente e era delimitada de forma fechada. Em relação ao segundo critério, de que não haja interferência sem razão na exploração normal da patente, o Painel entendeu que não era normalmente aceito que os direitos de patentes fossem explorados sem estarem sujeitos a exceções limitadas, como o uso por terceiras partes para fins de revisão administrativa. Não seria uma interferência não razoável na exploração normal de patentes sujeitá-las a este tipo de exceção. Em relação ao terceiro critério, de que não haja prejuízo sem razão ao detentor da patente (levando em consideração interesses de terceiras partes), o Painel considerou o argumento da EC de que a revisão administrativa da exceção feita pelo Canadá deveria ter sido combinada com uma “extensão do prazo da patente” para levar em conta o período durante o qual o detentor de patente aguardava aprovação de comercialização para seu medicamento. A CE entendia que a não concessão da extensão significava um prejuízo econômico ao detentor da patente, porque seu prazo de patente era efetivamente reduzido pelo período durante o qual ele aguardava a aprovação de comercialização, enquanto o produtor de genéricos poderia começar a comercialização prontamente após a expiração da patente. O Painel rejeitou o argumento da CE, entendendo que os governos levaram em consideração os interesses dos detentores de patentes ao adotar seus procedimentos de revisão administrativa e que não havia qualquer exigência de que o detentor da patente efetivamente fosse compensado por não ter submetido seus produtos à revisão administrativa. O Painel considerou finalmente se a exceção da revisão administrativa era incompatível com o Artigo 27:1 do Acordo TRIPS no sentido de discriminação na área de tecnologia. O Painel começou sustentando que as exceções do Artigo 30 estavam sujeitas ao Artigo 27:1,

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apesar de não haver qualquer determinação expressa no Artigo 30 sugerindo que as exceções que podem ser concedidas devam estar restritas a alguns tipos ou classes. Entretanto, o Painel chamou a atenção para o fato de que o Artigo 27:1 refere-se à “discriminação” em relação à área de tecnologia e este termo teria um caráter pejorativo. O fato de que os Membros não podem “discriminar” em relação à área de tecnologia não significaria que eles não possam “diferenciar” entre as áreas de tecnologia para fins legítimos. Tendo feito estas determinações, o Painel decidiu que a legislação do Canadá não diferenciava nem discriminava já que seus termos e sua aplicação eram neutros em relação à área de tecnologia. 5.3 US Section 110(5) Copyright Act O caso United States – Section 110(5) of the Copyright Act, WT/DS160 (“US – Section 110(5) Copyright Act”) envolvia uma alegação da CE de que exceções da Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, permitindo a estabelecimentos comerciais fornecer entretenimento de rádio e televisão a consumidores sem o pagamento de remuneração aos detentores de direitos autorais, seria incompatível com as regras de TRIPS. As alegações da CE baseavam-se nos Artigos 11bis e 11 da Convenção de Berna, que estabelecem direitos em favor de autores e artistas em relação à difusão e comunicação ao público de seus trabalhos. Os Estados Unidos defenderam suas exceções com base no Artigo 13 do Acordo TRIPS, que incorpora de forma abrangente as disposições relativas a exceções do Artigo 9(2) da Convenção de Berna. As exceções de direitos autorais dos Estados Unidos cobriam basicamente duas situações. A primeira (“exceção doméstica”) permitia que as difusões fossem recebidas e transmitidas ao público por um aparato único, de um tipo comumente usado em casas privadas e não eram dirigidas a uma categoria específica de estabelecimento. A segunda (“exceção comercial”) permitia a estabelecimentos comerciais de um determinado tamanho, bares e restaurantes também de um tamanho limitado (apesar de maior), receber e difundir transmissões ao público através de uma determinada categoria de equipamento. O Painel entendeu que a exceção comercial dos Estados Unidos não se enquadrava na exceção para “alguns casos especiais” no contexto do Artigo 13 do Acordo TRIPS. O número de estabelecimentos era muito grande e a importância comercial para os detentores de direitos autorais também era muito grande para ser considerada uma exceção menor. Apesar desta constatação, visando fornecer um registro fático completo para o Órgão de Apelação, o Painel completou a análise dos outros fatores de exceção estabelecidos pelo Artigo 13 do Acordo TRIPS. O Painel entendeu que os detentores de direitos autorais tinham uma expectativa normal de compensação pela difusão de seus trabalhos ao público e que estabelecimentos comerciais de um tamanho substancial deveriam ter o ônus de fornecer tal compensação aos mesmos. Tendo em vista que a exceção comercial cobria um vasto número de estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos, a falta de compensação sem razão prejudicava os interesses legítimos dos detentores de direitos autorais. O Painel entendeu que a “exceção doméstica” tinha um escopo limitado, porque dentre outras coisas, tinha sido construída de forma restrita pelas cortes dos Estados Unidos. Em relação à exploração normal de obras sujeitas a direitos autorais, o Painel entendeu que

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havia um mercado mínimo para recebedores privados de transmissões, já que a maioria dos proprietários de lojas não estaria disposta a pagar pela licença de direitos autorais. Da maneira semelhante, o Painel entendeu que os interesses legítimos dos detentores de direitos autorais não eram prejudicados sem razão. 5.4 Canada – Patent Term O caso Canada – Term of Patent Protection, WT/DS170 (“Canadá – Patent Term”) envolveu uma alegação dos Estados Unidos contra o Canadá por uma suposta não aplicação do prazo mínimo de 20 (vinte) anos para patentes, exigido pelo Artigo 33 do Acordo TRIPS para patentes concedidas sob a legislação de patentes anterior ao Acordo TRIPS. Esta decisão abordou a interpretação dos Artigos 70:1 e 70:2 do Acordo TRIPS, que tratam da aplicação do acordo para questões existentes antes de sua entrada em vigor. O Canadá argumentou que ele não era obrigado a estender o prazo das patentes que tinham sido concedidas sob uma lei que era aplicável a patentes concedidas até 1989 (e que continuava em vigor quando o Artigo 33 tornou-se aplicável), porque o Artigo 70:1 exclui expressamente a aplicação do Acordo TRIPS para “atos” anteriores à sua aplicação. O Canadá entendia que a concessão da patente era um “ato” que ocorreu antes do Artigo 33 tornar-se aplicável. O Canadá argumentou que o Artigo 70:2 estabelece obrigações em relação às “matérias existentes na data de aplicação... e que estejam protegidas naquele Membro em tal data”, para patentes concedidas antes da vigência do acordo, mas não exige especificamente que o Canadá estenda o prazo da patente, pois isto teria sido excluído pelo Artigo 70:1. A decisão do Painel e do Órgão de Apelação neste caso concentrou-se no significado dos Artigos 70:1 e 70:2. Nem o Painel nem o Órgão de Apelação entenderam ser persuasiva a tentativa do Canadá de distinguir o ato de determinar o prazo de uma patente (nos termos do Artigo 70:1) e a natureza “existente” da invenção patenteada nos termos do Artigo 70:2. O Órgão de Apelação entendeu que o Artigo 70:2 exigia a aplicação do Artigo 33 para o prazo das patentes já existentes, com base na linguagem expressa do Acordo TRIPS. 5.5 US – Section 211 Appropriations Act O caso United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (“US – Section 211 Appropriations Act”), WT/DS176 envolveu uma demanda feita pela CE contra supostas incompatibilidades da legislação dos Estados Unidos com o Acordo TRIPS pelo fato dela negar, aos detentores de marcas confiscadas pelo governo de Cuba sem compensação, o direito de executar as marcas nos tribunais dos Estados Unidos e por não permitir o registro de tais marcas perante o Órgão de Patentes dos Estados Unidos (“United States Patent and Trade Office”). O caso envolvia uma marca (“Havana Club” para rum) que o governo de Cuba tomou dos detentores nacionais cubanos logo após a revolução e que foi objeto de uma joint-venture Franco-Cubana por volta de 40 anos depois. Tribunais Federais dos Estados Unidos tinham confirmado a validade da legislação dos Estados Unidos e sua aplicabilidade à joint-venture Franco-Cubana antes do início do processo iniciado pela CE perante a OMC. A CE argumentou que a legislação dos Estados Unidos era incompatível com as regras da Convenção de Paris relacionadas ao registro de marcas,

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bem como que a legislação interferia nos direitos básicos concedidos pelo Acordo TRIPS aos detentores de marcas e que era incompatível com as regras de tratamento nacional e nação mais favorecida previstas no Acordo TRIPS. O Órgão de Apelação decidiu (confirmando a opinião do Painel) que a obrigação do Artigo 6 da Convenção de Paris quinquies telle que (ou “como é”) visa homogeneizar o registro de marcas e não eliminar a discricionariedade do Membro de aplicar regras relacionadas a outros direitos sobre a marca. Ele concluiu que os Artigos 15 e 16 do Acordo TRIPS não impedem que cada Membro faça suas próprias determinações em relação à propriedade das marcas dentro dos parâmetros da Convenção de Paris. Ele decidiu também que o Artigo 42, relacionado a direitos processuais, não obriga o Membro a adjudicar cada alegação substantiva feita por uma parte em relação aos direitos sobre a marca se tal parte estiver determinada ab initio a não ser a detentora de um interesse sobre a marca em questão. Em resumo, o Órgão de Apelação confirmou o direito dos Estados Unidos de recusar o registro e a proteção de marcas que eles tiverem determinado como tendo sido confiscadas em violação às políticas públicas do estado de direito. O Órgão de Apelação analisou a legislação dos Estados Unidos relacionada à alegação feita por Cuba de confisco de marcas, à luz das obrigações de tratamento nacional e nação mais favorecida. Ele observou que, em termos de direito da OMC, estas obrigações eram fundamentais. O Órgão de Apelação rejeitou a determinação do Painel de que, apesar de alguns aspectos discriminatórios da legislação dos Estados Unidos terem sido identificados, tais aspectos dificilmente teriam um efeito prático e, desta forma, não seriam incompatíveis com as regras da OMC. O Órgão de Apelação baseou-se num painel anterior do GATT (US – Section 337)20, entendendo que aspectos discriminatórios, mesmo que dificilmente tenham efeitos práticos, são incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos de tratamento nacional e nação mais favorecida. O Órgão de Apelação entendeu ainda que, ao contrário da determinação do painel, nomes comerciais estão compreendidos pelo Acordo TRIPS. Apesar do Órgão de Apelação ter identificado quais seriam os defeitos processuais do mecanismo adotado pelo Congresso dos Estados Unidos para efetivar sua decisão em relação às marcas confiscadas, o Órgão de Apelação ratificou a autoridade do Congresso e do Poder Executivo para negar a validade de uma demanda Franco-Cubana a respeito da propriedade da marca.

20 Relatório do Painel, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 (“US – Section 337”), adotado em 7 de novembro de 1989, BISD 36S/345. A base utilizada pelo Órgão de Apelação é distorcida, porque o Painel, no caso US – Section 337, identificou uma série de diferenças entre as regras aplicáveis a procedimentos de patentes envolvendo bens produzidos domesticamente e bens importados, e achou apenas um número limitado de incompatibilidades com as obrigações dos Estados Unidos de tratamento nacional. As incompatibilidades (como a incapacidade de um detentor de patente importada para to usar contra alegações num procedimento 337) eram matérias que, na execução de direitos de propriedade intelectual, tinham consequências significativas.

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5.6 Demandas dos Estados Unidos em relação à legislação de licenciamento compulsório do Brasil Em 30 de maio de 2000, os Estados Unidos solicitaram consultas ao Brasil, sob o Entendimento sobre Solução de Controvérsias da OMC, alegando: [Os Estados Unidos] solicitam consultas ao Governo do Brasil... em relação às disposições da lei de propriedade industrial (Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, em vigor a partir de 1997) e outras medidas correlatas, que estabelecem um requisito de “fabricação local” para o gozo de direitos exclusivos de patentes que pode apenas ser satisfeito pela produção local – e não pela importação – de patentes em questão. Especificamente, a exigência de “fabricação local” estipula que uma patente pode ser sujeita ao licenciamento compulsório se o objeto da patente não for produzido no território do Brasil. O Brasil define explicitamente a “não fabricação” como “falha em se fazer um uso completo do processo de patentes”. Os Estados Unidos consideram que tal exigência é incompatível com as obrigações do Brasil determinadas pelos Artigos 27 e 28 do Acordo TRIPS e pelo Artigo III do GATT 1994. O pedido de consultas foi seguido por um pedido de estabelecimento de painel pelos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos terem retirado a demanda antes da apresentação das petições escritas pelas partes, o pedido de consultas ilustra que disposições autorizando o licenciamento compulsório pela “não fabricação” podem ser questionadas sob o Artigo 27 do Acordo TRIPS. A Convenção de Paris autoriza a concessão de licenças compulsórias pela não utilização da patente. Uma questão importante em casos como o apresentado pelos Estados Unidos contra o Brasil é se o Artigo 27:1 do Acordo TRIPS visava proibir um Membro da OMC de adotar e executar exigências de fabricação local e efetivamente exceder a regra da Convenção de Paris. A história da negociação do Acordo TRIPS indica que os Membros discordaram bastante sobre a questão da fabricação local. Muitas delegações eram favoráveis a uma proibição direta a exigências de fabricação local, mas o Acordo TRIPS não adotou uma proibição direta. Em vez disto, o Acordo determina que direitos de patentes devem ser gozados sem “discriminação” entre bens produzidos domesticamente e bens importados. Nos termos do caso Canada – Pharmaceutical Patents, isto abre espaço para exigências de fabricação local adotadas para fins de bona fidei (como o da não discriminação). Um Membro da OMC pode muito bem alegar que exigir a produção de algumas invenções relacionadas à defesa dentro do território nacional é essencial para fins de segurança nacional e assim justificar a exigência de fabricação local. Não há dúvidas de que há também outros argumentos que podem justificar a exigência de fabricação local de uma patente. 5.7 Tratando de solução de controvérsias na OMC • Ao se defrontar com uma demanda baseada no Acordo TRIPS, é certamente importante analisar as decisões prévias dos painéis e do Órgão de Apelação como fonte

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potencial de diretrizes interpretativas. Entretanto, é importante analisar estas decisões com cuidado, já que pequenas mudanças nos fatos podem gerar um resultado diferente perante o órgão de solução de controvérsias. • A Conferência Ministerial e o Conselho Geral têm poderes exclusivos de interpretação dos acordos da OMC, incluindo o Acordo TRIPS. Uma decisão de um painel ou do Órgão de Apelação não constitui uma interpretação vinculativa para controvérsias subseqüentes. • O Órgão de Apelação discorda com frequência dos painéis em relação à correta interpretação dos acordos da OMC. Se a única decisão sobre a matéria for proferida por um painel, não é prudente basear-se somente na interpretação das regras legais feita por tal painel. 5.8 Teste sua compreensão 1. O que foi decidido pelo Órgão de Apelação sobre a doutrina das “expectativas legítimas” no caso India – Patents (US)? 2. Que significado deu o Painel no caso Canada – Pharmaceutical Patents para a palavra “discriminação” do Artigo 27:1 do Acordo TRIPS? 3. O Órgão de Apelação permitiu aos Estados Unidos, no caso US – Section 211 Appropriations Act, fazer determinações em relação à propriedade de direitos de marca e, em caso positivo, com quais reservas básicas?

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6. ESTUDO DE CASOS “Alpha”, Membro da OMC, tem um grande número de portadores do vírus HIV. Sem um tratamento médico efetivo, estas pessoas morrerão de AIDS e de suas complicações nos próximos dez anos. O governo de Alpha tratou de forma agressiva esta crise de HIV-AIDS concedendo acesso livre a medicamentos antiretrovirais para todos os cidadãos que deles necessitassem. Alpha adotou uma nova Lei de Propriedade Industrial para implementar suas obrigações derivadas do Acordo TRIPS. A nova lei inclui um capítulo sobre licenciamento compulsório que determina, dentre outros: “Artigo 7. O detentor do título deve estar sujeito a ter a patente licenciada de forma compulsória se ele exercer seus direitos de forma abusiva; ou com abuso de poder econômico, provado de acordo com a lei através de uma decisão judicial ou administrativa. Parágrafo 1. Também poderão ocasionar a licença compulsória: I – a não exploração do objeto da patente dentro do território de Alpha pela não comercialização ou comercialização incompleta do produto, ou pelo não uso completo do processo patenteado, exceto nos casos em que não for economicamente viável, quando a importação for permitida; ou II – a comercialização que não satisfaça as necessidades do mercado. Parágrafo 5. A licença compulsória, objeto do Parágrafo 1, só poderá ser solicitada a partir de 3 (três) anos contados da concessão da patente. Artigo 8. A licença compulsória não poderá ser concedida se, na data do pedido, o detentor do título: I – justificar o não uso da patente por razões legítimas; II – provar que atos preparatórios sérios e efetivos para a exploração da patente tiverem sido efetuados; III – justificar a não comercialização com base em obstáculos de natureza legal; Artigo 9. Em casos de emergência nacional ou interesse público, assim determinados através de ato do Poder Executivo Federal, e desde que o detentor da patente ou seu licenciado não supra a necessidade, uma licença compulsória temporária e não exclusiva para exploração da patente poderá ser concedida, ex officio, sem prejuízo dos direitos do respectivo detentor do título. Parágrafo Único. O ato de concessão da patente deve estabelecer seu prazo, bem como a possibilidade de extensão do mesmo. Artigo 10. As licenças compulsórias devem ser concedidas sempre de forma não exclusiva e o sub-licenciamento não é permitido.

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Artigo 11. O requerimento de licença compulsória deve ser formulado, indicando-se as condições oferecidas ao detentor da patente.” O governo de Alpha deixou bastante claro que pretende tratar da crise de HIV-AIDS utilizando todos os meios necessários, em conformidade com suas obrigações legais internacionais. Se um medicamento patenteado for mais caro do que o governo considera permitido, ele não hesitará em conceder uma licença compulsória para a produção doméstica do medicamento. Beta, Membro da OMC, iniciou um processo de solução de controvérsias na OMC acusando a legislação de licenciamento compulsória de Alpha de “estabelecer uma exigência de fabricação local para o gozo de direitos exclusivos de patentes que pode apenas ser satisfeita pela produção local - e não importação – dos produtos patenteados em questão. De acordo com BETA, a legislação de licenciamento compulsório de Alpha é incompatível com as obrigações de Alpha decorrentes do Acordo TRIPS. Alpha solicita que você o auxilie na defesa contra a ação iniciada na OMC por Beta. Alpha observa que na fase inicial do processo de solução de controvérsia da OMC, a parte demandante precisa apenas apresentar a causa da ação de forma resumida. Beta apresentou pouca informação acerca do embasamento de sua demanda. 1. Quais argumentos legais você espera que Beta apresente contra a legislação de licenciamento compulsório de Alpha? 2. Como Alpha deve responder aos argumentos de Beta? 3. Tendo em vista a força dos argumentos dos dois lados, você recomendaria que Alpha resolvesse esta disputa concordando em alterar sua legislação e, em caso positivo, através de quais alterações?

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7. LEITURA COMPLEMENTAR 7.1. Livros e artigos • UNCTAD, TRIPS and Development: Resource Book • Abbott, F., Cottier, T. and Gurry, F., The International Intellectual Property System: Commentary and Materials (1999) (Kluwer Law International) • Abbott, F., “The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO”, Journal of International Economic Law L. 2002, 469 • Abbott, F., Technology and State Enterprise in the WTO, in Cottier, T. and Mavroidis P., World Trade Forum: State Trading in the Twenty-First Century (U. Mich, Press, 1998), 121 • Correa, C., Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries (South Centre 2000) • Markus, K., Intellectual Property Rights in the Global Economy (IIE 2000) • Reichman, J., “Securing Compliance with the TRIPS Agreement After US v. India”, Journal of International Economic Law. 1998, 585 7.2 Relatórios de processos de solução de controvérsias • Relatório do Órgão de Apelação, India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (“India – Patents (US)”), WT/DS50/AB/R, adotado em 16 de janeiro de 1998, DSR 1998:I, 9. • Relatório do Painel, Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products (“Canada – Pharmaceutical Patents”), WT/DS114/R, adotado em 7 de abril de 2000. • Relatório do Painel, United States – Section 110(5) of the US Copyright Act (“US – Section 110(5) Copyright Act”), WT/DS160/R, adotado em 27 de julho de 2000. • Relatório do Órgão de Apelação, Canada – Term of Patent Protection (“Canadá – Patent Term”), WT/DS170/AB/R, adotado em 12 de outubro de 2000. • Relatório do Órgão de Apelação, United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (“US – Section 211 Appropriations Act”), WT/DS176/AB/R, adotado em 1 de fevereiro de 2002. 7.3 Documentos e informações • A Organização Mundial de Propriedade Intelectual mantém um website com documentação extensiva e pesquisas sobre DPIs, no endereço http://wipo.int. O website inclui uma coleção eletrônica de legislações nacionais que forma notificadas à OMPI (na database CLEA). O website da OMPI também mantém uma lista de links para órgãos nacionais de patentes e direitos autorais. • Todos os relatórios de solução de controvérsias da OMC podem ser encontrados no endereço http://wto.org. Há neste website uma seção dedicada a questões de TRIPS. Há muitos outros sites na Internet devotados a questões de TRIPS e a questões de direitos de propriedade intelectual.