resumo comercial droit

7/24/2019 Resumo Comercial Droit

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Pginas 19 a 37

Primeira parte:

1 Noes fundamentais: Contedo do tpico: Expor noes sicas de direito comercia!" conceito de

marca" funes" tipos e estudo da nature#a do direito ao uso exc!usi$o de marca

%&tu!o '( marcas no sist da !ei 9)79*9+: conceitos fues e tipos: Estudo da e$o!u,o das marcas ao !ongo do tempo -unes .ue a marca pode desempen/ar: identi0car e distinguir um produto ou

ser$io ou indicar a pro$enincia de!es 2fun,o comum a tds as marcas /outras funes espec&0cas de0nidas pe!a !ei 9)79*9+ para tipos de marcaespec&0cos4

5ei 9)79*9+ de0ne o.ue pode ser marca registrada e!ementos essencias asmarca de fato. 6ispe sore o modo de a.uisi,o do direito de marca

Cap&tu!o '( conceito de marca 8rigem da marca: idade mdia 2di$ergncia4 P. se recon/ece a marca a partir dessa poca P. antes 2egito" grecia" roma4 a

prote,o dos signos distinti$os tin/a cun/o persona!&ssimo" e n,o da marca em si2$a!or economico4" $isa$a proteger a pessoa detentora ;tua!mente: a prote,o serespa!da pe!o $a!or economico Na idade mdia a marca era imposta ao artes,o"identi0ca$a a procedncia e a corpora,o .ue este pertencia ; prote,o se emasa$ano interesse corporati$ista 2e$itar a confus,o dos produtos4 N,o /a$iaorigatoriedade da marca na idade mdia" no,o moderna" surgida na -rana comas re$o!ues 2/ou$e a positi$a,o da matria4

Espcies de marcas medie$ais:1 Principa!: Era a marca particu!ar de cada artes,o

) Corporati$a ou gera!: fornecia informaes sore o modo e !oca! de produ,o doproduto" era comum a toda a corpora,o

Codi0ca,o -rancesa: assim como nas corporaes as marcas apenas indenti0ca$am edistinguiam os fonecedores 8 caracter&sitco empregado para assegurar ao consumidor a pro$enincia dosprodutos ou mercadorias e distingui(!os de outros idnti0cos ou seme!/antes deorigem di$ersa?

6ireito moderno: -un,o principa! da marca: distinguir produtos e ser$ios" as demaisfunes s,o secundrias

Cer.ueira @ama: marca td sina! disntinti$o aposto facu!tati$amente aos produtos eartigos dos industriais em gera! para identi0c(!os e diferenci(!os de outros de origemdi$ersa

Aat/!B Pau!: as marcas n,o distinguem apenas oetos da ati$idade empresaria!" mas

todos a.ue!es resu!tantes da ati$idade econDmica em gera! 6e0ni,o !ega!: a.ue!a usada para distinguir produto ou ser$io de outro idnti0co"

seme!/ante ou a0m" de origem di$ersa oeto do direito de propriedade ad.uiridopor registro


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Festries ao registro das marcas: / %rs grupos:; Gigno n,o distiniti$o e portanto n,o registr$e!= Gigno distinti$o" mas indispon&$e! para registro 2sore e!e incide direito anterior

.ue osta sua propriedade" dando uso exc!usi$o a terceiro4C Gignos i!&citos: seu uso como marca ofende interesse pu!ico" mora!" ons

costumes" /onra" imagem e outros direitos fundamentais da pessoa 6esdoramento: Critrios positi$os: o signo de$e ser distinti$o e $isua!mente percept&$e! Critrios negati$os: a marca n,o pode ser constitu&da de signos i!&citos ou

indispon&$eis para registro como marca

'nstituto Naciona! da Propriedade industria!: a marca certi0ca t .ue o produto est deacordo com as especi0caes tcnicas exigidas

; marca protege o interesse co!eti$o dos fornecedores pois: ao indenti0car e distinguirprodutos atesta a confomidade dos produtos ou ser$ios a !egis!a,o e especi0caestcnicas 2marca de certi0ca,o4H identi0ca produtos ou ser$ios como $indos dedeterminada entidade 2marca co!eti$a4

Aarcas co!eti$as: ;s marcas co!eti$as e e certi0ca,o se asseme!/am com as dascorpora,oes de of&cio da idade media pe!a sua fun,o certi0cadora" mas se

distinguem pois as co!eti$as*certi0cadoras n,o tem uso origatrio 8 fornecedor .uem esco!/e" usar trs a $antagem da certi0ca,o da .ua!idade e procedncia

Cap&tu!o ''( funes da marca

8 titu!ar usa a marca para oter $antagem patrimoni!a E$ita a confus,o entre os produtos 2fun,o distinti$a principa!4 Proporciona !ucros decorrentes de seu 2marca4 poder atrati$o Feunir c!iente!a I $a!or patrimonia! da marca ;ssim um em m$e!" imateria!"

oeto do direito de propriedade" .ue pode ser usado com exc!usi$idade" pode circu!ar

independente da ati$idade economica .ue esta !igada" como tudo a.ui!o .ue integra ofundo empresaria!

'nformar o consumidor sore caracter&siticas da produ,o" fornecimento ou fornecedor 6ar pu!icidade aos $a!ores associados aos produtos ou ser$ios %ornar econDmica a oferta e a aceita,o" o consumidor identi0ca mais faci!mente o

produto faci!itanto assim as contrataesH economi#a tempo e ti! principa!mentepara contrataes em massa

Ge,o '( fun,o distinti$a e princ&pio da especia!idade

; marca direito opon&$e! Erga 8mnes" exc!usi$o de go#ar" usar e dispor" contudopara ta! a marca de$e estar cumprindo sua uti!idade prtica de indenti0car edistinguir produtos" essa fun,o depende da garantia da exc!usi$idade de uso2prerrogati$a do direito de propriedade4

J&ncu!o da marca: t&pico" constante" necessrio" entre o oeto" a 0na!idade e ocontedo do direito

Protege(se com a exc!usi$idade apenas os signos aptos a disntinguir produtos

Jincu!a,o entre o cumprimento de uma fun,o espec&0ca" distinti$a e aexistncia e o contedo do direito: 23 -ormas4

1 ; marca s existir como oeto de propriedade se for constitu&da por signo

potencia!mente disitinti$o) Ge n,o / sentido em distinguir os signos" pois s,o distintos os produtos ser$ios

2tipos diferentes4" de$e(se se proteger ent,o a princ&pio a.ue!es seme!/antes


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2mesmo tipo4 8 direito de propriedade ent,o existe em re!a,o ao oeto de direitoe re!ati$amente ao contedo ou prerrogati$a do direito8 princ&pio da especia!idade indissoci$e! da fun,o distinti$a da marca 8princ&pio da especia!idade !imita a extes,o dos direitos sore as marcas" podendose estender para os demais produtos da mesma c!asse 8 direito seria !imitadope!a nature#a da marca 2no,o de origem do produto4 e por sua fun,o 2distinguiros produtos ser$ios4

3 Pode ser con$eniente estae!cer .ue o uso efetivodo em como marca sea

condi,o para conser$ar a titu!aridade do direito 8 direito de propriedade poder"mediante condies !egais" se extinguir pe!o desuso 8 registro de marcas seextingue pe!a caducidade (deve se usar a marca em at cinco anos da suaexpedio). O desuso ou o uso com modicao que implique alterao doseu carter disitintivo original (registro) implicam em extino depropriedade pela extino do registro.

Fe!aao entre fun,o distinti$a da marca e o de!ineamento da extenao das prerrogati$as dodireito de propriedade 2 P 6a especia!idade4: Feprimir a concorrncia des!ea!" e$itarconfus,o de produtos

; fun,o distinti$a essencia! para existncia do direito de propriedade da marca

Ge,o '': -unes de indica,o de origem" .ua!idade e prote,o ao consumidor

Passado:no =rasi! era $edado a transmiss,o da marca" fundando na intens,o de certi0car aorigem 2fornecedor4 do em" ser$ioH proteger o consumidorH carter an!ogo a idade mdia

lo!ali"ao:n,o mais compat&$e! a marca como indicati$o de origem" assim e!a passa aindicar apenas a responsai!idade pe!a farica,o e fornecimento" sem .ue proprietrio efornecedor ten/am de ser a msm pessoa ; marca um oeto de direito rea!" portanto tem!i$re circu!a,o" n,o / $incu!a,o necessria entre a titu!aridade da marca e o negcio

; marca n,o tem fun,o de garantia" contudo e!a impede a!teraes .ue modi0.uemas caracter&sticas dos produtos

8 regime uridico das marcas nao $isa a prote,o do consumidor" isso pode $ir comoreKexo E!a protege primeiro o faricante

N,o se confunde a re!aao de consumo com re!a,o de propriedade de marcas Ent,oos de$eres do fornecedor n,o ser,o regu!ados pe!o direito comercia! e sim pe!asre!aes consumeir&sticas

Ge,o '''( fun,o socia! e econDmica

;o estae!ecer as formas de prote,o e uso para a propriedade industria!" a !eiressa!ta a fun,o socia! dessa prote,o 2de$e contriuir para o desen$o!$imentotecno!gico e econDmico do pa&s como isso se d Essa prote,o emasada noprinc&pio constituciona! da !i$re concorrncia .ue reprime a concorrncia des!ea!"e.uiparando todos em p de igua!dade para empreender4

8 grau de prote,o .ue conferido a determinada tecno!ogia $incu!ada em umamarca inKui no custo de!a

; marca tem fun,o decisi$a na reuni,o da c!iente!a em torno da tecno!ogia Ge aprote,o fraca / encoraamento para a concorrcia des!ea!" .ue imp!ica no n,oencoraamento para se uscar no$as tecno!ogias" o .ue negati$o aodesen$o!$imento do pa&s

Ge,o 'J( -un,o de pu!icidade:


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; marca o principa! instrumento de $eicu!a,o e promo,o de produtos e ser$iosnos meios de comunica,o sucesso nas contrataes -ora atrati$a da marca:otem" aumenta e mantm a c!iente!a

Pu!icidade pro!onga a dura,o 2depende do grau de aceita,o e penetra,o nomercado4 das marcas

8 .ue se anuncia a marca e o .ue se $ende o produto ; pu!icidade da marca medida pe!o seu imediato recon/ecimento pe!o p!ico ; satisfa,o dos ad.uirintesdetermina o grau de prest&gio das marcas ; imagem do produto ou ser$io depende

da imagem da marca Prest&gio da marca: =aseado nos $a!ores .ue a pu!icade imute nos produtos

ser$ios" .uem n,o necessariamente s,o caracteristicas reais do produto 8 direito n,o protege os $a!ores morais e sim os patrimoniais decorrente do poder

atrati$o .ue imprime nos consumidores 6egenera,o da marca: excessi$a exposiao pu!icitaria da marca

Capitu!o ''': tipos de marcas pre$istos pe!a !ei 9)79*9+:

C!assi0ca,o: oedece critrios de fun,o 2podem ser: marca de produto ou ser$io"

marca co!eti$a" marca de certi0ca,o4 e notoriedade decorrente de seu uso 2podemser: marca de a!to renome" marca notoriamente con/ecida" marca e$identementecon/ecida4

Ge,o '( Aarcas registradas:

%ipos: marca de produto ou ser$io" marca de certi0ca,o" marca co!eti$a

'nciso 1( Aarca de produto ou ser$io:

5igada a no,o de marca como indenti0ca,o e disntin,o de produtos Est

presente em e!ementos identi0cadores do fornecimento Ex: prospectos"cardpios" uniformse" ta!es de formu!rio de pedido" estampas em $e&cu!os"crac/s

6ifere(se da c!assi0ca,o do cdigo de propriedade industria! de 1971 .ue fa#iaL c!assi0caes en.uanto a ati$idade exercida pe!o seu particu!ar:

L Aarca de insutria usada para distinguir produtosM Aarca de comercio usada pe!o comercianete para assina!ar as mercadorias de seu

comercio+ Aarca de ser$io usada por pro0ssiona! autDnomo7 Aarca genrica usada para identi0car a origem do em ou ser$io

; Ge,o 1 do Aanua! de direito das Aarcas apresenta um re$e estudo das marcasregistradas" .ue regu!amentadas pe!a 5ei 9)799+ de0ne no artigo 1)3 o ro! das marcasregistradas" sendo e!as a marca de produto ou ser$ioH a marca de certi0ca,o e a marcaco!eti$a " integrando ainda este ro! a marca de a!to renome

8 estudo da marca produto ou ser$io" $isa a esmiuar a de0ni,o apresentada pe!o inciso 'do artigo 1)3" o .ua! dispe .ue > a.ue!a usada para distinguir ser$io ou produto de outroidntico" seme!/ante ou a0m" de origem di$ersa? ; marca de produto se tradu#" por tanto"

no signo .ue distingue um produto de outro" e a e!e se !iga atra$s de eti.uetas"ema!agens" rtu!os e etc En.uanto a marca de ser$io est re!acionada aos e!ementos deidenti0ca,o do fornecimento" a exemp!o dos uniformes" crac/s" cardpios e etc


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%a! c!assi0ca,o encontra(se diametra!mente oposta O feita pe!o Cdigo de Propriedade'ndustria! de 71" .ue atriu& O marca a fun,o de principa! de indicar a pro$enincia doproduto ou ser$io" destacando a 0gura do titu!ar da marca em detrimento do seu pape! deidenti0car e distinguir o produto da ati$idade do empresrio

; marca de certi0ca,o por outro !ado cumpre uma fun,o 0sca!i#adora" seu pape! de0nir.uais produtosser$ios est,o de acordo com as exigncias regu!amentares 8s efeitos damarca de certi0ca,o atende diretamente o consumidor" de modo a inKuencia(!o conforme o

produto da ati$idade empresaria! estea em conformidade com as especi0caes tcnicasestae!ecidas

; desconformidade entre as normas de uti!i#a,o e a rea!idade do produto pode !e$ar Oextin,o da marca

8 re.uerimento de registro da marca de certi0ca,o s pode ser feito por pessoa .ue n,opossua interesse direto" comercia! ou industria!" no produtoser$io" e independe de !icena"astando .ue o regu!amento de uti!i#a,o autori#e esse registro

; marca co!eti$a n,o promo$e um contro!e tcnico da .ua!idade do em" ou de seufornecimento E!a identi0ca seus produtos ou ser$ios como pro$enientes de um dosmemros da co!eti$idade Geu titu!ar de$e ser uma pessoa ur&dica e representar umaco!eti$idade de pessoas .ue usam a marca" de acordo com um regu!amento estae!ecido

;ssim como na marca de certi0ca,o" o uso da marca co!eti$a n,o re.uer !icena" apenas aautori#a,o no regu!amento de uti!i#a,o E o direito de propriedade extinto com aextin,o do registro" .ue pode se dar atra$s da renuncia" caducidade" expira,o do pra#ode $igncia ou inoser$ncia de manter procurador .ue represente o titu!ar da marca .uesea domici!iado no estrangeiro Entretanto a marca co!eti$a possui pecu!iaridades .ue adiferencia das demais no tocante O caducidade e a renuncia" pois esses atos tem efeitossore as ati$idades da co!eti$idade de usurios" e de$em por tanto" seguir o pre$isto nocontrato socia! ou estatuto da entidade

; marca de a!to renome uma exce,o ao princ&pio da especia!idade" uma $e# .ue protegida em todos os ramos de ati$idade Essa expans,o da prote,o se de$e aocon/ecimento .ue a marca a!canou pe!o p!ico em gera!" e n,o apenas aos usurios dodeterminado produtoser$io" a !ei !/e confere maior prote,o para impedir .ue da oa famacon.uistada pe!a marca" um terceiro se apro$eite

; Ge,o '' trata das marcas n,o registradas no =rasi!" mas .ue podem ser tute!adas pe!odireito de propriedade" e!as se di$idem em marca notoriamente con/ecidaH marca2e$identemente4 con/ecidaH e a marca de fato

; marca notoriamente con/ecida um conceito Kuido e .ue n,o encontra de0ni,o !ega!"doutrinria ou urisprudencia!" pois n,o se trata de um fato esttico ; no,o de notoriedade

fornecida atua!mente di# respeito ao >fato de um signo distinti$o ser a!tamente con/ecidope!o p!ico de certa c!asse de produtos ou ser$ios ou pe!o pu!ico em gera!" de modo .ueseu a!to poder atrati$o !/e confere um $a!or econDmico superior decorrente destecon/ecimento?

; marca notoriamente con/ecida go#a de uma prote,o especia!" .ue n,o depende doregistro ou uso no pa&s" astando apenas .ue e!a sea con/ecida pe!o p!ico consumidor"como disposto no artigo + is da Con$en,o da uni,o de Paris para prote,o da propriedadeindustria!

Contudo a marca notoriamente con/ecida e a marca de a!to renome n,o se confundem"amas s,o espcies de marca notria Gendo assim e!as se diferem em trs aspectos: a

marca de a!to renome" origatoriamente de$e estar registrada no pa&s" en.uanto anotoriamente con/ecida independe de registroH a marca de a!to renome con/ecida pe!op!ico em gera! e por isso recee prote,o em todas as reas de ati$idades" en.uanto anotoriamente con/ecida possui recon/ecimento pe!o pu!ico .ue ad.uire o determinado


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produto ou ser$io" sua prote,o se restringe aos produtosser$ios seme!/antes ousimi!aresH por u!timo" a marca de a!to renome uma exce,o ao principio da especia!idade"en.uanto a notoriamente con/ecida o ao principio da territoria!idade

; marca 2e$identemente4 con/ecida se trata da marca naciona! .ue inspirada em marcaestrangeira de forma a reprodu#i(!a" por n,o ser notoriamente con/ecida pe!o p!ico Aasapesar disto" a !ei 9)799+ em seu inciso artigo )L" inciso QQ'''" $eda esse registro" poisapesar de n,o ser notoriamente con/ecida pe!o pu!ico consumidor" a marca estrangeira era

con/ecida pe!o titu!ar da marca naciona! reprodu#ida de$ido ao seu con/ecimento domercado Essa /iptese se trata de exce,o ao princ&pio da territoria!idade" com o 0to deimpedir fraudes no cenrio internaciona!

; marca de fato de0ne(se como >signo !&cito e dispon&$e! para uso" efeti$amente usado semregistro" de modo a identi0car produtoser$io" e distingui(!o de outros idnticos"seme!/antes ou a0ns RS?

Para .ue a marca de fato sea $!ida apesar da ausncia de registro e!a de$e ser usada portempo pro!ongado e de oa f" e de$e ter reunido ao seu redor uma c!iente!a

%'%


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Cap&tu!o ''

Este cap&tu!o $ersa sore as teorias .ue uscam determinar a nature#a do direito em ra#,oda sua fun,o" sendo as de maior desta.ue a dos direitos de c!iente!a" e a dos direitos demonop!io" respecti$amente criadas por Pau! Fouier e Femo -racesc/e!!i

; teoria da c!iente!a ana!isa a uti!idade econDmica do contedo do direito" propondo umano$a c!asse de direitos patrimoniais ao !ado dos direitos reais e origacionais o direito dec!iente!a Gegundo o autor a uti!i#a,o da cria,o inte!ectua!" sea e!a a marca" uma ora de

arte e etc" teriam o 0to de con.uistar a c!iente!a" $a!endo a cria,o a c!iente!a .ue e!a atrai ea posi,o no mercado .ue foi capa# de dominar Contudo as cr&ticas feitas a esta teoria serespa!dam principa!mente na ausncia da ana!ise do contedo da re!a,o ur&dica" astandoapenas as conse.uncias da uti!i#a,o do em imateria!" seus reKexos econDmicos"transformando a c!iente!a no oeto do direitoH e a outra cr&tica se refere a inuti!idade dac!assi0ca,o .uando necessria a um direito autora! .ue n,o ten/a como titu!ar umempresrio" mas um artista p!stico por exemp!o

; segunda teoria" apresentada por -rancesc/e!!i discorre sore a fun,o monopo!&stica dosens imateriais e sua nature#a ur&dica Para o autor o direito sore em imateria! teria duasfacetas" sendo e!as o direito comum e o direito especia! Estas facetas respecti$amente

di#em respeito ao carter patrimonia!" referente ao direito do criador de exp!orar sua cria,o"e o carter especia! .ue $isa impedir ao terceiro ad.uirente a reprodu,o da ora por e!esmesmos Essa teoria gera porem uma confus,o entre o direito de propriedade e o direito deexp!ora,o sore a ora" pois sendo o oeto do direito um em imateria! sua reprodu,o imposs&$e!" o .ue pode ocorrer a reprodu,o da forma materia!i#ada do em imateria!" .uede acordo com a doutrina seria comum ao autor e ao ad.uirente proprietrio

Parte 3: pginas 55-73

Captulo II Teorias que buscam determinar a natureza do ireito em !az"o de sua #un$"o

Para classificar a natureza do direito ao uso exclusivo das marcas segundo sua funo, h duas

teorias principais:

ireitos de clientela: proposto por Paul Roubier e seria uma terceira classe de direitos

patrimoniais (alm dos obrigacionais e reais, pois a utilizao de um bem imaterial visa

sempre ! con"uista da clientela, pressupondo para tanto, as no#es de concorr$ncia e de

monop%lio& ' obeto do direito de clientela seria o valor da pr%pria clientela con"uistada

com a utilizao do bem imaterial, ficando a este vinculado devido ! prerrogativa de usar

com exclusividade o bem imaterial para con"uistar uma posio no mercado& )r*ticas: + - definio da natureza da direito no parte da anlise do conte.do da

relao ur*dica, mas sim a funo (a conse"u$ncia econ/mica dos bens imateriais0 1 a

clientela no pode ser um obeto de direito, pois no pode ser assegurada por um direito e

seu desvio permitido por lei (atravs de meios l*citos de concorr$ncia0 2 essa

classificao no abrange os direitos autorais "ue no t$m por titular um empresrio e

sim, por exemplo, um artista plstico (a proteo no seria em relao ! concorr$ncia esim ao resultado do trabalho&


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ireitos de monop%lio: criada por 3ranceschelli, defende ser o direito sobre os bens

imateriais um misto de elemento de direito comum (seu carter patrimonial 4 de explor5lo

economicamente e de direito especial (ius prohibendi opon*vel erga omnes, isto , o

direito de impedir terceiros "ue tenham comprado esse obeto de reproduzi5lo eles

mesmos, sendo "ue esse direito de monop%lio no se confundiria com o obrigacional (em

razo da eficcia relativa das obriga#es, nem com o pessoal (aus$ncia do aspecto patrimonial e nem dosdireitos reais (por"ue com bens imateriais, diferentemente do "ue ocorre com a propriedade, mesmo com a venda de um

exemplar do obeto, o investidor pode impedir o comprador de reproduzi5lo& )r*tica: essa teoria confunde o direito sobre o bem imaterial com o direito de propriedade

do comprador do bem corp%reo "ue materializa a obra, a inveno ou o signo distintivo

("uando um terceiro no5autor reduz a uma forma material a forma ideal protegida pela

propriedade industrial, o se "ue faz a criao de um novo obeto material 4 "ue incidir

o direito de propriedade comum 5 e, ao mesmo tempo, utilizar com ou sem autorizao

do proprietrio a"uele obeto ideal, sem reproduzi5lo, pois por seu ideal essa

imposs*vel0

- obra intelectual ("ue um bem imaterial no pode estar afeta ao autor por"ue decorre de

sua natureza imaterial "ue "ual"uer pessoa pode desfrutar diretamente dela (o autor no pode

proibir o desfrute intelectual de sua obra por parte de outrem, podendo, entretanto, no autorizar

a reproduo 56 a"ui diz respeito a materializao da obra& Para -scenso, o obeto do direito

no seria a obra, mas sim uma atividade, "ue identificada como a faculdade de reproduzir a

obra, "ue a todos pro*be& -ssim, o direito no recairia sobre a marca, mas sobre uma atividade

de reproduo "ue se pro*be a todos, menos a um&

)r*ticas: inaplicabilidade dessa teoria !s marcas, "ue no h um desfrute intelectual sobre

esses bens e os frutos colhidos com exclusividade pelo seu titular no so postos

normativamente em termos de prazer intelectual& -ssim, o poder exclusivo no se dirige

simplesmente a uma atividade de reproduo, mas sim ! marca, ao uso do signo como marca&

7ullio -scarelli observa "ue o direito de monop%lio refere5se a uma atividade, sendo por isso

impr%prio para designar um direito exclusivo sobre bem imaterial e "ue o obeto da marca no

uma atividade de reproduo& ' bem imaterial pertence normativamente (e no naturalmente

ao seu autor, sendo "ue 8ama 9acerda concluiu de forma diversa, isto , "ue a propriedade

sobre bens imateriais de direito natural, cuo obeto destinado naturalmente ao seu autor&

' ad"uirente do suporte material pode promover a execuo domstica da obra, mas nopode reproduzi5la, pois a alienao do exemplar material no implica a alienao da obra& '

ad"uirente, na posio do proprietrio do suporte material, pode utilizar a coisa corp%rea "ue lhe


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d acesso ao bem imaterial, inacess*vel sem a"uela, mas no pode fixar ou reduzir a obra

por"ue isto um ato de uso direto dela e no simplesmente um acesso mediato pelo suporte

material para desfrute intelectual& - lei faculta este desfrute ao proprietrio da coisa e imp#e ao

autor tolerar, no interesse p.blico e cultural, o desfrute por terceiros, sem "ue isto comprometa a

exclusividade da explorao econ/mica da obra, "ue o proprietrio do bem imaterial pode

calcular, no ato de alienao do exemplar da obra, os efeitos econ/micos do uso restritopermitido ao ad"uirente&

- vedao da reproduo do suporte material no diz respeito a uma atividade, mas ao

direito "ue o autor, inventor ou adotante da marca tem sobre o corpus misticum (conse"u$ncia

indireta da norma "ue pro*be o uso no autorizado do bem imaterial& -s normas de propriedade

intelectual vedam a todos, menos a um, reduzir o bem imaterial a uma forma corp%rea,

exatamente por"ue a obra est afeta ao seu proprietrio, no podendo ser usada por outrem

sem sua autorizao& - vedao da reproduo do exemplar material constitui uma limitao deordem econ/mica ! utilizao da coisa, conse"u$ncia da incid$ncia do direito de propriedade

intelectual sobre o bem imaterial, "ue pro*be o uso direto do bem imaterial, mas no o

conte.do deste direito, apenas a conse"u$ncia econ/mica dele limitao a liberdade

econ/mica, sendo "ue essa no enfra"uece a propriedade sobre a coisa material e a

reproduo no um caracter*stica essencial do direito de propriedade&

m suma, o direito absoluto caracter*stico da propriedade intelectual no tem como obeto

uma atividade, mas sim um bem imaterial sob dom*nio de algum, converso ao dever geral

negativo de no perturbar o uso e gozo sobre ele, garantido pela prerrogativa de buscar,

apreender e eventualmente destruir o suporte material onde foi fixado ou reduzido&

Captulo III:Teorias que buscam determinar a natureza do direito em #un$"o de seu

conte&do

' direito sobre os bens imateriais no um direito pessoal, mas sim um direito

patrimonial& 7ambm no se en"uadra nos direitos das obriga#es (relao ur*dica estabelece

um dever geral negativo, converso a um poder ur*dico exclusivo pelo "ual a parte ativa na

relao pode exercer sobre o obeto as prerrogativas de uso;gozo;disposio, sem ter

necessidade de prestao de terceiro& ' obeto da relao ur*dica, trata5se de um bem imaterial

"ue deve ser considerado obetivamente, com o fito de no confundi5lo com as coisas nos "uais

se materializa&

-s teorias "ue buscam determinar a natureza do direito em funo de seu conte.do

"ualificam5no como direito de propriedade, embora com duas vertentes distintas:


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Teoria da propriedade:desenvolvida por 8ama )er"ueira e ireito civil&

9edesma concluiu "ue sete caracter*sticas principais pertencentes a propriedade sobre coisa

material tambm incidem nas marcas, so elas:

a prerrogativas de uso;gozo;disposio: no se confundem com os suportes em "ue

materializado, mas unicamente os bens marcados, untamente com o suporte material da marca

(ex: eti"uetas, r%tulos, embalagens, etc&& ' titular do direito colhe com exclusividade o proveito

patrimonial "ue o poder atrativo da marca pode gerar&

b exist$ncia de um obeto definido: fundamento para afirmao de "ue marcas

constitu*das por signos id$nticos destinadas a marcar produtos diferentes no so a mesma

marca e, portanto, poder ser obeto de direito exclusivo 56 tangencia o princ*pio da especialidade

("ue tem no direito de marca, mas no de propriedade comum

c ius perse"uendi: impedir "ue "ual"uer terceiro use o obeto de direito& >e modo

semelhante (no igual ! propriedade sobre coisas materiais, cuo obeto pode ser reivindicado

se algum inustamente o possuir, o direito de propriedade sobre marca imp#e a interdio de

seu uso no autorizado, pela proibio da reduo do signo a uma forma material para uso

como marca(essa especificidade no o desnaturaliza como direito de propriedade, "ue a .nica maneira de garantir o gozo exclusivo

do bem&

d ius preferendi: ? regulado, em matria de direito marcrio, conforme o sistema de

a"uisio de direitos: = o primeiro uso da marca, no sistema declarativo0 == o primeiro registro do

signo distintivo, pelo "ual se ad"uire a propriedade da marca0 === ' primeiro uso, condicionado a

registro, no sistema misto&

e @ueito passivo indeterminvel0

f dever geral de *ndole negativa: pertence ao sueito passivo e se refere ao dever de no

obstar os exerc*cios de gozo;uso;disposio pertencentes ao autor&

g vantagens podem ser extra*das diretamente do bem, sem prestao de algum&

Teoria da propriedade com regulamenta$"o sui generis: criada por 8usmo e adotada

pela maioria da doutrina& Para ele, a imaterialidade do obeto do direito de propriedade causa

de sua confirmao sui generis, isto , um direito de propriedade definido e delineado como tal

pelo legislador, com estrutura id$ntica a dos direitos materiais, mas com um regime ur*dicoespec*fico e a especialidade desta normatizao condio de eficcia da proteo ur*dica ao

uso exclusivo desse bem& -s especificidade so: + especialidade;Autilidade (marca tem a


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funo de distinguir produtos;servios de origem diversa, assim, seu uso exclusivo permitido e

proteg*vel para marcar determinadas classes de produtos;servios para "ual foi registrada 0 1

territorialidade (o direito exclusivo de um signo como marca em um determinado territ%rio

depende de previso legal de sua validade0 2 caducidade (no se confunde com prescrio

a"uisitiva ou usucapio de bens corp%reos, pois o uso da marca um /nus para conservao do

direito

sano pelo no uso0 B s crimes contra a propriedade de bens imateriais s% podemser previstos em tipificao espec*fica: crimes de contrafao contra a patente, o registro de

marca, etc& 0 C regulamentao da propriedade imaterial por leis espec*ficas0 D impossibilidade

de posse de bens imateriais

@8EF>- P-R7

'odos de aquisi$"o de direitos sobre a marca

- utilizao das marcas iniciou5se na =dade Gdia como um meio preventivo dausurpao da clientela, relacionando5se assim ! atuao da concorr$ncia& Fesse sentido, com o

passar do tempo, a marca passou a ser considerada obetivamente como um obeto de direito

real "ue possui um conunto espec*fico de princ*pios e conceitos ur*dicos se comparado !

propriedade comum e passou5se a ter diverg$ncias em relao ! causa da propriedade e sua

prova&

- necessidade de conferir maior segurana ! apropriao da marca motivou a

substituio do sistema declarativo de direito pelo sistema de apreenso formal do bem& ' modode ad"uirir o direito exclusivo sobre o bem passa ento a ser unicamente o registro vlido (fato

constitutivo de direito,expedido sobre controle tcnico de um %rgo centralizador das informa#es sobre

todas as marcas protegidas por direito de propriedade de um determinado territ%rio& '

formalismo realiza a publicidade essencial ! constituio do bem e do direito real, simplifica seus

pressupostos de fato e a sua prova, revestida de f p.blica, bem como possibilita a mais fciol

defesa de direitos ad"uiridos por terceiros&

- constituio e apreenso formal da marca apresentam5se como soluo para o

problema de controle de sua validade, impondo5se condi#es formais para sua exist$ncia

(registro e condi#es de fundo, relativas ao signo "ue a comp#e, ! sua forma de apresentao,

capacidade distintiva, licitude de seu uso como marca e inexist$ncia de direitos anteriores sobre

ele&

H uma linha de pensamento "ue critica essa corrente (sistema atributivo com o

argumento de "ue nele poss*vel o registro de um signo como marca colidir com interesse

leg*timo de um usurio anterior e, nesse caso, o primeiro uso da marca anterioridade "ue deve


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sempre ser opon*vel ao fato d registro e prevalecer sobre este como modo de a"uisio da

propriedade, estendendo esse entendimento tambm para a posse anterior&

Ttulo I: (quisi$"o da propriedade sobre marca no sistema da )ei *+,7**.

- "uesto acerca do modo de constituio do direito de propriedade sobre a marca ainda

no pac*fica&

' direito de propriedade das marcas, como "ual"uer direito, criao da lei e no algo

anterior "ue ela reconhece& Por isso, denominam5se os sistemas declarativo, atributivo ou misto

como sistemas de a"uisio de direitos e no de proteo, expresso esta "ue apenas alude ao

sistema ur*dico processual&

' art& +1I da 9ei I&1JI;ID, ao estabelecer "ue a propriedade da marca ad"uire5se pelo

registro validamente expedido e "ue ela assegura o seu uso exclusivo em todo territ%rio

nacional, tornando5a indispon*vel para terceiros, delineou a sua apreenso formal exclusiva,

hbil para implicar um dever ur*dico geral negativo de absteno a respeito dela& -demais, a lei

estabelece condi#es de validade do registro, "ue podem ser classificadas em condi#es:

3ormais: normas reguladoras do procedimento de registro marcrio (ex: re"uerimento ou dep%sito demarca, !s condi#es pessoais do re"uerente, o procedimento de oposio do registro, exame de marca e demais atos procedimentais

>e fundo: diz respeito ao signo registrvel e se dividem em: Positivas: ligadas a poss*veis destina#es da marca, conforme seu tipo& 7ambm so

positivas as "ue dizem respeito ! configurao ou forma em "ue a marca podeapresentar: forma nominativa, figurativa ou mista&

Fegativas: veda#es legais de certos signos como marca& @ubdivide5se em: -s relativas ao signo em si mesmo: vedao do registro de signos no5visuais -s relativas !s caracter*sticas do signo: disponibilidade, distintividade e licitude&

)ap*tulo =: @istemas de a"uisio de direitos sobre as marcas

's diversos sistemas de a"uisio so estudados na ordem hist%rica "ue surgiram no Krasil, sendo declarativos (seo = os das 2

primeiras leis sobre marcas(>ecreto 1&DL1;JC0 >ec& 2&2BD;LJ, regulamentado pelo >ec& I&I1L;LJ e 9ei +&12D;+IMB&' sistema atributivo (seo == foi institu*do pelo

>ec& +D&1DB;12 (regulamentado pela 9ei +&12D;+IMB e acabou poralterar o sistema, apesar de no haver consenso e pela 9ei C&JJ1;J1& ' sistema misto(seo === surge no Krasil com o @ec J&IM2;BC e segundo parte da doutrina retomado com a 9ei I&1JI;ID&

/e$"o I: /istema declarati0o

sse sistema foi progressivamente sendo abandonado em todo mundo, em razo das

dificuldades prticas decorrentes da valorao do primeiro uso como suporte ftico de direitos&

)ontudo, mesmo no sendo mais aplicvel, sua li#es a respeito da NposseO e da ocupaoO de

marcas continuam sendo aceitas por parte da doutrina&

+: )onceito hist%rico


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-d"uire5se a marca pela ocupao, sendo o registro apenas um dos meios de prova da

titularidade do direito& -ssim, o primeiro usurio pode anular o registro da marca obtido por

outrem& ' sistema declarativo por"ue o primeiro uso fato ur*dico opon*vel ao fato do registro

"ue, por isso, no entra na hip%tese de constituio do direito, mas apenas o declara, sendo "ue

h a presuno de "ue o primeiro usurio do sinal o primeiro depositante do pedido de

registro&

@endo declarada a nulidade do registro por meio da comprovao do uso mais antigo,

implicaria uma nova declarao registral a respeito da exist$ncia da titularidade do direito& '

direito ao uso exclusivo da marca existiria, portanto, antes de registro&

Fo "ual"uer uso "ue confere direito e sim o efetivo, no acidental, de modo "ue se

estabelea uma publicidade considervel a respeito dessa utilizao (uso como fundamento de

proteo, sendo a ocupao condio suficiente para ad"uirir a propriedade do bem imaterial&

Parte 4 73 89

Fo "ual"uer uso "ue considerado direito de marca& - marca deve ser obeto de usoefetivo e com uma publicidade considervel a respeito de sua utilizao& ' dep%sito um modovlido de ad"uirir a marca mas no prevalece sobre o uso anterior feito por terceiro& 9ogo osistema declarativo tem como obeto a criao de certas garantias ao titular da marca, cuaocupao a lei reconhece como modo de ad"uirir a propriedade& )om isso poss*vel perceber"ue o registro para esse sistema puramente declarat%rio uma vez "ue se limita a reconhecer apropriedade existente& ? de entendimento doutrinrio dizer "ue o registro necessrio para o

acesso !s san#es protetivas do uso exclusivo da marca&( 1 ecreto ,+.2, de ,3 de outubro de 4275

@egundo esse decreto o primeiro uso ou NposseO implicava prefer$ncia na obteno doregistro& ' critrio subsidirio utilizado "uando nenhuma das partes houvesse NutilizadoO a marcaseria o critrio do primeiro dep%sito do signo distintivo, onde os registros deveriam ser feitos naordem de apresentao& )aso essa apresentao fosse feita simultaneamente um dosdepositantes deveria ad"uirir a marca id$ntica, sob pena de no obter o registro&

@ob a gide desse decreto, o registro e sua publicao eram imprescind*veis para adefesa do uso exclusivo do direito de marca, por meio da declarao da ao denominadareivindicao da propriedade exclusiva. com isso observa5se "ue o reconhecimento do direitode propriedade da marca no decorre do registro, mas esse deve ser realizado para "ue sepossa desempenhar o direito de reivindicao& @em o registro o usurio apenas podia exigirperdas e danos (com base na responsabilidade civil, no tinha a sua disposio as a#es paragarantir seu uso exclusivo&

=sto leva a concluso de "ue a marca sem registro, sob este regime, no era obeto de umverdadeiro direito de propriedade& =sso por"ue a chamada Nposse da marcaO era apenas umt*tulo de prefer$ncia para a a"uisio do direito ao uso exclusivo e caso o registro no fosse feitonegavam5se meios processuais para a sua defesa e eram inaplicveis as a#es t*picas da lei !

marca sem registro& Qale ressaltar "ue segundo tal decreto, a pessoa "ue tivesse feito o registrono tinha seguramente a propriedade da marca tendo em vista a prefer$ncia do primeirousurio, mas isso no tem aplicao pratica pois como dito, o primeiro usurio, "ue nopossui registro, no tinha a disposio as a#es espec*ficas para pedir a anulao&


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1s ecretos 3+36. e *+2,2 de 4227

7ais decretos so fruto da )onveno de Paris para a Propriedade =ndustrial assinadapelo Krasil em +LL2 e trouxeram para a ordem ur*dica brasileira algumas modifica#es arespeito das preferencias na a"uisio do direito ao uso exclusivo das marcas& -s conclus#essobre o >ecreto 1&DL1 aplicam5se de modo id$ntico a estes .ltimos decretos&

' >ecreto 2&2BD, de +LLJ, exigia o dep%sito da marca, o registro e a sua publicao para

a a"uisio do direito de uso exclusivo& Qedava o registro de marca "ue consistisse emreproduo ou imitao total ou parcial da de outra marca registrada para produto da mesmaespcie, de modo "ue pudesse induzir em erro ou confuso o comprador& Fesse momento acompet$ncia para o registro de marcas no era centralizada, portanto no caso de registro demarcas id$nticas, prevalece a data anterior e no caso de simultaneidade aplica5se o critrio dapreced$ncia do dep%sito e se ainda houver simultaneidade de deposito prevalece o primeiro uso&' artigo +M do decreto facultou ao usurio de marca sem registro, em condi#es estritas, apropositura de ao para anular a marca registrada e ao de indenizao com fundamento nouso anterior& stritas por"ue, embora o direito de prioridade decorresse da anterioridade dodep%sito ou do primeiro uso, neste caso ele era ad"uirido apenas se os dep%sitos fossem feitos

simultaneamente, ento s% nessa hip%tese o critrio do primeiro uso era utilizado e nassitua#es normais dava5se prefer$ncia ao registro&

's decretos em "uesto estabeleciam as a#es penais de contrafao e as a#es de busca evistoria de produtos, apreenso, dep%sito e destruio de marcas falsificadas, ainda "ue estadestruio estragasse as embalagens ou a pr%pria mercadoria& 7ais a#es competiam ao


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do tempo se percebeu "ue suas causas hist%ricas no ustificavam mais sua adoo e por issosurgiram vrias cr*ticas a tal sistema& -lgumas cr*ticas apresentadas pelo autor:

5 - neglig$ncia do utente "ue no re"uer o registro no deve motivar o reconhecimento dedireitos (afeta a segurana do regime das marcas0

5 - noo do "ue usto varia muito segundo os interessados envolvidos e por isso necessrioo conhecimento da regra, sua clareza e a certeza de sua validade (necessidade de formalismo

para a garantia da segurana e e"uidade das rela#es 4 o usto deve ser previs*vel05 ' grau de previsibilidade das regras regulamentadoras do uso exclusivo de marcas muitoimportante, uma vez "ue fator "ue interfere diretamente no clculo empresarial de custos e porisso o sistema utilizado no pode ser incerto e inseguro pois enfra"uece o instituto dapropriedade das marcas&

Seo !!

Sistema Atri"utivo de A#uisio da Propriedade

$ % &onceito

Fo Krasil, as leis com o passar do tempo foram alteradas para conferir maior segurana naapropriao de signos distintivos e assim caminhou do sistema declarativo para o sistemaatributivo& ' )%digo da propriedade industrial brasileiro de +IJ+ segui a regra do sistemaatributivo, como pode ser observado: N&&& entre uma marca depositada e uma marca nodepositada, mais antiga, a marca depositada "ue importa e o titular da marca no depositada contrafator&&&O&

Fo sistema atributivo a propriedade da marca nasce com o registro vlido do signodistintivo, mesmo "ue o terceiro o tenha usado por longa data e de boa5f e a prioridade naobteno do registro nasce no instante do primeiro deposito da marca (o direito se torna

inatacvel&

2 % 'e(istro) suporte f*tico do direito

Fos pa*ses em "ue se adota o sistema atributivo, a lei no reconhece a propriedade damarca ad"uirida pela simples ocupao;posse;uso& - proteo legal depende do registro, odireito s% nasce com o registro e portanto s% ser opon*vel ao registro de marca id$ntica a partirda*& Fo existe modo natural de se ad"uirir o direito ! marca nesse sistema& Fo sistemaatributivo o registro essencial a exist$ncia do direito, mas no essencial ao seureconhecimento& ' direito existe com o registro vlido, no antes dele: fato "ue, porcausalidade normativa, implica direito de propriedade&

( 1 ecreto 4.+,.6 de4* de dezembro de 4*,3

- primeira normatizao brasileira atributiva de direito Garcrio foi institu*da pelo >ecreto+D&1DB "ue regulamentou a 9ei& +&1DB;+IMB& sse decreto instituiu a necessidade de registro damarca para a a"uisio do direito de propriedade da mesma, no entanto essa disposio no foimatria pac*fica entre os autores da poca principalmente por "ue o decreto era impreciso& Parteda doutrina da poca e os tribunais continuaram opinando e decidindo como se ainda vigesse osistema declarat%rio, o direito de propriedade da marca continuava a ser ad"uirido pelo primeirouso da marca& ' entendimento era "ue o fato do registro no destr%i o direito "ue algum possater ! sua propriedade (marca desde "ue prove posse anterior&

dgar @im#es )orreia analisou o decreto e acreditava "ue pelo regulamento, as a#es denulidade de registro s% poderiam ser propostas se este fosse expedido com infrao !s suasnormas e "ue estas no previam a nulidade de sua expedio diante da pr5ut$ncia da marca,


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mas sim diante do dep%sito anterior& Gas nem por isso a expedio de registro vlido podeafastar a possibilidade de outra ao& ssa ao no seria para anular o registro mas sim paraprovar "ue o direito de propriedade no tem como titular "uem o obteve& )omo conclusoentende5se "ue o direito de propriedade, para o autor, no se ad"uire pelo registro, mas peloprimeiro uso da marca, apesar do registro vlido obtido por a"uele "ue no usou a marca ou ofez em segundo lugar, poderia mesmo o primeiro usurio, provando seus direitos, anular osefeitos do registro& ' registro estabeleceria, pois, apenas uma presuno de pr5ut$ncia 5 no se

ad"uire por ele a propriedade, ela nasce apenas do primeiro uso da marca&' autor defendia a tese de "ue o regulamento de +I12 no regulava o direito de

propriedade, mas apenas direito de registro e o direito de propriedade das marcas estariaregulado pelo direito comum de ocupao& le defende a exist$ncia da possibilidade de seconsiderar o direito a exclusividade antes do registro, desde "ue em rela#es de concorr$ncia,mas reconhece "ue uma exclusividade precria, no eficaz& por isso o registro tem comofinalidade certificar o direito de uso exclusivo, habilitando5o a lanar mo de meios de proteoespec*fica e eficaz, podendo utilizar a#es de busca, apreenso e destruio de marcacontrafeita& Para ele a marca tem um carter sui generis, uma vez "ue sua proteo efetivadepende do registro& (Para o autor o registro teria um carter facultativo 5 o registro serviria para

garantir a exclusividade e a defesa efetiva da marca&

3ica claro "ue o autor, baseando toda a sua teoria da a"uisio da propriedade da marcana ocupao, constata a precariedade desta NpropriedadeO, "uando reconhece "ue a lei negavaao usurio da marca de fato as san#es espec*ficas e eficazes de direito marcrio para a suaproteo e por isso apela para a soluo do direito comum, a defesa possess%ria da marca&

)r*ticas ! teoria: 5 ' autor no se atentou para o fato de "ue a propriedade da marca nopressup#e relao de concorr$ncia, e "ue as prerrogativas do proprietrio so opon*veis ergaomnes, concorrentes ou no& - proteo efetiva da propriedade da marca independe daverificao de uma relao de concorr$ncia e de eventual preu*zo decorrente do uso do signo

distintivo pelo contrafator& ssa proteo se d por meio de a#es reais, espec*ficas de direitomarcrio "ue segundo a lei pressup#e o registro&

5 ' autor erra ao considerar "ue o registro simples prova ou certificao do direito depropriedade e de posse da marca& ' registro condio de exist$ncia do direito de propriedadeda marca, pois caso fosse inexistente sua proteo no era efetiva uma vez "ue a lei negavaa#es reais ao usurio da marca de fato&

N' usurio da marca sem registro certamente tinha direitos decorrentes do uso, at por"ue oregistro no era obrigat%rio& Gas o utente no ad"uiria direito real& Fo sistema atributivo,protege5se o uso de marca de fato por normas "ue reprimem a concorr$ncia desleal e a

exclusividade nesta relao no tem a mesma extenso da"uela de um direito real, por"ue sed em face de apenas da concorr$ncia& Fo se trata de um direito de uso exclusivo, absoluto,opon*vel erga omnes&O

5 )om essas informa#es pode5se dizer "ue criticvel a concluso do autor de "ue a proteoao uso da marca sem registro se dava pela relao ur*dica de propriedade, en"uanto analisou a"uesto do conflito entre marcas em uma relao de concorr$ncia&

- o ecreto-lei 7+*3 de 4*65 8 )ei *+,7* de 4**.

' >ecreto5lei J&IM2 sucedeu o regulamento de +I12 e consolidou um c%digo sobre marcas,manteve o sistema atributivo& Fo previa a anulao pelo primeiro possuidor, mas conferiudireito de preced$ncia ao registro ao usurio da marca de fato& Por esse fato, parte da doutrinaentende "ue o decreto aderiu a um sistema misto&


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Pg. 89 Seo III

Sistema Misto de Aquisio da Preferncia na Obteno do Registro

49 - Conceito

Dois sistemas de aquisio da propriedade de marca:

1. Sistema declarativo: se o registro posterior ao primeiro uso pode ser anulado, devendo sobre ele

prevalecer a ocupao da marca, o sistema declarativo. u se!a, apenas se declara a propriedade da

marca, "undada no primeiro uso #uso de "ato da marca antes de seu registro$.

%. Sistema atributivo: se e&igir cumulativamente o uso e o registro, o sistema no seria misto, mas

atributivo, porque o uso no seria modo su"iciente de aquisio da propriedade.

que o sistema misto de registro de marcas'

(o sistema misto, adquire)se a propriedade s* pelo registro !"ido da marca. primeiro uso1, por si s*,

no implica direito + anulao do registro obtido pelo primeiro depositante de boa)". odavia, esse sistema

garante ao primeiro usu-rio certos direitos, de modo a #roteger o uso concreto da marca$ #ainda no

registrada$ no sistema atributio. ecnicamente, o correto seria dier sistema de aquisio de

#referncia na obteno do registro.

/ % 0 s *digos da propriedade industrial de 1234 e de 1225

Decreto 6.27834, art. 25

con"ere o direito de #referncia ao registro+quele que tivesse usado a marcaantes do registro "eito por um terceiro, contanto que impugnasse esse registro e, dentro de 57 dias a contar

da data de impugnao, requeresse o registro da marca.

registro tin9a car-ter atributivo ou declarat*rio'

o obrigar o interessado a requerer o registro da marca, como condio indispens-vel ao recon9ecimento

de sua propriedade, o *digo rea"irmava o car-ter atributivo da marca.

Regra% sistema atributio. bs: o art. 9&vem #roteger o uso da marca de fato.

ap;tulo


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posse tambm meio de e&erc;cio e de"esa do direito de propriedade. >mbora o #ossuidor no se'a

necessariamente #ro#riet!rio, o e(erc)cio de fato dos #oderes inerentes ao direito de #ro#riedade *a

#osse+implica ius possessionis#direito de possuir porque j possua$, cu!a proteo tem o e"eito pr-tico

de #roteger o direito , #osse#ius possidendi$, prerrogativa do propriet-rio, se o "ato possess*rio mani"esta

a titularidade do dom;nio.

Doutrina ma!orit-ria no ?rasil: somente podem ser ob!eto de posse as coisas corp*reas.

=as 9- quem tente enquadrar o uso de marcas na de"inio legal de posse, sob o seguinte argumento: se

poss;vel a propriedade sobre a marca, ento poss;vel tambm a marca.

Seo < 0 on"ormao da @osse no Direito ?rasileiro

49 - ( estrutura da posse

0 @osse como "ato !ur;dico

onceito de posse: o "ato do e&erc;cio, pleno ou no, dos poderes inerentes + relao !ur;dica de

propriedade. @ara saber se 9- ou no posse, veri"icasse o comportamento daquele que age em relao +

coisa, considerando o conteAdo concreto de sua mani"estao. modo como o propriet-rio age em relao

+s coisas de sua propriedade o modelo de ao que corresponde ao e&erc;cio de ato possess*rio.

posse ser- o "ato do e&erc;cio, pleno ou no, de poderes inerentes + relao de propriedade. posse

assim de"inida a quali"icao de um "ato.

B possuidor quem se comporta como propriet-rio, sendo ou no propriet-rio.

? 0 >lementos do "ato possess*rio: corpuse animus

que o corpus'

@ode ser entendido coo o comportamento equivalente ao de propriet-rio. Cevela)se por #oderes de fato

que tm como mo"deos #oderes 'ur)dicos do #ro#riet!rio.

que o animus'

nimus o e&erc;cio consciente do corpus.

@elo sistema possess*rio brasileiro, se e&istem corpus e animus, #oder!9aver #osse ou deteno, como

adiante se ver-.

0 @osse e deteno

que di"erencia posse e deteno'


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>stando ambos os elementos presentes #corpus e animus$, 9- o "ato possess*rio, se alguma determinao

legal no a rebai&ar - condio de deteno. Substancialmente no 9- di"erena entre posse e deteno: a

deteno a posse degradada, porque a "ei "-e nega efeitos #ossessrios.

D 0 @osse e relao !ur;dica possess*ria

@oss;veis consequncias da posse:

Earia desde o mero direito de continuar possuindo, porque !- possu;a # ius possessionisF relao !ur;dica

possess*ria$, ) direito de possuir que encontra proteo nos interditos ), e, no outro e&tremo, a aquisio do

direito de propriedade por usucapio.

/ % 0Ius possidendie ius possessionis

Gus possessionis: designa o con!unto dos direitos que a posse por si origina no possuidor e sobretudo o

direito + tutela possess*riaH

Gus possidendi: o direito que tem o titular do poder !ur;dico de possuir a sua coisaH

principal e"eito da posse, no da propriedade, o poder de continuar possuindo, a "aculdade de de"ende)

la, pela sua manuteno, em caso de turbao, ou restituio, no de esbul9o.

direito de propriedade con"ere ao titular a prerrogativa de possuir #ius possidendi$, mas s* pelo "ato

concreto de possuir, e no pela prerrogativa de possuir, que o possuidor)propriet-rio est- protegido pelos

interditos possess*rios.

/ I 0 (aturea !ur;dica da posse

direito de possuir #!us possessionis$ no direito real, pois "alta a caracter;stica essencial da

oponibilidade erga omnes, umas ve que no opon;vel ao ius possidendi do propriet-rio, que tem direito

de 9aver a coisa de quem a possua.

/ 3 0 b!eto da posse: coisas ou direitos sobre coisas corp*reas

So ob!eto de posse apenas as coisas corp*reas. @or isso, o regime !ur;dico da posse no se aplica + de"esado uso de bens da propriedade intelectual. (o se presta + soluo dos problemas !ur;dicos relativos ao

poder "-tico que se e&erce sobre um bem da propriedade intelectual.

Seo -@ G-R)-@ (+MI 4 +1L


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+ 4 3undamentos da proteo possess%ria e a defesa do uso exclusivo de marcas

- doutrina no pac*fica "uanto aos fundamentos da proteo possess%ria& 7eorias:

a& RE88=R' 4 a posse exerc*cio do direito de propriedade (h, sendo assim, presuno daexist$ncia de propriedade&b& =HR=F8 4 a defesa da posse obetiva complementar a tutela da propriedade presumida&c& @-Q=8F 4 a defesa da posse necessria ! ordem, ! segurana e ! paz social&d& (cita Ruggiero como fundamento 4 o fundamento da proteo ! posse reside no N&&& respeitodevido ao dom*nio da vontadeO&

' fundamento NaO no se aplica ao fato de uso de marca sem registro, mas a respostaparece diferir dependendo de como se considera "ue se ad"uire uma propriedade 4 pelo uso oupelo registro& ' problema se d mediante a possibilidade do exerc*cio de um poder fticosimultSneo da marca, esta circunstancia decorre da imaterialidade do bem e resultaria numadupla ocupao, relao de condom*nio e composse& @endo assim, no se pode presumir "uem o proprietrio da marca pelo seu uso& @e o inicio do uso no simultSneo, a presuno no

decorreria do uso;posse, mas do uso;posse mais antigo& ' uso de uma marca no faz presumir a propriedade no sistema declarativo& -lm do mais,a localizao do in*cio do uso no algo facilmente verificvel mais& Fo sistema atributivo, apresuno de propriedade no resulta do seu uso;posse, mas sim, do registro ("ue pode ou noser vlido&

@obre o fundamento NbO: a natureza imaterial do bem e a conse"uente possibilidade de seuuso simultSneo por mais de uma pessoa, infirma o fundamento da defesa clere da propriedade&

Por tais raz#es, a defesa da posse de marca tambm no assegura a ordem, a segurana ea paz social, por"ue no evita, mas antes encoraa atos de viol$ncia ou ata"ues a situa#es

fticas consolidadas&' uso da marca por uma pessoa no pode de fato excluir o uso dela por outrem& sta a

razo para no aceitar a teoria da posse de marcas, nem da defesa possess%ria& Pois, ambasfundamentam5se na possibilidade de umpoder de fato exclusivo, isto , "ue por si s%, imponha aabsteno de terceiros, o "ue imposs*vel no caso do uso de bens imateriais&

1 4 Poder ftico exclusivo (posse e poder ur*dico exclusivo (de usar marca

Tual"uer um "ue use efetivamente uma marca, realmente age como se fosse proprietriodela& Fo se nega "ue haa um poder ftico sobre o bem incorp%reo, mas este poder no seen"uadra na definio legal de posse&

' possuidor de um bem material exibe ostensivamente a sua posse e pode, de fato,defende5la, materialmente, garantindo seu uso exclusivo& Tuanto !s marcas, um poder fticoexclusivo no pode se dar pela apreenso material e nem pelo uso& m direito marcrio, o devergeral negativo da parte passiva da relao ur*dica real garante um poder ur*dico exclusivosobre a marca, mas o uso dela no pode de fato excluir outro uso&

-fonso )elso, afirma "ue o abandono da marca oferece margem para "ue o dom*nio p.blicoreentre na posse da mesma& Goreira -lves adota e transcreve a doutrina de @acco: NTuem gozaplenamente do im%vel exclui de fato "ual"uer outro sueito0 no se ode dizer o mesmo de "uemgoza de uma inveno industrial& U&&&V ' "ue progressivamente se espiritualizou na evoluo daposse foi o re"uisito da inger$ncia do possuidor, mas no o re"uisito da absteno dos

terceirosO& 8E@GW' tece criticas ! tese da defesa da posse de bens imateriais pelos interditos0primeiro, ao sustentar "ue h propriedade, admite5se a posse, sem diferenciar: posse ur*dica xposse real, assim, re.ne no mesmo cesto as coisas corp%reas e incorp%reas e atravs de umafico ur*dica aplica5se um .nico regime ur*dico 4 condio necessria para propor a#es


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possess%rias& )ontudo, se es"uece de uma condio essencial dessas a#es: odesapossamento ou a criao de um obstculo "ue impea a utilizao do bem& @e tratando debens imateriais, o desapossamento real, de fato, no existe, "ue a posse de tais fict*cia(baseada em um direito e no em um fato&

' uso de uma marca ou o direito de propriedade sobre ela no implicam a"uisio de umius possessionis (direito de possuir, por"ue possu*a ou de um ius possidendi (direito ! possecomo prerrogativa do direito de propriedade&

2 Fo h proteo possess%ria de marcas

- lei processual determina "ue o autor da ao de reintegrao de posse deve provar aperda da posse, porm, esta prova imposs*vel se tratando de bens imateriais, por"ue no hempecilho para "ue ocorra um uso simultSneo&

- proteo possess%ria !s marcas poderia ser ustificada pela limitao imposta pelosegundo utente ao campo de atuao do empresrio "ue a usou primeiro ou obteve o registrodela& Fo caso concreto, deve5se analisar se a imitao existe de fato& @e vrios empresriosusam ao mesmo tempo um mesmo signo distintivo sem "ue nenhum dos utentes tenha suaatividade limitada de fato pelo uso dos demais, neste caso, no so concorrentes& H relao de

concorr$ncia se os usurios da marca disputam um mercado de determinado produto ou servio&Festa hip%tese, ser protegido o primeiro usurio ou o titular do registro, conforme o caso,fundamentando5se nas normas de represso ! concorr$ncia desleal& ' bem ur*dico tutelado aliberdade de concorr$ncia e no um direito exclusivo de uma relao de propriedade ou aNposseO de um bem imaterial& n"uanto a posse um agir "ue tem por obeto uma coisa, arelao de concorr$ncia tem por obeto uma conduta, um dever de agir com lealdade na disputado mercado&

Por fim, se as a#es possess%rias sobre bens imateriais so admitidas, "uestiona5se toda aeficcia do sistema de proteo desses bens&

@eo === 4 'cupao da Garca

+ 4 )r*tica ao fundamento natural da propriedade da marca )oncepo usnaturalista de a"uisio da propriedade das marcas: ' direito natural depropriedade existe antes e independentemente de reconhecimento estatal ou sano legislativa&

8ama )RTE=R-: ' modo (natural de adquirira propriedade da marca a ocupao0mas o seu reconecimentopode subordinar5se ao registro ou dep%sito, ou independer dessaformalidade, isso uma "uesto de direito positivo&

-fonso )9@': ' direito de propriedade da marca no resulta da lei, preexiste a ela, sendofuno do stado reconhecer, garantir e proteger tal direito& N&&& a no exist$ncia de regraspositivas ser sempre menos perigosa do "ue um excesso de regulamentaoO&

sta fundamentao do direito de propriedade duplica o sistema ur*dico: existiria umsistema usto em "ue se fundaria a propriedade e outro "ue a reconheceria, conferindo proteolegal& -ssim, se o direito natural de propriedade existe antes de reconhecimento e proteoestatal, ele no opon*vel antes disso, tendo em vista a falta de previso legal& Por isso, emboraracionalmente estruturado, o direito natural de propriedade um Nnada ur*dicoO, por"ue nointegra a m"uina ur*dica vigente&

1 4 )r*tica ! teoria da propriedade ad"uirida mediante posse, uso ou ocupao da marca Parece irrelevante na prtica "uestionar a respeito da possibilidade de a"uisio originriada marca pela ocupao no sistema da 9ei I&1JI;ID, uma vez "ue o seu artigo +1I estabelece"ue a propriedade da marca se ad"uire pelo registro validamente expedido& Recentemente,

certa doutrina admite a teoria da ocupao da marca& Gas admitindo5se a ocupao como modo(natural de ad"uirir a propriedade da marca, necessrio pensar "ue poderia haver dupla esimultSnea ocupao da mesma, ou sea, haveria uma dupla NpropriedadeOX 'cupao& ste modo de a"uisio da propriedade aplica5se apenas a bens materiais,


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por"ue pressup#e a posse da coisa ocupada& Fo sendo o bem pass*vel de ser obeto de posse,tambm no pode ser ocupado&

Kento de 3aria diz "ue para "ue a ocupao de um signal determinado confira a respectivapropriedade ao ocupante so necessrias duas condi#es: + necessrio "ue o signo seaocupado para o fim de distinguir os produtos do ocupante0 1 o ocupante tenha a inteno de seapropriar do signal ocupado& 'u sea, se o uso no suficiente para manifestar um poderexclusivo sobre o bem, poder*amos chamar a propriedade "ue dele resulta de Npropriedade

incompletaO&' primeiro uso de uma marca fato "ue no efetiva o princ*pio da visibilidade (Apublicidade, re"uisito essencial ! constituio do direito real& -rruda -9Q=G diz: NU&&&V os direitosreais s% se podem exercer contra todos se forem ostentados publicamente& Fo "ue diz respeitoU&&&V !s coisas m%veis, manifesta5se essa publicidade por meio da posse0 no "ue tange aosim%veis, avulta a funo do registro U&&&V @% haver direito real desde "ue a ordem ur*dica apossibilidade de se identificar o direito real e o seu respectivo titularO&

-nt/nio Kento de 3-R=-, embora acreditasse "ue a propriedade da marca ad"uire5se pelouso, independentemente de "ual"uer formalidade, reconheceu "ue a publicidade do registro essencial para estabelecer a oponibilidade erga omnes do direito& @endo assim, o registro tem

por fim fixar a identidade da marca e tornar publica sua posse, de modo a evitar contrafa#es ouimita#es involuntrias&


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X ) ;preens,o forma! e p!ica do oeto de direito

;ssim como no direito rea! o registro meio de a.uisi,o e de pu!icidade" ta! pensamentotamm se ap!ica ao direito das marcas em partes ;ssim" o registro $!ido cumpre asmesmas funes da posse" como modo su0ciente de a.uisi,o da propriedade e meio depu!icidade desta a.uisi,o" essencia! O oponii!idade aso!uta das prerrogati$as doproprietrio

; partir deste ponto o titu!ar da marca passa a ser titu!ar de direitos" como nos direitos

reais ;mos os conceitos se separam em a!gumas partes" como por exemp!o" se exige atradi,o como re.uisito da constitui,o de um direito rea!

8utro ponto .ue se difere .ue emora o registro sea apreens,o da marcam" umaapreens,o apenas forma! Por isso" o !egis!ador costuma impor ao seu titu!ar o Dnus de iniciaro registro da marca em certo tempo aps o registro" so pena de caducidade

X 3 Gimp!i0ca,o dos pressupostos de fato do direito

No direito rea! simp!es o modo de a.uisi,o de direitos" como pe!a ocupa,o ou tradi,o%a! sistema n,o se encontra no direito das marcas ; a.uisi,o de marca exige condies deexistncia do prprio oeto de direito 8 oeto em si constitu&do por norma" descre$endo

seus contornos imateriais a!m de !/e conferir pu!icidade 'sso tra# segurana ur&dica" poissimp!i0ca: NY8 Z[ PF8PF'E6;6E GEA FE@'G%F8 J[5'68

X L Aeios de defesa de direitos ad.uiridos por terceiros

Para o deferimento de registro de marca" / um processo no .ua! facu!tado a oposi,o porum terceiro no registro da marca Pode se tratar tanto de caso em .ue a marca existe oupossii!idade de confus,o ; oposi,o de$e ser feita nos dias seguintes a pu!ica,o dopedido ; !ei pre$ o processo administrati$o de nu!idade de registro com rito sumrio Podeocorrer ainda a usca da nu!idade no pra#o de M anos aps a expedi,o do registro

No caso de marca usada sem registro e depositada por terceiro" o usurio anterior tem a sua

disposi,o" nas condies da !ei" o direito de procedncia ao registro Ge a marca notria" ousurio pode defender seu interesse oferecendo oposi,o ao registro" mo$endo processoadministrati$o de nu!idade ou a,o de anu!a,o de registro deferido ao usurpador da marca

X ( Aodo de pro$a do direito

8 procedimento de registro tra# pu!icidade a marca e tra# modo de pro$a do direito N,o setrata apenas de uma urocracia

Ge,o ''' 6ireito ao registro

%em direito de registro a.ue!e eu" sendo o primeiro depositante do pedido re!ati$o a umsigno distinti$o" !&cito e dispon&$e!" satisfa# a todas as exigncias .ue permitam a

administra,o p!ica cumprir os atos concernentes ao exame da marca e expedir ocerti0cado \ua!.uer contro$rsia re!ati$a O existncia de direito da competncia do Poder

Tudicirio

; ;dministra,o n,o aprecia o mrito da existncia dos direitos e n,o os considera comosuportes de uma re!a,o ur&dica denominada direito formati$o gerador

X 1 ;.uisi,o originria da marca

8 registro da marca uma forma originria de a.uisi,o por.ue foi constitu&do e apreendidooriginariamente por efeito unicamente de expedi,o e pu!ica,o do registro 8procedimento se di$ide em 3: 8 depsito do pedido" o exame das condies de

registrai!idade do signo e a expedi,o do certi0cado

8 pedido de$e se referir a um nico signo -eito o depsito do pedido" e!e pu!icado paracon/ecimento gera! sore a pretens,o 8 e$entua! titu!ar de direitos conKitantes com o


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registro poder oferecer oposi,o ao pedido 6ecorridos os pra#os" tem in&cio as an!ises dascondies de registrai!idade Em caso de d$ida do 'NP'" o depositante tem pra#o de 7]dias para responder

%erceiros n,o podem opor recurso a decis,o 6eferido o registro" e!e ser certi0cado s apso interessado compro$ar no pra#o de +] dias o reco!/imento das retriuies de$idas Oautar.uia 8 ato de certi0ca,o ent,o pu!icado e segue(se a expedi,o do certi0cado deregistro

X ) ;.uisi,o deri$ada de marca

; a.uisi,o deri$ada da propriedade da marca se d mediante contrato de cess,o doregistro e produ# efeitos em re!a,o a terceiros a partir da data de pu!ica,o d suaanota,o na Fe$ista da Propriedade 'ndustria!

8 titu!ar da marca pode ced(!a !i$remente" desde .ue respeite os termos da !ei 8 contratode cess,o a princ&pio s gera efeitos apenas entre as partes Esta transferncia 0cacondicionada O pu!ica,o da sua anota,o no registro marcrio ; pu!icidade essencia!para .ue se con/ea sore a titu!aridade do direito 8s efeitos erga omnes s ser,o geradosaps a pu!ica,o" antes disso os efeitos da cess,o s ser,o inter partes" conferindo aocessionrio o direito de usar a marca e o direito de a.uisi,o de propriedade

Cap&tu!o 'J 8 signo registr$e!

Ge,o ' ; forma de apresenta,o do signo

; marca pode apresentar como nominati$a ou $era!" se composta exc!usi$amente porpa!a$ras n,o esti!i#adas" isto " sem forma especia! 8 .ue se protege o signi0cante comopa!a$ra e n,o como forma

; marca 0gurati$a ou em!emtica a.ue!a composta por um signo cuo $a!or distinti$o seestae!ece pe!a sua forma" independente de um contedo semntico .ue possa ser !ido"pronunciado ou ou$ido

Aarca mista a.ue!a cua prote,o incide sore o signi0cado constitu&do por pa!a$ra e a suaforma esti!i#ada ou outro e!emento 0gurati$o

; marca tridimensiona! constitu&da pe!a forma p!stica da ema!agem do prprio produto"se e!a tem capacidade distinti$a e est associada de .ua!.uer efeito tcnico inerente aoproduto

; !ei estipu!a .ue apenas os recursos $isuais podem ser a!$o de registro 6essa formaaromas e sons n,o podem ser registrados

#eo $$. %istintividade.

8 carter distinti$o do signo " ao mesmo tempo" em fun,o e um re.uisito de$a!idade da marca Ger distinti$o signi0ca a capacidade de distinguir produtos ou ser$ios"seme!/antes ou a0ns" pertencentes a determinadas c!asses

; distinti$idade das marcas" de acordo com @;A; -'5Z8" possui dois aspectos:oeti$o e sueti$o En.uanto este est !igado a potencia!idade para identi0car o .ue marca"a.ue!e se refere a no$idade da marca" ou sea" para e!a ser distinta" e!a de$e ser no$a Poisem" de acordo com o autor @;A; -'5Z8" essa distinti$idade de$e ser entendida de modore!ati$o e n,o aso!uto 'sso .uer di#er .ue uma marca no$a ser a.ue!a .ue ainda n,o foiuti!i#ada para assina!ar produtos idnticos ou seme!/antes


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Para o autor do !i$ro em resumo" a distinti$idade est !igada ao primeiro aspectoapontado por @;A; -'5Z8 ;inda" de acordo com @era!do Zonrio de 8!i$eira Neto" ano$idade do signo n,o se trata de um re.uisito de $a!ide da marca =asta a marca .ue e!an,o sea composta por signo registrado como marca para o mesmo gnero de produto ouser$io

;inda" asse$era o autor do !i$ro .ue" um signo para constituir marca n,o necessita deser no$o ou origina!


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determinado signo como marca conKita com princ&pios de ordem p!ica e interesses daco!eti$idade

Esse !i$ro se promete a ressa!tar o pro!ema re!ati$o O $eri0ca,o da mora!idade doregistro de signos com marca Aas" o prprio autor ressa!ta .ue n,o / como de0nirmora!idade" ressa!tando .ue essa $eri0ca,o de mora!idade pode ser re!ati$a" sueti$a emut$e!

%endo em $ista essa di0cu!dade" n,o cae O administra,o exercer o contro!e

pre$enti$o da mora!idade do uso de sinais distinti$os como marca" por meio deindeferimento de registro de signos .ue o agente p!ico considere imorais

Jeamos" esse contro!e pre$enti$o feito pe!o 'NP' inconstituciona!" pois" $io!a o artigoM_" 'Q" da C-`` 6esse modo o disposto no inciso '' do artigo 1)L da !ei 9)79 de 199+ inconstituciona! ;ssim" a administrao deve deixar de aplicar o dispositivo eadmitir o registro de tais signos.

#eo $'. %isponi!ilidade.

Em primeiro !ugar" cae a ressa!$a de .ue a disponii!idade re.uisito essencia! de $a!idadeda marca


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Esses signos n,o s,o i!&citos Esses signos n,o podem ser marcas de fato" mas" osi!&citos emora n,o possam ser oeto de propriedade" podem ser usados sem registroNa/iptese de o signo indispon&$e! ad.uirir capacidade distinti$a pe!o uso" $edado o seu usopor terceiro .ue se en.uadre como ato de concorrncia des!ea!

G,o tamm indispon&$eis para registro como marca as indicaes geogr0cas ou ossignos .ue possam fa!samente indu#ir indica,o geogr0ca ; indica,o geogr0cacompreende a denomina,o de origem e a indica,o de procedncia 2 denominao de

origem de0nida pe!o artigo 17` da !ei 9)799+ 2 indicao de proced3ncia de0nidape!o artigo 177 da !ei 9)799+

8 direito de usar indica,o geogr0ca pri$ati$o de produtor ou fornecedor situadono !oca! por e!a designado" conforme os termos de !egis!a,o espec&0ca .ue regu!amentaesta uti!i#a,o Aas" a $eda,o do registro de!a como marca dirigida a todos" aosempresrios !ocais e aos n,o(!ocais" domici!iados ou n,o no !ugar designado 8s signosintegrantes de indicaes geogr0cas n,o podem ser apropriados indi$idua!mente comomarca" uma $e# .ue essa apropria,o importaria na interdi,o de seu uso pe!osfornecedores situados no !oca! con/ecido

1 #ignos disponveis para certa pessoa.

Gigno dispon&$e! para certa pessoa a.ue!e cua apropria,o como marca $edada atodos" menos ao titu!ar de direito .ue con0ra a prerrogati$a de uti!i#(!o com exc!usi$idade6esse modo" ser nulo o registrodo signo .ue n,o conste como titu!ar a pessoa .ue tin/a o poder de us(!o com exc!usi$idade Exemp!o a sig!a de entidade ou rg,o p!icoCae uma ressa!$a .ue" poder /a$er cess,o ou !icenciamento dessa marca pe!a entidade"desde .ue n,o /aa $eda,o !ega! para tanto

Gignos constitu&dos por e!ementos de direitos persona!&ssimos 2imagem" nome ci$i!"identidade" pseudDnimo ou ape!ido notoriamente con/ecido" em como o nome art&stico4"em princ&pio est dispon&$e! apenas a seu titu!ar" /erdeiros e sucessores No entanto" amarca adquirida por esses signos poder ser licenciada.

Jeamos" esses direitos n,o podem ser cedidos eou transferidos a terceiro Porm" odireito ao registro e ao uso do signo como marca pode ser autori#ado e re$ogado em.ua!.uer tempo pe!o seu titu!ar" mesmo .ue a autori#a,o ten/a sido conferida por pra#oindeterminado Nesse caso" o !icenciado ou o autori#ado poder p!eitear perdas e danospro$enientes do inadimp!emento contratua!

8s exemp!os .ue o autor cita s,o: T8FN;5 6; @58=8 e seu !ogotipoH 6EGENZ8'N6


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Emora tais prescries $ersem sore a prote,o da marca notria" no regime doCdigo da Propriedade 'ndustria! de 1971" e" por isso" n,o se ap!icam O /iptesecontida no dispositi$o em exame" seus fundamentos coincidem com os da prote,oconferida / marca evidentemente con4ecida

; norma ap!ica(se no caso de /a$er no =rasi! um pedido fraudu!ento de registrode marcas registradas em outros pa&ses" ou de o pedido feito no estrangeiroreferir(se a marcas registrados no =rasi!" se / reciprocidade de tratamento nomito internaciona!

Em suma" a /iptese de indisponii!idade incide se:

a4 ; marca n,o registrada no pa&sH4 8 depositante" em ra#,o da sua ati$idade" e$identemente n,o poderia deixar

de con/ecer a marcaHc4 ; marca registrada fora do pa&s" se" nesse pa&s" entende(se como sendo o

titu!ar da marca .uem otm registro $!ido do signo distinti$oHd4 8 registro anterior exigido $!idoHe4 8 registro anterior n,o caducouH

f4 Z possii!idade de confus,o ou associa,o com a marca a!/eia

-a!tando .ua!.uer um desses e!ementos" o signo pode estar dispon&$e! pararegistro como marca" ou incide outra /iptese de indisponii!idade pre$ista no incisoQ'Q do artigo 1)L da 5ei 9)799+ Ge a marca n,o registrada no pa&s de origem eeste adota o sistema atriuti$o" n,o incide a norma em an!ise" pois" no caso" n,o /titu!ar de marca a!/eia

; marca con/ecida indispon&$e! n,o s para registro" mas tamm para usocomo marca de fato" para a.ue!e .ue e$identemente n,o poderia deixar de con/ecero registro anterior fora do Pa&s" em ra#,o de uma re!a,o contratua! com o titu!ar da

marca

; presun,o de e$idncia de con/ecimento do uso da marca n,o pode seraso!uta" apenas re!ati$a" por.ue o uso de uma marca n,o registrada e .ue n,o seanotoriamente con/ecida n,o proporciona a $isii!idade necessria O oponii!idade>erga omnes? desta uti!i#a,o 8 termo >e$identemente? n,o pode ser entendidoindistintamente a todos .ue atuam no mesmo ramo de ati$idade

; ap!ica,o da norma pressupe o oferecimento da pro$a do fato impediti$o doregistro ; pro$a deste fato essencia! para caracteri#a,o de fraude

; terceira 4ip5tesedi# respeito O marca de a!to renome Pode(se .uestionar se poss&$e! oter registro de signo idntico ao .ue compe uma marca de a!torenome" demonstrando .ue o seu uso em c!asse distinta da.ue!a do registro origina!n,o pode indu#ir confus,o ou associa,o .uanto O origem do produto ou ser$io"nem causar a!gum preuo para a reputa,o da marca

Ge a marca considerada de a!to renome" seria certa a possii!idade de confus,oou associa,o e o preuo decorre desta circunstncia Neste caso" a marca estariadispon&$e! para registro em c!asses di$ersas das .uais foi registrada apenas para otitu!ar do registro origina! Ge este entendimento fosse $!ido" a marca de a!torenome seria constitu&da por um signo dispon&$e! para certa pessoa

8 signo .ue compe a marca de a!to renome" entretanto" de$e ser c!assi0cadocomo re!ati$amente dispon&$e!" por.ue a indisponii!idade incide apenas na /iptese


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de ocorrer confus,o ou associa,o .uanto O origem do produto ou ser$io" comodemonstram os fatos 2Ex: Continenta! para cigarros" foges" ge!adeiras4

P[@'N; 1+3 8N6E FE;5AEN%E C8AE; ; A'NZ; P;F%E

6e fato" pode ocorrer .ue o uso de signos idnticos ou seme!/antes como marcade a!to renome" em diferentes c!asses de produtos ou ser$ios" n,o cause a!gumadiminui,o de $a!or ou preuo para a reputa,o das marcas" nem indu#a confus,o

.uanto O origem de produtos ou ser$ios Considerada esta possii!idade"c!assi0cam(se os signos .ue constituem marcas de a!to renome como re!ati$amentedispon&$eis e n,o no ro! dos dispon&$eis para certa pessoa

\uestiona(se sore a possii!idade de tais signos serem uti!i#ados por terceiroscomo marca de fato Ge a marca de fato con$i$e com a marca de a!to renome sem.ue o seu uso cause confus,o .uanto O origem de produtos ou ser$ios ou preuopara a reputa,o desta" n,o / ice !ega! para este uso

; quarta 4ip5tesedi# respeito O marca notoriamente con/ecida ; 5ei 9)799+de0ne como >prote,o especia!? a indisponii!idade estae!ecida pe!o artigo +" >is?"

1" da Con$en,o da


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nome comercia! > ser protegido em todos os pa&ses da


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4 Pro$eito econDmico parasitrio do prest&gio de nome de empresa ou do signo.ue constitui t&tu!o de estae!ecimento a!/eio ou marca

GE ;5@


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formas de prote,o espec&0ca e genrica" n,o se exc!uem" mas se comp!etam"emora apenas as normas .ue regu!am o direito de propriedade sore os ensindustriais ofeream direta prote,o e estes ens" possii!itando maior e0ccia aoregime de prote,o da concorrncia

;scare!!i admite a coincidncia funciona! das re!aes e as distingue no aspectoestrutura! No seu di#er" > preciso" a este respeito Ra respeito do en.uadramentodo direito aso!uto sore ens imateriais na discip!ina da concorrnciaS" distinguir oaspecto funciona! e o estrutura!: funciona!mente" os institutos consideradosencaixam(se dentro do campo da discip!ina da concorrncia e" como os demaisinstitutos concernentes O discip!ina da concorrncia" se coordenam com a tute!a daproai!idade de gan/osH estrutura!mente" os recon/ecidos direitos de uti!i#a,oexc!usi$a podem en.uadrar(se no es.uema do direito de propriedade" precisamenteentendido como um direito aso!uto patrimonia! de go#o e disposi,o cuo ponto dereferncia o constitui um em externo ao sueito

;s re!aes de propriedade e de concorrncia tm contedos distintos e seestae!ecem entre partes n,o necessariamente coincidentes ; primeira confere

direito aso!uto sore a marca" con$erso ao de$er gera! negati$o de asten,o arespeito de um oeto em de0nido ; prote,o genrica contra a concorrnciades!ea!" por sua $e#" incide no mito restrito das re!aes de concorrncia N,ocoincidem" portanto" em tese" as partes na re!a,o de concorrncia e de propriedadeConcretamente" o uso de marca registrada a!/eia sem autori#a,o do proprietrioconcorrente" de modo a indu#ir confus,o" $io!a direito de propriedade e"concomitantemente" o de$er tico de !ea!dade na concorrncia" constituiu empregode meio i!&cito para des$iar c!iente!a a!/eia Em outros termos" uma nica condutapode ser e!emento do suporte ftico tanto de $io!a,o do direito de propriedadecomo da /iptese de concorrncia des!ea!" de modo a imp!icar sanes nos dois

regimes Aas" emora possam coincidir os sueitos das re!aes" n,o se confundemas re!aes ur&dicas" pois di#em respeito a ens ur&dicos di$ersos: o em imateria!"oeti$amente considerado" de um !ado" e" de outro" a !ierdade de concorrncia"poss&$e! pe!a oser$ncia do de$er tico de agir com !ea!dade na disputa pe!ac!iente!a

Pode(se di#er .ue a propriedade industria! proporciona uma prote,o maisamp!a e e0ca# ao uso de marcas .ue a prote,o genrica contra a concorrnciades!ea! Na parte passi$a da re!a,o ur&dica de propriedade 0guram todos os n,o(proprietrios do em 2.ue n,o s,o necessariamente concorrentes4" / o de$er gera!negati$o de n,o atentar contra as prerrogati$as do direito rea!" independentementeda aprecia,o da moti$a,o da conduta de terceiros" em termos de !ea!dade oudes!ea!dade na concorrncia En.uanto na propriedade o oeto do direito umde$er gera!" aso!uto" de asten,o de sueitos indeterminados re!ati$amente a umem imateria! oeti$amente considerado" a prote,o genrica" por sua $e#" impeum agir com !ea!dade a sueitos em identi0cados pe!o exerc&cio de uma ati$idadeem re!a,o de concorrncia Gendo assim" mais restrito o mito territoria! epessoa! de incidncia das normas de prote,o genrica contra a concorrnciades!ea!" se comparado ao da prote,o conferida pe!a propriedade da marca

G,o diferentes os modos de a.uisi,o da propriedade da marca e da prote,o

genrica de seu uso exc!usi$o em face da concorrncia ; marca $a!idamenteregistrada" protegida em todo o territrio naciona! aps sua >apreens,o forma!exc!usi$a?" essencia! para !e$ar ao con/ecimento da parte passi$a o fato daapropria,o" n,o precisa ter sido anteriormente usada ; prote,o genrica em face


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da concorrncia" por seu turno" ad.uire(se pe!o primeiro uso da marca E!a incide se"numa >re!a,o de concorrncia?" reprodu#(se ou imita(se 2usa(se4 marca >usada?pe!o concorrente 8 ato meio desonesto de des$iar a c!iente!a reunida pe!oconcorrente em torno do signo

GEY8 '' C8NC8FFNC'; 6EG5E;5: %'P8 FE;5 E ;=EF%8

; concorrncia des!ea! n,o se en.uadra em uma de0ni,o !ega! sinttica%rata(se de um fato n,o suscet&$e! de ser em de!imitado em /iptese normati$a" emum conceito ur&dico fec/ado" mas constitui um >tipo rea!?" fato sore o .ua! incideum >tipo !ega! aerto? Os transformaes das prticas sociais e econDmicas

6eixando imprecisa a no,o de concorrncia des!ea!" parece ser esta amoti$a,o do !egis!ador: faci!itar a indi$idua!i#a,o da norma" possii!itar aou!gador" diante da /iptese normati$a imprecisa 2tipo a!erto4 e de um ato concreto.ue se examina O !u# de de$eres ticos em face da concorrncia" decidir se o fatoconstitui ou n,o concorrncia des!ea! com ase em precedentes do tipo 2tipo real4

; Con$en,o da todo ato de concorrncia contrrio aos usos /onestos emmatria industria! ou comercia!?

>8 primeiro e!emento o ato de concorrnciaU Conc!ui(se" com efeito" .ue /uma re!a,o de concorrncia entre as empresas ou as pessoas para .ue se possa.ua!i0car de ato de concorrncia des!ea! ; no,o de concorrncia pode $ariar de umpa&s para o outro" a!gum interpretando mais amp!amente" compreendendo nestano,o o comportamento parasitrio" como no =rasi!" e outros mais estritamente"reser$ando esta no,o aos atos de concorrncia direta" .uer di#er" dentro do mesmosetor econDmico" como na -rana? >8 segundo e!emento o da .ua!i0ca,o do atode concorrncia como sendo contrrio aos usos /onestos em matria industria! ecomercia!U ; no,o de usos /onestosU em matria industria! e comercia! pode assim$ariar dentro do espao e do tempo: e!e $ari$e! segundo os usos do pa&s onde serec!ama a prote,o e a poca desta rec!ama,o?

; referncia !ega! a >usos /onestos em matria industria! ou comercia!?

caracteri#a o tipo rea!N,o /a$endo de0ni,o !ega! de >uso /onesto?" a urisprudncia e a doutrina

de$em de0ni(!o

8 ato de concorrncia des!ea! caracteri#ado n,o pe!os seus 0ns ou pe!os seusefeitos" mas" di$ersamente" pe!os meios empregados para des$iar a c!iente!a a!/eia

;ssim" pode(se conc!uir .ue o meio empregados para a con.uista da c!iente!a o .ue distingue a concorrncia !ea! da des!ea!" pois amas apresentam 0ns eresu!tados idnticos

GEY8 ''' FEPFEGGY8 PEN;5 C8NC8FFNC'; 6EG5E;5 P8F


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;!guns meios des!eais de concorrncia considerados mais gra$es s,osancionados ci$i!mente e tipi0cados como crime" constituindo(se num conunto deatos c!assi0cados pe!a doutrina como concorrncia des!ea! >espec&0ca? ;concorrncia des!ea! genrica sancionada apenas na esfera ci$i!

Fe!ati$amente Os marcas registradas" o Cdigo da Propriedade 'ndustria! pre$

estes atos gra$es como >crimes contra registro de marca ou contrafa,o? Nostermos do artigo 19] da 5ei 9)799+" >comete crime contra registro de marca .uemimporta" exporta" $ende" oferece ou expe O $enda" ocu!ta ou tem em esto.ue: ' produto assina!ado com marca i!icitamente reprodu#ida ou imitada" de outrem" notodo ou em parteH ou '' produto de sua indstria ou comrcio" contido em$asi!/ame" recipiente ou ema!agem .ue conten/a marca !eg&tima de outrem?

8s atos de contrafa,o de marcas" por $io" n,o incidem sore a reprodu,oou imita,o de marcas de fato" uma $e# .ue os crimes s,o cometidos contra oregistro de marca e n,o contra o seu uso

GEY8 'J C8NC8FFNC'; 6EG5E;5 P8F


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$io!a,o n,o ti$esse ocorrido" o .ue corresponde a tudo o .ue o usurio anteriorperdeu e deixou de gan/ar

; respeito dos !ucros cessantes" o artigo )1] da 5ei 9)799+ estae!ece .uee!es seam determinados pe!o critrio mais fa$or$e! ao preudicado" em termos de$a!or da indeni#a,o:

' os enef&cios .ue o preudicado teria auferido se a $io!a,o n,o ti$esse ocorridoH

'' os enef&cios .ue foram auferidos pe!o autor da $io!a,o do direitoH

''' a remunera,o .ue o autor da $io!a,o teria pago ao titu!ar do direito $io!adope!a concess,o de uma !icena .ue !/e permitisse !ega!mente exp!orar o em

C;Pb%


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?t&tu!o de preferncia? apresentado O administra,o registra! durante o procedimentode registro

8 instituto apenas um meio administrati$o posto O disposi,o de usurios demarca de fato para e$itar um terceiro n,o(usurio oten/a o registro" ten/a e!e oun,o o oeti$o de fraudar a !ei com seu pedido

Gendo assim n,o exata a a0rma,o de .ue o direito de precedncia ao

registro direito .ue se exerce >contra .uem depositou primeiro a marca? ;oexecutar a norma" o agente do 'NP' n,o ana!isar conKito entre direitos ad.uiridospe!os depositantes da marca" mas apenas $eri0car a pro$a dos fatos de!ineados nanorma como re.uisitos da preferncia O presta,o administrati$a %er preferncia.uem pro$ar estes fatos 8 rg,o registra! n,o u!ga" apenas executa a norma

GEY8 '' PFEGG


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Segundo o rt. 1%2 da Lei 2%62825, o registro validade sobre determinada marca geraria Direito de@ropriedade sobre a mesma e toda pessoa que usar a marca no pa;s 9- no m;nimo 5 meses de boa " tem

prioridade no registro. le deve ser dispon;vel #d$, uma marca proveniente de signo usurpado no pode

ser ob!eto de proteoI Signo distintivo: Deve)se observar as 9ip*teses de "alta de distintividade presente nos incisos


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para a mesma, visa evitar a especulao de marcas, registrando marcas apenas para evitar que outros autiliem.

Seo III Pressu#ostos 6ormais do 0ireito de Precedncia Ao Registro

Deve)se satis"aer as e&igncias legais para se ter o direito de precedncia ao registro. data dodep*sito da marca um e&emplo de algo a ser observado, alm do dep*sito regular, pagamento deretribuio. oposio a outra demanda de registro tambm pode ser um pressuposto "ormal, sendo esteregulado pelos rts. 14R e 142 da Lei 2%62825. Segundo Lui Leonardos, esta deve ser "eita em tempooportuno, a tempo de impedir que registro de marca idntica se!a concedido a terceiros. abe ao


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Coming Goon on

Aarc/ )]17

resumo comercial droit

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