21/11/20131

Propriedade Industrial - Marcas

Marcas

Nomes Empresariais

Expressões ou Sinais de Propaganda

Indicações Geográficas (Indicação de Procedência e Denominação de

Origem)

Nomes de Domínio

Marcas não registradas

Conceito: Marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.

No Brasil, não se admite registro de marca olfativa ou sonora (mas admite-se a transliteração de sons, como tic-tac, zap-zap)

A marca registrada gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o território nacional. No Brasil, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, adota-se o sistema atributivo, isto é, a marca, em princípio, pertence a quem primeiro depositar o pedido (art. 129).

Características:• Distintividade

• Veracidade

• Licitude

• Novidade (relativa) ou Apropriabilidade: signo não apropriado por terceiros – sistema marcárioou por outro tipo de proteção

Identificação de produtos ou serviços

Apresentação de origem

Proteção do consumidor

Fixar padrão de qualidade

Instrumento de publicidade

Quanto ao uso ou natureza:• Marca de Produto: Nescau

• Marca de Serviço: Entreg

• Marca Coletiva: Copergol (coletividade de

fornecedores ou de prestadores de serviço) –

requerida por PJ representativa da coletividade

• Marca de Certificação: ISO (função de indicar

conformidade com padrões técnicos) – pessoa

sem interesse comercial no produto ou sv

Quanto à forma de apresentação:

Figurativa

Nominativa Ex: Maizena

Mista

Tridimensional: garrafa da Coca-Cola e

da Natura, poste da BR

Quanto à ordem decrescente de distintividade

• Marcas de Fantasia: Kodak, Adidas, Exxon

• Arbitrárias: Garoto (choc), Camel (cigarros), Apple

(computadores), Diesel (roupas)

• Sugestivas ou evocativas: Redecard, 7-eleven

• Signos não registráveis

Genéricos - espécie ou gênero (Automóvel, Diesel)

Necessários - indispensável para designar (Fast Food)

Comuns - consagrado no uso corrente para designar (Pina Colada)

Vulgares - denominações populares (Branquinha)

Descritivos – indica destino, aplicação (Marca hora p/ relógios, Cinco estrelas

p/ hotéis)

Secondary Meaning – signos descritivos que passam a assumir

distitividade

•

Vedação de registro (art. 124, da LPI)

Prioridade de registro: para o pedido de

registro depositado em país que

mantenha acordo com o Brasil (art. 127)

Pedido de registro: qualquer pessoa,

natural ou jurídica, desde que exerçam a

atividade relacionada

Validade10 anos contados da concessão,

prazo prorrogável por períodos iguais e

sucessivos a pedido

Direitos

• Ceder

• Licenciar

• Zelar pela integridade do registro

Limitações (ao titular é vedado):

• Impedir comerciantes de usar sinais que lhes são

próprios juntamente com a marca do produto

• Impedir que fabricantes de acessórios indiquem a

marca como destinatária d produto

• Impedir a livre circulação do produto

• Impedir a citação da marca em discurso, obra

literária ou outra publicação sem fim lucrativo

Cessão• Podem ser cedidos o registro e o pedido de

registro e deve compreender a “família de

marcas”

Anotação pelo INPI• de Cessão (averbação de contrato de

licenciamento)

• de limitações

• das alterações de qualificação

Apostilamento

Extinção do registro• Expiração do prazo de vigência

• Renúncia

• Caducidade

• Deixar de manter procurador ou agente no

Brasil

Caducidade – falta de uso ou interrupção

por cinco anos injustificada

Nulidade de registro concedido em

desacordo com a LPI – total ou parcial• Administrativa – prazo de 180 dias da concessão

• Judicial – ação proposta por qualquer pessoa

interessada e pelo INPI – prescrição em cinco

anos

Adjudicação – registro concedido em

desacordo com o art. 6º. Septies (1) da

CUP

Princípio da especialidade: “a exclusividade de um signo se esgota nas

fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (DBB).

Tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de

uma marca de acordo com o segmento mercadológico no qual está

inserido o produto ou serviço a ser por ela designado.

Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas

sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até

mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados

diferentes e inconfundíveis entre si.

Ex.: Globo (comunicações e biscoito) Gol (carro e companhia aérea),

Philips (creme dental e eletrodomésticos), Veja (revista e produtos de

limpeza).

Exceções

Marca de alto renome – proteção em todos os ramos de atividade. Ex:

Coca-Cola

Teoria da Diluição – marcas fortes merecem maior área de proteção

contra a deterioração da distintividade

Sistemas de Classificação de Produtos e Serviços: visam organizar, de

maneira prática, o sistema de registro de marcas, otimizando o fluxo de

procedimentos e facilitando a identificação de colidências.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços – Ato Normativo n.º 51, de

1981 (41 classes, 35 de produtos e 6 de serviços).

Classificação Internacional de Produtos e Serviços – Acordo de Nice

(1957) – Ato Normativo n.º 150, de 1999 – adotado a partir de 03/11/2000.

Ex.: classe 3: água de colônia, algodão para uso cosmético, tintura de

cabelos, produtos para a limpeza de canos de esgoto, cera para

assoalhos, cera para depilação, cílios postiços, lápis para sobrancelhas,

géis de massagem, graxa para sapatos, maquiagem, líquidos para

limpeza de para-brisas.

Exclusividade de uso da marca em todo o território nacional (art.129).

Princípio da Independência das Marcas: CUP art.6 (3) Uma marca

regularmente registrada num país da União será considerada como

independente das marcas registradas nos outros países da União,

inclusive o país de origem.

Exceções:

Marca Notoriamente Conhecida: proteção mesmo fora do país de origem

e mesmo que não registrada -CUP art.6 bis (I)

Princípio telle quelle (CUP art.6 quinquies A(1) – qualquer marca

regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e

protegida na sua forma original nos outros países da União).

Regra de que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não

pode adquirir-lhe a propriedade (CUP art.6 septies)

Convenção da União de Paris (CUP, 1883): art.8º O nome comercial será

protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou

de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de

comércio.

Proteção internacional do nome comercial independente de registro.

Princípio geral do art.4º da LPI - as disposições dos tratados em vigor no

Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e

jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

3. No caso, em que pese a parte autora não ter apresentado oposição ao pedido de registro da ré (nº

818.727.608), junto ao INPI, referente à marca •TAMOIOS–, com depósito em 15/08/1995, não se pode olvidar,

tendo por base a análise sistemática da legislação que disciplina a matéria, em especial o art. 8º da CUP

(Convenção União de Paris -Decretos nºs 19.056/29 e 635/92) e art. 124, V, da LPI, que procede a pretensão

autoral, em vista da prova colacionada aos autos.

4. A análise dos autos revela que a autora iniciou suas atividades regularmente perante a JUCESP, sob a razão

social LAJES TAMOYO LTDA, em 1º/04/1982, tendo por objeto a exploração do ramo da indústria e comércio

de artefatos de cimento, ao passo que a empresa ré (COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS TAMOIOS LTDA),

arquivada na JUCESP desde 23/03/1992 (fl. 119), tem por objeto objeto o britamento de pedras (fls. 96/119),

sendo possível afirmar que ambas as empresas (autora e ré) atuam no mesmo ramo de negócios (construção

civil), consoante o art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279/96.

5. Como a teor do art. 124, V, da LPI, a proteção legal da denominação de sociedades empresariais consiste na

proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, sendo que no caso

concreto a autora já possuía a documentação arquivada na JUCESP, configura-se a hipótese de vedação

aventada, até porque as empresas em questão atuam no mesmo ramo e encontram-se situadas no mesmo

estado (São Paulo).

6. Diante da anterioridade da autora em relação à ré e levando-se em conta que ambas atuam no mesmo

segmento mercadológico (construção civil) e estado (São Paulo) é inevitável concluir que efetivamente existe

o risco de confusão para o público consumidor em relação à procedência dos produtos relacionados às

atividades desempenhadas pelas empresas litigantes, o que justifica a nulidade do ato de registro da ré junto

ao INPI. Precedente do eg. STJ.

7. Remessa necessária e apelação conhecidas e improvidas.

Acórdão unânime da 1ª Turma do TRF da 2ª Região, APELRE 201051018053870, E-DJF2R - Data::14/09/2012 -

Página::222/223, Relator DF Abel Gomes.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. REPRODUÇÃO. MARCA. COLIDÊNCIA.

MARCA DE ALTO RENOME. USO COMUM OU NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO.

1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos

definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida

em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação.

2. Da leitura dos documentos que acompanham à petição inicial, observa-se que a autora, de fato, ostenta a

expressão BOMBRIL em seu nome comercial desde a sua constituição, ocorrida em 14/01/1948, enquanto que

a empresa ré somente foi constituída a partir de 01/07/1995 (fls. 657/659). Assim, em princípio, o privilégio da

anterioridade militaria em favor da autora.

3. Os autos evidenciam, ainda, que o primeiro depósito efetuado pela autora para o signo BOM BRIL (nº

002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido este seguido pelo depósito e concessão de diversos

outros no segmento de produtos e instrumento de limpeza. Em contrapartida, os registros titularizados pela

empresa ré (821.995.480 e 822.530.945) para a marca AUTOBRIL, nas formas nominativa e mista, foram

somente depositados em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente, tendo sido ambos concedidos para a

classe NCL(7)03.Acrescente-se que, pela leitura do ato constitutivo da empresa ré, esta tem por objeto social a

FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, DESINFETANTES, PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS.

Assim, as empresas se dedicam ao mesmo segmento mercadológico (produtos destinados à limpeza), o que, a

toda evidência, atrai sobre a hipótese a incidência da previsão inscrita no art. 124, inciso XIX, da LPI.

4. A manutenção dos registros da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão

ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode

levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos. Outro fator que

certamente agrava essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de estabelecimento

comercial e, muitas vezes, na mesma seção. Acrescente-se que a marca BOM BRIL ostenta há vários anos uma

extrema notoriedade junto ao público consumidor, o que lhe possibilitou, inclusive, alcançar o status de marca

de alto renome junto ao INPI, nos termos do art. 125 da LPI.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. ART. 124, INCISO V DA LPI.

1.O direito de precedência, consagrado no art. 129, § 1º, da LPI (Toda pessoa que, de boa-fé, na data da

prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao

registro–), assegura somente o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro. O legislador, ao

fazer a distinção descrita no aludido dispositivo, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o

direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a

ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.

2. O sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo

sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes

em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e

não pelo mero uso, conforme se de dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre

a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária,

premissa que, no caso vertente, favoreceria, em princípio, a empresa ora apelante. Contudo, a hipótese dos

autos guarda certas peculiaridades. Inicialmente, nota-se que a empresa autora tem sua sede em Belo

Horizonte, enquanto a ré, em Varginha, estando ambas, portanto, próximas do ponto de vista territorial, eis que

localizadas no mesmo Estado da Federação (Minas Gerais). Além disso, dedicam-se ambas ao mesmo ramo

mercadológico, qual seja, a prestação de serviços médicos. Tais circunstâncias permitem concluir

razoavelmente que a titular do registro tinha conhecimento da anterior constituição da autora, por ser pessoa

do mesmo ramo de negócio e ser estabelecida sobre a mesma base territorial que a concorrente. Assim,

entendo que, de fato, milita em favor da autora o privilégio da anterioridade sobre o signo sob o aspecto do

nome comercial.

3. Não faz sentido que uma instituição que veio a ser constituída em 2001 adote como marca a parte principal

do nome empresarial de uma outra empresa, esta constituída em 1997 - quatro anos antes - sendo que ambas

atuam na mesma área e na mesma base territorial. É evidente que o vício impeditivo do registro já existia no

momento de seu requerimento, até mesmo diante da possibilidade de induzir o público a erro.

4. Apelação desprovida.

Acórdão unânime da 2ª Turma do TRF da 2ª Região, AC 200951018108521, Relatora DF Liliane Roriz.

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - PATRONIMICO DE

MÚSICO FAMOSO – USO NÃO EXCLUSIVO – DETERMINAÇÃO DE

OFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

I – Em se tratando de marca que utiliza o nome de compositor

mundialmente reconhecido e cujo método de ensino musical (apesar do

domínio público) segue ainda interessando aos que se dedicam ao

estudo do piano, por certo que não pode ser apropriado em caráter

exclusivo, máxime pelas editoras de obras musicais, impondo-se, no caso,

não o decreto de nulidade do registro - mas a inserção de ressalva de

“uso não exclusivo do nome” incluindo daqueles que venham a ser

concedidos pelo INPI.

II – Recurso que se nega provimento, com determinação de ofício para

que o INPI insira ressalva de uso não exclusivo da expressão.

2ª Turma do TRF2, AC 2003.51.01.507036-0, j.30/06/2009, Relator para

acórdão DF Messod Azulay.