Possibilidades de proteção das obras plásticas:

desenhos industriais vs direitos autorais

Possibilities of protection of plastic worksindustrial designs vs copyrights

Resumo

O presente artigo tem por objetivo encontrar alguma sistematização relacionada ao direito de propriedade dos criadores de obras plásticas de design artístico e de design industrial perante as legislações nacionais, e perante as doutrinas correlatas. Inicialmente, as obras plásticas são categorizadas e comparadas entre si de acordo com suas modalidades de design, por meio de entendimentos oriundos de diferentes áreas do conhecimento jurídico, industrial e artístico. Em sequência, são explanadas as possíveis tutelas de proteção de acordo com os diferentes tipos de direito de propriedade previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Neste ponto, também é discutida a aderência da possibilidade de dupla proteção, por desenho industrial e direito autoral, às obras plásticas de design industrial. Por último, são apresentadas marcantes decisões judiciais que permitem, em parte, sistematizar o entendimento do tema em questão nos Tribunais de Justiça brasileiros.

Palavras-chaves: Propriedade industrial, propriedade intelectual, direito autoral, desenho industrial, design artístico, design industrial.

Abstract

The present article aims to find some systematization related to the property rights of the creators of plastic works of artistic design and industrial design under National legislations, and related doctrines. At first, plastic works are categorized and compared to each other according to their design categories, through understandings from different areas of legal, industrial and artistic knowledge. Subsequently, possible protections are explained in accordance with the different types of property rights foreseen in the Brazilian legal system. At this point, it is also discussed the adhesion of the possibility of double protection, by industrial design and copyright, to plastic works of industrial design. Lastly, key judicial decisions are presented showcasing this type of systematization in the Brazilian Courts of Justice.

Keywords: Industrial property, intellectual property, copyright, industrial design, artistic design, industrial design.

• Victor Fachim •Graduação em Direito na Universidade Anhembi Morumbi. Graduação em Tecnologia Informática na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC). Graduação técnica nas áreas de eletrônica e mecatrônica na Escola Técnica Estadual de São Paulo (ETE). Agente da Propriedade Industrial.

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As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente,

as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

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1 • Introdução

O avançado ordenamento jurídico brasileiro prevê como direito fundamental, nos termos dos incisos XXVII e XXIX do artigo 5º da Carta Magna de 1988, a exclusividade tempo-rária de inventos industriais e obras autorais.

Estes direitos fundamentais compreendem, evidentemente, direitos de propriedade, e são regulados por Leis Ordiná-rias específicas. Em linhas gerais, as condições tangentes à exclusividade temporária de inventos industriais são atual-mente reguladas pela Lei nº 9.279/96, e as condições gerais tangentes à exclusividade temporária de obras autorais são atualmente reguladas pela Lei nº 9.610/98.

Ocorre, porém, que determinados tipos de criação humana podem, dependendo de condições subjetivas, ser conside-radas tanto como inventos industriais quanto obras autorais. Nesta senda, é recorrente a confusão, sobretudo classifica-tória, referente à correta forma de proteção destas criações. Esta confusão gera inúmeros efeitos e ambiguidades no mundo jurídico, sendo a “insegurança jurídica” um exemplo destes efeitos.

Até mesmo os Tribunais de Justiça apresentam ACÓRDÃOS diametralmente opostos sobre demandas extremamente análogas. Existem decisões com trânsito em julgado que entendem que modelos de bolsas femininas são protegidas pela tutela do direito autoral, e decisões com trânsito em jul-gado que entendem que modelos de móveis notadamente “autorais” devem ser protegidos pela tutela da propriedade industrial, por meio de registro de desenho industrial.

Assim, o presente trabalho, o qual tem por objetivo principal estudar as condições fundamentais tangentes às possibilida-des de proteção de obras plásticas e abordar as principais diferenças entre proteções oriundas de registros de desenhos industriais e direitos autorais – além de averiguar a real pos-sibilidade de sobreposição de proteção frente a estes dois institutos – mostra-se extremamente atual e relevante para o mundo jurídico.

Vale enfatizar que o título da pesquisa foi delimitado a fim de qualificar o presente trabalho como monográfico e não panorâmico, com o intuito de realizar uma pesquisa limitada à possível dualidade de proteção e seus efeitos.

2 • Sobre as possíveis classificações de design das obras plásticas

2.1 – As obras plásticas de design artístico

É evidente que quando se fala em arte, no sentido mais am-plo da expressão, a tendência é encontrar como referência exemplos de obras capazes de causar um grande impacto no observador. Nesta senda, é comum notar que a arte, como expressão genérica, é normalmente relacionada a pinturas, músicas e textos clássicos.

Dentre as inúmeras categorias possíveis de obras de artes, as quais podem ser classificadas em função de seu meio de ex-ternalização ou materialização, é de especial interesse para a discussão em questão as obras de arte plástica, as quais encontram externalização ou materialização nos objetos de design artístico. Mesmo não objetivando trazer aprofundados comentários e definições sobre o que pode ou não ser consi-derada uma obra de arte plástica, é comum notar que diversos autores enfatizam que estas têm profundada relação com a liberdade autoral.

No tocante a esta liberdade autoral, HEINICH (1993) co-menta, inclusive, que ao fundar a prestigiada Academia Real de Artes, na França de 1648, os artistas plásticos da-quele período buscavam liberdade criativa em relação às demandas sob encomenda da elite econômica que os pa-trocinava. Na verdade, estes artistas plásticos almejavam integrar a já estabelecida elite intelectual artística, a qual era totalmente desvinculada da classe artesã, responsável por executar trabalhos repetitivos e mecanizados, ao mes-mo tempo que não dependia exclusivamente do patrocínio da elite econômica. Neste contexto, torna-se fácil notar que estes artistas plásticos franceses almejavam criar artes plás-ticas nos moldes do que hoje conhecemos genericamente por artesanato: obras que dependem da capacidade téc-nica individual de manuseio das ferramentas de criação e da livre inspiração do artista, que não podem ser fielmente reproduzidas em escala industrial, e que não são criadas ou desenvolvidas para um fim útil, normalmente especificado sob demanda.

Em comentários mais gerais e pontuais, sem um plano de fundo especialmente antropológico, ABRÃO (2014) também entende que o design artístico, ou desenho artístico, é aquele cuja materialização trata-se de uma mera representação de

Sumário • 1• Introdução - 2 • Sobre as possíveis classificações de design das obras plásticas - 2.1 – As obras plásticas de design artístico - 2.2 – As obras plásticas de design industrial - 2.3 – As obras plásticas de design limítrofe - 3 • Sobre as possibilidades de tutela de proteção aos autores de obras plásticas de acordo com o ordenamento jurídico vigente - 3.1 – O direito autoral - 3.2 – O desenho industrial - 4 • O núcleo da discussão - 4.1 – A possibilidade de dupla proteção - 4.2 – A problemática da dupla proteção - 5 • Julgados relevantes - 6 • Conclusão

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uma expressão mental do autor, não se observando qualquer necessidade de utilidade, finalidade ou razão de existência.

Neste mesmo sentido, utilizando um vocabulário mais técnico e conceitual, LÖBACH (2001) ensina que o design artístico é tudo aquilo cuja materialização tem por principal característica suprir as necessidades estéticas humanas, diferenciando-se dos outros tipos de obras de arte principalmente pelo fato de ser especialmente capaz de transmitir um determinado conjunto de informações de forma instantânea e concentrada, sempre através de um agrupamento de elementos estéticos particu-larmente amalgamados entre si, à vontade exclusiva do autor.

Percebe-se, portanto, que existe pelo menos uma corrente de pensamentos que entende que as principais características identificadoras do design artístico são a liberdade de criação do artista e o não compromisso deste com a utilidade prática ou funcional de sua obra.

2.2 – As obras plásticas de design industrial

À primeira vista, tem-se a impressão de que a expressão design industrial está relacionada com tudo aquilo que é desenvol-vido na indústria e que, de certa maneira, é apenas um dos muitos ramos do que hoje está definido como “pesquisa, de-senvolvimento e inovação”. Embora esta visão não esteja de todo equivocada, é preciso destacar que nem sempre o design industrial está vinculado à evolução tecnológica de um produ-to industrial, afinal, é plenamente plausível que novos designs industriais sejam aplicados em produtos que não tiveram ne-nhuma evolução tecnológica.

De todo modo, é notório o fato de que o design industrial passou a ser cada vez mais relevante para as indústrias que fabricam produtos destinados aos consumidores finais. Den-tre as mais diversas obras que abordam a temática do design industrial, é comum notar a constância de um entendimento: o design industrial não visa apenas tornar mais belo ou visual-mente agradável um produto industrial, o design industrial visa também, normalmente de forma prioritária, inclusive, otimizar questões práticas ou funcionais de um produto industrial.

Segundo BÜRDEK (2010), o design industrial passou a existir, como atividade e fim, apenas no século XX, e era especial-mente focado em criar carcaças externas de produtos indus-triais, sempre objetivando esconder os mecanismos visíveis de máquinas ou otimizar a aerodinâmica de veículos em geral. Mesmo neste contexto inaugural já se destacava a questão dos aspectos funcionais e funções práticas da aplicação do design industrial em produtos industriais. Para este autor, o de-sign industrial é diferente de arte porque este primeiro deve ter fundamentação prática enquanto esta última não.

O entendimento de BÜRDEK (2010), é reforçado por LÖBACH (2001). Segundo este autor, os primeiros ensaios das atividades de design industrial foram realizados apenas após as primei-ras décadas do século XX, afinal, antes deste marco temporal, todo o esforço industrial era direcionado às questões produ-

tivas. Estas primeiras atividades consistiam apenas em limpar excessos decorativos dos produtos industriais, e, com o tempo, acabaram evoluindo para a busca de melhorias funcionais sob o ponto de vista estético dos produtos industriais. Ainda segun-do LÖBACH (2001), o design industrial acabou por se tornar uma estratégia comercial por meio da qual as empresas bus-cam alcançar o desenvolvimento contínuo dos produtos sem que ocorra, de fato, uma renovação tecnológica marcante.

De forma complementar às questões funcionais, ABRÃO (2014) adiciona outra noção bastante interessante. Para esta autora, o design industrial tem por fim o desenvolvimento de produtos industriais capazes de serem reproduzidos em série, não sendo almejada a finalidade estética por si mesma.

Nota-se, portanto, que o design industrial está intimamente conectado ao desenvolvimento de produtos industriais cujo aspecto estético propriamente dito está em segundo plano, servindo, na verdade, como motriz para o alcance de uma função prática passível de ser reproduzida fielmente através de meios industriais.

2.3 – As obras plásticas de design limítrofe

Conforme anteriormente exposto, parece ser conclusiva a dife-rença entre o design artístico e o design industrial: o primeiro é de criação livre, e sua materialização não tem utilidade prática ou funcional; o segundo é de criação estratégica e com sig-nificado fabril, e sua materialização visa alcançar, necessaria-mente, uma função prática.

Sobre estes diferentes tipos de designs, CERQUEIRA (1946, p.306, 307) foi muito feliz ao comentar que:

A obra de arte caracteriza-se pela liberdade do artista e é independente da utilidade [...]. A obra de arte é para o artista, fruto da necessidade subjetiva de criar, de ex-primir e comunicar sua personalidade, suas emoções e suas tendências, ao passo que os produtos industriais correspondem apenas às exigências objetivas, possuin-do um fim preestabelecido e quase sempre utilitário.

Assim, uma escultura abstrata artesanalmente produzida por um artista, a partir de seu livre ímpeto criativo é um exemplo clássico da materialização de um design artístico. Por outro lado, um controle remoto de um televisor produzido por uma indústria, a partir de uma demanda ergonômica qualquer, é um exemplo clássico da materialização de um design industrial.

Mas e quanto ao meio termo? Existe um eventual “design limí-trofe” entre o design artístico e o design industrial? Qual seria o resultado da dedicação de um designer industrial à criação de um design artístico ou da dedicação de um artista plástico à criação de um design industrial? É nesta seara que tudo se torna mais subjetivo.

Uma linha de pensamentos nega a existência deste “design limítrofe”. Dentre os escritores que defendem esta linha, des-

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taca-se PONTES NETO (2002) que, ao debater esta questão, entende que o objeto da proteção autoral reside na obra e em sua destinação, sendo que se o artesão cria obra artís-tica, ele o faz pela manifestação da originalidade, e se o artesão cria obra cujo seu esforço reside na criação de bens utilitários e industrializados, ele o faz por demanda meramen-te de função utilitária.

De acordo com esta linha de pensamentos, a categoriza-ção ou classificação de uma obra plástica depende, quase que exclusivamente, de seu histórico de criação, de modo a categorização ou classificação de uma obra plástica, por si mesma, sem o auxílio de informações históricas, resta pre-judicado. De todo modo, é claro observar que, por mais difícil que possa aparentar, é plenamente plausível definir se uma obra plástica é fruto de um design artístico ou de um design industrial.

Ocorre, porém, que esta linha de pensamentos, talvez pela dificuldade do teste a que se propõe, é minoritária.

Em contraponto à linha de pensamentos que nega a existência deste “design limítrofe”, existe também a linha de pensamentos que, talvez por compreender as limitações práticas de sua con-trapartida, aceita a possibilidade da existência de um “design limítrofe”. Muitos autores defendem este raciocínio, mesmo que por abordagens diferentes.

Nos dizeres de CERQUEIRA (2010, p.206, 208):

Se é relativamente fácil estabelecer a distinção entre os desenhos e modelos industriais, de um lado, e as invenções, os modelos de utilidade e as marcas de fábrica e de comércio, de outro, o mesmo já não acontece quando se trata de distinguir os desenhos e modelos industriais e as criações puramente artís-ticas. A distinção, neste caso, é mais sutil, dado o traço comum que existe entre essas duas espécies de criações, isto é, o caráter artístico da obra e seus fins de ordem estética. [...]. De fato, ninguém confundiria uma obra de arte figurativa, um quadro a óleo ou uma estátua, com um desenho ou modelo industrial. A dificuldade da distinção surge, justamente, nos ca-sos que se encontram numa zona intermediária, entre as belas-artes e as artes industriais, quando o objeto

apresenta acentuado cunho artístico, revestindo-se, ao mesmo tempo, dos característicos de um artigo industrial.

De forma repetida e reiterada, os autores que seguem esta segunda linha de pensamentos costumam chamar estas obras plásticas fruto do design limítrofe de obra de arte aplicada ou de obra de arte utilitária.

MORO (2007, p.319), uma notável militante do conceito geral da obra de arte aplicada, é categórica ao afirmar que:

A rigor, a obra de arte aplicada constitui uma criação artística aplicada a objetos de uso prático, que podem ser usados ou fabricados pela indústria. Afinal, o fato de ter uma aplicação industrial como finalidade, como já se disse anteriormente, não tem o condão de supri-mir a qualidade de obra autoral.

Para BÜRDEK (2010), a obra de arte aplicada, fruto de um design limítrofe, existe e tem, inclusive, um componente so-cial. Segundo este autor, foi notável, na década de 80, a movimentação de alguns designers para o mundo do design artístico e a movimentação de alguns artistas para o design industrial, principalmente, para a criação de objetos de uso doméstico. Para este autor, o principal expoente das obras de arte aplicada são as peças mobiliários que, criados por artistas, contêm uma possibilidade de uso meramente aces-sória, sendo que, em primeiro plano, está o ideal artístico responsável pela sensação de estranhamento causada por estes produtos.

3 • Sobre as possibilidades de tutela de proteção aos autores de obras plásticas de acordo com o ordenamento jurídico vigente

3.1 – O Direito Autoral

De acordo com o atual ordenamento jurídico nacional, as obras de design artístico, tal como anteriormente definidas, encontram proteção sob a égide da Lei nº 9.610/98, a qual regula os direitos autorais e assuntos conexos.

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Para efeitos de síntese do presente trabalho, sempre tendo como norte o núcleo central do tema em análise, são comen-tados, a seguir, determinados aspectos pontualmente relevan-tes da Lei nº 9.610/98, ou Lei dos Direitos Autorais, tangentes à proteção das obras de design artístico.

Dentre estes aspectos pontualmente relevantes, ênfase é dada ao enquadramento das obras de design artístico nas disposi-ções gerais da Lei dos Direitos Autorais, aos requisitos necessá-rios para o surgimento dos direitos autorais, e aos direitos que gozam os autores no espaço e no tempo. Em adição, também é relevante destacar às hipóteses relevantes nas quais é exclu-ída a possibilidade de proteção das obras de design artístico pela tutela do direito autoral.

No que diz respeito ao enquadramento das obras de design artístico nas disposições gerais da Lei dos Direitos Autorais, verifica-se que as espécies de obras passíveis de proteção pelo regime do direito autoral são previstas, de forma exemplificati-va, nos incisos do artigo 7º desta Lei.

Não sem antes, o caput do próprio artigo 7º define que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”.

A base legal para a proteção de direito autoral das obras de design artístico encontra texto no inciso X do já citado artigo acima destacado. Segundo este texto, fazem parte do escopo de proteção “os projetos, esboços e obras plásticas concer-nentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisa-gismo, cenografia e ciência”.

Destaca-se, neste ponto, que o escopo de proteção introduzi-do por este inciso é expressivamente amplo e, para todos os efeitos, as obras de design artístico, tal como anteriormente discutidas, podem ser enquadradas nas “obras plásticas con-cernentes à engenharia, arquitetura, paisagismo e ciência”.

No que diz respeito aos requisitos necessários para o surgi-mento dos direitos autorais sobre obras de design artístico, existe o entendimento pacífico de que a obra de design artísti-co precisa ser materializada ou externalizada.

Por outro lado, não é pacífico o entendimento sobre o requisito de originalidade da obra. Para ABRÃO (2017), a obra prote-gida pela tutela da Lei dos Direitos Autorais, ou simplesmente obra intelectual protegida, trata-se de mera criação de espí-rito, desde que materializada, não havendo qualquer outra condicionante valorativa como, por exemplo, a originalidade, sendo que a própria letra do artigo 7º apresenta a exigência de originalidade apenas para traduções e outras transforma-ções de obras. Por outro lado, tal como sustentado por LEMOS (2011, p.31), para que possa gozar de algum direito protetivo à luz da Lei dos Direitos Autorais, as “obras intelectuais protegi-das” precisam, adicionalmente, ao requisito da materialização ou externalização, serem providas de originalidade. Para os autores que assinam esta obra, o requisito de originalidade:

Não deve ser entendido como novidade absoluta, mas sim como elemento capaz de diferenciar a obra daque-le autor das demais. Aqui, há que se ressaltar que não se leva em consideração o respectivo valor ou mérito da obra.

Embora a letra da lei não traga, de fato, a necessidade do requisito de originalidade para o gozo da proteção de uma obra autoral, pode-se entender que tudo não passa de uma questão de pura lógica e, talvez, de um pouco de semântica. Ora, o autor de uma obra-cópia, ou seja, de uma obra des-provida de originalidade, não deve poder gozar de qualquer direito autoral sobre sua obra-cópia, nem perante o autor da obra-original, nem perante outros possíveis terceiros autori-zados pelo autor da obra-original ou que estão na mesma situação do autor da obra-cópia. Neste sentido, à luz desta lógica, pode-se considerar que uma obra autoral, para que se enquadre no conceito de “obra intelectual protegida”, tal como previsto no caput do artigo 7º da Lei dos Direitos Autorais, deve ser provida de originalidade, além de ter sido externada ou materializada.

Ainda no que se refere aos requisitos necessários para o sur-gimento dos direitos autorais sobre obras de design artístico, é interessante notar a não necessidade ou não dependência de qualquer registro público ou privado. Esta disposição encontra fundamento no artigo 18 da Lei dos Direitos Autorais, o qual dispõe: “Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.

Isto significa que, desde que seja original, uma “obra intelectu-al protegida” passa a ser regida sob a tutela da Lei dos Direitos Autorais desde o momento de sua materialização ou externa-lização, sendo a publicidade deste ato considerada o marco temporal do início do gozo dos direitos do autor, mesmo que jamais qualquer tipo de registro seja expedido.

Já no que diz respeito aos direitos que gozam os autores das obras de design artístico, no espaço e no tempo, nota-se que, em linhas gerais, o direito autoral pode ser analisado sob duas perspectivas: o direito moral do autor e o direito patrimonial do autor. Tendo em vista o escopo do trabalho em questão, é de especial relevância o campo do direito patrimonial do autor, bem como a duração deste direito. Grosso modo, os direitos patrimoniais do autor, sempre à luz da Lei dos Direitos Autorais, têm por objeto o controle da obra por seu autor ou titular (em casos de cessão ou transferência do direito patrimo-nial). Esta conclusão é clara a partir do texto do artigo 28 da Lei dos Direitos Autorais, o qual dispõe: “Art. 28. Cabe ao au-tor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”.

Os autores ou titulares de obras de design artístico (que com-preendem obras não enquadradas em situações especiais previstas em lei) gozam de direito vitalício, sendo aos seus sucessores é resguardado ainda este direito patrimonial por mais setenta anos, sempre nos termos do artigo 41 da Lei dos Direitos Autorais.

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Já no que diz respeito à questão da territorialidade, o autor brasileiro de uma obra de design artístico (ou de qualquer ou-tra modalidade de “obra intelectual protegida”) goza de seus direitos patrimoniais em todos os territórios signatários da con-venção de Berna, cujo Brasil também é signatário. Esta ques-tão encontra amparo legal, inclusive, no artigo 5º do Decreto nº 75.699/75.

Por último, destaca-se ainda que o artigo 8º da Lei dos Direitos Autorais apresenta um rol taxativo de obras não alcançadas pela tutela do direito autoral. Dentre todas as obras intelec-tuais não-protegidas, destaca-se aquela definida no inciso VII desse artigo, a saber “o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras”. A verdade é que existe escasso material de pesquisa que explora, de forma aprofundada, esta questão do veto de proteção autoral ao aproveitamento indus-trial das ideias contidas nas obras.

Para ABRÃO (2017), por exemplo, este veto protetivo refere-se ao impedimento do monopólio da obra e à impossibilidade de apropriação patrimonial das obras já comercializadas. Já para LEMOS (2011, p.34), este veto tem como objetivo impedir a proteção, por direito autoral, do conteúdo industrial de uma obra de design artístico, afinal:

A obra descrevendo uma invenção será protegida por direito autoral. Mas a invenção, em si, só será protegi-da pela propriedade industrial, de acordo com o dis-posto na Lei 9.279/96, se atendidos os requisitos legais de proteção.

De fato, o veto desse inciso é confuso, e, como se verá à frente, é nele que se encontra um dos alicerces da discussão ora estudada.

3.2 – O desenho industrial

De acordo com o atual ordenamento jurídico nacional, as obras de design industrial, tal como anteriormente defini-das, encontram proteção sob a égide da Lei n° 9.279/96, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Novamente, para efeitos de síntese do presente trabalho, sem-pre tendo como norte o núcleo central do tema em análise,

são comentados, a seguir, determinados aspectos pontual-mente relevantes da Lei nº 9.279/96, ou Lei da Propriedade Industrial, tangentes à proteção das obras de design industrial.

Dentre estes aspectos pontualmente relevantes, analogamente ao que já foi abordado, ênfase é dada ao enquadramento das obras de design industrial nas disposições gerais da Lei da Propriedade Industrial, aos requisitos necessários para o surgimento dos direitos do titular, e aos direitos que gozam os titulares no espaço e no tempo.

No que diz respeito ao enquadramento das obras de design industrial nas disposições gerais da Lei da Propriedade Indus-trial, verifica-se que o caput do artigo 94 desta prevê que “Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de de-senho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

Uma vez que letra da lei é meramente conceitual, muitos au-tores trazem explicações sobre o que é um desenho industrial. Dentre diferentes obras já publicadas, destacam-se os textos de CUNHA (2000, p.15), que, pegando emprestado a defini-ção da International Council Design of Societies of Industrial Design, é mais assertivo e resume o conceito geral de desenho industrial como:

Uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as propriedades formais dos objetos produzidos indus-trialmente. Por propriedades formais não se deve entender apenas características exteriores, mas, so-bretudo, as relações estruturais e funcionais que fa-zem de um objeto (ou de um sistema de objetos) uma unidade coerente. O design industrial abrange todos os aspectos do ambiente humano condicionado pela produção industrial.

De forma complementar, FISCHER (2013, p.199) explica que:

O registro protege apenas as criações – tanto tridi-mensionais como bidimensionais – dotadas de caráter ornamental. Assim, não importa como o objeto do re-gistro de desenho industrial “funcione”, no sentido me-cânico do termo, visando primordialmente proporcio-nar prazer estético aos usuários ou uma identificação visual do produto.

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Portanto, é pacífico concluir que a noção geral de desenho industrial engloba toda criação industrial cuja configuração externa, bidimensional ou tridimensional, é nova e original. Isto é, toda a forma, design ou shape de objetos industriais.

No que diz respeito aos requisitos necessários para o surgi-mento dos direitos do titular sobre as obras de design indus-trial, nota-se que a Lei da Propriedade Industrial é cristalina: o objeto (obra de design industrial) precisa possuir um resultado visual novo e original em sua configuração externa, e precisa também ser passível de fabricação industrial (aplicação indus-trial). Estes requisitos, normalmente conhecidos como requisi-tos de registrabilidade, estão previstos nos artigos 95, 96 e 97 da Lei da Propriedade Industrial.

O requisito de novidade está intimamente ligado ao conceito da expressão estado da técnica, sendo, portanto, considerada nova toda obra de design industrial não pertencente ao estado da técnica contemporâneo à data de criação. Nas palavras de YAMASHITA (2012, p.22):

O estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes do requerimento da proteção, seja esse acesso feito em documentos de patentes e dese-nhos industriais, como também em qualquer meio de divulgação conhecido, por exemplo, revistas, panfletos promocionais, jornais, artigos técnicos, sites e dados de Internet, etc. [...] Dessa forma, com base no acima rela-tado, pode-se dizer que o desenho industrial preenche o requisito de novidade quando o mesmo não é idên-tico ao já revelado até o momento do depósito do pe-dido. De forma mais objetiva, o conceito de novidade deve ser visto como oposto ao conceito de identidade.

Toda a doutrina especializada possui o entendimento pacífico que o requisito de novidade é objetivo, ou seja, ou a obra de design industrial é nova, ou não é, não existindo um meio ter-mo entre estas duas possibilidades.

Já o requisito de originalidade está intimamente relacionado com o conceito de distintividade entre duas obras similares ou análogas de design industrial, sendo que quanto mais distintiva for uma obra de design industrial em relação a uma outra obra de design industrial mais antiga e similar ou análoga, maior será o grau de originalidade atribuído. Para FISCHER (2013, p.202, 203):

O conceito de originalidade está para o desenho in-dustrial como os conceitos de atividade ou ato inventivo estão para a invenção e o modelo de utilidade, respec-tivamente. Esses conceitos dão a medida extra que a criação deve apresentar como evidências de que houve mais do que uma adaptação ordinária e imeritória de objetos conhecidos. Naturalmente, o grau de origina-lidade exigido pode variar de um setor para outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço para criações de forma quanto outros nos quais pequenas diferenças podem ser suficientes para gerar

a percepção para o consumidor de que se trata de um novo produto. Em outras palavras, deve ser levado em consideração o grau de liberdade de que dispõe o de-signer. Por outro lado, o grau de originalidade terá efei-to proporcional na abrangência de proteção.

Toda a doutrina especializada possui o entendimento pacífico que o requisito de originalidade é subjetivo, ou seja, depende exclusivamente da opinião particular de um julgador especia-lizado nesta tarefa. De modo a enfatizar esta subjetividade, YAMASHITA (2012, p.25) comenta que:

No ramo de atividade de perfis de estruturas/moldu-ras de portas e janelas metálicas, cuja proteção nor-malmente requerida e obtida por desenho industrial são segmentos dos perfis, os quais na maioria das vezes, são praticamente imperceptíveis ao consumi-dor do produto final – a janela ou porta montada. Neste ramo de atividade, sabe-se que, normalmente, o profissional que possui capacidade técnica para distinguir um modelo de perfil de outros é um enge-nheiro civil, arquiteto, decorador, e não o proprietário do imóvel onde serão instaladas as portas e janelas. Assim, por essas razões, torna-se difícil determinar, no dia a dia, qual o perfil do profissional que deve opinar sobre a originalidade de um objeto, se aquele especialista ou aquele de conhecimentos comuns.

O requisito de aplicação industrial, em linhas gerais, tem por objetivo restringir a aplicação da Lei da Propriedade Indus-trial somente às obras de design industrial que são, de fato, industrializáveis, excluindo, portanto, as obras plásticas funda-mentalmente artesanais. Como se pode imaginar, este requi-sito é também fundamentalmente subjetivo, conforme aponta CUNHA (2000, p.44, 45):

O que diferencia o processo Industrial do processo artesanal, por exemplo, é o fato de que, geralmente, no primeiro são utilizados maquinários dentro de uma linha de produção, enquanto que no segundo o pro-duto é confeccionado manualmente pelo artesão, um a um, como se fosse uma peça de arte [...] geralmente, qualquer objeto que tem a sua forma plástica comple-tamente definida pode se constituir em matriz de repro-dução Industrial através de um determinado processo industrial mais adequado ao caso [...]. Por outro lado, certos objetos, principalmente os desenvolvidos através de processos artesanais são confeccionados com ma-teriais 100% naturais, cujos padrões de forma não se repetem; é aí que se fixa o interesse do artesão que pretende realmente realizar uma composição única, personalizada.

Ainda no que se refere aos requisitos necessários para o surgi-mento dos direitos do titular sobre obras de design industrial, existe a obrigatoriedade do registro público, o qual é processa-do e emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) a partir de um pedido de registro de desenho industrial

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ProPriedade intelectual, transferência de tecnologia, franquia, direito de informática e telecomunicações, licenciamento e áreas correlatas

depositado junto a este instituto. Neste contexto, vale mencio-nar que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) trata-se de uma autarquia federal criada pela Lei nº 5.648/70 e vinculada ao Ministério da Economia, conforme Decreto nº 9.660/19.

Dentre inúmeras formalidades necessárias à obtenção de um registro de desenho industrial, algumas sendo essencialmente técnicas e especificadas em instruções normativas editadas e publicadas pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade In-dustrial (INPI), é importantíssimo explorar aquelas que versam sobre a tramitação administrativa, desde o pedido até a con-cessão do registro. Dentre as formalidades essenciais, desta-cam-se aquelas previstas nos artigos 101, 102 e 106 da Lei da Propriedade industrial.

Como se vê, os artigos 101 e 102 da Lei da Propriedade in-dustrial deixam clara a necessidade de apresentação de do-cumentos específicos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o qual é responsável pelo acolhimento do pedido e processamento administrativo do mesmo. Existe, inclusive, a obrigatoriedade de pagamento de retribuição relativa ao depósito, conforme valores indicados pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em adição, o caput do artigo 106 desta mesma lei dispõe que, desde que obser-vadas as exigências formais, um pedido de Registro de De-senho industrial é “automaticamente” concedido sem que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial realize qualquer exame de mérito, ou seja, sem que os requisitos de registra-bilidade sejam espontaneamente investigados. Analisando a questão de forma mais profunda, MORO (2009, p.228) comenta que:

A concessão quase que imediata (do pedido de regis-tro), sem um exame de fundo do objeto, declarando-o portador de todos os requisitos de desenho industrial, recebe tratamento dúbio na doutrina. Por um lado, concedem-se os registros com bastante agilidade e ra-pidez, e, com o registro, seu titular possui em suas mãos um documento importante a ser considerado em que-relas judiciais, Mas, em contrapartida, o fato de não ter sido examinado a fundo o objeto protegido gera insegurança jurídica, pela fragilidade em que se ba-seou a concessão do registro, que pode ser facilmente contestada.

Embora os requisitos de registrabilidade não sejam analisados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial no momento da concessão do registro, vale destacar que esta mesma autar-quia pode, em momentos posteriores à concessão, ser provo-cada, ainda em sede administrativa, a realizar esta análise dos requisitos de registrabilidade, seja por demanda do próprio titular do registro, seja por demanda de terceiros interessados.Em adição, também é relevante destacar às hipóteses relevan-tes nas quais é excluída a possibilidade de proteção das obras de design industrial pela tutela do desenho industrial.

Em linhas gerais, tal como disposto no artigo 98 da Lei da Pro-priedade Industrial, “não se considera desenho industrial qual-quer obra de caráter puramente artístico”. De forma evidente, esta vedação é totalmente alinhada ao requisito de aplicação industrial anteriormente discutido, o qual também acaba por não privilegiar criações artesanais, as quais possuem, normal-mente, caráter puramente artístico.

4 • O núcleo da discussão

4.1 – A possibilidade de dupla proteção

Em linhas gerais, considerando todo o conteúdo apresentado, é possível afirmar, sem grandes parcelas de dúvida, que obras plásticas de design artístico podem ser protegidas apenas pela tutela do direito autoral e de que obras plásticas de design industrial podem ser protegidas apenas pela tutela do desenho industrial.

Embora este entendimento seja majoritário, vale mencionar a existência de uma corrente doutrinária radical que busca a combinação entre estas duas tutelas protetivas.

Dentre alguns textos produzidos pelos autores defensores des-ta corrente, MORO (2009, p. 217) comenta que:

A rigor, a teoria da unidade da arte chancela a du-pla proteção por direito autoral e desenho industrial. A adoção dessa teoria exclui qualquer indagação dos limites da proteção pelo direito de autor e pelo desenho industrial, afastando as inúmeras tentativas da doutrina de diferenciar o que é protegido pelo direito autoral e o que seria pelo desenho industrial. [...] todo dese-

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nho industrial estaria também protegido pelo direito de autor. Contudo, nem todo direito de autor estaria protegido pelas regras de desenho industrial.

Esta mesma conclusão, por motivos totalmente diferentes, vale enfatizar, parece ser alcançada por CERQUEIRA (2010, p.208) que, a partir de uma análise mais pragmática, en-tende que:

A alegada dificuldade de distinguir entre os desenhos e modelos industriais e as obras de arte não justifica a assimilação dessas produções para subordiná-las à mesma lei. [...] Em nosso entender, porém, a dualidade de proteção não se justifica somente por motivos teóri-cos, fundados na diferença entre as obras de arte e os produtos industriais, mas, principalmente, por motivos de ordem prática.

Como é possível notar, os autores acima destacados possuem um entendimento que, por falta de expressão melhor, pode ser classificado como radical. Isto porque, para estes autores, a dupla proteção existe e pode ser aplicada não somente às obras plásticas de design limítrofe, mas também às demais obras plásticas de design industrial.

É interessante notar que esta posição mais radical é extrema-mente vantajosa para alguns ramos industriais específicos. É o caso, por exemplo, da indústria da moda. Para SOARES (2016), que mantém o tom radical, não há dúvidas que a dupla proteção é amplamente aplicável em todo e qualquer artigo criado pela indústria da moda, independentemente da produção industrial aos quais todos estes artigos estão sujeitos.

Ainda no bojo da discussão sobre a possibilidade da dupla proteção – diferentemente da corrente doutrinária minoritária que entende que toda obra plástica de design industrial é, além da tutela do desenho industrial, também protegida pela tutela do direito autoral – a corrente doutrinária majoritária possui um entendimento diferente.

Para os autores que defendem a corrente doutrinária majori-tária – a qual, conforme anteriormente mencionada, entende que obras plásticas de design artístico podem ser protegidas apenas pela tutela do direito autoral e que obras plásticas de design industrial podem ser protegidas apenas pela tutela do desenho industrial – a dupla proteção é uma possibilidade excepcional e deve ser aplicada apenas em casos especiais de obras plásticas de design limítrofe.

Dentre alguns textos produzidos pelos autores defensores des-ta corrente, SILVEIRA (2005, p. 7-10) expõe o seguinte:

Como se verifica, a proteção aos desenhos industriais, prevista na lei de propriedade industrial, procura, sim-plesmente, complementar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico nem técnico de tais produtos, casos em que, respectivamen-

te, a proteção decorreria da lei de direitos de autor ou da lei das patentes de invenção e modelos de utilidade. (...) Já quando a forma possuir suficiente originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais, essa proteção independerá de qualquer registro, decorrerá do próprio ato de criação. No caso de desenhos apli-cados à indústria, tal forma deverá ser dotada de valor artístico, isto é, deverá possuir caráter expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual protegida por direitos autorais.

Também de forma mais moderada, agora com uma análise totalmente voltada para a indústria da moda, SILVEIRA (1982) expõe o entendimento de que não é toda criação da indústria da moda que é passível de ser protegida pela tutela do direito autoral ou pela tutela do desenho industrial e, por consequ-ência, só incide a dupla proteção às criações da indústria da moda nas quais é possível desassociar o caráter utilitário do caráter artístico.

Neste mesmo sentido, talvez com termos um pouco diferentes, BARBOSA (2003, p. 573) concorda que:

No regime da Lei 9.610/98, porém, suscitam-se dú-vidas quanto à dupla proteção, eis que suprimida da lista de obras protegidas do art. 7º da nova lei o que constava do art. 6º, inciso XI, da lei 5.988/73, que a precedeu, qual seja: “obras de arte aplicada, desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. De outro lado, pode arguir que, sendo a lista exemplifi-cativa, a supressão do dispositivo que tratava especi-ficamente de obras de arte aplicada não as exclui do âmbito autoral.

Trazendo ainda mais uma luz a esta questão, SILVEIRA (2012, p. 106) comenta que:

Assim entendido, a única diferença entre a aplicação da teoria da unidade da arte e a da dissociabilidade consistirá em que, pela primeira, a lei de direitos de autor protegerá inclusive a forma de produtos indus-triais de baixo nível estético, enquanto que, pela outra, tais criações somente poderão ser tuteladas como mo-delos industriais. As criações industriais de alto nível estético serão protegidas tanto numa quanto em outra, exceto quando se tratar de forma necessária, caso em que a aplicação da lei de direitos de autor estará exclu-ída por ambas, a fim de evitar a interferência do direito autoral no campo da técnica.

Mesmo adotando uma postura mais vanguardista em relação aos autores que defendem a corrente doutrinária minoritária, nota-se que os autores que defendem a corrente doutriná-ria majoritária não costumam enfrentar as questões de fundo mais subjetivo desta posição. Como será apresentado a se-guir, estas questões mais subjetivas tendem a ser enfrentadas nos tribunais.

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4.2 – A problemática da dupla proteção

Curiosamente, as duas correntes doutrinárias anteriormente apresentadas não levam em consideração a questão do domí-nio público sobre as eventuais obras plásticas passíveis de pro-teção tanto pela tutela do direito autoral quanto pela tutela do desenho industrial (todas as obras plásticas de design industrial e de design limítrofe para a corrente doutrinária minoritária, e somente algumas obras plásticas de design limítrofe para a corrente doutrinária majoritária) e, com isso, pouca importân-cia parece ser dada à função social da propriedade industrial.

Sobre a questão social da propriedade industrial, PORTELLA (2006/2007, p. 184 e 189) afirma que:

[...] a efetivação desse mecanismo de privilégio não pode deixar de lado o necessário equilíbrio entre os direitos do inventor e os interesses sociais, cujo atendi-mento, dentre outros fatores, está vinculado à utilização adequada do objeto da proteção, colocado à disposi-ção ou a serviço dos demais membros da sociedade. A tutela da propriedade industrial, balizada pelo princípio da função social, incentiva a pesquisa e o investimento em novas tecnologias, já que os titulares das patentes [e desenhos industriais] obtêm receita pela explora-ção de suas obras, e, ainda, permite a disseminação do conhecimento tecnológico e o progresso científico, considerando que as invenções e criações industriais, bem como os processos de obtenção das mesmas são colocados à disposição de toda a população, que de-les poderá se servir livremente após caírem em domínio público. [...] Ao cair em domínio público o objeto pa-tenteado [e o objeto de registro de desenho industrial], mais uma vez se abre a possibilidade da sociedade ser beneficiada, pois, como já foi ressaltado, ela poderá fazer uso das informações a ele referentes da maneira que melhor lhe convier, evidenciando-se, assim, outra forma de cumprimento.

Neste sentido, a tese da corrente doutrinária minoritária pare-ce, sem sombra de dúvidas, ser inaplicável, afinal, sabe-se que uma obra plástica de design industrial tende a entrar em domí-nio público – seja pela nulidade ou indeferimento do registro de desenho industrial, seja pela extinção do registro de dese-

nho industrial – em um lapso temporal infinitamente menor do que o tempo de vigência do direito de autor, e, na hipótese da dupla proteção, a obra plástica de design industrial estaria, em determinado momento, simultaneamente em domínio publico à luz da Lei da Propriedade Industrial, cumprindo com sua fun-ção social constitucional, e sob a exclusividade de seu autor à luz da dos Direitos Autorais.

Em relação ao mencionado domínio público lato sensu, BAR-BOSA (2007, p. 51) comenta ainda o seguinte:

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídi-co é incondicional, universal e definitivo [...]. Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossa-mento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita.

Sob esta perspectiva do domínio público, até mesmo a tese da corrente doutrinária majoritária parece ter falhas, afinal, caso uma obra plástica resguardada por um registro de desenho industrial, fato é que esta entrará em domínio público antes do final da vigência do direito autoral. Por outro lado, caso o autor jamais busque a proteção de sua obra plástica por meio do registro de desenho industrial, existe a possibilidade de que, nos tribunais, esta mesma obra seja considerada como provida de “forma necessária” ou como dotada de insuficiente “originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais”, situação na qual, ao invés da dupla proteção, recairia sobre a referida obra apenas o campo do domínio público.

Outra complicação que incide sobre a dupla proteção, seja à luz dos entendimentos da corrente doutrinária minoritária, seja à luz dos entendimentos da corrente doutrinária majoritária, é a questão do tratamento diferido. Conforme explica CASTRO et al. (2015), caso fosse possível “escolher” entre a proteção por desenho industrial ou por direito autoral, esta escolha não poderia ser aleatória ou abusiva, afinal, se fosse aleatória, é certo que se buscaria apenas a proteção por meio da tutela do direito autoral, a qual, diferentemente da desenho industrial, é livre de solenidades registrais, livre ônus e tem vigência por grande quantidade de tempo.

Sobre esta questão da não possibilidade de escolha, BARBOSA (2010, p. 310-311) encerra a questão afirmando que:

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A Constituição de 1988 provê uma solução de equi-líbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponi-bilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). [...]. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em as-segurar – por exemplo – direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegu-rar a proteção que a Constituição especificou para in-ventos industriais para criações abstratas.

5 • Julgados relevantes

Conforme anteriormente revelado, uma das motivações do trabalho em questão foi o desfecho do caso popularmente conhecido como “Village 284 vs. Hermès”. Sem adentrar em especificidades processuais desse caso, é apenas importan-te elucidar que foi enfrentada a questão da exclusividade de exploração comercial de um determinado modelo de bolsa feminina desenvolvida empresa pela Hermès e a consequen-te contrafação deste eventual direito de exclusividade face às práticas comerciais adotadas pela empresa Village 284, a qual, tal como transitou em julgado, praticava a exploração comercial de bolsa feminina similar à bolsa feminina desenvol-vida empresa pela Hermès.

A notoriedade do referido caso “Village 284 vs. Hermès” de-ve-se principalmente ao fato de que a empresa Hermès fun-damentou seu direito de exclusividade sob a tutela do direito autoral, jamais apresentando, nesta feita, um registro vigente de desenho industrial.

Dentre os inúmeros fundamentos apresentados em seu voto, o Relator do ACÓRDÃO da Apelação nº 0187707-59.2010.8.26.0100/SP expôs o seguinte:

Oportuno lembrar que é possível a dupla proteção, tanto da Lei de Direito Autoral como pela Lei de Pro-priedade Industrial, em obras/criações que possuam ao mesmo tempo o caráter estético e a conotação uti-litária. [...] No caso dos autos, oportunas foram as con-siderações feitas pelo MM. Juiz a quo ao observar que “as bolsas produzidas pelas rés/reconvintes têm valor por sua natureza artística, servindo muito mais como objeto de adorno e ostentação, permanecendo seu as-pecto funcional e utilitário em segundo plano”. [...] Nes-se contexto, os artigos e acessórios de moda, uma vez originais em sua forma de expressão, são considerados criações artísticas, no mundo industrial e globalizado. Na hipótese sub judice, as características singulares im-pressas nas bolsas Hermès as tornaram mundialmente conhecidas como sinônimo de elegância e de beleza.

[...] Esse status, mundialmente alcançado pelas cria-ções das bolsas Hermès, merecem notório reconhe-cimento e proteção legal. [...] Assim, ao contrário do alegado pela apelante, é inegável que as bolsas Her-mès são criações artísticas originais, de cunho estético, incluindo-se no âmbito da proteção jurídica do Direito Autoral.

Como é possível notar, foi adotada uma narrativa que, aca-tada em duplo grau de jurisdição, foi capaz de emprestar o efeito que uma bolsa feminina causou em seu determinado segmento de mercado, neste caso o mercado da moda, à bol-sa feminina em si, de modo que esta foi considerada, além de ser um produto industrializável de forma plástica ornamental com resultado visual novo e original na sua configuração ex-terna (ou obra plástica de design industrial, no termo utilizado no presente trabalho), uma obra de arte.

Especialmente em relação ao referido ACÓRDÃO, MAIA (2016, p.9 e 10) parece ter desvendado, pelo menos parcial-mente, a relação que a citada bolsa feminina criada pela em-presa Hermès tem com uma obra de arte (ou obra plástica de design artístico, no termo utilizado no presente trabalho). Segundo esta autora:

Hermès é titular, fabricante e distribuidora única da fa-mosa Birkin bag, uma das bolsas mais cobiçadas do mundo criada no ano de 1984 que custa, no mínimo, algo em torno de 6.000 (seis mil) euros podendo ul-trapassar a quantia de 120.000 (cento e vinte mil) eu-ros. Quando lançada, a bolsa ostentava os requisitos de novidade e originalidade, nenhuma bolsa à época era sequer parecida com o lançamento da Hermès. O processo de produção da bolsa não deixa dúvidas de que o produto poderia ter todas as características para se enquadrar nas obras autorais. Todas elas são feitas num procedimento artesanal que pode durar de três dias a duas semanas – motivo pelo qual há filas de es-pera para adquirir o produto – e somente uma pessoa realiza a produção do início ao fim de cada peça. Ou-tro detalhe importante é a forragem interna utilizando o mesmo couro (e da mesma cor) que a parte externa. Todos esses detalhes conferiram o status de obra de arte em formato de bolsa, fazendo-a ser uma peça his-tórica, clássica e lendária, cobiçada por mulheres de diversos lugares do globo.

É interessante notar que, visando fortalecer o entendimento de que a referida bolsa feminina criada pela empresa Hermès pode ser encarada como uma obra de arte, a autora aponta, além da narrativa na qual a notoriedade alcançada no merca-do é emprestada ao produto em si, a narrativa de que a fabri-cação do produto é, em muitos sentidos, artesanal, tal como é a criação de uma obra plástica de design artístico.

Também foram localizados outros casos que, embora carentes de profunda fundamentação jurídica, chegaram a desfechos similares ao desfecho do caso “Village 284 vs. Hermès”.

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RUA dA AssemblÉiA, 35, 6º ANdAR – 20011-001RiO de JANeiRO, RJ, bRAsil – Tel: (21) 3861 1250FAX: (21) 3861 1251 e-mAil: mail@matos.com.br P R O P R i e d A d e i N T e l e C T U A l

Matosassociados

Em caso extremamente análogo ao caso “Village 284 vs. Her-mès”, isto é, em ação que se enfrentou a questão da exclusivi-dade de exploração comercial de modelos de bolsa feminina desenvolvidas por renomado designer e a consequente contra-fação deste eventual direito de exclusividade face às práticas comerciais de determinada loja popular de varejo, constam no ACÓRDÃO da Apelação nº 0072174-63.2004.8.19.0001/SP os seguintes trechos do voto do Relator:

As diversas matérias jornalísticas acostadas à inicial apontam o Sr. Gilson Martins como famoso designer de bolsas e apresentam fotografias de vários mode-los por ele criados, alguns com autoria de criação reclamada na demanda [...]. Os desenhos das bolsas “Boca” e “Chinelo de Dedo” foram ainda objeto de registro de direitos autorais na Escola de Belas Artes. [...] Dessa forma, diante de todo o contexto proba-tório, forçoso concluir que os modelos de bolsa em questão possuem, como já asseverado pela Magis-trada de Primeira Instância, características e deta-lhes próprios (novidade e originalidade), cuja criação pode ser atribuída ao Primeiro Autor, estando ainda evidenciada pela prova pericial a comercialização de suas reproduções pela Ré. Assim, impende reco-nhecer a violação dos direitos autorais do Primeiro Demandante, configurando danos de ordem moral e material com repercussão na Sociedade Autora criada para venda desses produtos, parte legítima na demanda.

Como é possível observar, a fama do designer parece ter sido elemento decisivo para a conclusão da demanda aci-ma. Isto porque, o Relator parece atribuir o status do autor às obras, as quais também foram consideradas obras plás-ticas de design artístico e, portanto, passíveis de proteção sob a tutela do direito autoral.

Se os casos acima, cada qual guardando suas particulari-dades e fundamentos, concordam que existe direito de pro-priedade aos autores de obras plásticas de design indus-trial, também foi encontrada uma ação cujo escopo envolve apenas a questão do direito de personalidade do autor des-te tipo de obra. A conclusão desta ação, que versa sobre os direitos de personalidade ao autor de peças utilizadas em tratores ou equipamentos agrícolas congêneres, contida no

ACÓRDÃO da Apelação nº 0287830-25.2014.21.7000/RS, o voto do Relator inclui os seguintes trechos:

Note-se que, ainda que se trate de um desenho in-dustrial, tal não afasta a aplicação da Lei dos Direitos Autorais à espécie, mormente o direito de correta men-ção à autoria da obra, objeto da presente demanda. [...] Portando, evidenciada a lesão ao direito moral do autor são cabíveis os danos morais postulados, pois demonstrado o nexo causal entre aquela e estes, na medida em que a omissão perpetrada importa em so-negar a oportunidade de reconhecimento profissional e contratação do trabalho do postulante pelo mercado no qual atua.

Embora o autor da referida ação tenha logrado êxito em sua demanda, nota-se que tal êxito teve cunho totalmente distin-to daqueles observados nos casos anteriormente explanados. Isto porque, ao contrário de ser reconhecido o direito de exclu-sividade (direito de propriedade) de obras plásticas de design industrial sob a tutela do direito autoral, foi apenas reconhe-cida a obrigatoriedade de citação do autor (direito de perso-nalidade).

Diferentemente dos três primeiros casos apresentados, os ca-sos a seguir expostos tiveram, em linhas gerais, desfechos nos quais não foi reconhecido qualquer direito de exclusividade (di-reito de propriedade) aos autores de obras plásticas de design industrial carentes de registros de desenho industrial.

Na ação cível que se discutiu o direito de exclusividade de um modelo notoriamente conhecido de garrafa para envase de bebidas – no caso, a garrafa para envase do destilado co-mercializado sob a marca “VELHO BARREIRO” – o voto do Relator DESEMBARGADOR ENIO SANTARELLI ZULIANI que fundamentou o ACÓRDÃO da Apelação nº 445.607.4/0-00/SP apresenta uma rara riqueza de detalhes, dentre os quais é interessante destacar:

A criação de um novo modelo de vasilhame, garrafa ou congênere é inquestionavelmente uma atividade intelectual que merece proteção jurídica. Difícil é de-terminar qual a proteção conferida pelo ordenamento jurídico para o resultado dessa atividade intelectual. Seria passível de proteção como direito autoral? Seria

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mais apropriado um desenho industrial? Uma marca tridimensional [hoje protegida pela LPI]? E um desses registros é limitativo do outro ou poderia o titular uti-lizá-los paralelamente? [...] É o desenho industrial “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, na definição do INPI [...], sendo o apropriado para tal criação in-telectual. Apesar de corretamente pleiteado à época, o fato é que Adolf Hofer não logrou êxito ao tentar proteger a sua criação, de forma que a TATUZINHO não possui hoje qualquer título de exclusividade na ex-ploração do desenho da garrafa em questão. Além do mais, o desenho industrial e modelo industrial [antiga denominação] possuem prazo de validade determina-do e hoje já estariam em domínio público, passível de exploração pelos concorrentes. [...] O design de uma garrafa, quando de fato possuir originalidade e ativi-dade criativa, merece proteção como direito autoral. Contudo, a partir do momento em que a sua arte é aplicada ao produto de produção industrial, a sua pro-teção deixa de ser como direito autoral e passa a ser como propriedade industrial [...]. Tal entendimento não é pacífico. [...] A coexistência das garrafas similares produzidas pelas partes e até por terceiras no merca-do consumidor de bebidas alcoólicas, principalmente aguardente de cana, que já se dá há anos, não trará prejuízos às partes e aos consumidores, uma vez que as partes são titulares de marcas já consolidadas no mercado, o que garantem a diferenciação e não con-fusão entre os produtos.

Neste mesmo voto, o Relator DESEMBARGADOR ENIO SAN-TARELLI ZULIANI, com grande dose de lucidez, aponta ainda para a principal falha da tese (defendida pela corrente doutri-nária minoritária e radical) de que todo desenho industrial es-taria também protegido pelo direito de autor. Neste contexto, o Relator, de forma professoral explica o seguinte:

Conferir a qualquer design de um objeto como um fras-co, uma garrafa ou embalagem, a proteção autoral é o mesmo que inutilizar o desenho industrial e a marca tridimensional. O desenho industrial possui prazo de-terminado e isso se dá para que tal criação seja acessí-vel ao público [interesse social], sendo que, apenas em alguns casos, é que se confere a marca tridimensional evitando que tal design caia em domínio público. Caso todos os designs fossem protegidos pelo direito do au-tor que se limita no tempo apenas após a sua morte, não haveria por que se registrar um desenho industrial ou uma marca tridimensional e o sistema jurídico se-ria incongruente. Para que a empresa pagaria dece-nalmente a prorrogação de uma marca tridimensional quando poderia ter um direito autoral, sem qualquer registro, sem a necessidade de uso e sem anuidade ou decênio?

A presente pesquisa também localizou outros casos cujo teor final, de forma análoga à decisão do caso “VELHO BARREI-RO”, acima, não reconhece pretensões de direito de exclusivi-dade aos demandantes desarmados de registros de desenho industrial.

Em uma ação relacionada ao direito de exclusividade de mode-los de bonecas, o Relator do voto que fundamentou o ACÓR-DÃO da Apelação nº 2007.51.01.808053-8/RJ declara:

Assim, não existe o alegado direito autoral da empresa-apelada em relação às bonecas [...] simplesmente por-que tais produtos na verdade não constituem obras de arte, pois foram idealizados e destinados à reprodução em grande escala e colocação no comércio (explora-ção industrial), afastando a natureza de obra artística a ser protegida pela Lei 9.610/98.

Em uma ação relacionada ao direito de exclusividade de um determinado modelo de mobiliário (no caso, um berço no-toriamente “autoral”), o Relator do voto que fundamentou o ACÓRDÃO da Apelação nº 1030312-79.2013.8.26.01 00/SP explana o seguinte:

Inicialmente, cumpre asseverar que, embora a autora tenha obtido o registro do desenho de móvel “berço palha Luis XV” como direito autoral na esfera compe-tente (fls. 37), é discutível se a criação, na verdade, não estaria melhor qualificada como desenho industrial. Afinal, aparentemente a demandante apenas desenvol-veu um modelo de berço cuja estética remete ao mobi-liário francês de momento histórico específico, segundo o certificado de registro de fls. 37. E, nos termos do art. 95 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), “considera-se desenho industrial a forma plástica or-namental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fa-bricação industrial”. [...] A anterior Lei de Direitos Au-torais (Lei nº5.988/73) incluía expressamente entre as obras protegidas “as obras de arte aplicada, desde que o seu valor artístico possa dissociar-se do caráter indus-trial do objeto a que estiverem sobrepostas”, previsão esta não mantida pela lei nova, o que só veio a au-mentar as discussões acerca de casos limítrofes como o presente. [...] Em outras palavras, quer se qualifique como desenho industrial o berço desenvolvido pela re-querente, quer se qualifique como obra artística, prote-gida pelo registro já obtido junto à esfera competente, de cunho meramente publicitário e conservativo, jamais atributivo, não se pode impedir a veiculação de sua imagem pelas rés, uma vez que foi a própria deman-dante, através de sua empresa, que vendeu berços de palha Luis XV àquelas, para posterior comercialização.

Em outra ação relacionada ao direito de exclusividade de um determinado modelo de mobiliário (no caso, um sofá),

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o Juiz, ao elaborar a sentença do Processo nº 0002100-75.2012.8.26.0011/SP, enfatiza o seguinte:

O requerente não fez prova de que o modelo STILL teve o desenho industrial registrado. É justamente este mo-delo que o autor demonstrou que a ré teria copiado. O prévio registro do desenho industrial é imprescindível para impedir a exploração por terceiros. [...] Logo, por-que o autor não fez prova do prévio registro do dese-nho industrial do sofá modelo STILL, restam afastados os pedidos de imposição à ré para não fabricação do modelo LOHAN, bem como de indenização por danos morais. [...] A similitude com o modelo STILL é clara. De qualquer forma, como o autor não demonstrou ter re-gistrado o desenho industrial de tal modelo, não pode pretender a exploração exclusiva.

Por último, em uma ação relacionada ao direito de exclusivi-dade de determinado modelo de calçado, o Relator do voto que fundamentou o ACÓRDÃO da Apelação nº 0003168-60.2012.8.26.0011/SP entende que:

O digno Magistrado de primeiro grau julgou improce-dente a ação por entender que não foi demonstrada a concorrência desleal, vez que a ré apenas reproduz modelo de sandália não protegido por nenhum regis-tro válido no INPI. Afirmou que o laudo técnico deixou claro que o registro do desenho industrial apresentado na inicial não guarda relação com o calçado fabricado pela ré. E o fez corretamente. [...] Ademais, apesar de a autora alegar que o modelo fabricado pela ré é cópia fiel do modelo de sandália Melissa Aranha Quadrada, lançada para o verão de 2012 afirma, em sua inicial, que o tradicional modelo aranha é cobiçado pelo pú-blico feminino há mais de 30 anos e menciona, em seu site que o modelo foi lançado em 1979. [...] Portanto, não há que se falar em concorrência desleal, porquan-to o desenho registrado não se refere à sandália fabri-cada pela ré, a autora não apresentou registro válido referente à sandália Melissa Aranha Quadrada de sola-do baixo e tais sandálias, ao que tudo indica, já caíram em domínio público, pois são produzidas desde 1979.

É interessante notar que, no caso acima, também foi arguida, pelo menos em parte, a narrativa de que o modelo de calçado

é de grande interesse em seu mercado de exploração. Toda-via, esta narrativa não foi suficiente para que tal calçado fosse considerado como obra de arte.

Como se pode notar, o tema do presente trabalho, refletindo a dubiedade doutrinária, também não encontra entendimen-to pacífico nos Tribunais de Justiça. O caso “Village 284 vs. Hermès”, muito bem fundamentado por seu Relator e com vo-tação unânime, chega a um desfecho diametralmente oposto ao desfecho do caso “VELHO BARREIRO”, o qual também é magistralmente fundamentado por seu Relator e também teve votação unânime.

De todo modo, mesmos que os casos mais bem fundamen-tados apresentem conclusões opostas, o estudo destes, além do estudo das demais decisões ora citadas, permite sistemati-zar algumas diretrizes que podem ajudar na obtenção de uma conclusão (ou conclusões), a qual é apresentada no capítulo final do presente trabalho.

6 • Conclusão

Com base em todo o conteúdo anteriormente apresentado, é possível esboçar uma sistematização para as questões en-frentadas no presente trabalho. Com isso, é possível concluir o seguinte:

As obras plásticas de design artístico, independentemente do status do criador/artista, são tipicamente protegidas pelo regi-me dos direitos autorais, sempre à luz da Lei nº 9.610/98, ou Lei dos Direitos Autorais, não havendo que se falar em prote-ção pelo regime dos desenhos industriais. Quanto a esta ques-tão, o entendimento é pacífico.

As obras plásticas de design industrial, independentemen-te do status do criador/designer, são tipicamente protegidas pelo regime dos desenhos industriais, sempre à luz da Lei nº 9.279/96, ou Lei da Propriedade Industrial, não havendo que se falar em proteção pelo regime dos direitos autorais. Embora existam autores que defendam a dupla proteção – pelo regime dos desenhos industriais e pelo regime dos direitos autorais – para todas as obras plásticas de design industrial, entende-se que esta corrente é minoritária e, porque não, incongruente com o sistema de propriedade industrial.

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As obras plásticas de design limítrofe podem ser protegidas pelo regime dos direitos autorais OU pelo regime dos dese-nhos industriais, sendo admitida ainda, por grande parte da doutrina, a possibilidade, em caráter altamente excepcional, de dupla proteção – pelo regime dos desenhos industriais e pelo regime dos direitos autorais.

Em linhas gerais, as obras plásticas de design limítrofe cuja expressão per se ultrapassa ou sobrepõe seu caráter utilitário tendem a ser consideradas como obras plásticas de design artístico e, por consequência, protegidas pelo regime dos direitos autorais. Neste mesmo sentido, as obras plásticas de design limítrofe cuja utilidade ou função, especialmente quando destinada à reprodução em larga escala, tendem a ser consideradas como obras plásticas de design industrial e, por consequência, protegidas pelo regime dos desenhos industriais.

Deixando de lado a simples teoria, e considerando a aplica-ção desta na prática, verificou-se também que os Tribunais de Justiça tendem a não acolher pretensões de exclusividade (incluindo os desdobramentos oriundos destas pretensões) em casos nos quais os criadores/designers de obras plásti-cas (normalmente produtos ou bens duráveis) não possuem pelo menos um registro vigente de desenho industrial (vide caso “VELHO BARREIRO”), sendo feitas exceções aos casos nos quais é apresentada uma narrativa capaz de estabele-cer uma obra plástica de design industrial como um ato ou acontecimento artístico. Pelo que foi possível apurar, estas exceções tendem a ser mais bem acolhidas em casos nos quais as obras plásticas pertencem ao mundo da moda (vide caso “Village 284 vs. Hermès”).

De todo modo, exceções devem ser consideradas como tal, e não como regra sistematizada, afinal, a adesão de uma narrativa está sujeita a um crivo totalmente subjetivo.

Assim sendo, parece ser seguro assumir que a probabilidade de êxito judicial em demandas de pretensão de exclusividade de obras plásticas de design industrial ou obras plásticas de design limítrofe tende a ser maior, senão largamente maior, em situações nas quais existe um registro vigente de desenho industrial.

6 • Referências

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