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DlRMA / DIMAR 11, em 04/10/2007

Ação Ordinária n° 2007.34.00.030361-6 Procedência: Oitava VF de Brasilia INPI nO 52400.003561/07

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Autor: Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (Representante da DeMolay International, no Brasil) Réu: Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil

Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB), instituição sem fins lucrativos, neste ato representante da DeMolay International, corporação sem fins lucrativos, criada sob as leis dos Estados Unidos da América, por força de licença e acordo de contrato firmado entre ambos, interpõe a presente ação ordinária em face do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, pessoa jurídica de direito privado, visando a nulidade dos registros das marcas: DeMolay, nominativa (nO 819.387.193) e figurativa (na 821.561.910), ambas na classe nacional 41.70, para assinalar "serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente".

Alega o autor, que a DeMolay International possui o direito de prioridade e exclusividade de uso sobre a marca DeMolay, na forma nominativa e sob a forma de brasão (figurativa), não estando o réu autorizado a tomar para si marca reconhecidamente alheia, violando cláusulas de um contrato mútuo, no qual constava apenas a licença para fabricar/comercializar os produtos com a marca DeMolay, da autora.

Breve Histórico

Segundo a autor, DeMolay International, sucessora legal do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay (SCIOD), com sede nos Estados Unidos, é a legítima proprietária da marca DeMolay, bem como da marca figurativa com o brasão da Ordem.

Alega, ainda, que o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay (SCIOD), á época, autorizou o réu a fabricar e a comercializar, apenas no Brasil, os produtos da marca DeMolay, segundo os termos do Contrato Mútuo de Confiança e Irmandade, bem como do Tratado de Mútuo Reconhecimento e Relações Fraternais, ambos datados de 09/05/1984 .

. G....-contr:ato---celebrado-era ·por· tempo indeterminado, rio q!.1al previa o licenciamento do uso da marca DeMolay, no Brasil, concedido pela DeMolay International ao réu.

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.. '. C~·~.,,·· Entendendo que o réu não estava mais cumprindo as cláusulas do contrato, quanto ao uso ilegítimo das marcas, a DeMolay International o rescindiu unilateralmente, conforme previsão contratual, em 04/02/2004.

Uma vez rescindido o contrato anterior, a DeMolay International celebrou novo contrato de licenciamento do uso da marca DeMolay, com seu novo representante e autor, nesta ação - Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB), em 21/08/2004.(0 documento e sua tradução juramentada constam no reg.no 821.561.910)

Por ·fim, considerando a arbitrariedade do réu, em relação ao legítimo detentor das marcas, no caso, a DeMolay International, requer a declaração de nulidade dos registros concedidos em desacordo com as disposições da LPI.

Do Mérito

Preliminarmente, no que se refere ao registro sub judice nO 819.387.193, referente à marca nominativa DeMolay, informamos que, em momento algum, o autor insurgiu-se~ através dos instrumentos legais previstos em lei, para a revisão da matéria, fazendo-se acompanhar das mesmas alegações aqui presentes.

No entanto, o autor protestou, perarite o INPI, pela impugnação do registro sub judice nO 821.561.910, relativo à marca figurativa (figura de brasão), através do processo administrativo de nulidade - PAN, publicado na RPI 1894, de 24/04/2007, cujo exame até o momento não foi apreciado.

Reexaminando as provas trazidas pela autor, no registro acima, através da petição denominada de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujos argumentos são os mesmos aqui presentes, concluímos que a pretensão da autora merece acolhida, uma vez que se trata, de identidade com as marcas da DeMolay International, em seu país de origem.

Conforme demonstrado, pelo autor, a Ordem DeMolay, é uma organização juvenil para-maçônica, unificada e dirigida por maçons, criada em 1919 pelo maçom Frank Shermman Land, tendo por objetivo a formação de jovens de 12 a 21 anos de idade, em melhores cidadãos. Organizada em sua origem como Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay (atual DeMolay International), gerencia as representações nos demais paises, a ela vinculadas e subordinadas, a exemplo do Brasil, exceto nos Estados Unidos.

Sobre o acima exposto, podemos concluir, que.o réu era "licenciado" para -----: eomercializar-as-marcas de propriedade do Supremo Conselho Internacional da

Ordem DeMolay (antecessor da DeMolay International), e não para registrá-Ias em seu nome. . ,,(o cf u!""

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J O que não se pode esquecer é que, a licença de marcas é mera autorização de uso de um sinal, não devendo resultar em apropriação ou posse da marca.

Outros documentos apresentados pelo autor (reg.no 821.561.910 c/PAN), demonstram a existência da entidade americana The International Supreme Council Of The Order Of DeMolay, desde 1926, atuando como uma organização beneficente, bem como comprovam a registrabilidade das marcas nominativa (DeMolay) e figurativa (brasão da Ordem), através de certificados de registros norte-americanos, com anotação de pré-uso no comércio, desde 1952, para assinalar produtos de uso pessoal, como chaveiros e peças do vestuário, em nome da DeMolay International.

Apesar de não verificarmos uma substancial relação de afinidade entre os produtos, acima, cobertos pelas marcas da autora e os serviços assinalados pelos registros $ubjudice, como sendo uma colidência clássica no âmbito da Diretoria de Marcas, concordamos, porém, que dada a natureza e os objetivos das entidades, a utilização de broches, chaveiros e etc., por seus membros, passa a ser uma prática bastante comum, no intuito de enaltecer mesmo que "simbolicamente"sua entidade de origem.

Por fim, após longa apreciação da farta documentação apresentada, pelo autor, não resta dúvida quanto a apropriação indevida das marcas, pela ré, razão pela qual somos pela nulidade dos registros ora sub judice.

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