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Denis Borges Barbosa Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF) Professor (convidado) de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ

(PPED), do Mestrado do INPI, e nos cursos de especialização da PUC/RJ, da FGV/SP, e da ESA/SP.

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PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCAS. TRADE DRESS. INEXISTÊNCIA DE COLISÃO EM ELEMENTOS TIRADOS DO MESMO DESIGNATIVO DE ELEMENTO ATIVO DO PRODUTO. APLICAÇAO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM FACE DE CATEGORIA SIMBÓLICA DE MERCADO QUE ABRANGE NÃO SÓ AS DUAS CONCORRENTES, MAS TAMBÉM AS DEMAIS DISPUTANDO O MESMO PÚBLICO.

DA CONSULTA ........................................................................................................................................ 2

Da questão .................................................................................................................................... 2 Dos fatos pertinentes ..................................................................................................................... 4

Inicial ....................................................................................................................................................... 4 I. Esclarecimento inicial ...................................................................................................................... 4 II. O histórico de sucesso da autora ..................................................................................................... 5 II- Das condutas reprováveis praticadas pela Ré ................................................................................. 5 III. Violação de marca ......................................................................................................................... 6 IV. A existência de concorrência desleal ............................................................................................. 6 V. Perdas e Danos............................................................................................................................... 6 VI. Pedido de tutela específica antecipada .......................................................................................... 7 VII. Pedidos ........................................................................................................................................ 7

Contestação ............................................................................................................................................. 7 I- Breve Síntese Processual ................................................................................................................. 8 II- Tempestividade da peça ................................................................................................................. 8 III- Da Realidade dos Fatos .................................................................................................................. 8 V- Do Direito ...................................................................................................................................... 8

Da Ausência de Violação de marca ................................................................................................ 8 Da existência de concorrência desleal ........................................................................................... 9 Da ausência dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela ......................... 10 Da ausência do dever de indenizar .............................................................................................. 10

V – Impugnação aos documentos juntados com a inicial.................................................................... 11 VI – Conclusão .................................................................................................................................. 11 VII – Do Requerimento ..................................................................................................................... 11

DO DIREITO .......................................................................................................................................... 11 Marca de indústria, comércio e serviços ....................................................................................... 12

O caso aqui – de alegada contrafação – é de análise em concreto ........................................................... 14 Efeitos de uma análise em concreto ....................................................................................................... 14

A análise de confusão .................................................................................................................. 15 Regras tradicionais de colidência ............................................................................................................ 16

Comparação binária ......................................................................................................................... 17 A teoria da distância - A análise em face do universo significativo do mercado pertinente ....................... 18

Fundamento teórico da doutrina da distância ................................................................................... 21 Das condições jurídicas da concorrência de produtos de mercado ..................................................... 22 A necessidade de um código visual de inclusão de categoria ............................................................. 23

A questão das marcas mistas e outros signos distintivos complexos .............................................. 24 A questão do público alvo................................................................................................................. 25

A questão da boa fé ..................................................................................................................... 26 Do trade dress ............................................................................................................................. 28

Do Trade dress como adjunto à marca .................................................................................................... 29 O trade dress como elemento jurídico autônomo ............................................................................. 31

A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro ....................................................................... 33




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Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal .............................................. 34 De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress .................................................. 38

DA APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS ........................................................................................................ 40 Da existência de concorrência ...................................................................................................... 40 Da apuração da confusão entre as marcas e os trade dresses ....................................................... 40

Da neutralidade dos elementos de caráter genérico ............................................................................... 40 Análise binária de confusão dos elementos nominativos ......................................................................... 45 Da comparação dos trade dress .............................................................................................................. 47

Do laudo técnico iconográfico........................................................................................................... 47 Dos testes Nogueira e Fischer ................................................................................................................. 50

Primeiro teste .................................................................................................................................. 50 Segundo teste .................................................................................................................................. 51

Aplicação neste passo da teoria da distância ............................................................................... 52 Segundo teste .................................................................................................................................. 53 Terceiro teste ................................................................................................................................... 55 Quarto teste .................................................................................................................................... 56 Quinto teste ..................................................................................................................................... 56

Da questão do público alvo .......................................................................................................... 57 Da questão da boa fé ................................................................................................................... 59

CONCLUSÃO ......................................................................................................................................... 60 ANEXO I – Laudo Técnico do Prof. Sebastiany ............................................................................... 62

Da consulta 1

Integralmédica S.A Agricultura e Pesquisa, através de seu ilustre patrono Natan Baril, nos submete a parecer a questão jurídica relativa às marcas cujas expressões de proa são LINOLEN, da empresa Nutrilatina e LINOLEIC, da empresa Integral médica.

Da questão

A consulente nos coloca a seguinte de questão de ordem:

Existe confusão ou associação entre as marcas ou trade dress dos produtos LINOLEIC X LINOLEN, como apresentadas abaixo, que configure violação de marca ou de trade dress?

NUTRILATINA

• Nutrilatina Age Linolen – Registros Nominativos, nº829371419 e 829371443, nas respectivas classes NCL(9) 29 e NCL (9) 5;

1 Este parecer contou com a pesquisa e aporte de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, MSc. em Propriedade Intelectual e Inovação.




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• Nutrilatina Linolen Line Linolen – Pedidos Mistos de registro, nº 830489533 e 830489541, nas respectivas classes NCL(9) 29 e NCL (9) 5:

• Produto Nutrilatina Linolen Line Linolen no mercado:

INTEGRALMÉDICA:

• Marca conforme indeferida pelo INPI, mas utilizada no mercado: Cla-e Carthamus Linoléic Acid com vitamina E

• Produto INTEGRALMÉDICA CARTHAMUS LINOLEI ACID como usado no mercado:




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Dos fatos pertinentes

Existe ação cominatória, de rito ordinário, cumulada com indenização por perdas e danos e pedidos liminar de antecipação dos efeitos da tutela, em vara cível da Comarca de Curitiba – Paraná, tendo como autora Nutrilatina laboratórios ltda (“Nutrilatina”), e como ré: Integralmédica s.a. Agricultura e Pesquisa (“Integralmédica”), Proc. nº 27276/2011

Inicial

A ação invoca como fundamento o art.5°, XXIX CF; art. 10 bis da Convenção União de Paris; arts. 124, XIX – 129 - 130, III - 189, I - 190, I - 195, III - 207 a 209 todos da LPI; arts. 186 c/c 927 CC; arts. 287 e 461 caput, §§ 3º e 4º do CPC.

I. Esclarecimento inicial

A autora afirma que o caso se refere a violação marcária e concorrência desleal por parte da Ré. Afirma, ainda, ser titular de pedidos e registros, perante o INPI, relacionados a marca LINOLEN, que identificam suplementos alimentares. Alega que a Ré utiliza, ilicitamente, expressão semelhante e embalagem análoga para produtos da mesma natureza – LINOLEIC – expostos lado a lado nos estabelecimentos comerciais.

Tal utilização, segundo a Autora, causaria confusão ao consumidor. Ainda haveria campanha, por parte da Ré, dimafatória e predatória via internet contra produto da Autora.




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Dessa forma, a Autora apresenta como objetivo da demanda fazer com que não haja apropriação indevida, por parte da Ré, de seu prestígio no mercado, induzindo o consumidor a erro e diluindo o poder atrativo da marca da NUTRILATINA.

II. O histórico de sucesso da autora

A empresa Autora afirma ser uma empresa nacional, fundada em 1988, sendo pioneira no segmento de suplementos alimentares e de alimentos para finalidades especiais, responsável pela introdução, no Brasil, desse novo segmento. Ela deteria o título absoluto de líder latino-americana da indústria de suplementos alimentares.

Seu produto de destaque é o LINOLEN - um suplemento alimentar purificado por meio de um exclusivo processo de filtragem e concentração cuja forma de apresentação é altamente distintiva e característica (apresentou-se a imagem do produto). Afirma a Autora que é um produto exclusivo e líder de mercado.

A Autora cita os pedidos e os registros que detém perante o INPI, com as imagens correspondentes, são eles:

- Registro n° 825.371443 – marca nominativa NUTRILATINA AGE LINOLEN. Concedido em 22.12.2009. Classe: NCL (9) 5.

- Registro n° 829.371.419 – marca nominativa NUTRILATINA AGE LINOLEN. Concedido em 22.12.2009. Classe: NCL (9) 29.

- Processo n° 830.489.541 – marca mista NUTRILATINA LINOLEN LINE LINOLEN. Depositado em 04.01.2010. Classe: NCL (9) 5.

- Processo n° 830.489.533 – marca mista NUTRILATINA LINOLEN LINE LINOLEN. Depositado em 04.01.2010. Classe NCL (9) 29.

A NUTRILATINA afirma deter o registro do produto LINOLEN junto à ANVISA sob o n° 509690131 (Processo n° 25023.020167/2007-34).

II- Das condutas reprováveis praticadas pela Ré

A autora afirma que a Ré expôs à venda um suplemento alimentar voltado ao emagrecimento, chamado LINOLEIC. Alega que tal marca eleita pela Ré é parecida com a sua marca do ponto de vista fonético e também do padrão visual (a disposições dos elementos constantes das embalagens é praticamente a mesma, com as marcas LINOLEN e LINOLEIC dispostas em caixa alta, sob o fundo branco, na parte central das embalagens, constando as respectivas house marks NUTRILATINA e INTEGRALMÉDICA logo acima, e ícone em formato espiral logo abaixo. Também, é apontado o formato cilíndrico da embalagem e a predominância de cores escuras como coincidências).




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Ao conduzir uma busca pela expressão “NUTRILATINA LINOLEN” no site do Google, a Autora teria encontrado um uso não autorizado de sua marca, diz o link: “Ainda no LINOLEN? Conheço o Novo Óleo de Cártamo p/ um preço único: 180 caps – R$ 99”. Tal link foi objeto de ata notarial pela Autora, de modo a comprovar a concorrência desleal.

A Autora aduziu que tal uso conhecido como “metatag” configura abuso de direito, concorrência predatória, além de desvio ilícito de clientela ao utilizar palavra-chave uma marca alheia.

A Autora traz à lide como exemplo (ainda que nada tenha a ver com a presente) outra violação da Ré aos seus produtos ao comercializar, desde 2010, suplemento alimento NUTRI DIET SHAKE em violação marcária ao principal produto da NUTRILATINA o chamado DIET SHAKE.

III. Violação de marca

Citando os arts. 5º, XXIX CF e 129 LPI a Autora invoca o direito de uso exclusivo através dos registros da marca LINOLEN. Advindo desse direito é a proibição de reprodução ou imitação por terceiros, segundo arts. 124, XIX, 189, I e 190, I LPI. Também é citado do art. 130 LPI.

A Autora afirma ser caso de violação marcária manifesta no aspecto gráfico e fonético, sendo possível a confusão pelo consumidor das marcas em questão. Ainda, a Autora traz o perigo de diluição de sua marca com as práticas da Ré.

IV. A existência de concorrência desleal

A Autora alega que a prática da concorrência desleal está consubstanciada na violação marcária e na imitação do trade dress do produto LINOLEN, líder do mercado. Cita o art. 195, III da Lei 9.279/96 e o art. 10 bis CUP.

A Autora afirma que o objetivo principal da Ré é de se aproveitar de forma desleal e parasitária. Tal conduta caracteriza enriquecimento ilícito e abuso de direito (art. 187 CC).

Sendo assim, a Autora alega ser impériosa a abstenção de fabricação e comercialização do produto LINOLEIC.

V. Perdas e Danos

A autora firma que - comprovada a violação de direitos alheios - surge o dever do ofensor de repara os danos surgidos do ato ilícito, art. 186 c/c 927 CC e o art. 209 LPI.




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A Autora cita Gama Cerqueira para afirmar que configurando-se a contração e a concorrência desleal, as perdas e danos são devidos pela simples violação de direito alheio.

A Autora vislumbra o lucro cessante no desvio de clientela (inclusive utilização de “metatags”) e na perda de identidade e diluição da força atrativa de sua marca.

A Autora requereu pagamento de perdas e danos em montante que confira caráter sancionatório. Foram mencionados os arts. 207 a 210 LPI.

VI. Pedido de tutela específica antecipada

A Autora vislumbra a necessidade de concessão de tutela específica com obrigação de não fazer, abstenção da Ré de produzir, comercializar e divulgar os produtos com a marca LINOLEIC. Nesse sentido, art. 209, §1º LPI.

A Autora verificou o periculum in mora no desgaste da imagem de sua marca através das violações marcarias e concorrência desleal.

As Autoras ressaltam que a Ré poderá continuar a exercer suas atividades, porém, com marca distinta de LINOLEIC.

VII. Pedidos

- Concessão, liminarmente, de tutela específica para que a Ré se abstenha de fabricar, comercializar ou utilizar os produtos de marca LINOLEIC.

- Concessão, liminarmente, de tutela específica para que a Ré se abstenha de utilizar em websites ou outros meios de busca quaisquer combinações relacionadas aos produtos LINOLEN.

- Citação e intimação da Ré.

- Que se julgue procedente a ação para condenar a Ré a se abster, definitivamente, de fabricar, comercializar ou utilizar os produtos de marca LINOLEIC. Sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.

- Que se julgue procedente a ação para condenar a Ré a se abster, definitivamente, de utilizar websites ou outros meios de busca quaisquer combinações relacionadas aos produtos LINOLEN.

- Que se faça composição de danos patrimoniais e lucros cessantes, decorrentes da prática de concorrência desleal. Arts. 208 a 210 LPI.

Contestação




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I- Breve Síntese Processual

A Ré citou o objetivo da propositura da ação pela Autora, qual seja, concessão liminar e inaudita altera parte de tutela específica de certas ações quanto ao uso da marca LINOLEIC. A Ré fez, ainda, um síntese das alegações da Autora. Mencionou-se, também, a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Após tal deferimento, a Ré interpôs Agravo de Instrumento ao qual foi atribuído parcial efeito suspensivo.

II- Tempestividade da peça

Conforme exposto no art. 214, §1º c/c art. 184, ambos do CPC, o prazo deveria ser contado a partir do primeiro dia útil seguinte à juntada da carta precatória e do protocolo da petição, 20 de junho de 2011. Assim, o prazo terminaria no dia 04 de julho de 2011. O protocolo fora efetivado, segundo a Ré, no dia 01 de julho de 2011.

III- Da Realidade dos Fatos

A Ré afirma que, ao contrário do alegado pela Autora, sua empresa é pioneira e líder no mercado brasileiro de suplementos nutricionais (fundada em 1983) e consagrada como a maior autoridade nacional em pesquisa e desenvolvimento de produtos, focando a melhoria da performance e da qualidade de vida das pessoas. A empresa Ré afirma se destacar na área de suplementação esportiva. Ainda, discorreu sobre a estrutura de sua empresa para demonstrar que não é uma empresa “fundo de quintal” e que realiza investimentos constantes em marketing e divulgação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, para que seja conferido um caráter de distintividade e valorizando sua house mark (Integralmédica).

V- Do Direito

A Ré pretende demonstrar que as afirmações da inicial não condizem com a realidade fático-jurídica.

Da Ausência de Violação de marca

A Ré destacou que a expressão LINOLEIC representa sinal de caráter descritivo do produto, como já decidiu o INPI.

A Ré afirma ter depositado o processo de n° 827850700, referente ao pedido de registro de marca “CLA-E CARTHAMUS LINOLÉIC ACID COM




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VITAMINA E” (grifou-se), na forma mista, na classe NCl (8) 05, perante o INPI. Porém, o INPI entendeu que o termo trazido pela Ré não seria registrável como marca, face ao que expõe o art. 124, VI da LPI. Esse fato permite o uso livre da palavra LINOLEIC, já que o próprio INPI entendeu que não há como conceder exclusividade sobre o termo. Tal fato, segundo a Ré, mostra que o INPI não considera a marca pretendida pela Ré como colidente com a marca de titularidade da Autora.

Ao contrário, a Ré visualiza em tal decisão do INPI a premissa de que a marca da Autora é uma marca fraca (por isso dotada de um menor grau de proteção), podendo ser usada inclusive a Teoria da Distância em tal caso. Dessa forma, o exame de colidência deve ser feito de forma menos rigorosa.

A Ré afirma ainda que o termo LINOLEN é de ocorrência comum e de domínio público no meio técnico-científico, enquanto radical derivado de linoléico. Nesse sentido a Ré juntou parecer do Professor Doutor Marcos Nogueira Eberlin. Ainda, a Ré citou diversas marcas depositadas/concedidas no INPI compostas pelos termos LINOLEN e LINOLEIC.

A Ré citou precedente do STJ e do TRF2 a favor da possibilidade de convivência com outras marcas, ditas fracas ou evocativas.

Por fim, a Ré alega que a marca da Autora sequer tem anterioridades impeditiva para o registro.

Da existência de concorrência desleal

A Ré nega haver concorrência desleal quanto às embalagens dos produtos por não haver qualquer semelhança. Na verdade, há um espectro de nicho de mercado quanto à forma/linha de apresentação visual. A Ré mostrou fotos da sua embalagem e da Ré.

A Ré ressaltou que a Autora não utiliza no produto sua marca como deferida pelo INPI.

A Ré afirma que a exposição de seus produtos com a cor azul predominando enquanto a Autora utiliza a cor preta afasta a possibilidade de confusão/associação.

A Ré afirma que em sua embalagem além da expressão LINOLEIC acompanha a palavra CARTHAMUS e ACID, além da housemark INTEGRALMÉDICA (marca devidamente registrada no INPI).

A Ré aduziu que outras empresas nesse mesmo nicho apresentam embalagens similares. A Ré demonstrou sua afirmação com imagens das embalagens.




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A Ré ainda destacou que seus produtos estão registrados na ANVISA.

Contra a alegação da Autora de que a Ré estaria comercializando seus produtos com preços aviltantes, a Ré juntou preços praticados nesse nicho de mercado. Dessa demonstração a Ré aduziu que pratica preços medianos quando comparado com outros concorrentes. Ainda, com tal demonstração a Ré alegou que a Autora é quem pratica preços abusivos.

Da ausência dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da

tutela

A Ré nega a verossimilhança com os seguintes pontos:

i) a expressão LINOLEIC utilizada pela Ré se trata de expressão de uso comum, de caráter simplesmente descritivo do produto,

ii) a marca “LINOLEN” da Autora é considerada marca fraca, eis que evocativa em relação aos produtos que distingue;

iii) a marca da Autora convive com inúmeras outras marcas semelhantes fato que, pela Teoria da Distância a obrigada a conviver com a marca “LINOLEIC” da Ré;

iv) os invólucros dos produtos questionados apresentam suficiente grau de distinguibilidade entre si, não havendo assim que se falar em confusão/associação por parte do consumidor.

Além disso, a Ré alega que não há que se falar em dano irreparável, pois a Autora não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Por outro lado, a Ré afirma que a decisão que antecipou os efeitos da tutela causa danos irreparáveis e irreversíveis. Outro dano é a campanha intitulada “COMUNICADO AO MERCADO NUTRILATINA LINOLEN x LINOLEIC”, veiculada na rede mundial de computadores, em que a Autora denigre a imagem da Ré. A Ré juntou ata notarial para provar tal informação. Nesse comunicado a Autora aduz que a Ré praticou concorrência desleal ao violar a marca registrada e se aproximar do padrão visual.

Da ausência do dever de indenizar

A Ré nega a prática de atos ilícitos. Ainda, como a Autora não provou o dano (não foi demonstrado a prática do ato ilícito, o efetivo prejuízo suportado nem o nexo causal) não subsiste o pedido de indenização. Nesse sentido a Ré juntou precedentes.




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V – Impugnação aos documentos juntados com a inicial

A Ré impugnou as impressões do site da própria empresa (impressões essas que pretendiam demonstrar seu histórico e renome). Também, as impressões que pretendiam demonstrar o investimento de 15 milhões de reais para desenvolvimento e marketing.

Sobre o link resultante de busca feita no GOOGLE, trazido pela Autora, partindo das expressões “NUTRILATINA LINOLEN”, a Ré destacou que o referido link conduzia à pagina virtual da “Loja do Suplemento”, especializada no comércio on line de suplementos alimentares e sobre a qual não possui a Ré qualquer ingerência.

VI – Conclusão

A Ré concluiu com os seguintes pontos: a expressão LINOLEIC representa sinal de caráter simplesmente descritivo do produto a ser distinguido; a expressão “LINOLEN” é um sinal EVOCATIVO em relação aos produtos que distingue, e, portanto, considerado como MARCA FRACA; a expressão LINOLEN convive com vários outros produtos de terceiros cobertos tanto com o mesmo e idêntico termo LINOLEN quanto com o termo LINOLEIC; as embalagens dos produtos fabricados/comercializados pelas empresas litigantes detêm suficiente grau de distinguibilidade entre si e não restaram comprovados os requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar, tanto pela ausência de prática de ato ilícito pela Ré quanto pela ausência da comprovação dos supostos danos.

VII – Do Requerimento

Requereu a Ré: a reconsideração da decisão que antecipou os efeitos da tutela, ante a ausência dos requisitos autorizadores da providência em questão, após seguidos os trâmites legais, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Autora na petição inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Ré protestou por todos os meios de provas, em especial prova oral, consistente na oitiva do representante legal da Autora, sob pena de confesso, bem como das testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado, prova pericial e a juntada de novos documentos, se necessário for.

Do direito

Nesta seção examinaremos




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(a) a análise de confusão e associação tanto do elemento de marca – a registrada pela autora - , quanto do elemento visual, não marcário, o trade dress.

(b) A questão da necessidade de uma análise em concreto – no mercado – para definir-se infração de marcas e direitos concorrenciais.

(c) A afirmação que em signos distintivos – marca ou trade dress – a presença simultânea de elementos nominativos e figurativos tem de ser levada em conta para determinar se existe – ou não – confusão.

(d) Da importância da boa-fé na análise de violações de direitos de propriedade intelectual.

(e) A construção da proteção do trade dress no direito concorrencial, e seus limites e condições de aplicação.

Em seção subsequente, aplicaremos os elementos do direito aqui deduzido aos fatos do caos.

Marca de indústria, comércio e serviços

Dentre os vários tipos de marca previstos na legislação brasileira, as destinadas a distinguir produtos e serviços têm como características, no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual:

i) Elas são apostas a produtos e serviços, para o fim de distingui-los uns entre outros;

ii) Enquanto usadas “como marca” 2;

iii) Num contexto de “uso comercial” 3;

2 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011. 2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos)

3 "Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial." ASCENSÃO, José de Oliveira, As funções das marcas e os descritores, In Revista da ABPI, no. 61, nov/dez 2002, p. 17. "O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca




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iv) Sem garantia jurídica de qualidade substantiva 4; e

v) No espaço pertinente da concorrência 5.

Em outra análise, assim notamos os propósitos dessas mesmas marcas 6:

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Insertas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria.

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil”. REsp 862.067-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), julgado em 26/4/2011.

4 "Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia. A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos." ASCENSÃO. José de Oliveira, op. cit. Para uma análise extensa dessa questão, vide PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha, Quando a Propriedade Industrial representa qualidade, Lumen Juris, agosto de 2011.

5 “A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no microambiente econômico onde ela se exerce.” BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2008, § 5.2.1.

6 Proteção de Marcas, op. Cit., 5.1.6.




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O caso aqui – de alegada contrafação – é de análise em concreto

O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior 7:

Análise em abstrato.

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de argüição de nulidade, a análise é do potencial de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação.

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira8:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e nome commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude.” v. Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. Também Paul Mathély: « II n’est pas nécessaire que la confusion soit réalisée; il suffit qu’elle soit possible. C’est en effet le danger même de confusion qu’il faut prévenir. » v. Le nouveau droit français des marques, Éditions J.N.A., 1994, p. 301.

Efeitos de uma análise em concreto

A violação de direitos de propriedade intelectual importa em ação em concreto. A operação é simples: se uma patente tem sua exclusiva circunscrita pelas reivindicações, como notam os autores, se procuram no fato infrator os elementos da hipótese de incidência da exclusiva.

Como diz Ana Müller, em sua importante tese de doutoramento 9:

7 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

8 [Nota do Original] OLIVEIRA. Maurício Lopes. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.30-35.

9 MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.




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…como princípio geral, uma reivindicação é considerada como infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação são encontrados elementos correspondentes no produto ou processo infrator, seja de forma direta, seja por equivalência.

No caso dos signos distintivos (mas não só neles) a análise de contrafação perfaz a mesma operação, buscando a hipótese de incidência no elemento reivindicado, vale dizer, na forma exata em que o certificado de registro configurou a marca, com quaisquer limitações e apostilamentos. Tal hipótese será confrontada com o fato alegadamente infrator em sua concretude.

Uma vez que se inclua na lógica da decisão judicial em questão a concretude das relações concorrenciais, sem dúvida é pertinente a forma material que as empresas se utilizam de seus signos distintivos.

Se a maneira em que tais signos são usados na materialidade da concorrência, inclusive sua forma mista, não implicam em confusão ou associação com os de qualquer marca registrada, na forma em que o foi, certamente não haverá infração.

Em outras palavras, se o concorrente tem registro ou pedido que – em abstrato – potencialmente colide com as pretensões de outro concorrente, mas na concretude da concorrência, não se utiliza desses elementos potencialmente colidentes, contrafação não haverá e, a fortiori, pretensão de abstenção.

A análise de confusão

Uma vez que se determine a coexistência de mercado, passa-se - só aí -, à análise de confusão.

Tomemos, aqui, um parâmetro já consagrado pela doutrina e jurisprudência, que é o da confusão de marcas. O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a reprodução (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Tal critério, consagrado para as marcas, não é menos aplicável ao trade dress.




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Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que haja competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados10.

Haverá confusão “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras” 11.

Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

De qualquer forma, vale lembrar a regra de bom senso refletida na Question Q127 da AIPPI:

The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection against other marks that are less similar or are used for products that are less closely related.

Regras tradicionais de colidência

Examinemos aqui os procedimentos de análise de confusão, deduzidos da experiência e da jurisprudência de cento e quarenta anos de análise jurídica das marcas.

Devem-se, quanto a esses, indicar separadamente os critérios consagrados de análise comparativa entre duas marcas ou produtos em confronto, em abstrato, e aquelas que derivam dos elementos de significação – da linguagem específica - do segmento de mercado em questão, construído pela tensão das muitas marcas e produtos competitivos 12.

10 Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são estanques, mas dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.

11 RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

12 Quanto à complexa multiplicidade de critérios de comparação de marcas em contexto de contrafação, vide Beebe, Barton, "An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement". California Law Review, Forthcoming Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=947609




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Comparação binária

É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos – ou produtos dotados de elementos simbólicos – idênticos – como diz TRIPs, “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. Nestes casos, a discussão irá centrar-se na questão da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação individual de cada item individual, mas de maneira unitária e sintética, através de uma avaliação global levando em conta os elementos mais aparentes 13.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca ou o produto é destinado, em sua função própria:

A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual14.

A pragmática encontra uma ilustração detalhada em um dos nossos mais antigos tratados de marcas15, Nogueira e Fischer, de 1910, que aplicaremos neste parecer:

— Verifica-se a imitação illicita :

13 “si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti” Vanzetti, Adriano & Vicenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: dott. A. Giufrè editore, 1993, p. 183.

14 GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 93.

15 ALMEIDA NOGUEIRA & FISHER JÚNIOR. Tratado theórico e prático de marcas industriais e nome comercial. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p. 179-180 e 193-198.




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a) Quando a marca incriminada, embora differente da marca legitima em todos os seus elementos, offerecer entretanto no aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;

b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legitima, mas alguns minutos depois, trouxer ao espirito a imagem da precedente, sem embargo das differenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;

c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte verbal ou a denominação;

d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;

e) Quando a marca legitima contem um emblema, symbolo, retrato ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem; (..)

h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

A teoria da distância - A análise em face do universo significativo do mercado pertinente

Cabe aqui mencionar ainda mais um fator de análise, de alta relevância, que já não considera apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico: todas as marcas que concorrem num mesmo mercado.

Pois dificilmente duas marcas repartem – só elas – o mercado. Quase que por regra absoluta, há mais ofertas do que a simples binariedade de marcas poderia compreender.




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A existência reiterada de tal padrão cria uma necessidade de reponderar às formas clássicas de comparação binária entre marcas e outros signos distintivos. A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome de “teoria da distância” (Abstandslehre) 16.

Tal doutrina pode ser assim formulada:

Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores 17.

Assim indicou o tribunal máximo português:

Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca " Dr. ...", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247987, " Dr. Martinez ", da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a

16 Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) - "Arctuvan"/"Artesan", "Das Berufungsgericht geht insoweit zutreffend davon aus, daß es Zeichen mit abgeschwächter Kennzeichnungskraft gibt, denen deshalb nur ein geringerer Schutzbereich zukommt. Es folgt insbesondere dem in der Rechtsprechung des erkennenden Senats... anerkannten Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens abgeschwächt werde, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch seien, die sich von ihm nur wenig unterschieden... Der Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft und der Schutzbereich eines Warenzeichens in Abhängigkeit von dem Abstande stehen, den es von den Konkurrenzzeichen einhält, beruht auf der Erwägung, daß das Publikum dann, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten genötigt ist. In solchen Fällen wird die Verwechslungsgefahr daher schon durch geringfügige Unterschiede ausgeschaltet. Die darin zum Ausdruck gelangende Schwächung der Kennzeichnungskraft muß, wie der erkennende Senat in der Gumasol-Entscheidung... betont hat, eine entsprechende Begrenzung des Schutzbereichs dahin zur Folge haben, daß dem Zeicheninhaber kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden kann, als er ihn selbst mit seinem Zeichen von anderen Zeichen gewählt und gewahrt hat." Vide sobre a questão SCHRICKER, Gerhard, Die Berufung auf ältere Marken Dritter - Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und Schweizerischen Recht, GRUR Ausl 1965 Heft 6, p.285.

17 FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in GRUR 1955 415 , 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes 120 et seq. to Sec. 31 WZG”.




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sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora. 18

A literatura nacional 19 e, muito significativamente, a jurisprudência corrente do 2º. TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da Distância como contribuição doutrinária de relevância 20. No entanto, assim como o tribunal português, na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, o voto condutor, da Desembargadora Liliane Roriz, determinou que em casos em que se estejam apreciando marcas com "alto grau de reconhecimento, de grande penetração no mercado", não cabe utilizar-se a teoria da distância.

Assim, no tocante a marca em competição - não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o código simbólico factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente21.

18 Nº Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA BARROS Nº do Documento: SJ200211130034317 Data do Acordão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 1335/02 Data: 03/04/2002, visitado em 20/05/2008, encontrado em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95950d12dc99e02e80256cbc004eac22?OpenDocument.

19 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74; "Sobre a teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie de la distance, in Revue Internationale de Ia Propríete Industríelle et Artistíque, no 62, dez. 1965, p. 389. Segundo Seelig, um dos autores que melhor estudou a teoria da distância, assim se resumiria seu fundamento: "On peut voir souvent que des marques identiques ou símilaires sont utilisées dans dês domaínes d'activité identiques ou voisins. En general, le public usager s'est habitue à la coexistence de cês marques et il s'en suit qu'un prête une attention plus grande que de coütume aux différences existant entre elles. Si, par la suite, de nouvelles marques semblables viennent encore s'ajouter, le public ne les confundra pas avec celle qui existent déjà parce qu'il a pris l'habitude de faire attention à leurs différences, même faibles, et sait par conséquent les distinguer. La conséquence de ce processus est que le risque de confusion entre les marques s'amoindrit". v., também, Luis Eduardo Bertone e Guillermo de las Cuevas, op. cit., p. 76. Na definição desses autores a teoria da distância "sostiene que el proprietário de una marca no puede hacer valer ante terceros un âmbito de protección mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas".

20 “A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratarem-se de marcas que mantém uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

21 “Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem, contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o




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Fundamento teórico da doutrina da distância

Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de forma livre. Em princípio, a originalidade – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a cintila de criação.

Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco ilustrado na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial:

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre 22. Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.23

mercado consumidor." 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc. N.º. 2000.5101529287-1. 22 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão; 23 Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.




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Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do software. A doutrina e a jurisprudência estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do trade dress:

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica 24. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética 25.

A pertinência desse requisito surge, no objeto deste Parecer, pelo fato de haver, como característica do mercado específico dos produtos em questão, um código de categoria, o que representa, para o reconhecimento pelo público do gênero de produtos, uma forma necessária.

Não temos, aqui, uma necessariedade resultante de função técnica, nem mesmo a exclusão da função ornamental pura, como indicado na doutrina de marcas. A necessariedade aqui é semiológica, e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo que excede e transcende ao código de categoria.

O mesmo parâmetro é aplicável à análise de confusão visual no campo da concorrência desleal. Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude.

Mas, na matéria de que se trata neste Parecer, o código de categoria é essencial. A proximidade das embalagens de todos os concorrentes no mercado é similar.

Das condições jurídicas da concorrência de produtos de mercado

Como narra o Prof. Guilherme Sebastiany, que dá seu estofo de especialista em design de embalagens a este Parecer 26:

Ao tratarmos de embalagens de produtos vendidos em mercados, super-mercados, hiper mercados, e demais varejos locais, devemos considerar um fator importante: o auto-serviço. Nestes espaços, diferentes das tradicionais mercearias que perduraram até meados do século passado vendendo principalmente produtos à granel, a

24 Nossa tese doutoral, item 5.16.

25 WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 http://ssrn.com/abstract=870001 (data de acesso em 20/04/2006), “A product’s trade dress such as a design feature (e.g., the product’s exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value”. 26




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embalagem desempenha o papel que antes o vendedor desempenhava ao indicar os diferentes produtos dentre as poucas opções disponíveis. Hoje, em um super-mercado ou hiper-mercado (dentre outras denominações adotadas), não há mais a presença do vendedor.

Cabe à embalagem do produto, disposta na prateleira, estabelecer seu contato e diálogo com o consumidor e convencê-lo da compra. Esta tarefa, no entanto, é extremamente árdua, pois nos maiores mercados há uma variedade entre 20 mil e 50 mil produtos diferentes. Considerando que o vocabulário médio de um indivíduo é de aproximadamente 8 mil palavras, podemos ter uma noção, mesmo que superficial, do volume de informações que o cérebro de um consumidor tem que lidar em um destes espaços.

Assim, há um código visual de inclusão de uma categoria, que ajuda o consumidor a reconhecer entre a miríade de produtos, quais são os de limpeza. E há, dentro deste código em particular, a distintividade de cada produto singular.

Tal distintividade é, apenas em parte, resultado da marca, mas também – significativamente – do trade dress individual. O tipo de consumo, rápido, repetitivo, e periódico, de um produto de limpeza não supõe o exame cuidadoso, a minúcia detalhada, de quem compra uma bolsa Gucci numa loja de alto luxo. O consumidor compra pelo conjunto-imagem. Pela embalagem.

A necessidade de um código visual de inclusão de categoria

A criatividade tem certos limites: são eles técnicos (tem de haver um recipiente para o produto, que seja eficiente para o seu uso) e econômicos (o produto é de consumo de massa). Mas, extremamente importante para o objeto deste Parecer, os limites são também semiológicos.

Vejamos. Com o número de produtos de consumo de massa postos à disposição do público (seriam até 50 mil deles, segundo o Prof. Sebastiany), tem de haver, necessariamente, um meio de reconhecimento pelo público de que um produto determinado se enquadra na categoria geral de sua utilidade.

Isso se dá, em parte, pela topografia dos pontos de venda. Num supermercado, há setores de alimentos, de brinquedos, de produtos de limpeza, individualizados e assinalados. Nas prateleiras, os produtos afins são postos em contiguidade. Mas quase sempre, e em especial nos produtos de limpeza, há elementos das embalagens que constituem símbolos de pertinência a uma determinada categoria de produtos




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A questão das marcas mistas e outros signos distintivos complexos

Como já se indicou acima, a análise das marcas não se pode fazer de forma analítica, retirando-se das marcas mistas o aspecto figurativo, como indica Vanzetti e Cataldo:

Deve proceder-se ao exame comparativo das marcas em causa não analiticamente, através de um exame detalhado e uma avaliação individual de cada item individual, mas de maneira unitária e sintética, através de uma avaliação global levando em conta os elementos mais aparentes 27.

O que é confirmado pelos tribunais:

No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos ("BELA VISTA"), têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão. (Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03.11.2009).

“Relevando, ainda, notar que em seara de direito marcário o uso conjugado com outros elementos pode conferir a um signo distintividade suficiente para dissociá-lo de outros, sem ensejar, contudo, risco de confusão ou aderência. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2010.02.01.008379-1, DJ 09.12.2010).

“Inexiste similitude entre insígnias de cores diversas, uma com emblema (desenho de uma palheta de pintor) outra apenas nominativa. (Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, Julgado em 08.04.1996).

27 “Si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”. VANZETTI e CATALDO, Manuale de Diritto Industriale, Giufrè, 1993, p. 183




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“A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da marca do produto, quando o resultado final de conjunto difere substancialmente um produto do outro, tornando impossível confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria. Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n.9.279/96. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Des. Lauro Laertes de Oliveira, AC 0111800-9, Julgado em 07.11.2001).

Assim, em se tratado em em concreto, não se pode pretender confusão do público apenas do elementos nominativo comum, quando abundam outros siansi visuais de caráter totalizante em contrário.

A questão do público alvo

A confusão, além disso, se aprecia em face do público a qual as marcas se voltam. Já citamos Gama Cerqueira quanto ao ponto; a confusão é apurada levando em conta, na marca

a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.

A questão é considerada pelos tribunais computando-se, primeiramente, a sofisticação dos públicos em questão:

Acresça-se, consoante se infere das assertivas da própria Agravada, a qualidade dos produtos não se assemelham aos seus, situação de onde se infere que o preço da mercadoria não se identificará com o dos produtos genuínos Louis Vuitton, marca de renome internacional, cujo público alvo, de melhor poder aquisitivo e que, em princípio, tem conhecimento do produto que adquirem, não serão, ao contrário do entendimento do Em. Magistrado, vítimas de confusão ou engano capaz de ensejar erro na compra do produto e prejuízo às Agravadas. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 4ª Turma Cível, Des. Cruz Macedo, AI 20060020011289, Julgado em 10.05.2006.)

"Administrativo. Comercial. Propriedade industrial. Marca. Possibilidade de confusão com marca já registrada. CPI, art. 65, 17. I- A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de aparelhos científicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança. Ao contrario, se o produto e popular, adquirido por pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão e maior." TFR, AC 105292, Sexta Turma, Ministro Carlos Mario Velloso, 18-12-1985




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Assim é que se distinguem os mercados de produtos de massa e os de maior sofisticação:

(...) E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazê-lo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o “Leite de Rosas” são as pessoas de um nível mais baixo no sentido cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo ou comprando, infelizmente – essa é a verdade -, menor nessa realidade do nosso País”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

A questão da boa fé

Nosso clássico par excellence¸ João da Gama Cerqueira lembra:

Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito 28.

Uma das missões mais eminentes da propriedade intelectual é a garantia da boa fé nas relações concorrenciais. Assim, no deslinde das questões relativas a esse capítulo do direito, ainda que ao fim das contas, se regulem questões de concorrência, o que se tutela sempre é a expectativa de que todos os sujeitos de direito, e não menos nas lides concorrenciais, agirão pautados numa boa fé.

A expectativa dessa boa fé é, aliás, o fundamento da tutela da concorrência:

28 GAMA CERQUEIRA, João da; com atualização de BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton SILVEIRA. Tratado da Propriedade Industrial -. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, vol; I, p. xvi.




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O mercado, anota ainda Irti, é uma ordem, no sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado. (Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau).

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal... Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados. (Supremo Tribunal Federal R.T.J. 56/ 453-5).

Urge consignar que a concorrência legal pode e deve existir e ser incentivada, à vista da livre iniciativa inserida no art. 170, Constituição Federal, como base da ordem econômica, incluindo, entre seus princípios orientadores, a livre concorrência. Já a concorrência desleal há de ser reprimida, por que utiliza práticas que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos para alcançar clientela alheia. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Beatriz Franco, AC 124682-4/188, DJ 18.09.2008).

Assim, a boa fé, e dentre suas modalidades, a boa fé objetiva29, tem um poder moldador na atribuição de exclusivas da propriedade intelectual. Embora o que se tutele sejam posições objetivas no mercado concorrencial, o tom e a estilo dessa tutela sofrem condicionamento da existência ou não de boa fé.

O requisito aparece nesse capítulo da enciclopédia jurídica de múltiplas formas. É pressuposto de certos direitos, como o de precedência marcaria e de uso anterior do art. 45 do Código de 1996; só o utente de boa fé terá os benefícios aquisitivos destas situações jurídicas. No caso de marca não registrada, sua tutela

29 Há que se notar que já suscitamos, mais de uma vez, que, no caso de concorrência desleal, e não de concorrência interdita, como ocorre em se tratando de direitos exclusivos, marcas registradas inclusive, a noção de imprevisibilidade fática, e não de boa fé objetiva, é o critério de aplicação da norma repressora. Mas, aqui, falamos de direitos exclusivos. Vide BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. III, [ 2 ] § 2. 9. - Deslealdade, boa fé, abuso de direito e atos excessivos.




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pela propriedade industrial presume o uso de boa fé 30. Só aquele que registrar – de boa fé – marca que, sendo utilizada no exterior, pudesse ser tida como notória para efeitos do art. 6bis da CUP se beneficiará do prazo extintivo de pretensão de nulidade previsto na legislação interna.

Mas é no exercício da repressão dos ilícitos da propriedade intelectual que esse elemento se afirma com mais ênfase. Embora a pretensão proibitória do exercício de uma concorrência interdita prescinda de qualquer má-fé 31

Ausente a má-fé e ausente qualquer comprovação de dano decorrente do malfadado registro, não há que se falar em indenização. Entendo que a autora defenda que a só-violação venha a gerar direito à indenização. Mas essa só-violação, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comportamento de má-fé por parte de quem violou. Na sistemática jurídica brasileira, não há como se punir aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal e, aliás, cuja ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida. (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC Márcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008).

Assim, é elemento significativo na administração das pretensões relativas aos direitos exclusivos da propriedade intelectual a existência de boa fé.

Do trade dress

Nesta seção, discutiremos a proteção do chamado trade dress no direito brasileiro.

O que é esse instituto jurídico? Responde-o a casuística:

Questão que deve ser examinada sob o prisma do "trade dress" ou conjunto-imagem, que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados isoladamente para fins de apuração da existência ou não de

30 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris, éd. Litec, 1990, p. 139-65.

31 “Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé , e se exerce contra todas as pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer.” BARBOSA, op. Cit. Vol. I, Cap. I, [ 6 ] § 6. 1. - Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial.




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identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia pelo conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da revendedora que lhe prestará o serviço..(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009).

Segundo a doutrina especializada, a expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pela Precedentes judiciais no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais” .(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009).

Do Trade dress como adjunto à marca

O Trade dress inicialmente foi definido como a “vestimenta” do produto ou serviço e constituía uma proteção complementar às marcas. Com efeito, a marca cada vez mais é um detonador de imagens e desejos, e o conjunto-imagem que constrói a relação entre o público e o produto começa pela marca. Assim indicamos em nossa tese de doutoramento:

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as pretensões da livre expressão; assim, só as funções de assinalamento da marca (mas não a de persuasão) tenderia o interesse público32.

32 BOSLAND, Jason, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols” (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass audience,…variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far” . José de Oliveira Ascensão, op. Cit., se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada




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Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política33.

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário34.

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)35. A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de unicidade36 – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante.

se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.

33 HEILBRUNN, Benoît, « Du fascisme des marques », LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie".

34 CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

35 BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: ´el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos`".

36 SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”.




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De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo37. Necessariamente conotativo, trabalhando com imagens e associações, o símbolo vende através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente o objeto designado pela marca38.

Como diz o mais famoso criador de marcas da França, Pierre Bessis:

Nous tâchons de faire comprendre qu’il s’agit de s’approprier un territoire d’évocation fort et d’éviter le plus possible d’être imité en étant trop “descriptif ”. Le nom de marque relève d’une sémiologie propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se “délexicaliser”, c’est-à-dire perdre son sens premier au profit des valeurs de la marquee. Quant à ce qui fait un bon nom de marque, je vois deux critères essentiels: il doit d’abord être porteur d’un imaginaire, car c’est l’imaginaire qui crée le désir. Ensuite, il doit être juste par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la pertinence et de l’impertinence - l’originalité -, ce qui crée l’espace du rêve39.

O trade dress como elemento jurídico autônomo

Entretanto, a noção evoluiu. Hoje, o Trade dress pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo “conjunto-imagem” do produto ou serviço.40 É o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público41, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding.

37 BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing, “brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential distinctiveness".

38 Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em 22/10/2006: "In order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the brand itself" (Zara, 1997).

39 Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001, p. 31.

40 SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22-23.

41 OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista da ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.




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A aparência visual de um produto ou serviço envolve a imagem total do produto e os aspectos característicos do serviço42, por exemplo, o aviamento43 de um estabelecimento comercial. Este conjunto de características particulares e essenciais dos produtos e serviços é denominado também de conjunto-imagem e pode incluir aspectos como o formato, a cor, ou combinação de cores, o tamanho, a textura, gráficos, desenhos, embalagem e disposição de elementos visualmente perceptíveis.44

Maitê Moro argumenta que trade dress nada mais é do que uma nova nomenclatura de origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços por ela oferecidos.45

Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do serviço. Quando os elementos essenciais e distintivos de um produto, do aviamento de um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a violação de seu “conjunto-imagem”.

Por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível.

Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro sobre os aspectos comuns à Propriedade Intelectual nos vários países do mundo 46 que, o trade dress - a aparência, formato, modelo, detalhe, de um produto - pode ser protegido:

42 Ibidem.

43 Para este parecer “aviamento” significa o conjunto de elementos que caracterizam um estabelecimento comercial, enfatiza os elementos essenciais externos que distinguem determinado estabelecimento e que também faz parte do fundo de comércio deste estabelecimento, juntamente com a clientela, o crédito a reputação etc.

44 Ibidem.

45 MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 51.

46 LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p. 1709. “Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice.




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1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original 47;

2) através do desenho industrial, caso a criação possuas as características para ser protegida por este instituto;

3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de registro em determinado país abranger marcas mistas e tridimencionais.

4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano ou confusão ao público.

No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a concorrência desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre produtos, como já vimos acima.

A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o contrafator. O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se também através da concorrência desleal.

A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro

A questão aqui analisada é: pode o simples trade dress receber proteção autônoma no Direito Brasileiro? Afinal, não existe registro para a imagem geral do produto. O desenho industrial, o modelo de utilidade de uma embalagem nova caraterizada por sua utilidade, a marca tridimensional – quando a forma adquire notoriedade e distintividade prévia no mercado-, a marca mesmo, são elementos dessa proteção, mas não se esgota a tutela jurídica nisso. Nunca se esgotou.

O que é relevante neste contexto é que têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais dos objetos sujeitos à concorrência, estejam protegidos por

The appearance may consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or confusion”.

47 Sabe-se que os direitos autorais nascem com a materialização por diversos meios da obra. Para constituirmos um meio de prova, podemos utilizar o registro na Biblioteca Nacional (no caso de obras escritas) e no museu de Belas Artes (no caso de obras plásticas, desenhos).




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registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal). 48

Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal

Seguindo as lições de Gama Cerqueira49, temos que:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento. Grifo nosso

48 Não se confunde concorrência desleal e concorrência interdita, como nota Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, e Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367. É interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que com compra o negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O parâmetro de proibição é a lei, o privilegio ou o contrato pertinente. De outro lado, a sanção importa ao concorrente desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de Pontes de Miranda, não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico.

49 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo I, parte II –. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 378-379




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É cediça a repressão de atos confusórios em matéria de signos distintivos. Mas, o mesmo ocorre quando as configurações não funcionais têm função análoga às marcas, como nota Antonio Luis Figueira Barbosa 50:

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade" . Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pêlos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor:

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias 51.

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre elementos não funcionais de produtos – na 2ª. Ed. do meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Júris, 2003:

No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos ornamentais de um produto de uma empresa de renome por outra empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a forma de apresentação dos mesmos52, deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

Não raro, os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar de uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular,

50 BARBOSA, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999

51 [Nota do original] HAUG, Wolfgang Fritz, Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society, University of Minnesota Press, 1987, p. 19

52 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo II, parte III –. Rio de Janeiro: Forense, 1952, P. 378.




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como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do titular do produto imitado para confundir os consumidores com a similaridade externa entre os produtos.

Pontes de Miranda53, no que tange à concorrência desleal, entende que é contrário ao direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há distinguibilidade.

Note-se que sempre se concedeu proteção em Direito da Propriedade Industrial – mormente através do sistema da concorrência desleal – contra a cópia do trade dress, com ou sem cópia de marca. Já Pouillet54, o mestre de nossos clássicos, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo no séc. XIX – já determinam as espécies de atos de concorrência desleal por confusão de conjunto-imagem:

Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa rival (Trib. comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18 sept.) ; ...

_ 3° não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza sem distinção de forma a induzir público erro; consequentemente, o comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e a mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção

53 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 316.

54 POUILLET, Eugéne. Traité dês Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyiale en tous genres, Paris: Marchal et Billard, 1892, p. 526-527: « Jurisprudence: espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a été jugé : l° qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la même couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ; 2° que le flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il constitue des lors une propriété qui, comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct. 1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) ; 3° qu'il n’est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux qui vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature à induire le public en erreur; en conséquence, celui qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence déloyale et se voit avec raison interdire l'usage des signes entraînant la confusion … » (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J.Pall.51.2.643);

Similitude d’ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le premier, surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des ustensiles, jointe à d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été imaginée dans un but de concurrence déloyale (3).




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evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de se proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão.. (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643); ...

Semelhança de utensílios. - A capacidade de um recipiente qualquer não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa pode fabricar recipientes da mesma capacidade daquela, cujo outro fez uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se numa medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados com elementos confusórios a outros, pode ser com razão considerada um ato de concorrência desleal( Trib comm. Seine, 8 fév. 1854).

É, também Pouillet55, ao se referir às formas dos produtos e reconhecer que estas formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a forma dada a um produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento de concorrência desleal:

... quando um industrial adotar, como características distintivas de seu produto, uma cor especial combinada com uma disposição linhas retas formando um padrão quadriculado, existirá concorrência desleal por parte do comerciante que empregar a mesma matiz e a mesma disposição de linhas para produto similar. (Paris, 21 janv. 1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).56

Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido, compondo uma lanterna, não é uma marca de fábrica, mas sua constituição original o permite ser protegido de cópia por seus concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40)57.

55 Ibidem p. 533: “Nous avons émis l’opinion que la forme donnée au produit, lorsqu’elle est caractéristique et nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d'avis,— et cela est hors de contestation, — que cette forme du produit lui-même peut être l’élément d'une concurrence déloyale. »

56 Ibidem « Il a été jugé dans cet ordre d'idées : 1° que, lorsqu'un industriel adopte, comme signe distinctif de ses produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a concurrence déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes pour des produits similaires. »

57 Ibidem p. 533. « qu'un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait emploi, une sorte d'enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40).”




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De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress

Vide a jurisprudência:

ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO "CONJUNTO-IMAGEM" DO PRODUTO ("TRADE DRESS"). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO. (1) Tem legitimidade ativa ad causam à propositura de ação inibitória e também ressarcitória a pessoa jurídica que fabrica e comercializa determinado produto há vários anos, cujo fato é incontroverso nos autos (até porque comumente sabido e, por isso, notório), ainda que o "conjunto-imagem" desse produto (trade dress) não se encontre registrado (...)Nesse passo, a comercialização pela apelante de produto cuja apresentação e finalidade guarda estreita semelhança com outro do mesmo ramo de mercado, pertencente à apelada, se subsume à prática de concorrência desleal. (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0565876-2, Julgado em 18.08.2009).

PADRÃO VISUAL DE DISTRIBUIDORA DE GASOLINA. USO INDEVIDO DO "TRADE DRESS" PELO POSTO DE GASOLINA. REVELIA. Sentença de improcedência pautada na inexistência de alguns elementos distintivos da rede de postos de gasolina vinculada à distribuidora. Apreciação de elementos isolados. Questão que deve ser examinada sob o prisma do "trade dress" ou conjunto-imagem, que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não podem ser considerados isoladamente para fins de apuração da existência ou não de identidade dos padrões visuais de postos de gasolina e distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia pelo conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da revendedora que lhe prestará o serviço.Fotografias acostadas aos autos que demonstram que a apelada - atual usuária do imóvel no qual antes estava instalado um posto de bandeira Petrobrás (fato presumidamente verdadeiro por força do efeito material da revelia) - não se desvinculou completamente do padrão visual de titularidade da apelante. Estabelecimento da demandada, que, globalmente considerado, é apto a induzir os consumidores a erro. Proveito da clientela alheia, lucrando indevidamente em detrimento da apelante, a gerar o dever de reparar os lucros cessantes por ela sofridos, a serem apurados em liquidação de




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sentença. Uso não autorizado do "trade dress", que abala a honra objetiva da apelante, pondo em xeque a qualidade de seu produto perante sua clientela e lesionando sua boa reputação no mercado.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009).

Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da aquisição pelo consumidor. Segundo a doutrina especializada, a expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pela jurisprudência no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais”A violação ao trade dress da autora é inequívoca no caso concreto, merecendo a pronta intervenção do Judiciário em prol do próprio desenvolvimento tecnológico do país, acarretando também o crescimento econômico. Descabidas, portanto, as teses apresentados em sede de apelo, que não infirmam o julgamento apresentado em relação à ocorrência do trade dress e indubitável remessa visual aos cigarros Hollywood.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009).

“....as particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes, destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos identificadores do produto, bem como a peculiaridade das etiquetas que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é corroborado pelo fato de que os nominativos "Brilho Fácil" da autora e "Espalhe Fácil" da ré tem grande similaridade fonética, os quais conjuntamente, no entender das peritas podem causar confusão ao consumidor, no momento de adquirir produtos postos à venda." (f.89) Neste esteio, entendo que todo o arcabouço probatório demonstra de modo suficiente que a ré distribui no mercado produto em embalagem semelhante, com marca de mesma sonoridade, e rótulo extremamente parecido ao produto da autora/apelante, evidenciando a prática de concorrência desleal, ao propiciar o desvio de clientela num mesmo seguimento de mercado. (Tribunal de Justiça do Estado de




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Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso Rodrigues, AC 2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005).

Da aplicação do direito aos fatos

Nesta seção, examinaremos os elementos anteriormente expostos aos fatos do caso sob análise.

Da existência de concorrência

De início, cabe analisar a questão da existência de concorrência entra as empresas e das identidades de mercados, tanto geográfico, quanto de produtos e consumidores.

No caso em tela, verificamos que tanto a Consulente, quanto a empresa Nutrilatina comercializam produtos semelhantes, com o mesmo componente principal para a mesma finalidade e seu público consumidor é o mesmo. Ainda, possuem os mesmos canais de vendas.

Verificada a semelhança de mercados e a existência de concorrência pode-se passar a se analisar a questão da confusão entre as marcas, conforme registradas, da Nutrilatina e a marca de fato da Integralmédica e entre os trade dresses dos dois produtos comercializados por essas empresas.

Da apuração da confusão entre as marcas e os trade dresses

Da neutralidade dos elementos de caráter genérico

Como já falamos:

• Signos genéricos – distintividade zero. O significante (nome ou símbolo da marca) é exatamente o que o referente (produto ou serviço significa. Ex. “cola” para marca do produto cola;

• Signos descritivos - distintividade grau 1. O significante descreve o que o referente significa. Ex. Uma marca chamada “comércio de roupas” para uma loja de roupas;

• Signos evocativos – Distintividade grau 2. O significante remete ao que o referente significa. Ex. Uma marca chamada brisa para ventiladores.

Nesta análise da distintividade absoluta originária a marca de maior grau de distintividade terá um espaço de exclusão em face de outras marcas similares ou idênticas, proporcionalmente maior que as marcas de graus de distintividade menores.




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Sendo certo que as marcas de grau zero ou 1 não possuem proteção exclusiva, por sua distância do domínio comum não ser suficiente. Pelo menos originariamente.

Conforme demonstrados pelas análises técnicas juntadas aos autos do processo judicial e mencionados na peça de defesa da Integralmédica58, os termos

58 Trechos retirado da contestação da Integralmédica:

“ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE PRODUTOS NUTRICIONAIS – ABENUTRI, sobre origem do termo LINOLEN e seu uso em química, no qual concluiu : “O termo LINOLEN é um prefixo que confere nome a uma ácido graxo natural (o ácido LINOLÊNico encontrado na maioria dos óleos vegetais) e a uma ampla variedade de seus derivados, como o éster LINOLENato de etila.” ...

Parecer Técnico datado de 14 de junho de 2011, proferido pelo Dr. Renato Grimaldi, químico industrial, Mestre e Doutor em Tecnologia de Alimentos, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP: “(...) informo que o termo “LINOLEIN” é parte da nomenclatura usual dos triacilgliceróis e que está ligado a um dos radicais ligados ao glicerol. Portanto, trata-se de uma expressão de domínio público na química orgânica.

Exemplo:

TG – POL – 1-palmitin-2-olein-3-linolein

Segue artigo em anexo: Quantification of Tryacylglycerols in Olive Oils Using HPLC-CAD. Food Analytical Chemistry, pub online 02/2011.” ...

parecer técnico emitido pelo Professor Doutor Lúcio Cardozo Filho, da Fundação Universidade Estadual de Maringá:

“(...) 3. LINOLEIC ACID (ÁCIDO LINOLÉICO) E LINOLEIN

Trata-se de substâncias químicas largamente utilizadas nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e químicas. Devidos as suas características nutricionais e físico-químicas essas substâncias participam nas mais diversas formulações de produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos e químicos. As plantas oleaginosas são fontes naturais dessas substâncias como pode ser demonstrado analisando os trabalhos relacionados abaixo:

(...)

Após as definições e esclarecimentos relatados pode-se afirmar que:

LINOLEN

Entende-se que se trata de expressão contida na denominação de compostos chamados LINOLENATOS (exemplo: methyl linolenate hydroperoxides) e que se referencia aos ácidos graxos insaturados tais como o linoléico e/ou linolênico.

Assim, o radical LINOLEN compõe nome de substâncias quando do sufixo “ato”, tais como outras inúmeras substâncias químicas configuradas similarmente. (...)Carthamus (ou Safflower) LINOLEIC ACID

Trata-se de uma formulação oriunda do óleo de Cártamo. O óleo de Cártamo é uma fonte natural rica em ácidos graxos insaturados linoleico e linolênico como pode ser verificado pela referência bibliográfica abaixo:

D-) Xiaojin Hana, b, Leming Chenga, Rong Zhanga and Jicheng Bi, Extraction os safflower oil by supercritical CO2. Journal of Food Engineering, V. 92, Pages 370-376, 2009.”




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LINOLEN e LINOLEIC são partes de termos utilizados para designar produtos químicos como:

• ácidos LINOLÊNICOS, • éster LINOLENATO, • acido LINOLEICO ou LINOLEC ACID, sua expressão em língua inglesa.

No que tange ao termo LINOLEN, temos que ele é prefixo de diversos elementos químicos e seu uso como marca se enquadra na categoria evocativa, que evoca os elementos químicos que compões o produto assinalado por esta marca, com conotação próxima de seus termos descritivos.

Uma marca evocativa é uma marca considerada relativamente fraca, pois sua distintividade original é mínima e seu espaço de exclusividade e de proteção é muito limitado, ao compararmos ela com outras marcas do mesmo segmento. Isto significa que a distância da semelhança do seu conjunto com o conjunto de outras marcas de mesmo segmento tem uma margem mínima para que se opere o direito de exclusiva.

Nosso entendimento é acompanhado pelos Tribunais:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCAS DENOMINADAS EVOCATIVAS - INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA OU CONFUSÃO JUNTO AO PÚBLICO - REGISTRO VÁLIDO. I - As marcas denominadas evocativas, que se relacionam indiretamente com o produto, ao contrário das palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo possível sua coexistência no mercado, sem que haja confusão entre elas. II -Não havendo como confundir as marcas "FREE", "FREETOWN" e "FREEPORT", inexiste óbice a que se mantenha o registro da marca da apelante. III - Apelo a que se dá provimento." Processo nº 90.02.18007-1, do Tribunal Regional da 2ª Região, 16.12.2002:

“Assim, fixada a premissa de que o prefixo TEXA, que compõe a marca do primeiro agravado, não é senão a abreviatura do Estado do Texas, Estados Unidos da América, faz-se correta a conclusão de que, já em sua origem, a forma contraída utilizada não possui suficiente distintividade; o que, via de consequência, impede a sua apropriação por um único titular, porquanto haveria sim, por esse, um aproveitamento parasitário, um oportunismo capitalista”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ 26.02.2010.




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“Expressões designativas ou descritivas do produto ou serviço assinalado pela marca, mesmo se se tratar de marca reconhecidamente notória, porquanto desprovidas de suficiente traço distintivo, não podem ser apropriadas com exclusividade em seu aspecto nominativo. III – Se no conjunto (termos e signos), as marcas QLIMPO, do segundo apelado, e LIMPOL, LIMPOLIM, LIMPO-LIM, LIMPOMAX E Q’LUSTRO, do apelante, são distinguíveis entre si, sem a possibilidade de confusão para os consumidores, não há que falar em invalidade de registro de marca”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ 26.02.2010.

E especialmente esse precedente da 1ª. Turma Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

"Já disse aqui, por algumas vezes, que dos processos que versam sobre lide marcária, verifico que grande quantidade deles refere-se a marcas sem real força distintiva. Por exemplo, a pretexto de serem “evocativas”, parecem o que o INPI tem sustentado em muitos momentos como “descritivas do produto”. Ou então parecem marcas com força distintiva já diluída no mercado. Daí, nos autos desses processos, as partes sempre trazem à baila exemplos numerosos de outras marcas destituídas de qualquer questão litigiosa e que, a meu ver, também são praticamente despidas de atividade muito criativa do seu mentor ou de real força distintiva. A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas cidades do Brasil, é que aquela criatividade comentada nos livros jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar “inteira distintividade” à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo menos aqui no Brasil, ou exista em bem poucos casos. (...) Quando se verificam marcas de alguma similaridade no mercado e a sua coexistência prolongada, a tendência, tanto do INPI quanto do Poder Judiciário, é a de não interferir muito, já que, a princípio, o mercado deve razoavelmente se regular por si." TRF2, Proc. 200551015071360, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Márcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Com relação aos termos LINOLEIC OU LINOLEIC ACID, utilizado pela Integralmédica em seu produto, temos que estes termos são genéricos, de uso veiculado a todos e este uso não pode ser limitado por qualquer direito de exclusiva.

O espaço das expressões principais das duas marcas LINOLEN X LINOLEIC e a confundibilidade entre estas expressões não podem ser examinados isoladamente, visto que uma expressão tem distintividade muito fraca e outra




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expressão não pode ser isoladamente apropriada como marca, pois trata-se de expressão genérica. Este espaço e confundibilidade serão definidos pela distintividade da forma com que estas expressões são utilizadas em conjunto com outros elementos.

É o que diz o STJ

Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”, composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca “SORINE”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma “distintiva”. Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas (“SORINE” e“SORINAN”) guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como “soro”. Na indústria farmacêutica a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os radicais “amoxi”, “flox”, “rino”, “card”, etc. Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducadas. Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu, priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais




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antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem no preço o fator preponderante na hora de escolher o medicamento. Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011. Grifos nossos.

Análise binária de confusão dos elementos nominativos

Da análise binária entre as marcas registradas nominativas e pedidos de marca mista da Nutrilatina e a marca mista, indeferida pelo INPI da Integralmédica e entre os trade dresses dos dois produtos

Verificamos acima que as expressões LINOLEN e LINOLEIC não podem ser apropriadas isoladamente, pois são respectivamente um sinal fraco e outro sem possibilidade de apropriação.

Cabe-se então unicamente se falar de confusão sobre a forma que estas expressões são utilizadas em conjunto com outros elementos.

Para esta análise confusiva do conjunto das marcas e dos trade dresses, tomaremos como marcas a terem seu potencial de confusão apurado, a marca mista conforme depositada no INPI pela Nutrilatina, que é a forma como esta empresa utiliza o signo no mercado e conforme utilizada pela Integralmédica no mercado, ainda que sem registro, quais sejam:

• Nutrilatina Linolen Line Linolen (Nutrilatina) x Integralmédica Carthamus Linoleic Acid (Integralmédica);

• x

Tomaremos como trade dresses a tere seu potencial de confusão analisados os seguintes:




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Nutrilatina x Integralmédica

Como já falamos, para se apurar a confusão real entre duas marcas, temos que analisar as marcas e os trade dresses uns em face dos outros – análise binária e estes em face do seu mercado significativo – análise segundo a teoria da distância.

Iniciamos nossa análise ponderando o que já observamos acima, com relação à análise binária de marcas:

• A colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe e, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca ou o produto é destinado, em sua função própria.

• A análise das marcas não se pode fazer de forma analítica, retirando-se das marcas mistas o aspecto figurativo. Mais uma vez apresentamos posicionamento no mesmo sentido em decisão recente do TRF2:

“Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.




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Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Turma Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime

Com base nestas premissas temos que as marcas nominativas, no que tange à comparação binária, em nada se assemelham.

Da comparação dos trade dress

Passemos agora a efetuar a análise dos elementos visuais – de imagem totalizante – da apresentação dos produtos.

Do laudo técnico iconográfico

Vejamos o que o ilustrado laudo técnico do Prof. Guilherme Sebastiany (que incorporo como integrante deste Parecer demonstra a este respeito:

2) COMPARAÇÃO 1 - Pares de embalagens

2.1 SIMILARIDADES

Existem sim similaridade entre as embalagens:

2.1.1 - Ambas utilizam fundos em cor escura.

2.1.2 - Ambas possuem linhas orgânicas no layout.

2.1.3 - Ambas possuem o logo do fabricante na parte superior.

2.1.4 - O formato da embalagem é o mesmo.

2.1.5 - Ambas possuem a fonte "TRAJAN" em seu layout.

2.2 DISTINTIVIDADES

Porém existem mais distintividades que similaridades:

2.2.1 - Cores predominantes são diferentes: preto e verde (LINOLEN) azul e ocre (LINOLEIC)

2.2.2 - O estilo tipográfico geral das embalagens e do logotipo são muito diferentes

2.2.3 - A posição do logotipo difere (central no LINOLEN e superior no LINOLEIC)

2.2.4 - Com exceção do nome, cuja similaridade está ligada ao princípio ativo, os textos dos tópicos (bullets) são diferentes.




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2.2.5 - As formas predominantes em ambas as embalagens são distintas (selo horizontal no logotipo do LINOLEN e linhas orgânicas azuis na base do LINOLEIC)

2.2.6 - A Diagramação é diferente.

2.2.7 - Os elementos dominantes das embalagens são diferentes.

2.2.8 - Existem elementos distintos em cada embalagem (círculos, faixas etc)

2.3 OBSERVAÇÕES

Apesar de similaridades e distintividades, não podemos definir a questão de haver ou não uma intenção de semelhança do LINOLEIC em relação ao LINOLEN apenas por uma comparação quantitativa entre o número de similaridades e de diferenças. Temos que observar também qualitativamente as similaridades:

2.1.1 - Ambas utilizam fundos em cor escura

Como veremos na comparação 3 (adiante neste parecer), realizada com os concorrentes, a utilização de cores escuras no fundo das embalagens é comum e recorrente neste segmento. Portanto trata-se, se não de uma linguagem de categoria, ao menos de uma característica comum e não configura-se como parte do TRADE DRESS da LINOLEN.




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2.1.2 - Ambas possuem linhas orgânicas no layout.

Como veremos mais a diante, outras embalagens no mesmo segmento também utilizam linhas orgânicas na sua embalagem. Novamente não se trata de uma característica única da LINOLEN. Mais do que isso, seu uso modesto e discreto em seu layout demonstra seu papel secundário na composição da embalagem.

2.1.3 - Ambas possuem o logo do fabricante na parte superior.

Novamente uma característica comum neste segmento, e em outros segmentos de produtos em geral.

2.1.4 - O formato da embalagem é o mesmo.

Como colocado no início deste parecer, à apresentação do produto em uma embalagem de forma comum não cabe proteção. Mais do que isso: devido a instrução de abertura gravado em relevo no plástico injetado na tampa de ambas embalagens (e também nas demais 4 marcas analisadas fisicamente) ser exatamente igual, nos faz supor que o FORNECEDOR seja o mesmo.

2.1.5 - Ambas possuem a fonte "TRAJAN" em seu layout.

Aqui talvez esteja o principal "incômodo" da LINOLEN:

SIM, a fonte utilizada no nome LINOLEN LINE (nome da linha de produtos da Nutrilatina) é exatamente a mesma do logotipo da LINOLEIC... Porém neste caso não cabe o processo ou mesmo a discussão da similaridade das embalagens ou trade dress, e sim a colidência de marcas, pois a fonte do logotipo da linha LINONEN é a única parte verdadeiramente similar com o logotipo do produto

LINOLEIC. Não as embalagens em sí.

Ou seja, a similaridade reside na utilização de uma mesma fonte para compor um logotipo que em ambos os casos utiliza um nome com pouca proteção, similares e genéricos por serem diretamente relacionados ao nome do componente ativo da fórmula.

....

(...) Estamos falando então de dois nomes genéricos, com as mesmas letras iniciais (LINOLE__), grafados com a mesma fonte tipográfica digital disponível para qualquer um que queira utilizá-la.

Mesmo se a discussão agora se tornasse a similaridade ou colidência de marcas, para nenhuma das duas poderia ser concedido a distintividade em seu desenho, em sua marca figurativa, pois ambas utilizam uma mesma fonte padrão pronta,




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não hácriação, e não deve ser aferido exclusividade ou distintividade em seu desenho.

Dos testes Nogueira e Fischer

Para demonstrarmos de forma sindicável a diferença entre o conjunto das marcas e também dos trade dresses, somaremos ao exposto acima no parecer do Professor Sebastiany, a aplicação dos signos em cotejo com os índices de teste sugeridos por Almeida Nogueira e Fisher Júnior, já nos idos de 1910:

Primeiro teste

a) Quando a marca incriminada, embora differente da marca legitima em todos os seus elementos, offerecer entretanto no aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;

No caso em tela ocorre exatamente o oposto, ainda que isoladamente alguns índices possam conincidir, na análise de um signo frente ao outro, os aspectos não funcionais mais preponderantes, como a cor das embalagens, tipografia e posição do logotipo na embalagem, são completamente distintos entre os signos em análise e onde há distintividade não há confusão59.

Corroborando com este entendimento temos os Tribunais Paranaense e Mineiro :

“A semelhança de alguns elementos apostos nos rótulos das embalagens, por si só, não configura o intuito de imitação da marca do produto, quando o resultado final de conjunto difere substancialmente um produto do outro, tornando impossível confundir o consumidor no momento da aquisição da mercadoria. Inexistência de atos fraudulentos, não restando configurados os requisitos da concorrência desleal, previstos na Lei n.9.279/96”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Des. Lauro Laertes de Oliveira, AC 0111800-9, Julgado em 07.11.2001.

“Releva notar que, após detida análise dos autos, notadamente as fotografias reproduzidas a fls. 08/10, 22 e 28, verifica-se que as embalagens dos produtos das empresas agravante e agravada, embora utilizem as mesmas cores e indiquem a mesma fragrância, “orquídea”, apresentam sensíveis diferenças nos elementos figurativos, como as letras de destaque das respectivas marcas. Assim, os cosméticos fabricados pela agravante não apresentam tamanha semelhança com os produtos da agravada, de modo a

59 Pontes de Miranda Op. Cit.




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confundir o consumidor atento, e justificar a medida antecipatória concedida pelo Juízo a quo. Dessa forma, ausente qualquer identidade fonética nas marcas confrontadas e nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos comercializados pelas partes, não se vislumbra motivo para, sumariamente, impedir a coexistência de ambas, em razão da inexistência de prova cabal da possibilidade de confusão de marcas pelo público consumidor, mesmo porque a tendência usual deste é escolher a marca com a qual está habituado”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 19ª Câmara Cível, Des. Denise Levy Tredler, AC 2008.002.20756, Julgado em 16.12.2008

Ademais, a embalagem do produto da Nutrilatina, possui informações visuais relevantes que se verfica na embalagem do produto da empresa Integrlmédica, como, por exemplo o selo verde que destaca a expressão LINOLEN e a faixa na parte inferior da embalagem. Novamente colocaremos as embalagens lado à lado para verificação do que foi aduzido:

Segundo teste

b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legitima, mas alguns minutos depois, trouxer ao espirito a imagem da precedente, sem embargo das differenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;




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Novamente, constatamos que, por serem os aspectos visuais mais relevantes completamente distintos, não se constata tal impressão de semelhança, mesmo vendo uma após a outra.

Aplicação neste passo da teoria da distância

Mas cabe aqui – em particular – suscitar desde logo a questão da teoria da distância

Aqui apresentamos as embalagens no meio de outras embalagens de produtos semelhantes de outros concorrentes. Verificamos que mesmo uma distante da outra não se remetem ou assemelham em seu conjunto:

Lembremos que tal doutrina é formulada da seguinte forma:

Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores 60.

É de se recordar a casuística:

“Demais disso, a existência de outras marcas com os mesmos elementos (1701-1702), faz nascer a premissa de que não se pode exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção entre os registros acima para os registros da apelante; uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já

60 FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in GRUR 1955 415 , 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes 120 et seq. to Sec. 31 WZG”.




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existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância.”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20045101534303-3, DJ 04.06.2010.

“A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratarem-se de marcas que mantém uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda. A idéia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas. Assim, o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição seria a fama e a criatividade do sinal, ou seja: marca muito criativa e/ou muito famosa aplica-se a teoria da diluição; marca banal e/ou anônima aplica-se a teoria da distância". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2009.51.806947-3, DJ 29.03.2011.

Segundo teste

c) Quando a marca legitima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou accrescimo de lettras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte verbal ou a denominação;

As expressões nominativas em ambos os signos são muito distintas em seu conjunto.

NUTRILATINA INTEGRALMÉDICA




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Nutrilatina Linolen Line Linolen Integralmédica Carthamus Linoleic Acid

Como demosntramos acima expressões de proa de cada signo, quais sejam, LINOLEN e LINOLEIC, não são a propriáveis per se. Elas não possuem distintividade. Mais um julgado do STJ reforça nossos argumentos:

"Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetítveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001). Quid, se a despeito disso, o vocábulo ou expressão foi registrado como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial? A Turma tem precedente no sentido de que "Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de seu titular. Eventual declaração de nulidade deverá ser demandada em ação direta" (REsp nº 60.090-1, SP, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ, 17.06.96). No Resp nº 128.136, RJ, Relator o Ministro Waldemar Zveiter (D.J.U. 09.10.2000), julgado posteriormente, a Turma enfrentou o tema, relativamente à expressão "banknote", do seguinte modo: "...o registro no INPI não impede o uso por outras empresas da expressão 'BANK NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como o dos autos" Assim, permanece o registro da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a anecessidade de anulação de registro". Em outras palavrars, não obstante o registro como marca, a expressão "Off Price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial." RECURSO ESPECIAL Nº 237.954 - RJ (1999/0102350-5)




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TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, 4 de setembro de 2003

Terceiro teste

d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;

Como já observamos antes na seção de direito deste parecer, é importante notar, principalmente quando analisamos a confusão entre marcas mistas e, principalmente entre trade dresses de produtos, que a exclusiva só incidirá no todo ou no que tiver distintividade e tiver significado simbólico. O que for de domínio comum naquela categoria e o que tiver uma atribuição funcional na composição da marca e, principalmente do trade dress, não pode ser objeto de apropriação exclusiva isoladamente.

Aqui, nos socorremos novamente das explicações e ponderações feitas pelo Prof. Guilherme Sebastiany em seu parecer:

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A comparação entre duas embalagens de mesma apresentação (lata) sempre trará algum grau de similaridade. Os limites impostos pela forma podem determinar os espaços melhores ou ideais para cada tipo de informação: Marca do fabricante, nome do produto, componentes, volume/peso líquido etc.

No entanto se há uma linguagem própria ou trade dress para a LINOLEN, a similaridade com a linguagem da LINOLEIC provavelmente deveria se manter na comparação entre embalagens de diferente apresentação. Podemos perceber no exemplo abaixo que, apesar da exata mesma diagramação do rótulo em outra apresentação da LINOLEN (o que não era esperado), a simples comparação com a LINOLEIC evidencia forte distintividade.

OBSERVAÇÃO: Na comparação acima a embalagem plástica de LINOLEN com 45 cápsulas (1/4 da embalagem lata) foi aumentada fora de sua escala para demonstrar a similaridade de seu rótulo com o da versão em lata, bem como para tentar aproximar a comparação com a embalagem de LINOLEIC. Ainda assim percebe-se a distintividade evidente.

...

Apesar da similaridade da tipografia entre o logotipo da LINOLEIC e da linha da LINOLEN, se houvesse intenção clara da LINOLEIC em imitar, mimetizar ou parasitar a LINOLEN,




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outros elementos visuais seriam similares, alem daqueles já apontados como comuns no segmento.

Neste caso a fonte TRAJAN não seria usada em toda a embalagem, a cor do fundo provavelmente seria preta, a tipografia do logotipo seria geométrica e o verde estaria presente na embalagem. Curiosamente foi o que ocorreu com outros produtos localizados abaixo:

...

Para finalizar nos parece que o uso do AZUL em toda a embalagem do LINOLEIC foi justamente o contrário: a prova de um esforço claro de distintividade por parte da INTEGRAL MÉDICA em relação aos produtos da NUTRILATINA.

Quarto teste

e) Quando a marca legitima contem um emblema, symbolo, retrato ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem; (..)

Inexistem no caso quaisquer elementos figurativos que se sobressaiam por si só e sejam repetidos na marca ou trade dress da consulente.

Quinto teste

h) Quando, ainda que differentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

Como se perceberá, o “aspecto geral’, a que se referia Nogueira e Fischer, é traduzido pela expressão corrente trade dress. Toda a eventual proximidade entre




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embalagens e aparências é necessariamente mediada pelos padrões de mercado. Repita-se aqui a imagem anterior:

Assim, descabe a análise de confusão binária. A confusão existirá apenas em face do conjunto dos trade dresses que sigam a categoria de mercado., aplicando-se o magistério da casuística:

não se pode exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção entre os registros acima para os registros da apelante; uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância.”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20045101534303-3, DJ 04.06.2010.

Da questão do público alvo

Como se viu, a confundibilidade é tão maior quanto o público alvo é desatento, inculto ou não sofisticado. Assim, arroz, feijão, produtos de limpeza, cesta básica, por todas suas características induzem a uma atenção indiferenciada.

Não é esse, porém, o público alvo de suplementos alimentares; estudo específico sobre o mercado de produtos alimentares indica que o público alvo é crescentemente mais atento e exerce sua escolha com discriminação 61:

61 MORAES, Alexandre et. Allii, Tendências do Mercado de Alimentos, encontrado em http://www.slideshare.net/alexmoraes07/o-futuro-do-mercado-de-alimentos




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Suplementos alimentares contendo Ácido Linonéico são itens ainda mais especiais. São eles vinculados a registro na Anvisa 62, e sujeitos a normas especiais de rotulagem.

Assim, aplicam-se ao caso os parâmetros indicados pelos precedentes:

I- A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI. Tratando-se de aparelhos científicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança. Ao contrario, se o produto e popular, adquirido por

62 Conforme o Informe Técnico no 23 de Alimentos da ANVISA: “ O ácido linoléico conjugado – CLA é um termo coletivo utilizado para descrever um grupo de isômeros geométricos e posicionais do ácido linoléico. Esses compostos podem ser produzidos naturalmente por hidrogenação e isomeração bacteriana no intestino de animais ruminantes ou podem ser produzidos quimicamente por meio da isomeração alcalina do ácido linoléico (Banni, 2002). A alimentação dos seres humanos fornece pequenas quantidades de CLA oriundos da gordura do leite e de carnes de animais ruminantes, sendo que mais de 70% do CLA nesses alimentos é representado por apenas um isômero, o c9, t11-CLA (McLeod et al., 2004). Estimativas de ingestão de CLA por humanos variam de 140mg a 1g/dia, dependendo da metodologia utilizada e dos hábitos alimentares da população. O CLA produzido quimicamente e disponível comercialmente em alguns países são preparações de misturas de isômeros, contendo geralmente 40% de c9, t11-CLA, 40% de t10, c12-CLA e 20% de outros isômeros (McLeod et al., 2004). Para que as preparações comerciais contendo CLA possam ser comercializadas no Brasil como alimento é necessário que as empresas apresentem documentação científica comprovando a segurança de uso e eficácia das alegações dos produtos, uma vez que essas substâncias serão utilizadas em níveis superiores aos atualmente observados na alimentação da população brasileira. Assim, os produtos contendo CLA podem ser avaliados na categoria de novos alimentos (Resolução nº. 16/1999) ou na categoria de alimentos com alegações de propriedade funcional (Resolução nº. 18/1999 e Resolução nº. 19/1999) e possuem obrigatoriedade de registro com base no disposto no Anexo II da Resolução RDC nº. 278/2005. Encontrado em http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/alimentos/!ut/p/c5/rZDLcoJAFES_hR_g3uEx4BIfzIAzEB4amA2FKcsCg1qVxEn4-pDs1Y19l91d51aDgulO7bU7tJ_d-dS-QwWKNgsWcMcTiEjnC4yYm1A3S5HFCK9QodMU_c8lGo9j3qNGKSKUu42Wy1AUYyg-Nt-i6PN1gV9jspRYlPWYlLVGf0a2YbYKXo5BX0pjYtU3WZhaDz9RdxL__T8fbyjAB30CCT8Pe6hBec2WWT5fMzKRvTlGq5KHKYZ2ZiGUT1zkPst6KisG1e0GU78NJpoz27F84nu2S4lDqQNVDJfhKmjONZkMHRjGL9khqMs!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=a029458046fd6d9fba2fff9614c65306




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pessoas menos instruídas, essa possibilidade de confusão e maior." TFR, AC 105292, Sexta Turma, Ministro Carlos Mario Velloso, 18-12-1985

(...) E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazê-lo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o “Leite de Rosas” são as pessoas de um nível mais baixo no sentido cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo ou comprando, infelizmente – essa é a verdade -, menor nessa realidade do nosso País”.Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

Concluo que, com a relativa sofisticação desses produtos, os parâmetros de confundibilidade não devam ser do consumidor não instruído, de produtos de consumo indiferenciado.

Da questão da boa fé

A consulente, detentora de registro na ANVISA para venda de seus produtos, evidentemente não comercializa suplementos alimentares que enganam o público quanto à qualidade, nem muito menos quanto à origem.

O uso incessante e aparente da sua própria marca nos produtos em questão indica a sua boa fé em afirmar a origem dos produtos.

Quanto ao elemento nominativo – ou seja o designativo do produto, já se viu que a evocatividade da marca da autora repele qualquer má-fé quanto à proximidade dos designativos. Com efeito, má-fé existiria em esconder do público o conteúdo de Ácido Linonéico que consiste no elemento ativo relevante do suplemento alimentar.

Quanto ao elemento visual - a embalagem, ainda que seguindo o código de categoria quanto à forma da embalagem, introduz veementes elementos de distinção com o da autora da ação, como indica o laudo técnico.

Enfim. Sendo a empresa mais antiga e líder no mercado relevantes, só se poderia alegar má-fé quanto às atuações obstrutivas da autora, sem que se tenha base em confusão de elementos nominativos e visuais dos produtos em questão. Como já se viu, não existe tal confusão.




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Conclusão

Assim é que nos cumpre responder à questão que nos é posta pela consulente, indicando nossa convicção de que inexiste confusão entre os produtos da autora e da ré postos em confronto.

Assim é que endossamos, com base nos entendimentos aqui expostos, os argumentos suscitados pela consulente como falta de verossimilhança para concessão de tutela, mas já como questões de reflexão e análise aprofundada, conducentes à decisão definitiva:

i) a expressão LINOLEIC utilizada pela Ré se trata de expressão de uso comum, de caráter simplesmente descritivo do produto,

É fato que não cabe arguir confusão pelo uso comum de elementos próximos do genérico, como exposto na nossa seção “Da Neutralidade dos Elementos de Caráter Genérico”.

Vale repetir o julgado, que indica no pertinente uma coincidência entre o mercado farmacêutico desse outro, igualmente regulado pela ANVISA, dos suplementos alimentares:

Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma “distintiva”. Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas (“SORINE” e“SORINAN”) guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como “soro”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011. Grifos nossos.

ii) a marca “LINOLEN” da Autora é considerada marca fraca, eis que evocativa em relação aos produtos que distingue;

O argumento recém entretido também vale para a autora que – ao querer valer-se de um elemento evocativo do produto ativo, assim aumento o poder comunicativo de sua marca, ao mesmo tempo renunciou a uma parcela da aura de proteção. Com efeito, ao querer levar ao público, através de uma marca evocativa, o conteúdo de seus produtos, a autora não poderia esperar que –




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simultaneamente – expelisse todos demais competidores que vendem os mesmos suplementos alimentares.

iii) a marca da Autora convive com inúmeras outras marcas semelhantes fato que, pela Teoria da Distância a obrigada a conviver com a marca “LINOLEIC” da Ré;

O laudo técnico acostado a este parecer enuncia e demonstra a questão da teoria da distância. A Autora, ao escolher usar um código de categoria – e o faz voluntariamente – não pode esperar que a consulente se distingua mais dela, autora, que ambas, autora e ré, se distinguem dos demais competidores no mercado.

iv) os invólucros dos produtos questionados apresentam suficiente grau de distinguibilidade entre si, não havendo assim que se falar em confusão/associação por parte do consumidor.

Aqui também é crucial o laudo técnico acostado a este parecer. Nele se comprova a elevada distinguibilidade binária entre os produtos da autora e da ré, especialmente em face do pano de fundo do código de categoria comum aos demais produtos de mercado.

Finalmente, cabe enfatizar que a autora só tem exclusividade – registro concedido – para a marca nominativa Nutrilatina Age Linolen. Ninguém alegou a colisão com a marca subjetiva da autora – Nutrilatina. “Linolen”, como já visto, sofre todos os percalços de sua evocatividade – como marca fraca e sujeita a constrições concorrenciais.

Assim, descabido o pleito de violação de marca, perante o único registro em vigor.

É meu parecer, respeitado o entendimento dos doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865




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ANEXO I – Laudo Técnico do Prof. Sebastiany

denis borges barbosadenisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf · denis...

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