CONTRATOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

• Licenças e cessões

• Transferência de Tecnologia

• Franquia (franchising)

CONCEITO DE PROPRIEDADECódigo Civil - Art. 1.228 :

O proprietário tem a faculdade de usar, gozare dispor da coisa, e o direito de reavê-la dopoder de quem quer que injustamente apossua ou detenha.

Código Civil – art. 1.231 :A propriedade presume-se plena e exclusiva,até prova em contrário.

CONCEITO

PROPRIEDADEINTELECTUAL

É o objeto da criação da mente humana,

susceptível de valoração econômica,

submetido a um determinado regime

jurídico.”

CONCEITO ANTIGO

PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIREITO AUTORAL

CONCEITO MODERNONOME EMPRESARIAL

arts. 1155 a 1168 do Código Civil -Instrução Normativa n. 99, de 21/12/2005 do DNRC PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Lei Federal nº. 9.279, 14/05/96 DIREITO AUTORAL

Lei Federal nº. 9.610, de 19/02/98 PROGRAMA DE COMPUTADOR (lei do software)

Lei Federal nº. 9.609, de 19/02/98 BIOTECNOLOGIA

Lei Federal nº. 8.974/95 CULTIVARES

Lei Federal nº. 9.456, de 25/04/97 DOMÍNIO “ENDEREÇO ELETRÔNICO” (homepage)

Portaria Interministerial MC/MCT nº . 147, de 31/05/95-Resolução nº . 01 do Comitê Gestor da Internet

CIRCUITOS INTEGRADOS (wafers - mask work - layout design ou chips)sem legislação

PROPRIEDADE INDUSTRIALLei Federal n°. 9.279, de 14 de maio de 1996

CONCEITO

“É a criação da mente humana susceptível de utilização comercial ou industrial.”

CF. 5°. XXIX :“a lei assegurará aos autores de inventos industriaisprivilégio temporário para a sua utilização, bem comoproteção às criações industriais, à propriedade dasmarcas, aos nomes das empresas e a outros signosdistintivos.”

TIPOS INVENÇÃO MODELO DE UTILIDADE MARCA DESENHO INDUSTRIAL TITULO DE ESTABELECIMENTO NOME EMPRESARIAL SINAL DE PROPAGANDA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

denominação de origem indicação de procedência

“TRADE DRESS”

LICENÇA E CESSÃO DE USO DE MARCA

LICENÇA (UM) autoriza o uso efetivo, por terceiros, de marca

regularmente depositada ou registrada no INPI.

o deve indicar o número da marca registrada ou do pedido de registro

da marca depositado no INPI, as condições relacionadas à exclusividade ou não da

licença se existe permissão para sublicenciar a marca.

CESSÃO (CM)

transferência da titularidade

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES (EP)

Contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante.

Os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número do pedido ou da patente depositada ou concedida pelo INPI, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente.

CESSÃO DE PATENTE (CP)

transferência de titularidade

OUTROS CONTRATOS

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL (EDI)

CESSÃO DE DESENHO INDUSTRIAL (CDI)

LICENÇA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO (LTCI)

CESSÃO DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO (CTCI)

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (FT) (Know How)

tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e detécnicas não amparados por direitos de propriedade industrialconcedido ou depositado no Brasil, e o contrato devecompreender o conjunto de informação e dados técnicos parapermitir a fabricação dos produtos e/ou processos.

Os contratos deverão conter uma identificação dos produtos e/ouprocessos ou serviços no setor de atividade econômica definidono objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologiae conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pelaempresa cessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA(SAT)

Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistênciatécnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas,métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas,estudos e projetos destinados à execução ou prestação deserviços especializados quando relacionados à atividade fim daempresa, assim como os serviços prestados em equipamentose/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnicobrasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como porexemplo, relatório.

O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistênciatécnica e científica deverá estar relacionado com o escopo deserviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverema transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas

FRANQUIA (FRA) Lei nº 8.955/94

é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito

de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição

exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e,

eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de

implantação e administração de negócio ou sistema operacional

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração

direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo

empregatício.

HISTÓRIA

Alguns autores afirmam que a operação de franquia já era conhecida

na Idade Média, por volta do século XII, quando a Igreja Católica

passou a conceder licenças ou franquias a senhores de terras para

que, em seu nome, coletassem impostos e taxas.

Ou, pouco depois, quando os reis franqueavam seus navios para os

navegadores.

Outros, na cobrança de pedágios pelo senhor feudal pela utilização

dos caminhos do seu território.

Contudo, a maioria dos autores concorda que esse tipo de negócio

nasceu em 1850 na cidade de Boston, quando Isaac Merrit Singer, um

americano que era mecânico e inventor conheceu, na oficina de Orson

Phelps, uma máquina de costura.

Singer solicitou uma patente em 1851 e juntamente com Edward Clark,

um advogado de Nova York, fundou a I.M. Singer & Co. e abriu uma loja

em plena Broadway.

Depois vemos a adoção desse sistema pela Coca-Cola, pela Western

Union, pela General Motors, Ford, e mais inúmeras empresas.

O grande passo, entretanto, veio a se dar com a criação de um sistema

de franquias realmente inovador pela McDonald’s.

No Brasil, em 1950, a pioneira foi Yázigi Internexus (Curso de Línguas).

CONTRATOS ENVOLVIDOS

LICENÇA DE USO DE MARCA

FORNECIMENTO

DISTRIBUIÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW HOW)

OPERAÇÃO (ENGINEERING)

ADMINISTRAÇÃO (MANAGEMENT)

PUBLICIDADE (MARKETING)

PARTES ENVOLVIDAS

FRANQUEADOR (CONTRATANTE)

(franchisor)

titular de nome ou marca,idéia, produto, serviço, método, processo ou equipamento.

FRANQUEADO (CONTRATADO)

(franchisee)cessionário

EXIGÊNCIA PRELIMINAR

= O FRANQUEADOR DEVE CRIAR UMA

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA(CIRCULAR OFFERING)

Deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa balanços e demonstrativos financeiros da empresa perfil do franqueado "ideal" situação perante o INPI das marcas e patentes formas de remuneração

e deve ser entregue ao franqueado dez diasantes da assinatura do contrato.

FORMAS DE REMUNERAÇÃO

inicial (taxa inicial – initial fee)

periódica fixa (royalties)

percentual sobre resultados (royalties)

taxa de publicidade

TIPOS DE FRANQUIA MASTER FRANCHISING FRANQUIA DE DESENVOLVIMENTO DE ÁREA FRANQUIA EMPRESARIAL (business format franchising)

o franquia unitáriao de canal alternativo (marca ou produto sem exclusividade) - Ellus o de canal exclusivo - Benetton, Boticário o de conversão - Holliday Inno de canto (corner franchising)o micro franquia (pequeno investimento – home office)o co-branding (Bob’s e Ovomaltine)

1ª. geração = produto/serviço e licença de uso de marca 2ª. geração = + distribuição exclusiva 3ª. geração = + suporte para a operação do negócio 4ª. geração = + marketing 5ª. geração = mínima liberdade para o franqueado (menor risco)

EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A CONTRATAÇÃO

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (Circular Offering)

MINUTA DO CONTRATO OBJETO:

licença de uso de marca ou patentedireito de distribuição exclusiva ou semi-exclusivadireito de uso de tecnologia de implantação administração e assistência técnica fornecimento de mercadorias

DEFINIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES inicial (taxa inicial – initial fee), periódica ou por resultado (royalties)taxa de propaganda

PRAZO (renovação)

TERRITÓRIO (exclusividade)