boletim semef - ediÇÃo royalties

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Secretaria Municipal de Finanças - SEMEF Subsecretaria de Receitas

Departamento de Administração e Fiscalização Tributária - DEAFI Página 1

BOLETIM SEMEF – DEAFI - ROYALTIES

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CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). REMESSAS AO EXTERIOR

por Lúcia Helena Briski Young

Embasamento Legal

A Lei 10.168/2000 veio instituir a contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE; esta devida pela pessoa jurídica

detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que

impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

A norma legal citada foi alterada pela Lei 10.332/2001.

Posteriormente foi editado o Decreto 4.195/2002 para regulamentar a matéria.

Destinação da Contribuição

A contribuição em tela será recolhida ao Tesouro Nacional e destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico FNDCT, criado pelo Decreto-Lei 719, de 1969, e restabelecido pela Lei 8.172, de 1991.

Os recursos destinados ao FNDCT serão alocados em categoria de programação específica e administrados conforme o disposto

no regulamento.

Do total da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei 10.168, de 2000, serão

destinados, a partir de 01.01.2002:

I – 17,5% ao Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio;

II – 17,5% ao Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde;

III – 7,5% ao Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma;

IV – 7,5% ao Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico;

V – 10% ao Programa de Inovação para Competitividade.







Estatui o Decreto 4.195/2002 que, 40% dos recursos provenientes da CIDE aqui referida serão alocados ao Fundo Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em categoria de programação específica denominada CT-VERDE AMARELO, e

utilizados para atender ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação.

Do total desses recursos, 30%, no mínimo, serão aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao amparo à

pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Contribuintes

A contribuição de intervenção no domínio econômico é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de

conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com

residentes ou domiciliados no Exterior, observado o seguinte:

I - consideram-se, para esse efeito, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de

marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica;

II - a contribuição também é devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de

assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no Exterior, bem como pelas pessoas

jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários

residentes ou domiciliados no Exterior.

Incidência da Contribuição

O Decreto 4.195/2002, em seu artigo 10, determina que a CIDE em tela incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas,

entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,

previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:

I - fornecimento de tecnologia;

II - prestação de assistência técnica:

a) serviços de assistência técnica;

b) serviços técnicos especializados;







III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;

IV - cessão e licença de uso de marcas; e

V - cessão e licença de exploração de patentes.

Alíquota da Contribuição

A alíquota da contribuição será de 10%, aplicada sobre a base de cálculo citada.

Pagamento da Contribuição

O pagamento da contribuição estudada (CIDE) será efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência

do fato gerador, em DARF, com o código 8741.

Alíquota do IR-Fonte

Desde 01.01.2002, a alíquota do IR-Fonte foi reduzida para 15% incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,

empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes.

Crédito sobre a Contribuição Devida a Título de Royalties

É concedido crédito incidente sobre a CIDE/Royalties, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou

remetidas para o exterior a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.

O crédito referido:

I – será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao

exterior a título de royalties, mediante utilização dos seguintes percentuais:

a) 100%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01. 2001 até 31.12.2003;

b) 70%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01.2004 até 31.12.2008;

c) 30%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 01.01.2009 até 31.12.2013;

II – será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações posteriores, relativas a royalties.







Jurisprudência Administrativa

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL- 8ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA 35, de 17 de março de 2006

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF

EMENTA: REMESSAS PARA O EXTERIOR - Programas de Computador (Software). Não estão sujeitas à incidência do imposto de

renda na fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior pela aquisição de programas

de computador (software) destinados à comercialização no Brasil, se produzidos em larga escala e de maneira uniforme e

colocados no mercado para aquisição por qualquer interessado, sem envolver rendimentos de direitos autorais, por tratar-se de

mercadorias. Se, a remuneração caracterizar pagamento de royalties, pela cessão ou licença de uso de programas de

computador (software), as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior ficam sujeitas à

incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% e ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico (Cide) instituída pela Lei 10.168, de 2000, à alíquota de 10% (dez por cento ).

(Pesquisado no site www.receita.fazenda.gov.br, em 18.04.2006)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 6ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA 44, de 06 de março de 2006

ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições

EMENTA: CIDE. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. A contribuição incide sobre as importâncias pagas, creditadas,

entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente

das obrigações contraídas. Quando a empresa brasileira assume o ônus do imposto de renda incidente na operação, está

fazendo um pagamento adicional ao seu fornecedor do exterior. Nesse caso, o valor que servirá de base de cálculo da CIDE deve

ser reajustado.









SOLUÇÃO DE CONSULTA 31, de 24 de fevereiro de 2006


EMENTA: CIDE - Remessas ao Exterior - Serviços de Desembaraço, Entrega, Armazenamento, Seguro e Transporte de Carga

(Contrato com Cláusula DDU). Não ocorre a incidência da Cide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas

ou remetidas pelo exportador a agente de logística no exterior, a título de despesas com documentação, desembaraço

aduaneiro, armazenagem, seguro e transporte de carga, necessárias à entrega da mercadoria no local designado pelo

importador (contrato com cláusula DDU), por não caracterizar remuneração de serviços técnicos, assistência técnica e

administrativa e royalties.



SOLUÇÃO DE CONSULTA 3, de 04 de janeiro de 2006


EMENTA: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) - CRÉDITO A partir de 28 de julho de 2001 (vigência da

Medida Provisória 2.159-69, de 27 de julho de 2001), o crédito, passível de dedução em operações posteriores de mesma

natureza, é concedido sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre royalties referentes a

contratos de exploração de patentes e de uso de marca.








SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO

SOLUÇÃO DE CONSULTA 1, de 06 de janeiro de 2006


EMENTA: CIDE. LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) INCIDÊNCIA A Contribuição de Intervenção no

Domínio Econômico (Cide) instituída pelo art. 2 º da Lei n º 10.168, de 2000, para atendimento ao Programa de Estímulo à

Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, incide sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,

empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração decorrente de licença de uso de

programas de computador (software), independentemente de os contrato s relativos a tal licença estarem atrelados à

transferência de tecnologia.


Revista Jus Vigilantibus, Segunda-feira, 1º de maio de 2006

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

POR DAHYANA SIMAN CARVALHO DA COSTA

Sumário: 1. Considerações Gerais - 2. Patentes – 2.1. Patente de Invenção – 2.2. Patente de Modelo de Utilidade – 2.3. Prazo da

Patente – 3. Registro – 3.1. Desenho Industrial – 3.1.1. – Prazo – 3.2. Marca – 3.2.1. Prazo – 3.3. Indicações Geográficas – 3.4.

Nomes Empresariais – 3.5. Insígnia e Título de Estabelecimento – 3.6. Nome de Domínio – 4. Acordos Internacionais – 5.

Bibliografia.

1 - Considerações Gerais

Os direitos relativos à Propriedade Intelectual referem-se às obras literárias e científicas, às interpretações dos artistas

interpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os

domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais







e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, e todos os

outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Para fins didáticos consideramos a Propriedade Industrial como espécie de Propriedade Intelectual e neste estudo vamos nos ater

apenas a esta espécie, tendo em vista sua amplitude.

Haverá Propriedade Industrial toda vez que um bem econômico imaterial for objeto potencial de propriedade e passível de

apropriação por terceiros, tão logo seja colocado no mercado.

Nesse sentido, houve necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento colocado na criação desse bem

imaterial, para permitir que o seu titular aproprie de todo o valor da invenção, eliminando os “free-rides” e obtendo receita pela

sua exploração, como forma de incentivar a pesquisa e o investimento em novas tecnologias.

A proteção da Propriedade Industrial permite também a disseminação do conhecimento tecnológico, uma vez que as invenções

são tornadas públicas, possibilitando sua utilização por terceiros após a expiração da proteção.

A tutela jurídica da Ordem Econômica em nosso ordenamento visa a Livre Iniciativa (art. 5º, inciso XIII, art. 170, caput e art. 173,

§ 4º, da Costituição Federal e Lei nº 8.884/94) observada a Livre Concorrência (art. 5º, inc. XXIX, art. 170, inciso III e IV e Lei nº

9.279/96) e nos limites da Defesa do Consumidor (art. 170, inciso V e Lei nº 8.078/90).

Desta forma, pelo senso comum poderíamos questionar a proteção da Propriedade Industrial que garante direitos exclusivos de

exploração frente ao direito da concorrência que busca impedir a monopolização de mercado.

Porém, essa garantia de direitos exclusivos não é propriamente um monopólio porque a proteção concedida pela propriedade

industrial é capaz de gerar uma eficiência dinâmica e não estática, incentivando a criação de novas invenções e evitando a

duplicidade de pesquisas, tendo como fim último o bem estar econômico e o progresso científico.

Isto porque, a Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imaterias

protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus

concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio

de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de

mercado.

Ressalvando que, podem ocorrer práticas anticoncorrenciais mediante abuso dos direitos de Propriedade Industrial mas, nesse

caso a própria legislação cuidou de criar mecanismos de defesa, como por exemplo, os previstos na Lei nº 8.884/94 de Defesa da







Concorrência, arts 20, 21 (controle de condutas) e art. 54 (controle de estruturas), ou ainda, os que configuram concorrência

desleal (art. 170, inciso IV da Constituição Federal e Lei nº 9.279/96, arts. 195 e 209). Assim, tudo que restringir a concorrência

além do estritamente necessário para estimular a invenção é abuso, por exceder ao fim imediato do direito industrial.

Para ilustrar, temos como exemplos de condutas anticoncorrencias praticadas por titulares de Propriedade Industrial: a falta de

uso, a recusa de contratar, o abuso de posição dominante, vendas ou licenças casadas, restritivas ou exclusivas, definição de

standards para a compatibilidade de produtos, imposição de royalties após a expiração da patente, dentre outros.

A Constituição Federal de 1988 no art. 5º XXIX dispõe:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações

industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do País”(grifo nosso).

A Lei 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. No art. 2º, incisos I a III, o legislador protegeu

quatro espécies de bens imaterias:

1. A patente de invenção;

2. A patente de modelo de utilidade;

3. O desenho industrial;

4. A marca.

E, nos incisos IV e V, garantiu a repressão:

1. Às falsas indicações geográficas;

2. À concorrência desleal.

O registro dos bens industriais deve ser requerido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI – autarquia federal) e

somente após o ato concessivo correspondente é que nasce o direito à exploração econômica com exclusividade.







Esses bens integrarão o patrimônio do seu titular, em regra o empresário, que terá não só o direito de explorá-los

economicamente, com inteira exclusividade, mas também de aliená-los por ato inter vivos ou mortis causa, ou ainda impedir sua

utilização pela concorrência.

Para que um terceiro explore bem industrial patenteado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca) ele necessita de

autorização ou licença do titular do bem.

2 – Patentes

A patente é um instrumento econômico que confere ao seu inventor ou cessionário vantagens em razão da exclusividade

temporária da exploração da invenção ou modelo de utilidade objeto de proteção.

Desta forma, a patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.

Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de

fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.

Os Segredos de Industria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir,

não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser

descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase

impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser

redobrados e os riscos são grandes.

Já se a empresa registrar a patente obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por

meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da

patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.

A empresa deverá então pesar os prós e os contras, em cada caso concreto, para tomar sua decisão. A grande parte das

invenções são patenteadas, contudo, tem algumas empresas que preferem manter seus inventos em segredo como o famoso

caso da Coca-Cola, que ao longo desses anos guarda sua fórmula como Segredo de Industria.

2.1 - Patente de Invenção







A invenção á a solução nova para um problema técnico, aplicável em escala industrial, é ato original do gênio humano. Aqui,

ressalta-se a distinção entre invenção, ou seja, criação de algo que antes não existia na natureza, e descoberta, algo que já

existia na natureza e era apenas desconhecido.

Não é passível de registro uma mera descoberta sem que haja algum tipo de criação. A descoberta somente será patenteável se

junto com ela houver alguma atividade inventiva como a descoberta de uma função específica e relevante.

A patente está sujeita aos seguintes requisitos (art.8º da LPI):

• Novidade: é necessário que seja desconhecida da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos experts da área, não

basta que seja original (característica de natureza subjetiva).

• Atividade inventiva: deve apresentar inventividade, ou seja, mesmo para um técnico no assunto, não pode decorrer de maneira

evidente e óbvia do estado da técnica, deve representar um real progresso. Conforme assinala o art. 11 da Lei de Propriedade

Industrial, a criação não poderá estar compreendida no estado da técnica.

• Aplicação Industrial: somente quando houver aproveitamento industrial, possibilidade de utilização prática que a invenção ou

modelo de utilidade poderá ser patenteado.

• Não-impedimento: por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a lei proíbe a patentiabilidade de

determinadas invenções ou modelos, conforme elenca o art. 18 da LPI, como por exemplo, os que afrontam à moral, aos bons

costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública.

No que se refere à novidade, há que se destacar a existência do denominado período de graça. A Lei 9.279/96 considera não ferir

a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precedem a data de depósito da patente, se

promovida pelo inventor, ou seja, se a invenção se tornar pública antes do registro, não perde o caráter de novidade, para seu

titular, se efetivar o pedido de registro dentro de 12 meses.

Outra ressalva é feita quanto à prioridade pois a lei também concede ao pedido de patente depositado em país que mantenha

acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, o direito de registra-lo no

período de 12 meses, sem perder o requisito da novidade.

2.2 – Patente de Modelo de Utilidade







Modelo de utilidade é a nova forma ou disposição que resulta em melhoria funcional no uso do objeto ou em sua fabricação

suscetível de aplicação industrial. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta,

instrumento de trabalho ou utensílio pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. Assim, goza de proteção autônoma em

relação à invenção cuja utilidade foi melhorada.

Ele esta sujeito aos seguintes requisitos (art. 9º da LPI):

• Novidade;

• Ato inventivo;

• Melhoria no uso ou fabricação;

• Aplicação industrial.

Ressalta-se que o critério de inventividade para o Modelo de Utilidade é bem menor do que para a patente de invenção. No que

diz respeito a Invenção é necessário que a descoberta, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do

estado da técnica; já para o Modelo de Utilidade, basta que, para o técnico no assunto, a descoberta não decorra de maneira

comum ou vulgar do estado da técnica.

No mais, tem-se como uma exigência para o registro que a descrição da invenção ou criação seja suficiente, de forma

perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto (art. 24 do INPI).

Algumas criações não são privilegiáveis, ou seja, sequer são entendidas como invenções, nos termos do art. 10 da LPI, como por

exemplo, as teorias científicas, as concepções puramente abstratas, regras de jogo, etc.

2.3 – Prazo da Patente

A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do

depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial

não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme

art. 40 da LPI.

Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver

situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade







correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse

público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº.

9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo,

mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.

Concedida a primeira licença compulsória a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da

invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação

irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizava e a invenção

ou modelo de utilidade caem em domínio público.

A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente

poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa

devida ao INPI, denominada “retribuição anual” e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no

exterior.

3 – Registro Industrial

A marca e o desenho industrial são registráveis no INPI, para fins de concessão do direito de exploração exclusiva.

O registro industrial é ato administrativo de natureza constitutiva, assim, o direito de utilização exclusiva não nasce da

anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro.

3.1 - Desenho Industrial (“design”)

Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, especificidades que permitem sua imediata identificação, com caráter

meramente estético.

Nos termos do art. 95 da LPI considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto

ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua

configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Desta forma, destaca-se que o Desenho Industrial tem caráter ornamental e funcional, sendo que não requer atividade inventiva

como na patente.







O registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas

físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Durante o prazo de vigência do registro, o titular tem o direito de

excluir terceiros de atos relativos à matéria protegida tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

São requisitos para o registro de Desenho Industrial:

• Novidade: o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica. A forma criada deve propiciar um

resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor (art. 96), sendo que também há o direito de prioridade, como

mencionado anteriormente, só que, neste caso ele é de 6 meses.

• Originalidade: deve apresentar uma configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores, ou quando combinar

com originalidade elementos já conhecidos criando um visual próprio. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a

originalidade é estética (art. 97).

• Utilidade Industrial: não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98), sendo que,

estas podem ser protegidas pelo Direito Autoral.

• Desimpedimento: a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações, conforme elenca o art. 100, como

por exemplo, desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à

liberdade de consciência, de forma comum, vulgar ou necessária.

Desde que preenchidos os requisitos da lei, o registro é concedido automaticamente, sem qualquer exame de mérito. Contudo,

pode o titular do desenho industrial requerer o exame do objeto do registro, nos termos do art. 111 da LPI.

Por tal razão, é aconselhável ao interessado no registro de um desenho industrial que realize uma busca prévia, para evitar o

risco de obter a concessão de um registro, já existindo outro pedido anterior de terceiros, que poderá levar a nulidade do

registro, posteriormente, se questionado administrativamente ou em juízo.

3.1.1 – Prazo

Conforme o art. 108 da LPI o registro do desenho industrial tem prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito e

pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Dispõe o art. 120 da mesma lei que a taxa devida ao INPI pelo

titular deste registro, denominada retribuição, tem incidência qüinqüenal.

O registro poderá sofrer Ação de Nulidade Administrativa em até 5 (cinco) anos, a partir da data da concessão.







3.2 – Marca

A marca é o signo que identifica produtos e serviços.

Nesse ponto, para não haver confusão, se faz necessário classificar a Propriedade Industrial em:

Patentes:

1. Patentes de Invenção;

2. Patentes de Modelo de Utilidade;

3. Registros de Desenho Industrial;

4. Segredos de Industria.

Sinais Distintivos:

1. Marcas;

2. Nomes Empresariais;

3. Insígnias e títulos do estabelecimento;

4. Indicações geográficas

5. Nomes de Domínio

Outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros:

1. Cultivares, patrimônio genético;

2. Conhecimentos tradicionais.







Os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens, que são aplicados na

vida econômica e social na designação das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou serviços que elas fornecem, a fim

de distingui-las e de permitir ao público reconhecê-las.

A marca, especificamente, é sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros

análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações

técnicas.

A Lei de Propriedade Industrial, no art. 123, incisos II e III, introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços,

duas outras categorias de marcas:

a) Marca de certificação: atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade ou especificações

técnicas, fixadas por organismo oficial ou particular, ex. Fundação ABRINQ, ou ISO;

b) Marca Coletiva: informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos

produtores ou importadores do setor, ex HOLAMBRA.

Os sinais distintivos têm como objetivos evitar os riscos de confusão, promover o direito da concorrência, garantir o direito das

marcas, bem como, o direito dos consumidores.

Nesse sentido, destaca-se o julgado:

Apelação Cível 423.732-3 - TJSP “CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. DECLARAÇÃO DE NÃO

INFRINGÊNCIA DE DIREITOS DE MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. Descabe ser declarada a não infringência de

direitos de marca anteriormente registrada se o nome usado em produto posteriormente lançado no mercado pela autora é

suscetível de causar confusão em face daquele já comercializado pela ré. Apelo provido” (grifo nosso).

As marcas têm como funções: a identificação da origem do produto, a garantia da qualidade e a distinção dos demais.

Indiretamente, ela funciona como meio de publicidade.

Desta forma, a Marca também é um instrumento econômico que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo

território nacional de determinado sinal distintivo em relação a produtos e serviços e sua propriedade é adquirida pelo registro

validamente expedido.

Para que a marca possa ser registrada no INPI deve atender aos seguintes requisitos:







• Novidade relativa: a expressão lingüística ou o signo utilizado não precisam, necessariamente, ser criados pelo empresário, o

que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação daqueles produtos ou serviços prestados. Assim, a marca é

protegida, em princípio, apenas no interior de uma classe, conjunto de atividades econômicas afins.

• Não coincidência com marca notória: as marcas notoriamente conhecidas não precisam estar registradas no INPI para serem

protegidas, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário e que restou

regulamentado pelo art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

• Não-impedimento: o art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual apresenta um extenso rol de hipóteses em que é impedido o

registro, como por exemplo as marcas oficiais do Estado, o nome civil, salvo autorização pelo seu titular, etc.

Conforme mencionamos, em regra, a proteção da marca restringe-se à classe a que pertence. O INPI classifica as diversas

atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério de afinidade. Desta forma, o titular do

registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por esta classificação, não podendo, opor-se a

utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário em atividade que não se enquadra na classe em que obteve o

seu registro.

Porém, o art. 125 traz uma exceção à regra quando se tratar de marca de alto renome, que se define como sinal devidamente

registrado que goza de renome que transcende o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado, por essa

razão, terá assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Todavia, o registro de determinada marca na categoria de alto renome é ato discricionário do INPI, sendo assim, insuscetível de

revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do

Estado.

Salienta-se que marca de alto renome e marca notória não são sinônimos. É o art. 126 da LPI que trata das marcas notoriamente

conhecidas e traz a possibilidade de serem protegidas independente de registro, mas relacionada apenas ao ramo de atividade

que se destina.

Segundo o art. 122 da LPI as marcas podem se apresentar das seguintes formas:

Nominativas (o nome por si só);

Figurativas (desenho ou figura);







Mistas (expressão mais a figura);

Tridimensionais (em três dimensões);

Sonoras (ex. “Plim Plim” da Globo);

Olfativas (ex. Victoria’s Secret, Lush);

Cores (ex. Lilás do chocolate Milka).

O Licenciamento de marcas é plenamente possível e poderá investir o licenciado em poderes para agir em defesa da marca,

contudo, para que produza efeitos perante terceiros, a licença deverá ser averbada no registro junto ao INPI.

Além de todos as possibilidades de proteção das marcas, já destacadas, no âmbito civil, também há proteção no âmbito criminal.

A Lei de Propriedade Industrial no arts. 189 e 190, tipifica os crimes contra as marcas e impõe sanção ao contrafator, bem como

nos arts. 198 e 202 traz a possibilidade de busca e apreensão dos bens contrafeitos, de ofício ou a requerimento do interessado.

3.2.1 – Prazo

Disciplina o art. 133 da LPI que o registro da marca tem duração de 10 anos, a partir da sua concessão. Assim, ao contrário do

prazo fixado para patentes e registro de desenho industrial, é contado da efetiva concessão é prorrogável por períodos iguais e

sucessivos, indeterminadamente. O interessado deve pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro, ou nos

seis meses subseqüentes ao vencimento, mediante pagamento de retribuição adicional.

A taxa devida ao INPI para eficácia do registro da marca também denomina-se retribuição e é devida na data da concessão e a

cada prorrogação do registro.

Pode-se requerer a nulidade do registro da marca por meio de processo administrativo dentro do prazo de 180 dias contados da

data da expedição do certificado. Transcorrido esse período resta a Ação Judicial de Nulidade que possui prazo decadencial de 5

anos contados da data da concessão do registro.

Salvo força maior, o registro da marca concede ao titular um período de graça de 5 anos, contados da sua concessão, para a

efetiva utilização do sinal distintivo. Caso a sua exploração econômica não tiver início no Brasil, após os 5 anos, ou, na hipótese

de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou ainda na alteração substancial de seu caráter distintivo

original, a marca caducará.







Nos termos do art. 124 da LPI a extinção das marcas se dá pela expiração do prazo de vigência, sem pedido de renovação; pela

renúncia; pela caducidade; ou por não manter procurador domiciliado no Brasil, quando seu titular for estrangeiro.

3.3 – Indicações Geográficas

São sinais distintivos de origem ou qualidade utilizados na produção ou no comércio. Observa-se que não pode ser utilizado na

Marca sinal indicativo geográfico.

São espécies de Indicações Geográficas:

Indicação de Procedência: nome geográfico do local, país, região, cidade, etc, que se tornou conhecido pela fabricação, extração

ou produção de determinado produto ou prestação de serviço (art. 177 da LPI).

Denominação de Origem: nome geográfico do local onde existem atributos exclusivos que diferenciam o produto ou serviço dali

originado, garantindo não só a procedência do produto, como também certificando a qualidade ou característica específica que

se deve exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Em princípio, beneficia produtores e consumidores, valoriza o produto,

facilita a identificação e estimula melhora qualitativa dos produtos.

A LPI, nos arts. 177 e seguintes regulamenta a proteção às Indicações Geográficas e os atos Normativos 134 e 143, de 15/04/97 e

31/08/98 determinam as condições do registro.

O INPI é o órgão competente para conceder o registro que deve ser requerido pelos sindicatos, associações, institutos ou

qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território cujo

nome se quer registrar. A Pessoa Jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome

geográfico.

Este registro tem efeito meramente declaratório e não constitutivo.

São exemplos de Indicações Geográficas: Parma (para presunto); Região dos Vinhos Verdes (para vinhos); Cerrado (para café);

Vale dos Vinhedos (para vinhos e espumantes); etc.

Lembramos também que o Decreto 4.062/2001 define as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações

geográficas.

3.4 – Nomes Empresariais







Os Nomes Empresariais caracterizam e distinguem a atividade do empresário no campo da concorrência empresarial. Sua

proteção se dá no âmbito da repressão à concorrência desleal.

O registro é de competência das juntas comercias estaduais.

3.5 – Insígnia e Título de Estabelecimento

Insígnia consiste no emblema, caracterizado por figuras, desenhos símbolos, conjugados ou não às expressões verbais, aptos a

identificar o estabelecimento do empresário.

Título de estabelecimento consiste no sinal distintivo da loja ou escritório do empresário.

3.6 - Nome de Domínio

O Nome de Domínio consiste no endereço eletrônico, sua estrutura no protocolo de transmissão de hipertextos (http) é:

Nome.DPN.País. O DPN é o chamado domínio de primeiro nível.

Hoje, o nome de domínio também exerce a função de sinal distintivo, sempre que for lícito, novo e original.

Salienta-se, neste ponto, que com o avanço da internet e o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos

envolvendo o uso indevido de marcas registradas, nomes empresariais, indicações geográficas, nomes e siglas de instituições

oficiais, bem como nomes de personagens, patronímicos, pseudônimos notórios e títulos de obras alheias, no registro de nome de

domínio.

Em 1997 os Ministérios das Comunicações e o da Ciência e Tecnologia criaram por portaria inteministerial o Comitê Gestor da

Internet do Brasil (Portaria MC/MCT n. 147, de 31.05.1995).

A Resolução n. 01/98 de 02.04.98 do Comitê Gestor outorgou à FAPESP a realização das atividades de registro dos nomes de

domínio, distribuição de endereços e sua manutenção na rede eletrônica Internet.







Contudo, não foi concedida à FAPESP competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de

produtos ou serviços porque tal função é de competência exclusiva do INPI. Ela apenas verifica se já existe algum registro com o

nome pretendido, caso contrário, autoriza sua utilização.

Em virtude dessa sistemática, em que se observa apenas a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio pode ocorrer de

algumas pessoas usurparem de Sianais Distintivos, protegidos por lei na formação de seu endereço eletrônico.

No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro no INPI deverá prevalecer este último, podendo

o legítimo titular da marca registrada reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o

nome de domínio reproduzí-la.

Mas a ordem de chegada no registro do nome de domínio prevalecerá se os dois interessados possuírem, cada uma, numa classe

diferente, o registro da marca adotada como nome de domínio.

Tem-se também que, o nome de domínio não poderá ser registrado se expressarem palavras de baixo calão, se pertencerem a

nomes reservados e mantidos pelo Comitê Gestor e FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na

rede Internet, se puderem induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou

notoriamente conhecidas, se expressarem siglas de Estados, Municípios, etc. ou ainda, palavras de uso comum.

Destacamos o julgado:

Processo nº. 94.02.22597-8, 1ª Seção TRF “AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MULTA

COMINATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lide

acerca do registro de um domínio da Internet, o elemento nominativo da marca e centro do litígio (ÁREA ÚTIL) não se faz passível

de registro posto que de uso comum na atividade imobiliária”.

No âmbito internacional a regulamentação dos nomes de domínio é de competência da ICANN (Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers) e há também procedimento de arbitragem para resolução de conflitos (site www.ompi.org).

Para a transferência do nome de domínio é necessário preencher os seguintes requisitos:

• A marca do reclamante deve ser idêntica ou similar ao nome de domínio; e

• O titular do domínio não ter direito ou legítimo interesse em relação ao nome de domínio; e







• O nome de domínio ter sido registrado e está sendo usado em má-fé.

4 – Acordos Internacionais

O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Paris de 1883 referente à propriedade industrial.

Por tal razão, não se admiti no direito brasileiro a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito

industrial. Seria inválida uma lei interna que concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor

nacional, como medida protecionista ao desenvolvimento de nossa tecnologia. É o chamado princípio da assimilação.

O direito brasileiro também reconhece o princípio da prioridade, pelo qual, é possível a qualquer cidadão de país signatário da

Convenção reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, após igual concessão obtida, anteriormente, em seu

país de origem, desde que o faça dentro do prazo de 6 meses, para o desenho industrial, marca ou sinal de propaganda, ou de 12

meses, para a invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro registro.

Este direito equivale à eliminação de fronteiras nacionais para fins de proteção da propriedade industrial entre os países

signatários da Convenção Internacional de Paris também conhecida como “União de Paris”.

Hoje vigora no direito internacional o Acordo TRIPs, firmado em 1995 no âmbito da OMC. Em razão deste, todos os paises que

são membros da OMC passam a estar obrigados à observância de patamares mínimos de proteção para os direitos de

propriedade industrial estabelecidos no Acordo, que dispõe de mecanismo próprio de solução de contravérsias.

O Acordo obrigou os países a criarem regras internas mais rígidas de propriedade intelectual, com certas semelhanças entre si.

No art. 1º do Acordo ficou estabelecido que os paises poderão prover em sua legislação proteção mais ampla que a exigida no

Acordo cabendo a cada Membro decidir a forma de implementação de suas regras, mas devem obedecer aos patamares

mínimos estabelecidos.

________________________________________

5 – Bibliografia

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade industrial, vols. I e II, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, São Paulo: Saraiva, 2003.







Di BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, M. MENDES, Paulo Parente. A propriedade industrial – os sistemas de marcas,

patentes e desenhos industrial analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Rio de Janeiro: Forense, 2000.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro – comentários à nova legislação sobre marcas e

patentes, Ed. Brasília Jurídica, 1996.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial, São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Lei 9279-14.05.1996, São Paulo: Ed. Revista dos

Tribunais, 1997.

Revista Jus Vigilantibus, Terça-feira, 27 de setembro de 2005

Remessa de Royalties ao Exterior.

Incidência de ISS, PIS e COFINS

Luís Felipe Bretas Marzagão*

Elaborado em 12/2004.

Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do Imposto

de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidentes sobre as

remessas de valores ao exterior a título de royalties.

A partir de janeiro de 2004, os Municípios ficaram autorizados, pela Lei Complementar 116/03, a

cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos 'serviços' de "cessão de direito de uso de marcas

e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.

Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou também

aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e afins (LC 116/03,

art. 1º, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no Brasil, foi eleito como

contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e recolher o ISS ao Município em

que estiver domiciliado.







Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como 'serviço' algo que, pela própria natureza,

não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre operações de

importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados dentro do país, mas no

exterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que cada Município

somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins territoriais

(RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios poder para tributar

serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no exterior)?

Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e, ainda que

admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira "prestação de serviços".

A prestação de serviços (chamada de 'locação de serviços' no Código Civil de 1916) é um instituto de

direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe à

disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.

Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém, sem

que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um contrato qualquer

(compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de serviços.

Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da 'prestação de serviços'

é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de 2004, o PIS e a

COFINS sobre a importação de 'serviços' (Lei 10.865/04).

Nessa linha, a definição, pela LC 116/03, da cessão de direitos de uso de marcas como sendo um

'serviço' vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS incidentes

na importação de 'serviços', já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins do ISS e outra

para os demais tributos.

Entretanto, a cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda não é uma verdadeira

'prestação de serviços' e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da

COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à 'locação' ou 'compra' de direitos.







O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a inconstitucionalidade

da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não poderia ser diferente,

justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a cobrarem o ISS em relação à

'prestação de serviços', da forma como o instituto é definido pelo direito privado, e não sobre

quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).

Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à legislação

tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela

Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das grandes armas que o

contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado.

A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso dos

royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma vez

negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do ISS, do

PIS-Importação e da COFINS-Importação.

Alterações sobre royalties são inconstitucionaisPor Luís Roberto Barroso[13] Confira-se o teor do

dispositivo constitucional: ―§ 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e

aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e

de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona

econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração‖.

[14] O artigo 7º da Lei 7.990/89 alterou, além do § 6º, o caput e o § 4º do artigo 27 da Lei 2.004/53.

Com a modificação, o texto ficou da seguinte forma: ―Artigo 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam

obrigadas a pagar a compensação financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, correspondente

a 5% sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos

territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de

embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. —

PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: I - 70% aos estados produtores; II — 20% aos







municípios produtores; III — 10% aos municípios onde se localizarem instalações marítimas ou

terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. (...) § 4º. É também devida a

compensação financeira aos estados, Distrito Federal e municípios confrontantes, quando o óleo, o

xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% fixados no caput

deste artigo, sendo 1,5% aos estados e Distrito Federal e 0,5% aos municípios onde se localizarem

instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% aos municípios produtores e

suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de

fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% para constituir um

fundo especial a ser distribuído entre os estados, territórios e municípios‖.

[15] Lei 9.478/97, artigo 49: ―A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção

terá a seguinte distribuição: I — quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e

lacustres: a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção;

b) quinze por cento aos municípios onde ocorrer a produção; c) sete inteiros e cinco décimos por cento

aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás

natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; d) 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para

financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; II - quando a lavra ocorrer na plataforma

continental: a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos estados produtores confrontantes; b)

vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos municípios produtores confrontantes; c) quinze por

cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de

produção; d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos municípios que sejam afetados pelas

operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos

pela ANP; e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser

distribuído entre todos os estados, territórios e municípios; f) 25% ao Ministério da Ciência e

Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico

aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis‖.







[16] Sobre os elementos clássicos de interpretação e sua aplicação ao texto constitucional, v. Luís

Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo, 2009, p. 290 e ss..

[17] Compensar significa, de acordo o Novo Aurélio Século XXI, 1999, p. 513, ―reparar o dano, o

incômodo‖, ―reparar (um mal) com um bem correspondente, indenizar, ressarcir, recompensar‖. De

acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001, p. 775, ―contrabalançar um mal, um

prejuízo, um incômodo‖.

[18] PL 5.938-A/2009 (PLC 16/2010), artigo 44: ―Os royalties serão distribuídos da seguinte forma:

(...) II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: a) 19% para a União para serem destinados

ao Comando da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção;

e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao

desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à

indústria petroquímica de primeira e segunda gerações; b) 3% para constituição de Fundo Especial, a

ser criado por lei, para o desenvolvimento de ações e programas para a mitigação e adaptação às

mudanças climáticas, bem como para proteção ao ambiente marinho‖. Essas disposições são muito

semelhantes às previstas pelo artigo 49 da Lei 9.478/97: ―A parcela do valor do royalty que exceder a

cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (...) II - quando a lavra ocorrer na plataforma

continental: (...) c) 15% ao Ministério da Marinha para atender aos encargos de fiscalização e proteção

das áreas de produção; (...) f) 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de

amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do

gás natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como

para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos

causados ao meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei 11.921, de 2009)‖.

[19] Vale o registro de que, nos termos da jurisprudência do STF, a hipótese é de receitas

patrimoniais, e não receitas de natureza tributária. Nesse sentido, v. STF, DJ 16.nov.2001, RE

228800/DF, Rel. ministro. Sepúlveda Pertence: ―O tratar-se de prestação pecuniária compulsória







instituída por lei não faz necessariamente um tributo da participação nos resultados ou da

compensação financeira previstas no artigo 20, § 1º, CF, que configuram receita patrimonial. (...) A

disciplina da matéria, de modo significativo, não se encontra no capítulo do sistema tributário, mas em

parágrafo do artigo 20 da Constituição, que trata dos bens da União, a evidenciar a natureza

patrimonial da receita a auferir‖ (trechos da ementa e do voto do relator).

[20] É o que se passa, por exemplo, com a lei complementar que define as atividades tributáveis pelo

ISS e que não pode tratar como serviço algo que não o seja. V. STF, DJU 5 mar.2010, RE 547245/SC,

rel. ministro. Eros Grau: ―A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins

do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para

os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição‖.

[21] V., nesse sentido, Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2009, p. 135.

Se o constituinte desejasse tratar determinado tema de forma diversa da que se cristalizou, deveria

fazê-lo expressamente. A omissão, no particular, deve ser interpretada como concordância com a

prática anterior.

[22] Eros Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, 2002, p. 34: ―Não se

interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao

intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele –

do texto – até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico,

não expressa significado algum‖.

[23] CF/88, artigo 155, § 2º: ―O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte: (...) X –

não incidirá: (...) b) sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes,

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica‖.







[24] LC 87/96, artigo 11: ―O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do

imposto e definição do estabelecimento responsável, é: I — tratando-se de mercadoria ou bem: a) o

do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador; b) onde se

encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de

documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária; c) o do estabelecimento que transfira a

propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não

tenha transitado; d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física; e)

importado do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não estabelecido; f) aquele onde seja

realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e

apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela LC 114, de 16.12.2002) g) o do Estado onde estiver

localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e

petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à

comercialização; h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando não considerado como

ativo financeiro ou instrumento cambial; i) o de desembarque do produto, na hipótese de captura de

peixes, crustáceos e moluscos‖.

[25] V. STF, DJ 5.set.2000, RE 198088/SP, Rel. ministro. Ilmar Galvão.

[26] STF, DJ 19.dez.2003, MS 24312/DF, Rel. ministra Ellen Gracie (trecho do voto do ministro Nelson

Jobim).

[27] V. Ramona Ordoñez, Renato Grandelle e Rennan Setti, Vazamento no Golfo expõe riscos do

petróleo no Rio. Analistas estimam que acidente similar afetaria praias fluminenses em 2 dias, O Globo

16.maio.2010, p. 31.







[28] STF, DJ 16.nov.2001, RE 228800/DF, Rel. ministro Sepúlveda Pertence (trecho do voto do

relator). Nesse mesmo precedente, vale transcrever trecho do parecer do Ministério Público Federal,

assinado por João Batista de Almeida, subprocurador-geral da República: ―Da mesma forma, a

compensação financeira instituída pela atual Constituição Federal, na verdade, como alternativa à

participação nos resultados, se faz em virtude de uma atividade especialmente danosa à União,

estados, Distrito Federal e municípios, no que estes fazem jus a uma recomposição, expressa em valor

monetário, dos prejuízos porventura suportados. Essa é, portanto, a natureza da compensação, como

querido pelo constituinte. Neste ponto, não há como tergiversar‖ (negritos no original).

[29] STF, DJ 9.jun.2006, AI 453025 AgR/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes (trecho do voto do relator).

[30] José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 258-9.

[31] Ricardo Lobo Torres, Curso de direito financeiro e tributário, 2005, p. 191. No mesmo sentido, v.

também Romeu Thomé, A função socioambiental da CFEM (compensação financeira por exploração de

recursos minerais), Revista de Direito Ambiental 55:183, 2009: ―Com respaldo nos princípios do

desenvolvimento sustentável, da prevenção e da repração, resta claro que o objetivo do repasse de

percentuais consideráveis da CFEM aos estados e municípios não é simplesmente participá-los

economicamente (visão estritamente econômica, superada no atual estado sócio-ambiental de Direito),

mas, sobretudo, compensá-los pelos impactos ambientais e sociais advindos da exploração mineral em

seus territórios‖.

[32] Sobre o tema, vejam-se, dentre muitos outros: San Tiago Dantas, Igualdade perante a lei e due

process of law. In: Problemas de direito público, 1953; M. Seabra Fagundes, O princípio constitucional

da igualdade perante a lei e o Poder Legislativo, Revista dos Tribunais 285:3, 1955; Celso Antônio

Bandeira de Mello, Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 1993; Luís Roberto Barroso, A







igualdade perante a lei. In: Temas atuais do direito brasileiro, 1987; e Interpretação e aplicação da

Constituição, 1999, p. 230 e ss..

[33] O estado do Rio de Janeiro fornece o exemplo mais expressivo para se perceber a exata dimensão

do mecanismo compensatório desenvolvido pelo constituinte. Segundo dados de sua Secretaria de

Fazenda, o estado deixa de arrecadar cerca de R$ 8 bilhões anualmente por conta da imunidade de

ICMS prevista no artigo 155, §2º, X, b, valor consideravelmente superior à receita advinda dos

royalties. V. estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado da Fazenda, Subsecretaria de Estudos

Econômicos, O novo marco regulatório do petróleo no Brasil – Uma análise das implicações fiscais do

PL nº 5.938/09 e seu Substitutivo, p. 26.

[34] LC 62/89, artigo 2°: ―Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

(FPE) serão distribuídos da seguinte forma: I — 85% às Unidades da Federação integrantes das regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste; II — 15% às Unidades da Federação integrantes das regiões Sul e

Sudeste. § 1° Os coeficientes individuais de participação dos estados e do Distrito Federal no Fundo de

Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) a serem aplicados até o exercício de 1991,

inclusive, são os constantes do Anexo Único, que é parte integrante desta Lei Complementar. § 2° Os

critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de

1992, serão fixados em lei específica, com base na apuração do censo de 1990. § 3° Até que sejam

definidos os critérios a que se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes

estabelecidos nesta Lei Complementar‖.

[35] Além de provisórios, os critérios da LC 62/89 eram eminentemente políticos, tendo sido decididos

mediante acordo, no âmbito do Confaz, entre os entes federativos, levando em conta a média histórica

dos coeficientes aplicados antes da Constituição de 1988. Nesse sentido, v. STF, DJ 30.abr.2010, ADI

875/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes.







[36] V. STF, DJ 30.abr.2010, ADI 875/DF, Rel. ministro. Gilmar Mendes: ―Ações Diretas de

Inconstitucionalidade (ADI 875/DF, ADI 1.987/DF, ADI 2.727/DF e ADI 3.243/DF). Fungibilidade entre

as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Fundo de Participação dos Estados

(FPE) (artigo 161, inciso II, da Constituição). Lei Complementar 62/1989. Omissão inconstitucional de

caráter parcial. Descumprimento do mandamento constitucional constante do artigo 161, II, da

Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de

Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes

federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da

nulidade, do artigo 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar 62/1989,

assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012‖. Confira-se trecho especialmente elucidativo

do voto do ministro Gilmar Mendes, relator: ―Viola o bom sendo imaginar que lei editada em 1989 —

apenas com base em médias histórias apuradas à época — ainda possa retratar a realidade

socioeconômica dos entes estaduais. A manutenção de coeficientes de distribuição que não mais

encontram amparo na realidade socioeconômica dos entes federativos produz severas distorções no

modelo inicialmente delineado pela Constituição de 1988, com repercussões gravosas à economia dos

estados, consoante atestam os economistas Sérgio Prado, Waldemir Quadros e Carlos Eduardo

Cavalcanti: ‗O aspecto que mais se destaca, contudo, já apontado, é o enorme aumento das

desigualdades horizontais, isto é, entre estados da mesma região, como resultado da distribuição do

FPE. (...) Os atuais critérios de rateio, além de serem fixos, isto é, além de não incorporarem nenhum

componente dinâmico, foram estabelecidos a partir de ajustes feitos no percentual que, pelos critérios

anteriores, caberia a cada estado. (...) Aqui, o problema da má distribuição do FPE não se restringe ao

fato de alguns estados pobres receberem, em termos per capita, muito mais do que os estados ricos;

estados igualmente pobres também recebem transferências desiguais‘ (...)‖.

[37] V. Lei 4.320/64, artigos 22 e 30: ―Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo

encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos

municípios, compor-se-á: I — Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação

econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de

créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação

da política econômica-financeira do governo; justificação da receita e despesa, particularmente no







tocante ao orçamento de capital; II — Projeto de Lei de Orçamento; III — Tabelas explicativas, das

quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de

comparação: a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou

a proposta; b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta; c) A receita prevista

para o exercício a que se refere a proposta; d) A despesa realizada no exercício imediatamente

anterior; e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e f) A despesa prevista

para o exercício a que se refere a proposta. IV — Especificação dos programas especiais de trabalho

custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo

das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira,

social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade

administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.

(...) Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior

à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem

conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita‖.

[38] Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos. 1º, 4º, 5º, 11, 12, e 14 a 16: ―Artigo 1º. Esta Lei

Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão

fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. § 1º A responsabilidade na gestão fiscal

pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas

e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de

despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de

crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. § 2º

As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os

municípios. (...) Artigo 4º. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do artigo 165

da Constituição e: I — disporá também sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas; (...) § 1º

Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão

estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,

resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para

os dois seguintes. § 2º O Anexo conterá, ainda: (...) II — demonstrativo das metas anuais, instruído







com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com

as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os

objetivos da política econômica nacional; (...) V — demonstrativo da estimativa e compensação da

renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. § 3º A

lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem

tomadas, caso se concretizem. (...) Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma

compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei

Complementar: I — conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos

orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do artigo 4º; II —

será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das

medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter

continuado. (...) Artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente

da Federação. (...) Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento

econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua

evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da

metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (...) Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo

ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois

seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes

condições: (...) Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e

17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento

da despesa será acompanhado de: I — estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; (...) § 1º Para os fins desta Lei Complementar,

considera-se: I — adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da

mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os

limites estabelecidos para o exercício; II — compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos







nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. § 2º A estimativa de que trata o

inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas‖.

[39] Lei 9.496/97, artigo 2º: ―O Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além dos objetivos

específicos para cada unidade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas ou compromissos

quanto a: I — dívida financeira em relação à receita líquida real — RLR; II — resultado primário,

entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras; III — despesas com

funcionalismo público; IV — arrecadação de receitas próprias; V — privatização, permissão ou

concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial‖.

[40] Sobre o chamado dever de lealdade federativa, confira-se a seguinte manifestação do Tribunal

Constitucional alemão, plenamente compatível com a realidade institucional brasileira: ―No Estado

federal alemão, toda a relação constitucional entre o Estado como um todo e seus membros, bem

como a relação constitucional entre seus membros [entre si], é regida pelo princípio constitucional não

escrito do dever recíproco da União e dos estados-membros, de comportamento leal ao princípio

federativo (...). O Tribunal Constitucional Federal desenvolveu, a partir disso, uma série de deveres

jurídicos concretos. (...) Esse limite jurídico baseado na idéia de fidelidade federativa torna-se ainda

mais forte quando do exercício de competências legislativas: ‗Se os efeitos de uma regulamentação

jurídica não estão limitados à área de um estado-membro, o legislador estadual deve, então, levar em

consideração os interesses da União e dos demais estados-membros‘ (BVerfGE 4, 115 [140]). (...) A

jurisprudência até aqui revela que a partir desse preceito se desenvolveram tanto deveres concretos

dos estados-membros em face da União e da União em face dos estados-membros, que vão além dos

deveres expressamente normatizados na Constituição Federal, quanto [também] limites concretos no

exercício de competências atribuídas à União e aos estados-membros pela Grundgesetz‖ (1.

Rundfunkentscheidung — 1ª Decisão da Radiodifusão — BVerGE 12, 205. In: Jürgen Schwabe,

Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, 2005, p. 823-4.

[41] André Elali, O federalismo fiscal brasileiro: algumas notas para reflexão, Revista Tributária e de

Finanças Públicas 69:17, 2006: ―A autonomia das entidades que constituem a Federação vai resultar







exatamente do grau de ‗independência‘ ou de ‗dependência‘ em relação ao governo central das

entidades que a formam‖. V. tb. STF, DJ 5.set.2008, RE 572762/SC, Rel. ministro Ricardo

Lewandowski: ―(...) para que a autonomia política concedida pelo constituinte aos entes federados seja

real, efetiva, e não apenas virtual, cumpre que se preserve com rigor a sua autonomia financeira‖.

[42] Luís Roberto Barroso, Direito constitucional brasileiro: o problema da federação, 1982, pp. 22 e

27: ―(...) só se pode conceber o Estado federal dentro de um regime de Constituição escrita, que além

de ser a lei de organização de poderes é, também, de limitação desses mesmos poderes, o que realiza

por meio da repartição de competências federais e estaduais, as quais não podem ser transpostas,

nem pelos estados-membros, nem pela União‖.

[43] V. Cláusula Sétima: ―A amortização referida no caput será realizada mediante cessão dos direitos

de crédito a que faz jus o ESTADO, relativamente à participação governamental obrigatória na

modalidades de royalties e participação especial, de que trata o artigo 8º da Lei 7.990, de 1989, com

redação dada pela Medida Provisória 1.913-8, de 26 de outubro de 1999, na forma do que dispõe o

Contrato de Cessão de Créditos celebrado nesta data entre as Partes, e que integra o presente

Contrato‖.

[44] V. Cláusula Décima-Terceira: ―O ESTADO, devidamente autorizado pela Lei Estadual 2.674, de

1997, transfere à UNIÃO, mediante cessão, condicionada à ocorrência de inadimplemento das

obrigações ora pactuadas, a título pro solvendo, os recursos provenientes das receitas de que tratam

os artigos 155, 157 e 159, incisos I, alínea ―a‖, o II, da Constituição, até os montantes devidos e não

pagos, inclusive encargos, e, neste ato, confere poderes, em caráter irrevogável e irretratável, à

UNIÃO, por si ou por intermédio do AGENTE, para (...)‖.







[45] V. Cláusulas Décima-Sexta, Décima-Sétima e Décima-Nona: ―CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – O

descumprimento pelo ESTADO de qualquer das obrigações assumidas neste Contrato, ou nos contratos

que lhe são integrantes, incluindo atraso de pagamento e a não observância das metas e

compromissos constantes do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, a que se refere a Cláusula

Décima-Terceira, implicará, durante todo o período em que persistir o descumprimento, a substituição

dos encargos financeiros mencionados na Cláusula Sexta por encargos equivalentes ao custo médio de

captação da dívida mobiliária interna do governo federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a, e a

elevação do limite de dispêndio fixado na Cláusula Quinta para 17% da RLR do ESTADO, sem prejuízo

do disposto na Cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Na falta de cumprimento de qualquer

das obrigações do ESTADO assumidas neste Contrato, ou pela ocorrência de qualquer dos casos de

antecipação legal de vencimento, poderá a UNIÃO considerar vencido este Contrato e exigir o total da

dívida dele resultante, independentemente de notificação extrajudicial ou interpelação judicial. (...)

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Na hipótese de a UNIÃO necessitar recorrer a meios judiciais para

satisfação da dívida decorrente deste Contrato, está será acrescida de multa de 2% sobre o valor da

dívida objeto do processo judicial. PARÁGRAFO ÚNICO – Considerar-se-á ‗recurso a meios judiciais‘ a

citação válida do ESTADO‖. V. tb. a Cláusula Vigésima-Sexta, incluída por Termo Aditivo datado de

31.out.2001.

[46] Como se sabe, a ordem jurídica veda que as condições contratuais possam ser alteradas

livremente por uma das partes, ainda que isso decorra de previsão expressa (Código Civil, artigo 122).

Em se tratando de contratos administrativos, a mesma lógica dá origem à exigência de que seja

preservado o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste (Lei 8.666/93, artigo 65, § 6º), Na

jurisprudência, registrando o princípio geral de que as condições contratuais não podem ficar ao

arbítrio de uma das partes, v. STJ, DJ 15 abr. 2002, REsp. 291.631/SP, Rel. ministro. Castro Filho:

―(...) o conteúdo puramente potestativo do contrato impôs a uma das partes condição, apenas e tão-

somente, de mero espectador, em permanente expectativa, enquanto dava ao outro parceiro irrestritos

poderes para decidir como bem lhe aprouvesse. Disposições como essa agridem o bom senso e, por

isso, não encontram guarida em nosso direito positivo. Entre elas está a chamada cláusula potestativa.

É a estipulação sem valor, porque submete a realização do ato ao inteiro arbítrio de uma das partes‖.







PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS ACERCA DO SOFTWARE

O escopo do presente trabalho é tentar nortear algumas das principais dúvidas concernentes ao

software no que tange aos aspectos tributários e conceituais, lembrando que o objetivo do mesmo é

voltado para a área consultiva preventiva.

Firma Individual

Há muitos questionamentos sobre a possibilidade de uma empresa cujo objeto social é comércio e

serviços na área de informática, poderia ser firma individual, onde seu titular presta serviços de

consultoria na implantação de softwares.

Cabe esclarecer que não, poderá até constituir a firma individual, contudo não será equiparado à

pessoa jurídica conforme esclarece o artigo 150 do RIR/99, cabe enfatizar ainda que a Receita Federal

entende que para efeitos da legislação do Imposto de Renda, a pessoa física que, individualmente ou

com o concurso, para execução de tarefas de apoio, de auxiliares não especializados, explore a

atividade de consultoria de sistemas de informática não se equipara a pessoa jurídica, ainda que

registrada na Junta Comercial, devendo submeter-se obrigatoriamente, às normas de tributação

relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física .

No município de São Paulo, quando os serviços forem prestados por profissionais autônomos, a base

de cálculo do ISS será determinada conforme o regime especial de recolhimento previsto no artigo 19

inciso I do RISS/SP, e recolhido até o dia 10 do mês subsequente ao trimestre apurado, nos termos do

artigo 81 do mesmo diploma legal.

Quanto à alíquota aplicável, os serviços de elaboração de programas de computadores estarão sujeitos

a alíquota 2%.

Pis E Cofins Para Software

As receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades de

desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise,

programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou

atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas, no que tange







aos tributos do PIS e da COFINS para as pessoas jurídicas que apuram pela sistemática do lucro real, o

governo permitiu que estas atividades retornassem à sistemática da cumulatividade, com o advento da

Lei 11.051/04, artigo 25, com exceção da comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso

de software importado, recolhendo Pis a 0,65% e Cofins a 3,0%.

Documentação do Software Destinado ao Ativo Imobilizado

As aquisições destinadas ao ativo imobilizado, só poderão ser contabilizadas caso haja documentação

hábil prevista no artigo 1º da Lei 8846/1994, onde dispõe que:

" A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,

prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da

legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da

operação."

E ainda, só poderá ser computada, como custo ou encargo de amortização, em cada período-base, a

importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo quando os registros apresentados

pelo contribuinte, com suporte em documentação hábil, que permitam determinar a sua natureza,

identificação, data de aquisição, valor original, acréscimos posteriores, reavaliações e baixas,

necessários à verificação fiscal dos valores apropriados sob essa rubrica , conforme disposições da Lei

n° 7.799/89, arts. 11 e 12 .

CIDE - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico

O art. 10 do Decreto 4195/02, que em seus incisos, elenca os objetos dos contratos que ensejam a

incidência da Contribuição. Observe-se:

"Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as

importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou

domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que

tenham por objeto:

I - fornecimento de tecnologia;







II - prestação de assistência técnica:

serviços de assistência técnica;

serviços técnicos especializados;

III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;

IV - cessão e licença de uso de marcas; e

V - cessão e licença de exploração de patentes."

Se faz mister salientar que , as hipóteses de incidência da cobrança da contribuição são os contratos

com contraprestação em royalties, bem como, contratos de assistência e serviços técnicos.

A importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royalties , a residente ou

domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de comercialização de

programas de computador- software , sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei n.º 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença

de uso".

As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados

no exterior, em pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-

software e treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços

ficam sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a incidência

da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Amortização de Programas de Computador ("Software")

A Instrução Normativa no 4/85 da Receita Federal fixou em 5 anos o prazo mínimo admissível para

amortização de custos ou despesas de aquisição e desenvolvimento de logiciais ("Software"), utilizados

em processamento de dados.

Direitos Autorais e Pagamentos De Assistência Técnica







Os direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador (software), para

distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio, sob a modalidade de cópia única, exceto

películas cinematográficas, sofre a incidência de 15% (quinze por cento) do valor bruto dos

rendimentos de IRRF , cujo o recolhimento compete à fonte pagadora ou ao procurador quando este

não der conhecimento à fonte pagadora de que o beneficiário do rendimento é residente ou domiciliado

no exterior.

Deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador no código 0422, pela pessoa física ou

jurídica residente ou domiciliada no exterior, lembrando que é considerado tributação exclusiva na

fonte

Os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado

em país considerado paraíso fiscal ou seja, cuja dependência não tribute a renda ou a tribute a alíquota

inferior a vinte por cento, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e

cinco por cento, conforme preconiza o artigo 24 da Lei 9.430/96.

Incentivos trazidos pela Medida Provisória nº 252/05

Com esta medida provisória criou-se o RECAP, que é o Regime Especial de Aquisição de Bens de

Capital, e o REPES (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de

Tecnologia e informação), trazendo o benefício da suspensão para a importação de software e

tecnologia de informação destinados ao imobilizado e ao desenvolvimento do país e a venda destes

bens no mercado interno também para empresas preponderantemente exportadoras de serviços

prestados ou de desenvolvimento e elaboração de produtos.

A suspensão para essas importações serão convertidas em alíquota zero após o prazo de cinco anos,

desde que a pessoa jurídica beneficiada pelo REPES esteja em dia com os tributos e contribuições

federais.

Não se aplicando este benefício para as pessoas jurídicas que apuram o PIS/PASEP e a Cofins pela

sistemática da cumulatividade e optantes do SIMPLES FEDERAL.

Tanto para o REPES como para o RECAP, o benefício poderá ser concedido para as empresas que estão

iniciando as atividades mas para obter este beneficiamento terá que se comprometer, que no período







de três anos irá atingir 80% de sua receita bruta total com exportações. Em ambos os regimes caso a

pessoa jurídica seja excluída deverá recolher os tributos devidos contados da data da ocorrência dos

fatos geradores com multa e juros e somente poderá fazer a reopção ao regime decorrido o prazo de

dois anos a contar da exclusão, caso a pessoa jurídica venha a transferir a propriedade antes de

completar 02 anos após a aquisição aplica-se a mesma regra, sendo devido os tributos com multa e

juros.

O instituto da amortização acelerada que foi permitido para Programas de Desenvolvimento

Tecnológico Industrial - PDTI, aprovados até 3 de junho de 1993, com disposição trazidas pelos artigos

495 e 504 do RIR/99 (Decreto 3000/99), com a MP 252/05, retorna o incentivo para estimular o

desenvolvimento de tecnologia, que será controlada na parte B do LALUR.

No que concerne ao crédito do IRRF sobre valores remetidos ao exterior a título de royalties já vinha

sendo concedido às empresas industriais e agropecuárias, conforme o artigo 504, inciso IV do RIR/99,

que executassem PDTI ou PDTA, aprovados até 3 de junho de 1993 .

O referido crédito era dado em percentuais, do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os

valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título

de royalties, assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de

transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.

O crédito era restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias do seu recolhimento, conforme

disposto na Portaria MF nº 267/96. Se houvesse acordo internacional deveria ser observado o disposto

naquele ato.

Com a disposição trazida no artigo 17, inciso V, da MP 252/05, os créditos são:

- 25%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2006 até 31 de

dezembro de 2008;

- 10%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de

dezembro de 2013.







Importação De Software

É preciso distinguir duas situações no que tange ao software:

É considerado importação de serviços, o serviço cobrado sobre o desenvolvimento do software.

É considerado importação de direitos a licença adquirida sobre este software

É considerado importação de bens: a mídia (Cd) que contém o software.

As importações de bens deverão passar pela alfândega e pagar os respectivos tributos no despacho

aduaneiro, tais como o PIS/COFINS na Importação.

Nas importações de serviços, o recolhimento dos tributos se dará na remessa da respectiva

contraprestação, promovida pelo contratante

Alguns contribuintes questionam sobre a possibilidade de se pagar tributos pelo Siscomex através de

cartão de crédito, porém é preciso ressaltar que o Siscomex no que tange à tributação, ainda não

aceita pagamentos de tributos através de cartão de crédito, somente débito em conta corrente do

contribuinte.

Outros, por sua vez questionam sobre a taxa de câmbio que deve ser usada para os casos de

exportação de software, cabe dizer então que a receita com exportação de bens, serviços e direitos é

determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no Banco Central do Brasil,

pelo boletim de abertura do Bacen, em vigor na data do embarque, no caso bens ou da efetiva

prestação do serviço ou transferência do direito.

A data da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito é a data do auferimento da receita,

assim considerada o momento em que, nascido o direito à sua percepção, a receita deva ser

contabilizada em observância ao regime competência.

Na hipótese em que o contribuinte seja optante pelo lucro presumido, com base no regime de caixa,

considera-se auferida a receita segundo o regime competência.







Se faz mister salientar que os Boletins do Banco Central são também publicados através do SISBACEN

diariamente com os preços de abertura, no boletim de abertura liberado geralmente entre 9:20 e 9:40,

hora local, e em boletins intermediários a cada meia hora, durante todo o período diário de negócios

(de 10:00 às 17:00, hora local), para o dólar dos Estados Unidos. O preço de abertura é o do primeiro

negócio registrado no dia no mercado interbancário. Caso não haja negócios na hora limite, o indicador

do spread (compra/venda) em vigor no mercado é utilizado. Após as 19 horas, hora local, o boletim de

encerramento (Boletim de Taxas de Câmbio) com a taxa PTAX , que é a média das taxas efetivas de

transação no mercado interbancário, ponderada pelo volume de transações. As transações fechadas

em taxas que mais se distanciam da média do mercado (outliers) e as transações evidenciando

formação artificial e preço ou contrárias às práticas regulares do mercado são excluídas dos cálculos,

por isso que a SRF orienta sempre pela taxa de câmbio do Boletim de Abertura do BACEN.

Integralização Do Capital Social Com Desenvolvimento De Software

A priori se faz mister salientar que o artigo 1.054 da Lei 10406/02 determina que no contrato social da

sociedade limitada, devem constar como obrigatórias, as cláusulas constantes no artigo 997, cujo

inciso III determina a obrigatoriedade da definição e integralização do capital social.

Para a integralização do capital social os sócios podem utilizar de dinheiro (moeda corrente), ou

qualquer espécie de bens e direitos, desde que estes valores possam ser realizáveis em valores, em

moeda, devendo ser avaliado conforme os valores de mercado.

E para evitar abusos de superavaliações, devido a responsabilidade solidária de todos os sócios que se

utilizam de artifícios para aumentar o patrimônio da sociedade limitada, a lei estabeleceu que deve ser

exata a estimação de bens conferidos ao capital social os sócios e que estes irão responder

solidariamente pelo o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade, conforme preconiza o

artigo 1.055, § 1º, do NCC.

Em um segundo momento, devemos analisar o art. 46 da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) e o

art. 6º da Lei nº 9.609/98(Lei do Software), que dispõe sobre as hipóteses de proteção e patente do

software.

Um software se desenvolve em etapas, num ciclo de vida característico. Dependendo do tipo e da

etapa o desenvolvimento em que se encontra necessita certas proteções específicas que poderão ser







protegidos pela lei, através do registro do software, implementando-o em paralelo o desenvolvimento

do software, protegendo assim sua criação e com posterior recebimento dos direitos autorais,

lembrando que a averbação deverá ser feita no INPI.

Sendo assim, após o questionamento se faz acerca da possibilidade de se integrar o capital social com

esta criação, ou melhor, com este software que foi desenvolvido pela empresa e pelo qual irá receber

direitos autorais por este.

Entendo que sim, uma vez que esses direitos já foram registrados e o mesmo poderá ser realizável,

sendo assim, é uma hipótese de direito que poderá ser integralizado ao capital social.

Opção Ao Simples Federal

Cabe esclarecer que a Pessoa Jurídica que presta serviços de editoração gráfica, bem como veiculação

e divulgação de textos de propaganda e publicidade, desde que atendidas as demais disposições legais,

podem optar pelo Simples.

Também podem optar pelo Simples, as atividades de digitação de dados e emissão de relatórios,

compilação ou manipulação de dados, bem como a prestação de serviços de apoio administrativo,

como elaboração de mala direta, separação de material para clientes e confecção de cadastros.

Já a pessoa jurídica que a atividade como o desenvolvimento de softwares ou análise de sistemas, que

são aqueles realizados por programadores, analistas de sistemas ou qualquer outra profissão cujo

exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, não podem optar pelo Simples

Federal.

No que tange aos serviços de manutenção de software, a receita federal tem entendido que é uma

atividade típica de analista de sistemas, portanto impedida de optar pelo Simples.

Fontes:

LEI 10.168/00







LEI 10.332/01

DECRETO Nº 3000/99 - RIR/99:

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CORAT nº 9/02

IN SRF nº 252/02

IN SRF nº 267/02

RISS/SP

MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.159-70/01

PORTARIA MF nº 181/89

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 37 de 10 de março de 2004 9ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 246 de 27 de agosto de 2004 8ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 71 de 01 de setembro de 2004 4ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 187 de 29 de junho de 2004 8ª REGIÃO FISCAL

SOLUÇÃO DE CONSULTA DA 4ª REGIÃO FISCAL Nº 43/01.

SOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 200/01

Texto confeccionado por

(1) Káthia Lourenço de Farias

Atuações e qualificações

(1) Consultora Tributária Bacharel em Direito. Pós-Graduada em Direito Tributário pela Universidade Presbiteriana

Mackenzie. Especialista em Comércio Exterior Membro Associado do Instituto Brasileiro de Estudos Tribuários

(IBET). Membro da Associação Paulista de Estudos Tributários (APET).







Remessa de royalties ao exterior.

Incidência de ISS, PIS e COFINS

Elaborado em 12.2004.

Luís Felipe Bretas Marzagão

advogado em São Paulo (SP)

Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do

Imposto de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),

incidentes sobre as remessas de valores ao exterior a título de royalties.


cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos ‗serviços‘ de "cessão de direito de uso de

marcas e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.

Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou

também aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e afins

(LC 116/03, art. 1o, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no Brasil, foi

eleito como contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e recolher o ISS

ao Município em que estiver domiciliado.

Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como ‗serviço‘ algo que, pela própria

natureza, não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre

operações de importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados

dentro do país, mas no exterior.








somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins

territoriais (RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios

poder para tributar serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no

exterior)?

Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e, ainda que

admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira "prestação de serviços".

A prestação de serviços (chamada de ‗locação de serviços‘ no Código Civil de 1916) é um instituto

de direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe

à disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.

Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém,

sem que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um

contrato qualquer (compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de

serviços.

Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da ‗prestação de

serviços‘ é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de

2004, o PIS e a COFINS sobre a importação de ‗serviços‘ (Lei 10.865/04).


‗serviço‘ vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS

incidentes na importação de ‗serviços‘, já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins

do ISS e outra para os demais tributos.


‗prestação de serviços‘ e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da

COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à ‗locação‘ ou ‗compra‘ de







direitos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a

inconstitucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não

poderia ser diferente, justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a

cobrarem o ISS em relação à ‗prestação de serviços‘, da forma como o instituto é definido pelo

direito privado, e não sobre quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).

Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à

legislação tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou

implicitamente pela Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das

grandes armas que o contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado.

A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso

dos royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma

vez negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do

ISS, do PIS-Importação e da COFINS-Importação.

REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A REMESSA DE

ROYALTIES AO EXTERIOR

LUCAS LOPES

RESUMO

O presente estudo tem o viés de estudar e analisar quais os requisitos essências para a realização de

uma remessa de royalties ao exterior. Denotar as origens históricas do instituto, seu surgimento e,

evolução no direito brasileiro através dos diplomas que regram as normas tributárias e de imposto de

renda, é mister nesta pesquisa. Cumpre, também, evidenciar os passos que conduzirão a

perfectibilização de uma compensação financeira ao exterior, desde a celebração de contrato







objetivando a cessão de privilégios oriundos da Propriedade Industrial, onde figurarão as partes

intituladas cedente e cessionário, bem como da posterior e indispensável averbação do Contrato no

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, completando-se o ciclo com o Registro Declaratório

Eletrônico de Operações Financeiras, modalidade ROF, em consonância com todos os diplomas pátrios

que abarcam a matéria. Indispensável, da mesma forma, identificar a carga tributária incidente nas

remessas ao exterior, como o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, a Contribuição de Intervenção

de Domínio Econômico - CIDE, bem como a possível incidência de outros tributos no envio de divisas

ao exterior. Posteriormente, caberá referir as autorizações legislativas que dispõe sobre a

dedutibilidade dos valores pagos a título de Imposto de Renda, obedecendo aos percentuais

estabelecidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436/1958, da mesma sorte que a possibilidade

do creditamento dos valores recolhidos pela CIDE, de acordo com os termos da Medida Provisória nº.

2.159-70, de 24 de agosto de 2001. Por derradeiro, indicar-se-á as demais aplicações do Instituto dos

Royalties, como por exemplo, na área dos recursos naturais e energéticos como o petróleo, recursos

minerais e, àqueles advindos da exploração dos potenciais hidráulicos, assim como os creditados em

decorrência do licenciamento dos direitos autorais. A pesquisa encontra como desafio, igualmente,

buscar traçar um paralelo que se assenta entre as nações que preferem pagar o preço de uma

inovação tecnológica e, daquelas que são ou, objetivam alcançar, a sua auto-suficiência por intermédio

da valorização de suas potencialidades internas.

Palavras-chave: Royalties - Compensação Financeira - Propriedade Industrial - Remessas ao Exterior -

Transferência de tecnologia - Tributação da Propriedade Industrial - Regalias.

ABSTRACT

The present degree's dissertation aims to study and analyze the essential requirements to bring an

overseas royalties remittance to completion. Another aim is to indicate the historical origin of the

institute, its arise and evolution in the Brazilian law through the rules of taxation and the income tax

are of supreme importance in this work. This dissertation intends to evidence the steps that will lead to

a better overseas financial clearing since the celebration aiming the cession of privileges originated

from the Industrial Propriety, where shall be exposed the so-called grantor and grantee as well as the

latter and indispensable register of the parts in the Brazilian National Institute of Industrial Propriety







(INPE), closing the cycle with the ElectronicRegister of Financial Operations (ROF) in compliance with

all the native charters comprised. Essential, as well, is to identify the tax weight on the overseas

remittance, such as the Withholding Income Tax (IRRF) and the Economic Dominium Intervention

Contribution (CIDE) and other possible taxes in the foreign exchange. Later, a reference to the

legislative authorizations are to be made on the possibility of deducing Income Tax, obeying the

percentage established on the Treasury Ministry Directive number 436/1958 in the same way as the

crediting possibility of the gained values through the CIDE according to the Temporary Directive

number 2.159-70 made on 24 August 2001. Finally, will be indicated further uses of the Royalties

Institute, for example, in the area of natural and energetic resources such as petroleum, ore, and

those obtained from the hydraulic potential exploitation as well the ones credited as authorial rights

licensing. The research is challenged to trace a parallel to what lies between the nations preferring to

afford a technological innovation and those that are or aim to reach its self-sufficiency through the

value of its inner potentialities.

Key-words: Royalties – Financial Clearing – Industrial Propriety – Foreign Exchange – Technology

Exchange – Industrial Propriety Taxation – Regalia.

1 Introdução

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem o escopo de demonstrar quais são os requisitos

essenciais para a realização de uma remessa de royalties ao exterior. A preocupação e motivação com

o instituto em tela justificam-se, tendo em vista a constatação da complexidade da matéria e, haja

vista, que raramente é versada pelos juristas e doutrinadores pátrios.

Desse modo, desenvolver-se-á uma metodologia de pesquisa calcada na verificação e análise dos

inúmeros diplomas legislativos nacionais que compõe o bojo do tema em referência, objetivando a

apresentação das diversas peculiaridades que cercam esta espécie de compensação financeira.

De inegável importância para a sociedade brasileira, assim como para a atual organização econômica e

comercial mundial, os royalties podem ser vislumbrados como uma excelente fonte recursos para as

nações que exportam tecnologias, investindo vultosas somas de recursos financeiros no

desenvolvimento da ciência, em contraposição aos países que não optam em fazê-lo e, por conta disso,

recorrem ao mercado externo à aquisição das inovações de que carecem.







No Capítulo inaugural deste estudo, será abordado o histórico dos royalties, seu surgimento e,

evolução legislativa no Brasil, bem como a delimitação de seu conceito, amparado nos textos que

versam sobre os regramentos do imposto de renda e proventos de qualquer natureza.

O Capítulo Segundo é reservado à apreciação, passo a passo, de todos os procedimentos que devem

ser seguidos, desde os elementos básicos objetivando a celebração do Instrumento de Contrato que

tem por desígnio a cessão dos direitos oriundos da propriedade industrial, de determinada criação

advinda do intelecto humano, ao cessionário do ajuste. Evoluirá a pesquisa, na medida em que ficar

aclarada a necessidade da averbação da avença, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,

seguido do obrigatório Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras, no Banco Central do

Brasil. Haverá, ainda nesta seção, espaço para evidenciar a flexibilização ocorrida na década de

noventa, quanto às remessas de royalties ao estrangeiro, onde anteriormente vigoravam vedações

expressas.

Já no Capítulo Terceiro, pretender-se-á identificar a carga tributária incidente nas operações de envio

de divisas ao exterior destacando-se, de plano, o Imposto de Renda Retido na Fonte, e a Contribuição

de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE, além da possível aplicação de outros impostos na

operação. Cumpre, também, denotar a relevância das normas autorizadoras do creditamento de

parcela dos valores recolhidos para pagamento da CIDE, prestando-se à compensação de remessas

futuras. O encerramento deste tópico ocorrerá com o apontamento das prescrições legais pertinentes

para a dedutibilidade de percentual das importâncias recolhidas a titulo de IRRF, quando das

declarações de renda.

O desfecho desta pesquisa será concretizado com a determinação de diferentes modalidades para a

aplicabilidade do instituto dos royalties, como em decorrência da utilização de recursos naturais e

energéticos, a exploração dos recursos minerais, a utilização dos potenciais hidráulicos, da mesma

forma que a compensação financeira pertinente aos privilégios conferidos na seara dos direitos

autorais.







A investigação encontrará como desafio, igualmente, traçar paralelo entre o desenvolvimento

autônomo nacional, ante a importação de tecnologias, fundamentado nos dizeres de renomados

advogados, articulistas, e, doutrinadores, especialistas na matéria.

Isto posto, com o desenlace de cada lauda desta Monografia buscar-se-á trilhar caminhos pouco

explorados, mas, indubitavelmente de extrema relevância, visando trazer à baila questões afetas ao

interesse coletivo, dando azo a importantes aspectos dos royalties, constituindo-se em elementos

indissociáveis ao progresso dos países.

2 ROYALTIES

Em sede prefacial, torna-se fundamental para a correta compreensão deste estudo, bem como sua

evolução de maneira coerente e didática, identificar as origens históricas do instituto dos royalties,

assim como sua evolução e conceituação no Sistema Jurídico Brasileiro trazendo, inclusive,

contribuições identificadas no direito tributário internacional.

2.1 ORIGENS DO INSTITUTO

Segundo o advogado João Henrique Fragoso, podemos depreender que:

A palavra royalty, literalmente realiza, tem o sentido original de prerrogativa ou privilégio real, ou seja,

a concessão pelo monarca, de um direito de cópia (copyright) de uma determinada obra literária, pelo

qual pagava-se uma determinada importância que, ao fim e ao cabo passou a se designar como

royalty.[1]

A primeira legislação dispondo sobre o direito de cópia surge no início do século XVIII, na Inglaterra,

no período de coroa da Rainha Anne. Além de abarcar a proteção das obras literárias, conforme o

disposto acima, prestava-se os primeiros diplomas legais a resguardar os autores de peças teatrais e

compositores musicais, quando da encenação ou execução de suas obras. Assim, a Monarca criou as

regalias, que receberam o nome de royalties por ser uma concessão real, no ano de 1710. A partir de

então, os autores passaram a receber uma espécie de remuneração sempre que suas obras eram

utilizadas.[2]







Hodiernamente, a palavra regalia não mais se presta para sintetizar o sentido da expressão, sendo o

termo compensação financeira, detentor de significado apto a traduzir a verdadeira essência dos

royalties, conforme se demonstrará adiante.

2.2 EVOLUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

Examinando o desenvolvimento legislativo sobre a transferência de tecnologia no Brasil, cuja

importância pode ser comprovada na medida em que a partir de seu regramento surgirão às hipóteses

de pagamento de royalties, assim como seus requisitos, traz-se à baila o pensamento do renomado

advogado Gabriel Francisco Leonardos, prestando essencial contribuição ao desdobramento deste

estudo:

O marco inicial da regulamentação legal da transferência de tecnologia no Brasil foi o Código de

Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945 (CPI/45) que estabeleceu

como condição de eficácia perante terceiros dos contratos de licença de exploração de patentes e de

uso de marcas a anotação dos mesmos junto ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial-

DNPI.[3]

A exigência então estabelecida estava disposta no artigo 52 do diploma regulamentador inaugural, com

a seguinte redação:

Art. 52. O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado só produzirá efeito, em

relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional de Propriedade Industrial, onde, para

esse fim, o interessado deverá apresentar o título hábil que ali ficará arquivado. [4]

Por oportuno, transcreve-se o artigo 147 do mesmo texto legal, que tratava sobre a concessão de

autorização de uso, pelo titular de marca registrada no Brasil, a terceiros:

Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros,

devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração.

§ 1º. O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional de Propriedade

Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.







§ 2º. O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo

cliché, para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado do produto.[5]

Cumpre mencionar que a averbação de contrato junto ao Departamento Nacional de Propriedade

Industrial objetivava exclusivamente o registro público do Instrumento, de modo que uma eventual

alienação da propriedade de marca ou patente industrial, obrigaria o adquirente a respeitar as licenças

concedidas pelo titular anterior, fossem elas exclusivas ou não.

Assim, com relação ao sistema legislativo vigente até então, não se pode depreender que o ato da

averbação de um determinado contrato seria necessário para fundamentar a dedutibilidade fiscal de

pagamentos, tutelar remessas ao exterior, ou, para constituir prova de uso do licenciado, em

processos de caducidade de marca ou patente.[6]

Objetivando elucidar as lacunas evidenciadas, colaciona-se o pensamento de Denis Borges Barbosa,

um dos maiores mestres na área de Propriedade Intelectual e, cujo aporte de conhecimento foi e

continua sendo de incomparável valia à nação. Destarte, transcreve-se trechos extraídos do livro

Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de tecnologia, in verbis:

A primeira norma a regular os pagamentos ao exterior dos frutos do capital estrangeiro aplicado no

Brasil foi o Dec.- lei 9.025 de 1946, regulamentando somente em janeiro de 1952. Segundo as regras

então baixadas, os registros de investimento estrangeiro já feitos deveriam ser revistos, de forma a

limitar o repatriamento do capital a 20% anual sobre o montante registrado, assim como restringir o

pagamento de juros, lucros e dividendos a, no máximo, 8% sobre o registro. Tais disposições

estiveram em vigor por apenas doze meses.

A partir de 1953, o controle sobre as remessas se limitou ao aspecto cambial: as remessas dos frutos

do capital financeiro e do risco registrados na SUMOC seriam convertidas a câmbio oficial, e as demais

a câmbio livre.De qualquer forma, o limite para a conversão favorecida era de 8% para os juros de

10% para os lucros e dividendos.

Não havia, assim, por essa época, normas específicas seja na área cambial, seja na tributária, cobrindo

o pagamento dos royalties e de assistência técnica [...].[7]







Segundo o renomado doutrinador foi no ano de 1958, com a edição da Lei nº. 3.470, que surge o

primeiro diploma específico dispondo sobre a dedutibilidade de pagamentos a título de royalties e

assistência técnica. A referida dedução passou a ser limitada em um valor máximo, a ser calculado

sobre a renda bruta da produção.[8]

Por seu turno, deveriam ser submetidos ao DNPI, todos os contratos que versassem sobre o

licenciamento de patentes e marcas, sob pena de ser aplicada a sanção de indedutibilidade dos

pagamentos realizados.[9]

Deste modo, apresentam-se à análise, os dispositivos da Lei 3.470/58, conforme segue:

Art. 74. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do

imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título

de "royalties" pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por

assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por

cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido.

§ 1º. Serão estabelecidos e revistos periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda, os

coeficientes percentuais admitidos para as deduções de que trata este artigo, considerados os tipos de

produção ou atividades, reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade.

[...]

§ 3º. A comprovação das despesas a que se refere este artigo será feita mediante contrato de cessão

ou licença de uso da marca ou invento privilegiado, regularmente registrado no país, de acordo com as

prescrições do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), ou

de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, desde que efetivamente prestados tais

serviços.[10]

Note-se que a partir da publicação da Lei em comento, os royalties passam definitivamente a figurar

em nossa legislação pátria, principalmente nos diplomas que abordam as normas regulamentadoras do

Imposto de Renda e Tributação, sendo que a averbação de contrato de cessão junto ao DNPI prestar-







se-á ao registro público, condição para as futuras deduções, quando da realização das declarações de

renda.

Importante mencionar que no mesmo ano de 1958, foi elaborado pelo Ministério da Fazenda a Portaria

nº. 436, que trata sobre os coeficientes percentuais máximos para a dedução de royalties, pela

exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante e

amortização, levando-se em consideração os tipos de produção e seu grau de essencialidade. Indicar-

se-á no Capítulo Terceiro deste estudo, quando da verificação da carga tributária incidente nas

remessas de royalties ao exterior e suas hipóteses de dedução no Imposto de Renda, estes

coeficientes, bem como das diferenças observáveis no que tange a patentes de invenção, e da dedução

pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial.

A sistematização geral sobre a remessa de capitais ao exterior não tardou a vir. Foi com o advento da

Lei nº. 4.131/1962[11], que o Brasil conheceu o seu Estatuto do Capital Estrangeiro, cuja vigência

perdura até hoje.

Em seu artigo 3º, letra "b", o citado diploma instituiu a obrigatoriedade do registro das remessas feitas

ao exterior, nos seguintes termos:

Art. 3º. Fica instituído, na Superintendência da Moeda e do Crédito, um serviço especial de registro de

capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no País, bem como de operações

financeiras com o exterior, no qual serão registrados:

a) [...]

b) as remessas feitas para o exterior com o retorno de capitais ou como rendimentos desses capitais,

lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as de "royalties", ou por qualquer outro título que

implique transferência de rendimentos para fora do País;

[...]

Cumpre, também, mencionar as modificações introduzidas pela Lei nº. 4.390/64, que deu nova

redação aos artigos 4º, 5º, 7º, 9º, 10, 11, para o parágrafo único do artigo 25, e aos artigos 28 e 43







do Estatuto do Capital Estrangeiro. Desse modo, faz-se alusão à escrita dos seguintes artigos da Lei

4.131/62:

Art. 9º. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de

lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties assistência técnica científica, administrativa e

semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a

Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

(Redação dada pela Lei nº 4.390, de 29.8.1964)

§ 1º. As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na SUMOC e de prova de

pagamento do imposto de renda que for devido. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 4.390, de

29.8.1964)

[...]

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamentos de "royalties", pelo uso de patentes de

invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida

no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil,

pertença ao aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.[12]

[...]

Verifica-se, por óbvio, que a vedação expressa no artigo 14 da Lei supramencionada representou

durante a sua vigência atroz restrição às empresas estrangeiras com subsidiárias no Brasil. Estas se

viam impedidas de remeter quaisquer compensações pelas marcas e patentes licenciadas, a suas

matrizes no exterior.

Avançando, mira-se no Decreto nº. 55.762/65, que estabeleceu a regulamentação do Estatuto do

Capital Estrangeiro. Na lição de Gabriel Francisco Leonardos, temos:

o art. 20, parágrafo único, do Dec. nº. 55.762/65 definiu o conceito de "subsidiária" para os fins do

decreto, inclusive para a aplicação da proibição da remessa de royalties entre a subsidiária brasileira e

a matriz estrangeira. Segundo tal dispositivo, "considera-se subsidiária de empresa estrangeira a







pessoa jurídica estabelecida no país, de cujo capital com direito a voto pelo menos 50% (cinqüenta por

cento) pertençam, direta ou indiretamente, a empresa com sede no exterior".

Assim, a proibição de remessa de royalties contida no art. 14 da Lei nº. 4.131/62 era aplicável para

empresas estrangeiras que detivessem 50% ou mais do capital votante da empresa brasileira. Não

obstante, a sanção da indedutibilidade existia somente para pagamentos ao controlador estrangeiro,

aplicando-se tanto no caso de pagamentos de royalties quanto de pagamentos por assistência técnica,

científica, administrativa ou semelhante (conforme previsto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506/64).[13]

O Capítulo seguinte apontará diversos outros artigos deste importante Estatuto, pertinentes aos

requisitos à remessa de royalties ao exterior, demonstrando também, a flexibilização ocorrida na

década de 90 quanto às possibilidades de envio, e seus reflexos positivos imediatos na quantidade de

divisas remetidas.

2.3 DA DEFINIÇÃO DE ROYALTIES

2.3.1 Na Legislação Ordinária Brasileira

Curiosamente, a definição de royalties, não acompanha o início do processo legislativo brasileiro que

estabelece e disciplina suas possibilidades de remessa ao exterior. A próxima etapa evolutiva do

Instituto no Brasil e, aquela que começa a determinar o conceito dos royalties, faz-se presente na Lei

nº. 4.506/64, que versa sobre alterações no imposto de renda e proventos de qualquer natureza.

A seguir, indicam-se os artigos 22 e 23 da Lei 4.506/64[14], sobre o significado de royalties:

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,

fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e

comércio;







d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos

"royalties" acompanharão a classificação dêstes.

Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de rendimentos percebidos

pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como:

I - As importâncias recebidas periòdicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens,

paticipações ou interêsses;

II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho

assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente

dos direitos;

III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente

do direito, pelo contrato celebrado;

IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para

preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da compensação pelo uso

do bem ou direito;

V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;

VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.

§ 1º. O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de qualquer outro bem do locador ou cedente,

integrará o aluguel ou "royalty", quando constituir compensação pela anuência do locador ou cedente à

celebração do contrato.

§ 2º. Não constitui "royalty" o pagamento do custo da máquina, equipamento ou instrumento

patenteado.

[...]

Assevera Gabriel Francisco Leonardos que:







A enunciação do art. 22 da Lei 4.506 é exemplificativa, cabendo a caracterização como royalty também

para qualquer rendimento decorrente da exploração de direitos que não esteja mencionado em suas

alíneas. Esse artigo não limita expressamente o conceito de royalties aos pagamentos por marcas e

patentes, mas tendo em vista que estes são os únicos institutos que dão ensejo à concessão de direito

de uso, pode-se concluir que dentre os direitos relativos à propriedade industrial, apenas eles são

considerados royalties.[15]

Leciona ainda, que os pagamentos devidos em decorrência da licença concedida por marca ou patente

industrial, podem ser calculados com base em percentual obtido na venda de produtos comercializados

com a marca licenciada, ou naqueles produtos fabricados através da concessão de uma patente de

invenção. A compensação financeira pode se estabelecer, igualmente, tomando-se por base um valor

certo por unidade de produto comercializado ou fabricado, simplesmente por uma importância fixa, ou

através de combinações.[16]

Diverge o eminente Professor José Carlos Tinoco Soares quando conceitua os royalties como

pagamentos que na verdade não existem. Seu entendimento é de que a maciça maioria das patentes

de invenção que obtêm privilégios no país, não foram reivindicadas em tempo hábil, de acordo com o

artigo 4º da Convenção União de Paris.

O texto do artigo 4º da citada Convenção estabelecia o prazo de um ano para privilégios de invenção e

de seis meses para modelos e desenhos industriais. Este período seria contado a partir da data do

depósito do pedido inaugural em qualquer país participante da União. Por conseguinte, todo e qualquer

requerimento de privilégio de invenção, modelo ou desenho industrial, deveria observar rigorosamente

os períodos estabelecidos sob pena de carecerem da novidade exigida para a concessão das

prerrogativas, bem como serem suscetíveis de ação de nulidade.[17]

Prossegue seu raciocínio aduzindo que:

Se, durante a tramitação do pedido de patente estrangeira, nada foi possível demonstrar contra a sua

concessão e se após a verificação desta, nenhuma providência fôr cabível e se ainda a prioridade no

país de origem foi rigorosamente observada pela comprovação de documento hábil, deverá ter o seu

titular todo o amparo de nossas leis que possibilitam o livre exercício de qualquer atividade e o

estabelecimento de contratos para a sua exploração. Neste último caso pagaremos conscientemente o







preço de nosso progresso e nos vangloriaremos dos benefícios que os alienígenas podem nos

prestar.[18]

Gize-se, por oportuno, a relevância de traçar comentários acerca do Diploma concebido no ano de

1883, e cujos objetivos essenciais eram a proteção aos privilégios de invenção, dos modelos e

desenhos industriais, das marcas de indústria e comércio e do nome comercial.

Seu texto fora aperfeiçoado em seis oportunidades: em Bruxelas, no ano de 1900, em Washington, em

2 de junho de 1911, em Haia, no ano de 1925, na cidade de Londres, em data de dois de junho de

1934, seguindo-se Lisboa em 1958 e Estocolmo em 1967. Cabe destacar que o Congresso Nacional

Brasileiro aprovou no ano de 1974, por intermédio do Decreto Legislativo nº. 78, a Convenção de Paris,

revisada em Estocolmo.

Desta feita, ainda em 1974, foi depositado o Instrumento Brasileiro de Adesão junto à Organização

Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI.

Visando ratificar os ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares, quanto aos prazos estabelecidos para

a concessão de privilégios às patentes de invenção, aponta-se o art. 4º da Convenção União de Paris –

com o texto revisto em Estocolmo, publicada no Diário do Congresso Nacional, em 01/11/1974, a partir

da página 5060, assim redigido:

Art. 4º. A. - 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito

de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de

comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros

países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados:

[...]

3) [...]

C. - 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos

de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou

de comércio.







2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido: o dia da apresentação na

é contado.[19]

[...]

2.3.2 No Direito Tributário Internacional

Todos os conceitos existentes, nos acordos e convenções internacionais sobre royalties, acrescem

sobremaneira à abrangência deste estudo. Vejamos os dizeres de Denis Borges Barbosa:

A matriz dos acordos, a Convenção Tipo da OCDE, entende, como royalties, as remunerações de

qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias,

artísticas ou científicas (inclusive dos filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de

programas de televisão ou radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos

ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessão do uso de

equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações correspondentes à experiência

adquirida no setor industrial, comercial ou científico (art. 12 da Convenção Modelo).

Em alguns casos (como o do Acordo com a República Federal da Alemanha), o protocolo de assinatura

inclui especificamente como royalties também os pagamentos resultantes de serviços técnicos e de

assistência técnica.[20]

A sigla, indicada acima, representa a Convenção - Modelo da Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico. A OCDE foi criada em 1960, objetivando alcançar níveis seguros de

crescimento econômico sustentável, aumento da geração de empregos, estabilidade financeira aos

países membros, de modo a proporcionar o gradativo e hígido desenvolvimento da economia mundial.

A Organização originalmente tinha como participantes a Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá,

Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo,

Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.[21]

Entretanto, este tipo de convenção - modelo não é dotada de efeito vinculante, ou seja, prestar-se-á

primordialmente para fins exemplificativos de como dois países poderão estabelecer um tratado

bilateral.







Há, além do texto da CM - OCDE, diversos documentos de convenções - modelo, oriundos de estudos

elaborados isoladamente por país ou por grupos de países, como a CM - ONU, a CM adotada pelos

Estados Unidos, a Convenção - Modelo adotada pelos países pertencentes ao Pacto Andino, e a CM

desenvolvida pela Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC.[22]

A orientação adotada pelo Brasil é a CM - ONU, onde o conceito de royalties é praticamente idêntico

aos entendimentos do artigo 12 da CM - OCDE, apenas fazendo menção expressa da incidência de

royalties devidos pela utilização de filmes ou fitas empregadas para transmissões de rádio e

televisão.[23]

Acrescenta Gabriel Francisco Leonardos que:

percebe-se, portanto, que são atualmente tratados como royalties os pagamentos por direitos autorias

em geral (incluindo os relativos a filmes e fitas e cinematográficos, para televisão e radiodifusão), bem

como os pagamentos por marcas e patentes e transferência de tecnologia não patenteada,

independentemente de esta tecnologia estar protegida segundo o regime de segredo de fábrica ou de

negócio ou estar em domínio público e, finalmente, os pagamentos pelo uso de equipamentos

industriais.[24]

De todo o exposto assenta-se na compreensão de que os royalties, espécie de compensação financeira,

serão devidos sempre que os detentores de criações oriundas do intelecto humano, protegidas por

título de propriedade que no Brasil configura-se com o registro competente no INPI, e da conseqüente

expedição de carta-patente, celebrarem e averbarem contratos de cessão ou, de licença de seus

direitos, com as figuras jurídicas intituladas cessionários ou licenciados.

Para que a cobrança possa incidir, é primordial que o criador de uma determinada marca, patente de

invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais ou qualquer outra inovação, seja efetivamente

proprietário ou titular de sua invenção, para que reste exitosa a eventual exclusão de terceiros, em

relação às incipientes criações.

Porém, denota-se que a evolução do Instituto proporcionou a ampliação das hipóteses de incidência

que foram descritas acima. Os royalties serão devidos também, em decorrência da exploração de







recursos naturais, como os hídricos, os recursos minerais, do petróleo, ou ainda, de qualquer outro que

se extraia da natureza. Sabidamente no Brasil tais recursos são consagrados, pela Constituição Federal

de 1988, como propriedade da União Federal.

Conseqüentemente, tratará o próximo Capítulo, sobre os passos que deverão ser percorridos até a

perfectibilização de uma compensação financeira em contrapartida ao uso, gozo ou fruição, de um

título de propriedade regularmente constituído, por seu detentor.

3 DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR

Antes de adentrarmos aos os requisitos necessários para a remessa de royalties ao exterior, menciona-

se que o Departamento Nacional de Propriedade Industrial, órgão que detinha a função precípua de

efetuar os registros públicos dos contratos que importariam na concessão de autorização para

exploração de determinada marca ou patente atravessou, na década de sessenta, um período de

reorganização considerável.

O auge desta reestruturação vem com a Lei nº. 5.648/70, que criou o Instituto Nacional de

Propriedade Industrial, com o status de Autarquia Federal, e detendo vínculo com o Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Suas funções estão regularmente descritas na Lei

9.279/96, compreendendo esta no regramento presente sobre os direitos e obrigações relativos à

propriedade industrial.

Do seu exame constata-se que o INPI deverá executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a

propriedade industrial, pronunciando-se quanto à oportunidade de ratificação ou denúncia de

convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

A Lei 9.279/96 disciplina as possibilidades de cessão dos direitos conferidos pela patente a partir do

artigo 58, na medida em que o artigo 61, claramente estabelece a faculdade da celebração de

contratos de licenciamento dos direitos atribuídos pela patente, sendo que deverá ser procedida a

averbação dos mesmos junto ao INPI, para que se produzam seus efeitos legais com relação a

terceiros, bem como para que se possa verificar a condição de validade dos registros de marca,

patentes de invenção, desenho industrial, ou modelos de utilidade que se encontram assentados neste

órgão. Da conferência dos artigos 61 e 62 da norma, temos:







Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa

da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a

terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no

INPI.[25]

Observando o artigo 121, verifica-se que os mesmos dispositivos que regem os contratos de licença

para a exploração das patentes de invenção e modelos de utilidade, serão aplicáveis à cessão dos

desenhos industriais.

Reedita-se a Lei quando destaca os aspectos concernentes à licença pela utilização de marca. Estes,

estão redigidos pelos artigos 139 e 140, do Código de Propriedade Industrial:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de

licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as

especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa

da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a

terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no

INPI.[26]







3.1 DOS ELEMENTOS PARA A AVERBAÇÃO E ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE

LICENCIAMENTO

Já previa o Estatuto do Capital Estrangeiro em seu artigo 11, com redação revista pela Lei 4.390/64,

que:

Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento

dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma

espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos

privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento

hábil probatório de que êles não caducaram no País de origem. (Redação dada pela Lei nº 4.390, de

29.8.1964) [27]

Vislumbra-se, mais uma vez, o papel basilar que desempenha o INPI no processo de pagamento de

royalties ao exterior. Tanto é verdade que, no ano de 1997, fora editado o Ato Normativo nº. 135,

regulamentando a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Por se

tratar de um documento auto-explicativo, cotejam-se os seus principais pontos:

[...]

I. DA AVERBAÇÃO OU DO REGISTRO

2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de

tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e

os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de

assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os "royalties", os prazos de

vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da

contratação.

4. O pedido de averbação ou de registro deverá ser apresentado em formulário próprio, por qualquer

das partes contratantes, instruído com os seguintes documentos:

4.1 original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;







4.2 tradução para o vernáculo quando redigido em idioma estrangeiro;

4.3 carta explicativa justificando a contratação;

4.4 ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia ou franqueada;

4.5 outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;

4.6 comprovante do recolhimento da retribuição devida; e

4.7 procuração, observando o disposto nos arts. 216 e 217 da LPI (grifo nosso) [28]

[...]

Esclarecendo as exigências descritas na Lei de Propriedade Industrial, quanto ao Instrumento de

Procuração, temos:

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores,

devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua

portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro

ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo

definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de

registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente

qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente,

inclusive para receber citações.[29]

O Ato Normativo do INPI nº. 135, ainda traz a possibilidade da prestação de serviços de apoio às

empresas brasileiras interessadas na aquisição de tecnologia estrangeira, focando na área da obtenção







do licenciamento e na elaboração de relatórios e estudos relativos às contratações de tecnologia

ocorridas em diferentes setores industriais, tendo por escopo fornecer subsídios à preparação de

políticas setoriais e governamentais específicas.

Na área contratual, o Instituto coloca-se à disposição das empresas sediadas no Brasil, prontificando-

se a fornecer dados e pareceres técnicos devido à vasta experiência que possui no exame de contratos,

bem como prover parâmetros praticados com relação aos preços médios em setores específicos do

mercado nacional e internacional, nas negociações dos instrumentos de licenciamento e transferência

de tecnologia.

Portanto, desempenha neste momento identificar as cláusulas que deverão fazer parte de um

Instrumento de Contrato que regrará a concessão de licença de exploração de uma determinada

marca, patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, na medida em que a partir do

correto estabelecimento destes ajustes se constituirão as respectivas compensações financeiras,

freqüentemente identificadas como royalties.

Entretanto, cumpre identificar a terminologia comumente utilizada neste tipo de Contrato, centrado em

duas figuras básicas: o cedente ou parte licenciadora, detentora da propriedade, e o cessionário ou a

parte licenciada, aquela que deseja fazer uso autorizado, mediante os limites estabelecidos no que reza

o acordo.

Desta forma, ter-se-á a conseqüente estrutura:

I.Como em qualquer outro contrato a qualificação das partes é inaugural. Assim, deve-se buscar a

adequada designação das mesmas, incluindo os respectivos nomes empresariais, endereços,

representantes, números de registro recebidos nos países onde foram constituídas as empresas, bem

como adotar a denominação de praxe seguida geralmente nestes tipos de Instrumento: Cedente ou

Licenciadora, Cessionário ou Licenciada;

II.Em seguida, deve-se inserir cláusula tratando sobre o objeto da avença. Nesta constarão à intenção

da Licenciadora de autorizar o uso pela Licenciada, de marca ou quaisquer outras hipóteses presentes

na Lei 9.279/96 e, também, identificar a propriedade de tais criações;







III.Via de regra, os Instrumentos celebrados entre empresas estrangeiras detentoras de patentes no

Brasil, com firmas brasileiras, é adotada uma cláusula específica dando conta de como se dará à

correta interpretação de cada expressão, normalmente denominada "DA INTERPRETAÇÃO". Constarão

conceitos exemplificativos dos entendimentos sobre logotipo, serviços, território, marcas, período

financeiro, produtos, registros, dentre outros;

IV.Deverá tratar sobre a amplitude da concessão da licença a ser conferida ao Licenciado, como por

exemplo, se esta será exclusiva ou não e, quais os fins específicos de utilização. Poderá constar a

garantia de que a Licenciada, no caso de utilização de marca, acrescentará redação indicativa de que

se trata de uma marca registrada, usada pela mesma, com a devida autorização da Licenciadora;

V.Disporá acerca do prazo de vigência do Contrato e seu termo inicial. Este período irá variar de acordo

com o tipo de licenciamento a ser concedido. Tomando-se como modelo a cessão de direitos relativos à

marca observa-se que, o vencimento do contrato poderá ser vinculado ao tempo constante no

certificado de registro que foi emitido pelo INPI (o artigo 133 da Lei 9.279/96 estabelece a proteção do

registro da marca pelo limite de dez anos prorrogados por períodos iguais e sucessivos);

VI.Porá termo à contraprestação do Contrato. Neste ponto se estabelecerá o período financeiro em que

incidirão os royalties, prazo para pagamento e, logicamente, a taxa que será cobrada obedecendo aos

limites estabelecidos na legislação vigente. Indicará, também, a moeda que será empregada no

pagamento das compensações financeiras (usualmente adota-se a moeda local do país de constituição

da Licenciada);

VII.Versará sobre a qualidade de todos os produtos vendidos, fabricados, ou de qualquer forma

alienados pela Licenciada, ou ainda, que contiverem marcas de propriedade da Licenciadora. Assim, a

Cedente poderá fazer considerações expressas no sentido de que a Cessionária cumpra com todas as

especificações e padrões de qualidade relativos à fabricação, aos materiais usados, à mão-de-obra, ao

desenho, ao acondicionamento e armazenamento dos produtos, bem como, relativos aos serviços

prestados com os quais as marcas forem utilizadas. Com a finalidade de garantir que a Licenciada

cumpra com as especificações e padrões estabelecidos, a Licenciadora poderá requerer periodicamente

à Licenciada, amostras dos produtos fabricados ou, mediante comunicação prévia, realizar auditorias

nas instalações da autorizada, objetivando verificar e inspecionar o rigoroso cumprimento dos métodos

adotados;







VIII.Na seqüência, é prudente que se edite uma cláusula particular dispondo sobre a propriedade de

marca, patente de invenção, modelo de utilidade ou de desenho industrial, enaltecendo o compromisso

que assume a Licenciada de não praticar, nem permitir que seja praticado, nenhum ato que prejudique

ou invalide quaisquer registros de propriedade da Licenciadora. Mediante solicitação, deverá a

Licenciada prestar qualquer informação aos representantes da Licenciadora, atinentes ao uso dos

privilégios objeto do Contrato, prestando toda a assistência requerida pela Licenciadora, visando à

manutenção dos registros ou quaisquer pedidos referentes a eles;

IX.Imperioso que constem dispositivos tratando sobre a violação dos direitos da Licenciadora. Assim

que passar a ter ciência, a Licenciada notificará a Licenciadora de eventuais usos não autorizados, por

qualquer outra pessoa, de um nome comercial, marca, apresentação de mercadorias, modo de

promoção ou publicidade que represente ou venha a representar a violação dos direitos da Licenciadora

com relação aos seus privilégios, assim como em hipótese de concorrência desleal. Por solicitação da

Licenciadora, deverá a Licenciada, colaborar integralmente em eventuais ações judiciais e processos

instaurados envolvendo as prerrogativas da Licenciadora, sendo que esta se comprometerá a ressarcir

as despesas incorridas pela Licenciada na prática destes atos;

X.A disposição aventando sobre a rescisão trará os acontecimentos que assentarão termo final ao

Instrumento. Destaque-se que quando da rescisão do Contrato, por qualquer motivo nele descrito, a

Licenciada deixará de fazer uso das prerrogativas de propriedade da Licenciadora;

XI.Imprescindível, também, acrescer cláusula sobre indenizações. Isto posto, a Licenciada será

responsável e indenizará a Licenciadora por toda e qualquer obrigação, perda, dano, custos, custas

judiciais, despesas profissionais e demais despesas de toda a natureza incorridas pela Licenciadora,

oriundas de controvérsias ou reivindicações contratuais ou por responsabilidade civil extracontratual;

XII.Citará considerações sobre a possibilidade de cessão dos direitos conferidos em decorrência do

Contrato. Aduz-se que, exceto se acordado entre as partes contratantes, nenhuma parte cederá,

transferirá, subcontratará ou de quaisquer outras maneiras celebrará ajustes com terceiros sem o

prévio e escrito consentimento da outra parte, remetido por representante devidamente capaz de fazê-

lo. A licença de exploração que for concedida em um Instrumento de Contrato será pessoal à

Licenciada, sendo que esta concessão, não incluirá nenhum direito de conceder sublicenças para um

terceiro;







XIII.Praxe em muitos contratos tecer considerações sobre os impedimentos decorrentes de força

maior. Assim, nenhuma parte poderá ser responsabilizada por qualquer atraso no cumprimento de

suas obrigações, se a demora for decorrente de circunstâncias fora de seu controle razoável;

XIV.Nenhuma tolerância ou renúncia, por qualquer parte, relativa a ocasional violação do Acordo,

prejudicará ou restringirá os direitos dessa parte, com relação a possíveis descumprimentos

posteriores;

XV.As notificações durante a vigência do Contrato, que se fizerem mister, deverão ser elaboradas por

escrito e enviadas aos endereços constantes na qualificação das partes, indicados no Contrato;

XVI.Disporá sobre as Leis aplicáveis e o Foro competente para dirimir e discutir todas as cláusulas do

Contrato, que será finalizado, com a data e assinaturas dos respectivos representantes das partes.

Por fim, é interessante que seja elaborado um anexo ao Contato contendo a descrição detalhada das

patentes de invenção, marcas, desenhos industriais ou modelos de utilidade que farão parte da licença

de exploração, da mesma forma que o nome do proprietário, e a data de depósito no Brasil.

Naturalmente, poderão ocorrer variações e adaptações quanto à estrutura do contrato e das

disposições das cláusulas sugeridas, haja vista que sempre importará na livre estipulação pelas partes

contratantes, tendo como norte os elementos obrigatórios dispostos no Ato Normativo nº. 135/97, do

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Uma vez ocorridos todos os trâmites internos no INPI será emitido, pela Diretoria de Contratos de

Tecnologia e Outros Registros, um Certificado de Averbação numerado e, em conformidade com o

artigo 211 da Lei 9.279/96, assim redigido:

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de

franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será

proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.[30]

Fará parte do teor do Certificado, além de seu número, a referência do processo administrativo interno

que tramitou no INPI, identificação do Cedente e do Cessionário, o objeto da licença conferida, o







apontamento da moeda que ocorrerá o pagamento, complementado pelo valor que será devido, sua

forma de cálculo e a periodicidade das compensações.

Descreverá, do mesmo modo, o prazo de vigência do Instrumento de Contrato e o responsável pelo

pagamento do Imposto de Renda que será devido nas operações de transferência (geralmente

obrigação do Cedente ou proprietário das patentes). A partir da data de expedição do Certificado

estará obrigada a parte cessionária a comunicar o INPI de qualquer alteração em sua composição

acionária, com direito a voto, sendo que a manutenção da validade da averbação far-se-á condicionada

a regular situação dos objetos envolvidos no Termo.

Por fim, todas as folhas do Contrato receberão carimbo indicativo de averbação pelo INPI e, que a

validade do mesmo deverá ser conferida com os termos do Certificado de Averbação, cujo número

estará referido no pacto encaminhado a registro.

Caso se imponha exigência durante a tramitação do Instrumento de Contrato no INPI, precisará ser

observado o prazo descrito no artigo 224 da Lei de Propriedade Industrial, que deu ensejo a Resolução

do INPI nº. 094/2003, abordando o período conferido à Diretoria de Transferência de Tecnologia,

decorrente das averbações de Contrato. Considerando o exposto, indicam-se os seguintes

procedimentos do Instituto, previstos na Resolução acima indicada:

Art. 1º O início do prazo previsto no § único, do artigo 211, da Lei nº 9279/96, será contado a partir da

data da aceitabilidade do efetivo pedido de registro, na Diretoria de Transferência de Tecnologia –

DIRTEC, por intermédio da Seção de Apoio Técnico – SAATEC, quando receberá numeração sistêmica.

Art. 2º Caso haja exigência, essa deverá ser atendida pelo usuário no prazo máximo admitido no artigo

224, da Lei nº 9.279/96, ou seja, 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência, sob pena do

cancelamento do pedido.administrativa ousemelhantes, consoante o disposto na DECISÃO nº 9, de 28

de junho de 2000, da CoordenaçãoGeraldo Sistema de Tributação, o prazo de início da tramitação do

processo de averbação, no INPI, do respectivo contrato, poderá retroagir à data do PROTOCOLO

AUTOMATIZADO.[31]

Deste modo, uma vez elaborado e averbado o Contrato que estabeleça a cessão de direitos conferidos

por carta-patente ou, de certificado de registro de marca, ambos emitidos pelo INPI, e, conferido o

respectivo Certificado de Averbação do Termo submetido ao registro, estar-se-á a uma etapa da







remessa de royalties ao exterior, concretizando-se com o chamado Registro Declaratório Eletrônico -

RDE, no âmbito do Banco Central do Brasil.

3.2 DO REGISTRO DECLARATÓRIO ELETRÔNICO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL

O Estatuto do Capital Estrangeiro (Lei nº. 4.131/62), já estabelecia que os Contratos que importassem

em remessas de valores ao exterior, pela utilização ou, transferência de tecnologia, deveriam ser

registrados na Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC. Entendimento este que decorre da

seguinte interpretação: o artigo 3º, letra "b", prevê um serviço especial de registro de capitais

estrangeiros, inclusive para as remessas de royalties feitas ao exterior. Da apreciação do artigo 9º do

mesmo diploma, e cuja redação fora oportunamente colacionada neste estudo, evidencia-se a

necessidade de submeter aos órgãos competentes da SUMOC os contratos e os documentos

pertinentes para avalizar a remessa, da mesma forma que a comprovação do pagamento do imposto

de renda devido, das atinentes remessas de divisas.

Na mesma linha, o já referido artigo 11 do Estatuto, acrescenta que os pedidos de registro de

contratos serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos

privilégios concedidos pelo ora DNPI.

Posto isso, indica-se que todas as exigências permanecem. Porém, é preciso efetuar uma leitura

atualizada da Lei, na medida em que a SUMOC, órgão criado no ano de 1945 com a finalidade de

exercer o controle monetário nacional e de preparar a organização de um banco central, acabou por

ceder, quase vinte anos depois, lugar ao Banco Central do Brasil.

Portanto, foi no ano de 1964 com a elaboração da Lei nº. 4.595, que foi criada a incipiente Autarquia

Federal, passando a integrar o Sistema Financeiro Nacional. A partir de então, todos os pedidos de

registros vindouros deveriam ser encaminhados ao Banco Central.

Para frisar o caráter imprescindível da averbação dos contratos no INPI, o Departamento de Capitais

Estrangeiros do Banco Central (FIRCE), emitiu no ano de 1972, o Comunicado FIRCE nº. 19, que

restou por vincular o registro naquele órgão dos contratos de transferência de tecnologia, à prévia

averbação do INPI.







Ao longo do tempo, da progressão geométrica do desenvolvimento da informática e da Internet, os

registros dos contratos passaram a se realizar por intermédio de sistemas eletrônicos disponibilizados

pelo Banco Central do Brasil. O Registro Declaratório Eletrônico - RDE, como o próprio nome conceitua,

possui caráter de afirmação, posto que sujeita os responsáveis por todo o declarado, quanto à

veracidade e legalidade das informações.

O Banco Central do Brasil - BC criou diversos módulos para o registro de transações financeiras. O ROF

ou, Registro de Operações Financeiras será o módulo competente para proceder à inscrição de

negociações estabelecidas em decorrência de contratos constituindo o licenciamento de marcas e

patentes, englobando da mesma forma, outras modalidades de transferência de tecnologia.

A Circular do BC que institui o RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos

complementares e importação de intangíveis, é a de número 2.816/98, transcrevendo-se a seguir, as

principais decisões da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil:

Art. 1º - Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações

contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a:

I - Fornecimento de tecnologia;

II - Serviços de assistência técnica;

II - Licença de uso/Cessão de marca;

IV - Licença de exploração/Cessão de patente;

[...]

VI - Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

[...]







Art. 2º - Determinar que o Registro Declaratório Eletrônico de que trata o artigo anterior seja efetuado

por intermédio de transações do Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, ficando os

cessionários e devedores das operações registradas obrigados a manter a disposição do Banco Central

do Brasil, atualizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos após o pagamento da última parcela de

cada operação, os documentos que comprovem as declarações prestadas.

Parágrafo 1º - A prestação de informações incorretas, incompletas, intempestivas, ou a omissão de

informações no SISBACEN poderá implicar, além do cancelamento do registro, a aplicação de multas

regulamentares.

Parágrafo 2º - O disposto no parágrafo anterior não elide responsabilidades que possam ser apuradas

pelo Banco Central do Brasil ou outros órgãos envolvidos, e abrange todas as instituições autorizadas

ou credenciadas, além do cessionário ou importador.

Art. 3º - Autorizar o Departamento de Capitais Estrangeiros (FIRCE) a adotar as medidas e baixar as

normas complementares que se fizerem necessárias à execução do disposto nesta Circular.[32]

[...]

É com base no artigo 3º da Circular em referência, que o Departamento de Capitais Estrangeiros

(FIRCE), regulamentou os procedimentos suplementares com a Carta-Circular nº. 2.795/98, que

entrou em vigor em 22 de abril do mesmo ano, revogando a Carta-Circular FIRCE nº. 37, de

28.02.1972, e o Comunicado FIRCE nº. 19, de 16.02.1972.

O regulamento anexo a Carta - Circular do BC nº. 2.795/98, evidencia que:

CAPÍTULO I

Do Registro

Art.1º - Este regulamento aplica-se às operações definidas no artigo 1º da Circular nº 2.816, de

15.04.1998.







Art. 2º - O registro declaratório eletrônico de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de

Averbação concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operações que

envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de

assistência técnica e franquia. (grifo nosso)

Parágrafo único - Devem ser registrados, ainda, os serviços técnicos complementares e/ou despesas

vinculadas às operações descritas no "caput" deste artigo, mesmo quando não sujeitos à averbação

pelo INPI.

[...]

Art. 4º - O registro é de responsabilidade do cessionário da tecnologia, franquia, serviços ou

importador de bens intangíveis, devendo ser utilizadas as seguintes transações do Sistema de

Informações Banco Central - SISBACEN:

I - PEMP500, para inclusão dos dados cadastrais dos titulares contratantes, quando necessário;

II - PCEX370, quando o sistema for acessado por meio da rede SERPRO, por cessionários ou

importadores cadastrados junto à Secretaria da Receita Federal como usuários do SISCOMEX;

III - PCEX570, quando realizado através de instituição cadastrada no SISBACEN, por solicitação e em

nome do cessionário ou importador dos bens intangíveis.

Art. 5º - Para efetuar o registro é necessário informar:

a) identificação dos participantes da operação (cessionário, cedente, devedor, financiador ou

assemelhados);

b) valor, prazo, condições de pagamento ou, quando aplicável, condições do financiamento;

c) demais dados requeridos nas telas das transações citadas no art. 4º deste Regulamento.

Art. 6º - Os dados de registros envolvendo transferência de tecnologia e/ou franquia são direcionados

para análise do INPI, podendo aquele Órgão aprová-los, recusá-los ou indicar, via sistema, os ajustes

necessários à sua aprovação. (grifo nosso)







[...]

CAPÍTULO II

Das Remessas e das Transferências

Art. 9º - A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem

como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme

o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento. (grifo nosso)

Art. 10 - Para o registro do esquema de pagamento em conformidade com as informações contidas no

Registro Declaratório Eletrônico (RDE), o usuário cadastrará no sistema a ocorrência do evento gerador

de obrigações financeiras, discriminando, conforme o caso:

a) data e especificações da fatura;

[...]

c) data e dados do demonstrativo de apuração da base de remuneração;

Art. 11 - Os pagamentos ao exterior são processados pelo cessionário, devedor ou sucessor, por meio

de bancos autorizados a operar em câmbio, correspondendo, a cada tipo de remessa, contratação de

câmbio distinta, obedecidas às condições estabelecidas nos esquemas de pagamento. (grifo nosso)

[...]

Art. 12 - O número do RDE deve ser informado obrigatoriamente no campo próprio do contrato de

câmbio ou em campo próprio da tela do SISBACEN de operação de transferência internacional em

reais, por ocasião de qualquer movimentação financeira.

CAPÍTULO III

Das Disposições Gerais







Art. 13 - As operações são registradas na moeda do domicílio ou da sede do titular não residente no

País, na moeda de procedência dos bens ou do financiamento, ou ainda em outra moeda, conforme

acordado entre as partes. (grifo nosso)

Art. 14 - Devem ser providenciados registros distintos para cada modalidade de operação elencada no

art.1º da Circular nº 2.816, de 15.04.1998.

Parágrafo único - Operações de mesma modalidade contratadas em diferentes moedas ou diferentes

condições de pagamento sujeitam-se a registros distintos.

Art. 15 - A não observância das disposições deste Regulamento implica, sem prejuízo das penalidades

aplicáveis, o cancelamento do registro, ficando vedadas, em conseqüência, quaisquer movimentações

financeiras enquanto não sanadas as irregularidades apuradas.[33]

Visando facilitar o preenchimento das informações mediante o Registro Declaratório Eletrônico - RDE, o

Banco Central disponibiliza no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?RDE, todos os

procedimentos que deverão ser seguidos durante o registro das operações financeiras, mediante a

elaboração de manuais específicos que instruem o usuário das ferramentas desenvolvidas para o

sistema, códigos específicos de cada modalidade de operação, bem como das funções de cada tecla no

programa.

O manual que diz com o registro pertinente ao escopo deste estudo é intitulado RDE-ROF Manual do

Declarante.

3.3 OBSERVAÇÕES GERAIS PERTINENTES À REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR

A celebração de Contrato para o estabelecimento de cessão dos direitos conferidos a um determinado

titular de criações oriundas do intelecto humano, sua averbação no INPI, e o conseqüente registro no

Banco Central do Brasil, constituem elementos básicos para a remessa de royalties ao exterior.

Todavia, sem que existam alguns pressupostos elementares muitos dos quais já citados ao longo deste

estudo, será impossível efetuar uma compensação financeira ao exterior.







Ou seja, verificar se os privilégios concedidos no estrangeiro respeitam o prazo disposto no artigo 4º

da Convenção União de Paris, versando sobre o requisito da novidade exigido para o depósito no Brasil

ou, em qualquer outro país aderente ao Pacto. Notar, segundo o disposto no artigo 11 do Estatuto do

Capital Estrangeiro, a regularidade dos privilégios concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade

Industrial - INPI, bem como da demonstração de documento hábil aclarando que eles continuam

vigentes no país de origem.

A regularidade no INPI estará condicionada ao adimplemento das obrigações remuneratórias anuais,

como fica explícito nos conseqüentes artigos da LPI (9.279/96), que se referem à manutenção do

registro de patente, artigo 86, e de marca nos artigos 120,161 e 162:

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o

arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo

qüinqüênio da data do depósito.

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o

pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de

registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias

contados do deferimento.[34]

Sintetiza o grande professor José Carlos Tinoco Soares ao instituir uma série de procedimentos que

devem ser conferidos antes do estabelecimento de contratos para a exploração de direitos, que não

deverão ser formalizados, quando:

1) o pedido de privilégio de invenção se encontrar em tramitação no Departamento Nacional de

Propriedade Industrial;

2) a patente tiver sido concedida a firma estrangeira, sem qualquer menção da reivindicação da

prioridade no país de origem;







3) quando o pedido de anotação não for acompanhado, nos casos de reivindicação de prioridade (art.

4º da Convenção de Paris), do respectivo documento original e comprobatório de existência legal e

vigência, fornecido pelo Departamento de Patentes do país de origem;

4) quando a patente já estiver no domínio público pelo decurso do prazo legal (quinze anos contados

da data de sua concessão);

5) quando a patente não se encontrar com tôdas as suas anuidades pagas e, para isto, é importante

uma certidão do Departamento Nacional de Propriedade Industrial;

6) Quando a patente estiver sob processo formal de caducidade (arts. 58 a 64 do Código de

Propriedade Industrial, Decreto-lei nº. 1.005 de 21.10.1969);

7) quando a patente estiver sob processo de anulação judicial (arts. 65 e 68 do mesmo código supra-

referido).[35]

Continuam cogentes as condições expressas acima, sendo pertinente apenas atualizar a

fundamentação legal descrita e o nome dos órgãos competentes. Portanto, o Instituto responsável

pelas averbações de Contrato será o INPI, o prazo legal de vigência da patente de invenção, segundo o

artigo nº. 40 da LPI consistirá em 20 anos, e a do modelo de utilidade 15 anos, antes de caírem em

domínio público.

O processo de caducidade da patente de invenção será regrado pela Lei 9.279/96, a partir do artigo

80, bem como as hipóteses em que esta poderá ser considerada nula (artigo 46 e seguintes da LPI).

Uma vez adotado à integralidade este conjunto de procedimentos, não haverá qualquer óbice à

realização de uma remessa de royalties ao exterior.

3.4 – DA FLEXIBILIZAÇÃO OCORRIDA QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DE ENVIO DE

ROYALTIES AO EXTERIOR

No Capítulo inaugural deste trabalho, foi indicado o dispositivo do Estatuto do Capital Estrangeiro que

vedava a remessa de royalties ao exterior pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria e

comércio, entre filial ou subsidiária de empresa situada no Brasil e sua matriz no exterior, da mesma







forma que o conceito de empresa subsidiária, de acordo com o artigo 20, parágrafo único, do Decreto

regulamentador nº. 55.762/65.

Trouxe fim a tal proibição a Lei nº. 8.383/91, que complementou as normas sobre o Imposto de

Renda, nos termos colacionados adiante:

Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do

parágrafo único do art. 71, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos

que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser

dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela

legislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se

aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.[36]

Para trazer vasto entendimento quanto à problemática estabelecida faz-se cogente vislumbrar,

também, a redação dos artigos da Lei 4.506/64 citados na legislação suprareferida, de modo que

teremos:

Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de

assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da

receita ou do lucro, sòmente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem

aos seguintes requisitos:

[...]

Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas:

[...]

b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou

indiretamente, o contrôle de seu capital com direito a voto.







Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de rendimento

líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda, será admitida:

[...]

Parágrafo único. Não são dedutíveis:

[...]

e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de

marcas de indústria ou de comércio, quando:

[...]

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta

ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;[37]

Da interpretação da legislação apreciada, pode-se concluir que as remessas entre empresa brasileira e

o controlador de seu capital votante no exterior serão permitidas, desde que exista contrato averbado

no INPI e registrado no Bacen, ao tempo em que as remessas entre filial e sua matriz no exterior,

continuam vedadas.

Assegura Gabriel Francisco Leonardos que:

Da redação do art. 50 da Lei nº 8.383/91 pode-se constatar que não foram alteradas as restrições a

remessa entre filial e matriz. Ademais, o limite que pode ser remetido de royalties (norma cambial)

entre a controlada e sua controladora no exterior é igual ao limite de dedutibilidade para fins de

imposto de renda (norma fiscal); assim, por exemplo, se o contrato prever royalties por uma licença de

patentes no valor de 8% da receita líquida dos produtos vendidos, mas a dedutibilidade for limitada a

5%, somente 5% poderão ser remetidos (sendo, entretanto, possível o pagamento dos 3% restantes

em moeda nacional no Brasil, e, neste caso, tal excesso será indedutível para fins de imposto de renda,

bem como equiparado a lucro distribuído por força do art. 13, caput, da Lei nº 4.131/62 c/c art. 71, f,

2, da Lei nº. 4.506/64).[38]







Mesmo com a restrição parcial operante até a presente data, quanto às possibilidades de envio de

royalties ao exterior, em se tratando de filial e matriz no estrangeiro, pode-se demonstrar, conforme

artigo publicado na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, por Gabriel

Francisco Leonardos que, "as remessas de divisas a título de royalties e assistência técnica saltaram de

US$ 367 milhões para US$ 1,9 bilhão, entre 94 e 99".[39]

Notadamente, o caminho a ser trilhado em consonância com o que rezam as normas brasileiras sobre

as operações de remessa em decorrência de uma compensação financeira, está apurado.

Por conseguinte, o próximo Capítulo será dedicado à verificação da carga tributária incidente nas

operações de remessa de royalties ao exterior, inclusive, descrevendo as normas autorizadoras da

dedutibilidade das parcelas remetidas, nas declarações de renda.

4 ROYALTIES: CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE E DEDUTIBILIDADE NAS DECLARAÇÕES DE

RENDA

Neste Capítulo, buscar-se-á identificar a carga tributária incidente nas operações de remessas de

royalties ao exterior, em decorrência dos Contratos onerosos de licenciamento estabelecidos entre

empresas localizadas no Brasil e firmas estrangeiras, assim como verificar as possibilidades de

dedutibilidade dos referidos pagamentos nas declarações de renda, conforme os limites estabelecidos

nos diplomas pátrios.

De início, serão pesquisados os dois tributos que indubitavelmente comporão o bojo das remunerações

para residentes no exterior, a saber: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição de Intervenção

de Domínio Econômico - CIDE.

4.1 DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

A partir do surgimento da primeira norma que passou a abordar especificamente a dedutibilidade do

Imposto de Renda, através de regramentos constantes na Lei nº. 3.470/58, que a alíquota de IR

exigida pelo fisco da União quanto aos rendimentos percebidos a residentes ou domiciliados no

exterior, foi fixada em vinte e cinco por cento. Confere-se pelo artigo 77 da referida norma, que:







Art 77. O item 1º do art. 97, do Regulamento do Impôsto de Renda passa a vigorar com a seguinte

redação: (Vide Lei nº 9.249, de 1995)

1º ) à razão de 25% (vinte e cinco por cento):

I - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no

estrangeiro, inclusive aqueles oriundos da exploração de películas cinematográficas;

Il - os rendimentos percebidos pelos residentes no país, que estiverem ausentes no exterior por mais

de doze meses.[40]

A carga tributária supramencionada perdurou até a edição da Lei nº. 9.249/95, que veio com a

finalidade de alterar a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, dando outras providências.

O dispositivo que, surpreendentemente, reduziu a alíquota do aludido tributo para quinze por cento,

tem o respectivo teor:

Art. 28. A alíquota do imposto de renda de que tratam o art. 77 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro

de 1958 e o art. 100 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as modificações

posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1º de janeiro de 1996, a ser de quinze por cento.[41]

Atualmente é o Decreto nº. 3.000, de 26 de março de 1999, denominado também como o regulamento

do imposto de renda - RIR/99, a norma responsável por dispor sobre a tributação, fiscalização,

arrecadação e administração do Imposto de renda e Proventos de Qualquer Natureza, inclusive

estabelecendo os percentuais que serão tributados, da mesma forma que as condições de

dedutibilidade.

Assim sendo, o primeiro aspecto destacado é o artigo nº. 710 do RIR/99, trazendo o valor da alíquota

que será devida nas operações de envio de divisas a título de royalties ao exterior, nos seguintes

termos:

Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas,

creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título

(Medida Provisória nº 1.749-37, de 1999, art. 3º).[42]







Cumpre, por seu turno, identificar a base de cálculo que será aplicada na incidência do percentual de

quinze por cento, desde já localizada no artigo 713 do RIR/99, do mesmo modo que o responsável

tributário pelo recolhimento do imposto, constante dos artigos 717 e 721 do RIR/99, bem como do

prazo para pagamento das importâncias devidas ao fisco, estabelecido no inciso I do artigo 865 do

mesmo texto legal, ao passo que se vislumbra:

Art. 713. As alíquotas do imposto de que trata este Capítulo incidirão sobre os rendimentos brutos,

ressalvado o disposto no art. 705, parágrafo único (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, § 3º).

Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário

(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º).

Art. 721. Compete ao procurador a retenção (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, parágrafo

único):

I - quando se tratar de aluguéis de imóveis pertencentes a residentes no exterior;

II - quando o procurador não der conhecimento à fonte de que o proprietário do rendimento reside ou

é domiciliado no exterior.

Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei nº 8.981, de 1995, arts.

63, § 1º, 82, § 4º, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei nº 9.430, de 1996, art. 70, § 2º):

I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente ou domiciliado

no exterior;[43]

[...]

Do julgamento da norma constatam-se que os rendimentos brutos, de onde se tributará os quinze por

cento, constituem o valor integral dos royalties, sem qualquer dedução. Que a retenção caberá, via de

regra, à fonte ou o cessionário que deverá remeter as quantias compensatórias, mesma data que

incidirá o fato gerador, responsável pelo creditamento da Receita Federal.

Aliás, neste ponto, é de extrema relevância ventilar o já mencionado parágrafo primeiro, do artigo 9º

do Estatuto do Capital Estrangeiro (4.131/62), cuja vigência ainda se faz forçosa. Neste item resta







cristalino de que tanto as pessoas físicas, quanto às jurídicas, que desejarem efetuar uma remessa de

royalties ao exterior, dependerão de prévio registro no hoje, Banco Central do Brasil e, da prova do

pagamento do imposto de renda correspondente ao valor das transferências. Menciona-se que tais

exigências foram reeditadas no artigo 716 e parágrafo único do RIR/99.

Porquanto que ai está aclarada a grande importância do adimplemento das obrigações tributárias, a

quem objetiva efetuar compensação financeira ao exterior.

É dever trazer à baila maiores esclarecimentos quanto ao responsável tributário pelo pagamento do

imposto devido. Já se constatou que, de acordo com o artigo 717 do RIR/99, caberá ao cessionário

fazê-lo. Porém, esta determinação não será absoluta, vez que poderá o cedente igualmente se

responsabilizar pelo tributo. Vejamos a redação do artigo 723 do Decreto 3.000/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os

diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos

decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei nº 1.736, de 20 de

dezembro de 1979, art. 8º).

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da

respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo

único).[44]

Ora, tomando por base a escrita do artigo em destaque e, se em um determinado contrato de

licenciamento de marca, devidamente registrada no INPI por empresa estrangeira controladora de

subsidiária no Brasil, as partes estipularem que será obrigação da cedente dos privilégios adimplir as

obrigações tributárias - IRRF, não haverá qualquer óbice nesta avença, na medida em que a

controladora será solidariamente responsável pelo tributo. De tal sorte que a informação quanto ao

responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda, obrigatoriamente, constará no Certificado de

Averbação emitido pelo INPI, dando azo ao subseqüente registro no Banco Central.

Extremamente relevante para esta investigação expor o conteúdo da Instrução Normativa da

Secretaria da Receita Federal nº. 252, de 03 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a incidência do

imposto de renda na fonte dos rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos

para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, em especial:







Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa jurídica

domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços

técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na

fonte à alíquota de quinze por cento. (grifo nosso)

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,

exploração de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e

comércio;

d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra;

(...)

§ 2º Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em atraso dos

rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto na fonte nas mesmas condições

dos valores principais a que se refiram.

§ 3º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país com

tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de 25%.[45]

Afere-se da Instrução Normativa da SRF a consolidação da carga tributária vigente, do mesmo modo

que a delimitação quanto ao conceito de royalties, já consagrado pela Lei 4.506/64. Resta, contudo,

esclarecer o significado da expressão "pessoa jurídica domiciliada em país com tributação favorecida"

que é utilizada no parágrafo terceiro do artigo 17. A resposta é extraída do artigo 20 do mesmo texto,

com os consecutivos dizeres:







Art. 20. Considera-se país com tributação favorecida aquele que não tribute a renda ou que a tribute à

alíquota inferior a vinte por cento.[46]

Outro aspecto pertinente para findar as considerações quanto ao IRRF, dirá com a incidência do tributo

nos pagamentos remetidos ao exterior para a solicitação, obtenção e manutenção de direitos oriundos

da propriedade industrial. Inicialmente destaca-se que até o ano de 1999 as remessas ao exterior para

estes fins, tão importantes para gerar privilégios aos inventores e empresas brasileiras, gozavam de

isenção de IRRF, por determinação da Lei nº. 9.481/97.

A partir da entrada em vigor da Lei nº. 9.959/2000, a alíquota passou a ser gravada à razão de quinze

por cento, em consonância com o artigo primeiro da norma. Neste sentido, corrobora a Instrução

Normativa da SRF nº. 252/2002 ao grafar em seu artigo 8º, que:

Art.8º Sujeitam-se ao imposto de renda na fonte, à alíquota de quinze por cento, os rendimentos

recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, na hipótese de

pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa para o exterior, decorrentes de solicitação,

obtenção e manutenção de direitos de propriedades industriais, no exterior; (grifo nosso)

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país com

tributação favorecida sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de 25%.

§ 2º Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às operações mencionadas neste

artigo, fica garantido o tratamento tributário a eles aplicável naquela data.[47]

Com isso, infelizmente, é notória a via contra-mão que percorrem aqueles que deveriam criar cada vez

mais incentivos, aos heróis brasileiros que lutam contra tudo e todos para fomentar a tecnologia, o

desenvolvimento auto-sustentável, e a independência da nação quanto à imensa maioria das

tecnologias ultrapassadas, submetidas aos que vêem cada dia que passa seus ínfimos mecanismos de

incentivo se esvaírem, ante aos interesses meramente arrecadatórios da União.

4.2 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE







A Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, mormente conhecida pela sigla CIDE, tem como

basilar fundamentação legal o texto do artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988, senão vejamos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo

do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

[...]

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº

33, de 2001)

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de

importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº

33, de 2001)

[...]

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (Incluído pela Emenda

Constitucional nº 33, de 2001)[48]







Em decorrência da regra estabelecida no caput do artigo supracitado da Carta Magna, é editada no ano

de 2000, a Lei Ordinária nº. 10.168. Este diploma recepciona a Contribuição de Intervenção de

Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa

para o Apoio à Inovação dando outras providências, de modo a fomentar o desenvolvimento

tecnológico brasileiro. Os decretos e a lei que se seguiram visando à regulamentação e definição dos

conceitos indispensáveis para a correta aplicabilidade da CIDE, podem ser identificados,

primordialmente através do Decreto nº. 3.949, de 3 de outubro de 2001, da Lei nº. 10.332, de 19 de

dezembro de 2001, tendo como fecho e última regulamentação, inclusive revogando o Decreto nº.

3.949/2001, o Decreto nº. 4.195, de 11 de abril de 2002.

Deve-se reservar espaço no presente estudo, apesar de não constituir desígnio estabelecido para o

tema em desenvolvimento, que pairam inúmeras discussões acerca da constitucionalidade da Lei

10.168/2000. Dentre os diversos aspectos apontados por advogados de todo o país, os mais relevantes

são os de que seria competência de lei complementar, nos moldes do artigo 146 da Constituição

Federal, estabelecer normas gerais em matéria tributária, ao passo que a CIDE foi instituída por

intermédio de Lei Ordinária.

Por óbvio que a União Federal não reduziria a tributação do Imposto de Renda Retido na Fonte para

quinze por cento, sem criar outro mecanismo que pudesse, no mínimo, compensar as receitas que

deixaram de ser recolhidas aos cofres públicos. Neste sentido, é acertado conferir os ensinamentos da

advogada Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira Novaes, os quais são reproduzidos, in verbis:

Certa da inconstitucionalidade da Lei 10.168/00, antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso

Nacional, a União buscou um meio de manter o aumento da tributação de royalties e pagamentos por

transferência de tecnologia em 25%. A solução encontrada foi a Medida Provisória nº. 2.062,

atualmente em sua 62ª edição, publicada em 29/12/2000 (MP 2.062-61/00).

Em linhas gerais, a MP 2.062-61/00 estabeleceu, entre outras coisas, que a partir de 1/1/2001 a

alíquota do Imposto de Renda na Fonte (IRF) incidente sobre os pagamentos efetuados a título de

royalties e transferência de tecnologia ao exterior passaria a ser de 25%. Entretanto, no intuito de se

evitar uma tributação excessiva na eventualidade da CIDE não ser considerada inconstitucional, a MP

2.062-61/00 previu que a referida alíquota do IRF de 25% ficaria reduzida para 15% quando os

pagamentos tributados também estivessem sujeitos à incidência da CIDE. Dessa forma,







independentemente do Poder Judiciário vir a julgar a Lei 10.168/00 inconstitucional, a tributação de

25% sobre pagamentos de royalties e transferência de tecnologia ao exterior estaria garantida.[49]

Apesar das abundantes interrogações que ainda persistem quanto à forma legal compatível com a

instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico a Lei 10.168/00, continua em plena

vigência, ante os seus efeitos. Neste momento, é pertinente assinalar pela transcrição de trechos do

diploma legal, quem deverá efetuar a contribuição, em que circunstâncias ela incidirá, qual a alíquota

estabelecida, a data estipulada para o seu pagamento, e a cargo de qual órgão público competirá à

fiscalização e administração da CIDE, pelo que constatamos:

Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição

de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou

adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem

transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (grifo nosso)

§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à

exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de

assistência técnica. (grifo nosso)

[...]

§ 2o A partir de 1ode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser

devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços

técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou

domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,

empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no

exterior.(Redação da pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001) (grifo nosso)

§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,

a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das

obrigações indicadas no caput e no § 2odeste artigo.(Redação da pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001)

§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).(Redação da pela Lei nº 10.332, de

19.12.2001) (grifo nosso)







§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês

de ocorrência do fato gerador.(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.332, de 19.12.2001)

[...]

Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da contribuição de

que trata esta Lei.[50]

Compete advertir que, de acordo com o artigo 8º da 10.168/00, a contribuição passou a incidir nos

fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2001.

Resta localizar no Decreto nº. 4.195/2002, derradeira regulamentação da CIDE, para onde serão

destinados os recursos provenientes da contribuição e, a que esta servirá de estímulo. O artigo

primeiro estabelece que, no mínimo, quarenta por cento dos recursos angariados com a cobrança da

CIDE serão destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em

atendimento ao Programa de Estímulo à Interação Universidade - Empresa para Apoio à Inovação.

Em linha com o artigo 3º do Decreto em exame, o Programa de Estímulo à Interação Universidade -

Empresa para Apoio à Inovação, abrangerá como atividades:

Art. 3o [...]

I - projetos de pesquisa científica e tecnológica;

II - desenvolvimento tecnológico experimental;

III - desenvolvimento de tecnologia industrial básica;

IV - implantação de infra-estrutura para atividades de pesquisa e inovação;

V - capacitação de recursos humanos para a pesquisa e inovação;

VI - difusão do conhecimento científico e tecnológico;







VII - educação para a inovação;

VIII - capacitação em gestão tecnológica e em propriedade intelectual;

IX - ações de estímulo a novas iniciativas;

X - ações de estímulo ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica;

XI - promoção da inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas;

XII - apoio ao surgimento e consolidação de incubadoras e parques tecnológicos;

XIII - apoio à organização e consolidação de aglomerados produtivos locais; e

XIV - processos de inovação, agregação de valor e aumento da competitividade do setor

empresarial.[51]

Completar-se-á a integralidade do recurso, sendo destinadas parcelas da arrecadação aos programas

de incentivo à capacitação tecnológica, e ao amparo à pesquisa científica e do desenvolvimento

tecnológico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os valores restantes serão dirigidos aos

projetos desenvolvidos por empresas, instituições de ensino e pesquisa sediadas nas regiões indicadas

acima, acrescendo as respectivas áreas de abrangência das agências de desenvolvimento regionais.

Cobrirão, também, as despesas operacionais de planejamento, prospecção, acompanhamento,

avaliação e divulgação de resultados, relativas ao financiamento de atividades de pesquisa científica e

incremento tecnológico do Programa estabelecido no Decreto 4.195/2002, da regra que todos os

montantes destinados deverão estar acordes com os percentuais estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º

do artigo inaugural, bem como no artigo 9º, respectivamente.

Ratificando o descrito anteriormente, passa-se ao amparo da norma:

Art. 1o Quarenta por cento dos recursos provenientes da contribuição de que trata o art. 2o da Lei no

10.168, de 29 de dezembro de 2000, serão alocados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico - FNDCT, em categoria de programação específica denominada CT-VERDE AMARELO, e







utilizados para atender ao Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à

Inovação.

§ 1o Do total dos recursos a que se refere o caputdeste artigo, trinta por cento, no mínimo, serão

aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica e ao amparo à pesquisa científica e ao

desenvolvimento tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ 2o No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso V do art. 1o da Lei no 10.332,

de 19 de dezembro de 2001, serão destinados a projetos desenvolvidos por empresas e instituições de

ensino e pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas

de abrangência das agências de desenvolvimento regionais.

[...]

Art. 9o As despesas operacionais, de planejamento, prospecção, acompanhamento, avaliação e

divulgação de resultados, relativas ao financiamento de atividades de pesquisa científica e

desenvolvimento tecnológico do Programa de que trata este Decreto, não poderão ultrapassar o

montante correspondente a cinco por cento dos recursos arrecadados anualmente.[52]

Diferentemente do IRRF, onde há a possibilidade do adimplemento do tributo pelo cedente da relação

contratual que objetiva o licenciamento dos privilégios conferidos no campo da propriedade industrial,

acompanhando os termos apresentados durante a verificação da matéria, a CIDE, será devida

unicamente, pelo cessionário.

Pondera a douta advogada Noemia C. M. de Oliveira Novaes, em artigo publicado na Revista da

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, que:

A Lei 10.168/00 estabelece claramente que a CIDE é devida pela pessoa jurídica que efetua os

pagamentos a título de royalties e transferência de tecnologia ao exterior. Assim, a CIDE, de acordo

com a referida lei, é um ônus exclusivo da parte brasileira, não havendo, portanto, a opção de

pagamento desse ônus pela parte estrangeira.[53]

Não se podem findar as considerações pertinentes a CIDE, sem mencionar os aspectos que possibilitam

o creditamento de parcela dos valores recolhidos, ao Tesouro Nacional. Tal benesse aos contribuintes







emoldurados nas hipóteses de incidência da CIDE, constantes da Lei 10.168/00, é coligada por

intermédio da Medida Provisória nº. 2.159-70, de 24 de agosto de 2001.

Entretanto, antes de conferir seu texto, cumpre assegurar a vigência da Medida Provisória em

destaque, até a presente data, em função de que esta fora concebida em período precedente a entrada

em vigor da Emenda Constitucional nº. 32, de 11 de setembro de 2001. Consta do artigo segundo

deste instrumento de reparo constitucional, que:

Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em

vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do

Congresso Nacional.[54]

Do transcrito verifica-se que não houve revogação da edição desta Medida Provisória, ou deliberação

definitiva do Congresso Nacional, de modo que o seu conteúdo continua vigente e eficaz. Firme nestes

argumentos aponta-se os dizeres que concedem crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção

no Domínio Econômico, dispostos no artigo 4º, da Medida Provisória nº. 2.159-70:

Art. 4º É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,

instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues,

empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties referentes a contratos de exploração de

patentes e de uso de marcas. (grifo nosso)

§ 1º O crédito referido no caput:

I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas,

emprego ou remessa ao exterior a título de róialties de que trata o caput deste artigo, mediante

utilização dos seguintes percentuais:

a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de

2001 até 31 de dezembro de 2003;

b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de

2004 até 31 de dezembro de 2008; (grifo nosso)







c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de

2009 até 31 de dezembro de 2013;

II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações

posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste artigo. [55] (grifo nosso)

[...]

Novamente, diante das brilhantes conclusões de Gabriel Francisco Leonardos, podemos depreender

que:

Apenas para os pagamentos de royalties por licenças de marcas e patentes, até 31/12/2003, vigora

uma sistemática de crédito segundo a qual o valor pago em um mês pode ser deduzido do valor a ser

pago em meses subseqüentes, de tal forma que o ônus fiscal efetivo com a CIDE é reduzido à metade.

A cada remessa relativa ao mesmo contrato pode ser abatido o valor já pago em remessas anteriores,

até ter sido abatido o montante total anteriormente pago.[56]

A partir do arejado, torna-se cediço de que gerará crédito apenas as remessas de royalties que tiverem

por intento as compensações financeiras estabelecidas em avenças licenciando privilégios, quanto a

marcas e patentes de invenção, sendo que estas parcelas serão creditadas, de 2004 até 2008, à razão

de setenta por cento da contribuição devida e, de modo que só poderão ser utilizadas nas

compensações futuras de envio de royalties.

Haverá, durante o desenrolar do Capítulo IV desta Monografia, espaço para verificar o possível caráter

compensatório de que é dotada a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, na medida em

que se presta como mecanismo paliativo ante ao abismo científico e tecnológico em que se encontra o

Brasil, sobretudo, por ter preferido durante incontáveis anos trilhar o caminho aparentemente mais

fácil até a obtenção de tecnologias, todavia, revelador de nefastos prejuízos, culminando na quase

extinção da pesquisa de caráter científico nacional, em paralelo aos avançados padrões, em que se

encontram as nações que investem primordialmente na formação de cientistas.

4.3 DOS DEMAIS TRIBUTOS E SUAS POSSÍVEIS INCIDÊNCIAS NA REMESSA DE ROYALTIES

AO EXTERIOR







Por certo de que em uma determinada compensação financeira, devida à empresa estrangeira pela

utilização de direitos na área da propriedade industrial, incidirá o IRRF e a Contribuição de Intervenção

de Domínio Econômico. Contudo, há discussão quanto à incidência de mais três tributos, a saber: ISS,

PIS e COFINS.

Visando centrar a problemática existente em torno da provável incidência dos impostos referenciados,

traz-se à apreciação, artigo publicado pelo advogado paulista Luís Felipe Bretas Marzagão, à sua

integralidade:

Não foram todas as empresas que se deram conta da existência de mais três tributos, além do Imposto

de Renda (IR) e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidentes sobre as

remessas de valores ao exterior a título de royalties.


cobrar Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação aos 'serviços' de "cessão de direito de uso de marcas

e de sinais de propaganda" (item 3.02 da lista de serviços), ou seja, royalties.

Não se contentando com a tributação sobre os royalties pagos dentro do país, a lei alcançou

também aqueles pagos ao exterior em virtude da importação do direito de uso de marcas e

afins (LC 116/03, art. 1o, §1o). Contudo, como neste caso o cedente da marca não está no

Brasil, foi eleito como contribuinte o importador aqui residente, que ficou obrigado a reter e

recolher o ISS ao Município em que estiver domiciliado.

Antes de apontar o desacerto grave da lei ao denominar como 'serviço' algo que, pela própria natureza,

não o é (a "cessão de direitos"), é preciso ressaltar a incoerência da tributação sobre operações de

importação, uma vez que, nesses casos, os serviços nem mesmo são prestados dentro do país, mas no

exterior.


somente pode onerar os serviços que forem efetivamente prestados dentro de seus confins territoriais

(RESP 252.114). Como conciliar, diante disso, uma lei que confere aos Municípios poder para tributar

serviços prestados não só fora de suas fronteiras, mas fora do país (no exterior)?







Por isso, a tributação do ISS incidente sobre a importação de serviços é questionável e,

ainda que admitida, seria preciso investigar se a atividade é ou não uma verdadeira

"prestação de serviços".

A prestação de serviços (chamada de 'locação de serviços' no Código Civil de 1916) é um instituto de

direito privado que sempre foi definido como uma atividade por meio da qual uma pessoa põe à

disposição de outra, mediante retribuição, a sua energia pessoal, enquanto força de trabalho.

Vale dizer, se uma pessoa receber retribuição para dar, emprestar ou transferir algo a alguém, sem

que desenvolva em troca um trabalho (energia pessoal), então estará celebrando um contrato qualquer

(compra e venda, doação etc.) que nada tem a ver com a prestação de serviços.

Apesar de parecer meramente acadêmica, a definição do alcance do instituto da 'prestação de serviços'

é fundamental, tendo em vista que também passaram a incidir, a partir de maio de 2004, o PIS e a

COFINS sobre a importação de 'serviços' (Lei 10.865/04).


'serviço' vai além da tributação do ISS e onera a operação também com o PIS e a COFINS incidentes

na importação de 'serviços', já que um contrato não poderia ter uma natureza para fins do ISS e outra

para os demais tributos.


'prestação de serviços' e, por isso, não pode sofrer a incidência do ISS, do PIS-Importação e da

COFINS-Importação. A cessão de direitos assemelha-se muito mais à 'locação' ou 'compra' de direitos.

(grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com acerto, em caso análogo, a inconstitucionalidade

da cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis (RE 116.121). Não poderia ser diferente,

justamente porque a Constituição somente autoriza os Municípios a cobrarem o ISS em relação à

'prestação de serviços', da forma como o instituto é definido pelo direito privado, e não sobre

quaisquer outras atividades (como por exemplo a locação).







Isso é uma decorrência lógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), que veda à legislação

tributária desvirtuar os conceitos de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela

Constituição. Esse comando normativo deve ser prestigiado. É uma das grandes armas que o

contribuinte ainda possui contra a voracidade fiscal do Estado. (grifo nosso)

A mesma solução deve ser buscada pelos contribuintes, e acolhida pelo Poder Judiciário, no caso dos

royalties pagos ao exterior a título de uso de marcas e sinais de propaganda, para que, uma vez

negada a natureza de "prestação de serviço" do contrato, sejam afastadas as cobranças do ISS, do

PIS-Importação e da COFINS-Importação.[57]

Da leitura atenta do artigo cotejado pode-se concluir que, quanto aos privilégios cedidos na esfera da

propriedade industrial, somente os relativos à cessão de direitos pelo uso de marcas é que poderão ser

taxados com esta determinação legal. Descabida, por conta de que jamais poderá equiparar-se a

serviço, nos termos da Lei Complementar nº. 116/2003, os contratos de licenciamento para a

utilização de uma marca regularmente registrada no Brasil, ao passo que é de se esperar dos

doutrinadores e, da construção jurisprudencial dos tribunais pátrios, que ocorra o afastamento

imediato de mais um abusivo alargamento da base tributária, com o intento de onerar o contribuinte.

Pertine lembrar que a alíquota máxima estabelecida segundo o artigo 8º, inciso II, da Lei

Complementar nº. 116/2003 será de cinco por cento e, cuja base de cálculo do imposto consistirá no

preço do serviço.

4.4 DEDUTIBILIDADE DOS PAGAMENTOS DE IRRF NAS DECLARAÇÕES DE RENDA

Por derradeiro, apontar-se-á nas normas brasileiras, quais os mecanismos pertinentes que possibilitam

a dedução de parcela dos valores remetidos para pagamento de royalties ao exterior, bem como as

situações onde a pesquisada inferência não encontrará respaldo legal, findando com os limites

estabelecidos para os coeficientes percentuais máximos nas deduções de royalties, segundo a portaria

do Ministério de Fazenda nº. 436/58.

O alicerce para a autorização das deduções, nas declarações de imposto de renda, está estabelecido no

artigo 71, letra "a" da Lei nº. 4.506/64, mesmo diploma que fora verificado quando da identificação do

conceito dos royalties, em sede vestibular deste estudo. Acompanha a mesma orientação o Decreto nº.

3.000/99, que estabelece a regulamentação da tributação, fiscalização, arrecadação e administração







do imposto da renda reeditando, em seu artigo 352, a capacidade para as deduções, com a

conseqüente redação:

Art. 352. A dedução de despesas com royalties será admitida quando necessárias para que o

contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento (Lei nº

4.506, de 1964, art. 71).[58]

No tocante a questão das vedações que se apresentam quanto à dedução dos royalties na legislação

vigente, destaca-se o atual regulamento do Imposto de Renda, Decreto nº. 3.000/99, de modo que

não estarão autorizadas as deduções quando:

Art. 353. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):

I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus

parentes ou dependentes;

II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os

pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital

amortizável durante o prazo do contrato;

III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de

marcas de indústria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta

ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;

IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou

creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou







b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda

para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade

com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior; (grifo nosso)

V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário

domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda

para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade

com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.

Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica às despesas

decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam averbados no

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados

os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor (Lei nº 8.383, de 1991, art. 50).[59]

Mais uma vez se avulta a importância e a essencialidade do registro do contrato no Banco Central do

Brasil, seja estabelecendo o direito de uso de patentes de invenção ou, do licenciamento de privilégios

quanto a marcas de indústria e comércio, procedimento sem o qual não se poderá remeter ou deduzir

as compensações financeiras. Cabe frisar que eventuais descumprimentos quanto às determinações

indicadas acima, certamente poderão ser objeto de glosa, por parte da fiscalização da Secretaria da

Receita Federal.

O cogente regulamento do IR, também se presta para normatizar os limites e condições de

dedutibilidade, pelo que se vislumbra:

Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção

ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou

semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por

cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto







nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, e

Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º).

§ 1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda,

os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os

tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei nº 4.131,

de 1962, art. 12, § 1º).

§ 2º Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de

invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica,

administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou

excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos (Lei

nº 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).

§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de

aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem

como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,

administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a

partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial -

INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na

forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.[60] (grifo nosso)

Do parágrafo terceiro do regulamento supracitado, fica apurado que somente a partir da averbação de

contrato no INPI, assim como da observância de todas as demais condições estabelecidas no RIR/99,

como por exemplo, o subseqüente registro no Banco Central do Brasil, é que se admitirá a

dedutibilidade nas declarações do imposto de renda, das importâncias que serão remetidas ao exterior.

Isto posto, é fiel que se explane, por intermédio do conteúdo da Portaria do Ministério da Fazenda nº.

436/1958, os coeficientes percentuais máximos para as deduções de royalties, pela exploração de

marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, levando-se em

conta os tipos de produção ou atividade e o grau de essencialidade:

I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de

assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante:







1º GRUPO – INDÚSTRIAS DE BASE

TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens

1 – ENERGIA ELÉTRICA

01 – Produção e Distribuição 5 %

2 – COMBUSTÍVEIS

01 – Petróleo e Derivados 5 %

3 – TRANSPORTES

01 – Transportes em Ferro-carris Urbanos 5 %

4 – COMUNICAÇÕES 5 %

5 – MATERIAL DE TRANSPORTES

01 – Automóveis, Caminhões e Veículos Congêneres 5 %

02 – Autopeças 5 %

03 – Pneumáticos e Câmaras de Ar 5 %

6 – FERTILIZANTES 5 %

7 – PRODUTOS QUÍMICOS BÁSICOS 5 %

8 – METALURGIA PESADA

01 – Ferro e Aço 5 %

02 – Alumínio 5 %







9 – MATERIAL ELÉTRICO

01 – Transformadores, Dínamos e Geradores de Energia 5 %

02 – Motores Elétricos para Fins Industriais 5 %

03 – Equipamentos e aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalização 5 %

10 – MATERIAIS DIVERSOS

01 – Tratores e Combinados para Agricultura 5 %

02 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para a Construção de Estradas 5 %

03 – Equipamentos, Peças e Sobressalentes para as Indústrias Extrativas e De Transformação 5 %

11 – CONSTRUÇÃO NAVAL

01 – Navios 5 %

02 – Equipamentos de Navios 5 %

2º GRUPO – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ESSENCIAIS

TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens

1 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %

2 – PRODUTOS ALIMENTARES 4 %

3 – PRODUTOS QUÍMICOS 4 %

4 – PRODUTOS FARMACÊUTICOS 4 %

5 – TECIDOS, FIOS E LINHAS 4 %







6 – CALÇADOS E SEMELHANTES 3,5 %

7 – ARTEFATOS DE METAIS 3,5 %

8 – ARTEFATOS DE CIMENTOS E AMIANTO 3,5%

9 – MATERIAL ELÉTRICO 3 %

10 – MÁQUINAS E APARELHOS

01 – Máquinas e aparelhos de Uso Doméstico Não Considerados Supérfluos 3 %

02 – Máquinas e Aparelhos de Escritório 3 %

03 – Aparelhos Destinados a Fins Científicos 3 %

11 – ARTEFATOS DE BORRACHA E MATÉRIA PLÁSTICA 2 %

12 – ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

01 – Artigos de Barbear 2 %

02 – Pastas Dentifrícias 2 %

03 – Sabonetes Populares 2 %

13 – OUTRAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 1 %

II – royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de

produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente,

processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);[61]

[...]

De acordo com o pensamento da eminente advogada Karina Haidar Müller, no que diz com a

problemática da dedutibilidade e, condizente com as práticas adotadas pelo Instituto Nacional de







Propriedade Industrial, o limite máximo para o envio de royalties ao exterior, da mesma forma que a

assistência técnica ao estrangeiro, sempre estará diretamente vinculado aos limites de dedução. Ou

seja, levando-se em conta de que o alcance da dedutibilidade pela utilização de marca é de um por

cento, o mesmo ocorrerá a respeito da parcela que será remetida ao exterior, fixando-se também, em

um por cento.[62]

Diante de todo o avanço da exposição do tema acerca da tributação da remessa de royalties ao

exterior, vinculada à utilização de direitos na área da propriedade industrial, buscou-se apontar qual o

bojo de impostos que comporão a relação estabelecida entre uma empresa brasileira, beneficiada pelo

licenciamento de privilégios cuja propriedade pertence, a uma firma estrangeira.

No entanto, sem olvidar, o aspecto que incontestavelmente traz maior alarde à matéria, é verificar que

a União Federal entendeu por taxar, a partir da concepção da Lei nº. 9.959/2000, com alíquota grafada

em quinze por cento, inclusive os pagamentos remetidos ao exterior com o fito da obtenção ou

manutenção dos direitos pertinentes à propriedade industrial, o que só pode ser traduzido como um

imenso retrocesso para um país que sempre optou, primordialmente, em importar tecnologias.

5 OUTRAS MODALIDADES À APLICABILIDADE DOS ROYALTIES...

5 OUTRAS MODALIDADES À APLICABILIDADE DOS ROYALTIES E A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO

AUTÔNOMO DE TECNOLOGIAS EM CONTRAPARTIDA A SUA OBTENÇÃO NO MERCADO EXTERNO

Este capítulo final tem o condão de pesquisar quais são as possíveis outras aplicações do instituto dos

royalties, ainda que realizadas as compensações financeiras entre residentes ou domiciliados no Brasil,

encontrado como desafio, também, buscar traçar um paralelo que se estabelece entre as nações que

preferem pagar o preço de uma inovação tecnológica e, aquelas que são ou, objetivam alcançar, a sua

auto-suficiência por intermédio da valorização de suas potencialidades internas.

5.1 DEMAIS HIPÓTESES DE PAGAMENTOS A TITULO DE ROYALTIES

Ao longo do aprimoramento deste Trabalho de Conclusão, cristalizou-se a incidência dos royalties pela

celebração de contratos focando o licenciamento dos privilégios advindos da ceara da propriedade







industrial, como a cessão de marcas ou das patentes de invenção. Muito embora se tenha perseguido

esta delimitação do tema, os royalties poderão estar presentes pela utilização de recursos hídricos,

pela exploração de recursos minerais, pela extração de petróleo, xisto betuminoso ou gás natural e,

além disso, pelas compensações devidas no âmbito dos direitos autorais.

Naturalmente que, sem a pretensão de esgotar as considerações sobre as novas facetas apresentadas

dos royalties, far-se-á a indicação de algumas informações julgadas oportunas, vez que cada

circunstância de compensação requer a análise de textos legais específicos.

5.1.1 Royalties em decorrência da utilização de Recursos Naturais e Energéticos

Em se tratando de recursos naturais e, dentre eles os energéticos como o petróleo, os royalties serão

devidos à União Federal, pelas empresas exploradoras e produtoras desses bens não renováveis. Tal

conclusão é extraída do artigo 20 da Carta Magna, bem como do parágrafo primeiro, que regra a

participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios nos pagamentos realizados, pelo que se

depreende:

Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

[...]

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

[...]

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;







VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

[...]

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a

órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás

natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no

respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou

compensação financeira por essa exploração.[63] (grifo nosso)

Concernente ao conjunto de normas infraconstitucionais que versam sobre o Petróleo, Gás Natural e

derivados, tem-se como as mais importantes a Lei nº. 9.478/97 e o Decreto nº. 2.705/98, arquitetado

para regulamentar a primeira.

A Lei 9.478/97 dispõe, dentre outros fatores, acerca da política energética nacional, da distribuição dos

recursos provenientes dos pagamentos dos royalties, do procedimento licitatório até a determinação

pela administração pública da empresa que efetuará a exploração, da mesma forma que os requisitos

atinentes aos contratos de concessão que serão firmados. Por conseguinte, conferem-se os

conseqüentes elementos indissociáveis dos contratos de concessão:

Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações governamentais, previstas

no edital de licitação:

I - bônus de assinatura;

II - royalties;

III - participação especial;

IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área.

§ 1º As participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão obrigatórias.







§ 2º As receitas provenientes das participações governamentais definidas no caput, alocadas para

órgãos da administração pública federal, de acordo com o disposto nesta Lei, serão mantidas na Conta

Única do Governo Federal, enquanto não forem destinadas para as respectivas programações.

[...]

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data de início da

produção comercial de cada campo, em montante correspondente a dez por cento da produção de

petróleo ou gás natural. (grifo nosso)

§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes, a

ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a redução do valor dos royalties estabelecido

no caput deste artigo para um montante correspondente a, no mínimo, cinco por cento da produção.

§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royalties serão estabelecidos por decreto do Presidente da

República, em função dos preços de mercado do petróleo, gás natural ou condensado, das

especificações do produto e da localização do campo.[64]

Já o Decreto regulamentador nº. 2.705/98, contribui na medida em que estabelece o conceito dos

royalties, a fórmula para a obtenção do valor devido em contrapartida à exploração, os critérios para a

distribuição dos recursos angariados, de modo que se elege pela percepção da importância e, visando à

qualificação do tema, os respectivos dispositivos legais:

Art 11. Os royalties previstos no inciso II do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, constituem

compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás

natural, e serão pagos mensalmente, com relação a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a

respectiva data de início da produção, vedada quaisquer deduções.

Art 12. O valor dos royalties , devidos a cada mês em relação a cada campo, será determinado

multiplicando-se o equivalente a dez por cento do volume total da produção de petróleo e gás natural

do campo durante esse mês pelos seus respectivos preços de referência, definidos na forma do

Capítulo IV deste Decreto.

[...]







§ 2º Constará, obrigatoriamente, do contrato de concessão o percentual do volume total da produção a

ser adotado, nos termos deste artigo, para o cálculo dos royalties devidos com relação aos campos por

ele cobertos.

[...]

Art 20. Os recursos provenientes dos royalties serão distribuídos pela Secretaria do Tesouro Nacional -

STN, do Ministério da Fazenda, nos termos da Lei nº 9.478, de 1997, e deste Decreto, com base nos

cálculos dos valores devidos a cada beneficiário, fornecidos pela ANP.[65]

Outro aspecto relevante é mencionar o Projeto de Lei nº. 1.618/2003, que atualmente encontra-se em

tramitação no Congresso Nacional, e que tem por escopo reformular os percentuais que serão

destinados aos beneficiários dos recursos dos royalties. Destarte, segundo o texto que aguarda

apreciação, trinta e dois por cento dos montantes arrecadados com as compensações financeiras

seriam destinadas à União, trinta e quatro por cento aos estados e municípios produtores, e, mais

trinta e quatro por cento direcionados entre os demais estados e municípios que não possuem reservas

de petróleo e gás natural.

Tudo indica que os estados e municípios produtores hão de protestar contra a destinação de recursos a

localidades que não possuem em seus territórios os aludidos bens naturais, até porque não existe

previsão constitucional para a extensão das compensações financeiras, que justifique o benefício

destas regiões.

No setor mineral, a Lei nº. 8.876/1994[66], conferiu o caráter de autarquia ao Departamento Nacional

de Produção Mineral - DNPM, sendo este vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Algumas de suas

atribuições, extraídas do texto assinalado, são:

Art. 3º A autarquia DNPM terá como finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e

do aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de

tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração

em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas

Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa, competindo-lhe, em

especial:







I - promover a outorga, ou propô-la à autoridade competente, quando for o caso, dos títulos

minerários relativos à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais atos

referentes à execução da legislação minerária;

[...]

IX - baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela

exploração de recursos minerais, de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal; (grifo nosso)

[...]

Neste sentido, é o Decreto nº. 1, de 7 de fevereiro de 1991, o diploma designado para regulamentar as

compensações financeiras instituídas pela Lei nº. 7.990/1989, sobretudo as pertinentes aos recursos

minerais. De maneira que não há melhor caminho a seguir, senão o de colacionar trechos

imprescindíveis do texto regulamentador, como se segue:

Art. 13. A compensação financeira devida pelos detentores de direitos minerários a qualquer título, em

decorrência da exploração de recursos minerais para fins de aproveitamento econômico, será de até

3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral,

obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação

industrial.

§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:

I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% (três por cento);

II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o

disposto no inciso IV deste artigo;

III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por

cento);

IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.







§ 2º A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte forma:

I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;

II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;

III - 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que destinará

2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ou de outro órgão federal

competente, que o substituir.

[...]

Art. 15. Constitui fato gerador da compensação financeira devida pela exploração de recursos minerais

a saída por venda do produto mineral das áreas da jazida, mina, salina ou de outros depósitos minerais

de onde provêm, ou o de quaisquer estabelecimentos, sempre após a última etapa do processo de

beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.

Parágrafo único. Equipara-se à saída por venda o consumo ou a utilização da substância mineral em

processo de industrialização realizado dentro das áreas da jazida, mina, salina ou outros depósitos

minerais, suas áreas limítrofes ou ainda em qualquer estabelecimento.

Art. 16. A compensação financeira pela exploração de substâncias minerais será lançada mensalmente

pelo devedor.

Parágrafo único. O lançamento será efetuado em documento próprio, que conterá a descrição da

operação que lhe deu origem, o produto a que se referir o respectivo cálculo, em parcelas destacadas,

e a descriminação dos tributos incidentes, das despesas de transporte e de seguro, de forma a tornar

possível suas corretas identificações.[67]

Uma vez demonstrada a viabilidade das compensações financeiras quanto aos recursos minerais, por

meio dos regramentos pátrios, comprovar-se-á a mesma oportunidade no que diz respeito aos

royalties devidos em decorrência da utilização dos potenciais de energia hidráulica. Para tanto, é

apropriada a apresentação da redação da Lei nº. 9.984/2000[68], que dispõe sobre a criação da







Agência Nacional de Águas - ANA, tendo como atribuições principais à implementação e a coordenação

da Política Nacional de Recursos Hídricos.

O diploma referenciado, igualmente aperfeiçoa o texto das leis anteriores que dispõem sobre a

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao passo que se vislumbra:

Art. 28. O art. 17 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990, de

28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da

energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de

potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem

instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos

respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da União." (NR) (grifo nosso)

"§ 1o Da compensação financeira de que trata o caput:" (AC)*

"I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e

órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março de

1990, com a redação dada por esta Lei;" (AC)

"II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério

do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8

de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei." (AC)

[...]

5.1.2 Royalties em decorrência dos Direitos Autorais

Por certo de que os direitos autorais, cujo diploma mais relevante é a Lei nº. 9.610 de 19 de fevereiro

de 1998, versando sobre alterações e consolidação dos direitos do autor, poderá ser campo de

incidência dos royalties. Para que isto ocorra, é indispensável que haja a transferência dos direitos







patrimoniais do autor a terceiros, seja esta regrando o estabelecimento de cessão total ou parcial dos

privilégios, mediante a prévia e expressa autorização do proprietário e, realizada obrigatoriamente

através de Instrumento de Contrato escrito, onde se presumirá a onerosidade.

A faculdade da transferência dos direitos, que é ofertada ao autor de obras oriundas do intelecto

humano, está grafada no artigo 49 e subseqüentes da Lei nº. 9.610/98, ao que se confere:

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por

seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com

poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em

Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os

expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual

escrita;

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em

contrário;

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado

restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao

cumprimento da finalidade do contrato.

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se

onerosa. (grifo nosso)







§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não

estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de

exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.[69] (grifo nosso)

Após a exposição do texto legal, não há de pairar dúvidas quanto ao caráter compensatório que poderá

se operar, devido à presunção da onerosidade na relação estabelecida entre cedente e cessionário.

Ainda em tempo, é de se atentar para o fato de que mais uma vez corroboram com a elucidação das

dificuldades que se apresentam ao avanço do tema, às normas que dispõe sobre a tributação e

regulamentação em matéria de imposto de renda.

Desta feita fornecem subsídios às disposições presentes no Decreto nº. 3.000/99, no que atine aos

royaties pagos em conseqüência dos direitos autorais, sendo consolidado o entendimento de que os

valores creditados diretamente ao autor, em função dos ganhos obtidos com a sua criação ou, da

celebração do instrumento de licenciamento de direitos, não serão considerados como compensações

financeiras a titulo de royalties, enquanto que as importâncias pagas ao cessionário de determinada

obra o serão.

Conforme as disposições da norma, que adiante se conferirá, serão denominados como royalties todas

e quaisquer vantagens econômicas e financeiras, auferidas pelo cessionário dos direitos do autor. Este

por sua vez, será regularmente compensado, porém, quis o legislador pátrio classificar estas pagas em

categoria diversa, ratificando-se a tributação destes rendimentos, de acordo com o Decreto

anteriormente mencionado, como:

Rendimentos do Trabalho Não-assalariado e Assemelhados

Rendimentos Diversos

Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei nº 7.713, de

1988, art. 3º, § 4º):

[...]







VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de

construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente pelo autor ou criador do

bem ou da obra;

[...]

Royalties

Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de

direitos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 22, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º):

[...]

IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.[70] (grifo nosso)

Igualmente, ficam cristalizadas as prescrições legislativas referenciadas acima, por intermédio da já

mencionada Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 252/2002, quando refere que:

Art. 17. [...]

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,

exploração de direitos, tais como:

[...]

d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra; [71]

(grifo nosso)

[...]

Destarte, cabe acrescer ao pleito, os entendimentos do respeitável advogado Gabriel Francisco

Leonardos acerca dos royalties pertinentes aos direitos autorais, de acordo com artigo publicado em

Revista da ABPI, de modo que:







Assim, na hipótese de haver a remessa para o exterior de pagamentos por direitos autorais ao próprio

autor da obra (ainda que esse autor seja uma pessoa jurídica, pois ao contrário do que ocorre no Brasil

com a nova Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98, diversos países estrangeiros reconhecem que uma

pessoa jurídica pode ser autora de uma obra protegida por direito autoral) parece defensável a tese de

que esse pagamento não teria a natureza de royalty, caso em que não haveria a cobrança da

CIDE.[72]

Por derradeiro, deve-se atentar para o fato de que as considerações feitas, objetivando

exclusivamente, evidenciar as demais aplicações do instituto dos royalties, não se constituem no

esgotamento da matéria, haja vista que há uma vasta riqueza de peculiaridades a serem pesquisadas,

a partir do momento em que houver a individuação do foco da investigação.

5.2 A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO AUTÔNOMO NACIONAL ANTE A IMPORTAÇÃO DE

TECNOLOGIAS

Pode-se afirmar, no tocante a questão do autodesenvolvimento das nações em contrapartida as

importações maciças de tecnologias, que ai reside o cerne do instituto dos royalties. Tal inferência é

feita na medida em que as recepções destas compensações financeiras estarão, indubitavelmente,

atreladas àqueles países que se encontram na vanguarda tecnológica, do desenvolvimento da ciência,

da pesquisa, bem como da constante busca pela inovação, em todas as áreas do conhecimento.

Os benefícios para estas nações se traduzem em vultosas quantias financeiras, recebidas a título de

royalties, que restarão em promover o constante aprimoramento e evolução daqueles que optaram por

romper a barreira da aquisição das tecnologias importadas, estimulando cada vez mais suas economias

internas. Torna-se clarividente os extremos em que se encontram os países, naturalmente vinculados

às políticas administrativas geridas por seus governantes, que são produtores de inovações, daqueles

que não dispõe da mesma estrutura para fazê-lo.

Isto posto e, para denotar a profunda relevância da matéria, assim como das diversas manifestações

que a cercam esta análise, transcreve-se o pensamento do notável autor Jean Jacques Servan

Schreiber, extraído de sua obra intitulada O Desafio Americano, o qual passa-se a reproduzir, in verbis:







Foi, primeiramente, pela importação maciça de técnicas estrangeiras que os industriais japoneses

empreenderam, após a guerra e a ocupação, a compensação do seu desenvolvimento industrial. A

utilização de patentes estrangeiras, sobretudo americanas, desempenhou um papel impulsionador

durante um certo tempo, mas apresentou depressa os inconvenientes clássicos.

A importação maciça das técnicas aperfeiçoadas no estrangeiro acabou por exercer efeito nocivo sobre

a pesquisa nacional. As firmas norte-americanas só vendiam as técnicas já ultrapassadas por suas

próprias descobertas. O governo japonês e os próprios industriais tomaram consciência e deram então

início a uma nova política destinada a reconquistar, por meio de tecnologia japonesa, o mínimo de

autonomia necessária ao futuro do seu desenvolvimento.[73]

Neste sentido vem corroborar os ensinamentos do brilhante professor José Carlos Tinoco Soares, no

que atine ao pagamento de compensações financeiras para países estrangeiros detentores de

privilégios registrados no Brasil, ao passo que se verifica:

Há muito e muito tempo vimos importando também as técnicas estrangeiras, mas, acreditamos que já

chegou o momento de examinarmos cuidadosamente se esta técnica que nos é oferecida tem ou não

aplicação em nosso meio industrial, se convém ou não aos interesses nacionais. Se isto fizermos,

imediatamente, temos a mais absoluta certeza que a sua grande maioria será rechaçada, porque a

despeito de todas as contradições e de tudo que se apregoa em malefício de nosso país, muito já

aprendemos e muito mais ainda temos a ofertar às outras nações menos favorecidas. Exemplos

flagrantes dizem respeito à industrialização do café solúvel, dos tecidos de toda a natureza, dos

calçados, do vestuário, dos eletrodomésticos e porque não dizer também da indústria automobilística e

da mecânica em geral, cujas exportações de tornos mecânicos, máquinas e outros tem nos colocado

em posição de destaque. Precisamos, isto sim, é distinguir o verdadeiro do falso!

Não resta a menor dúvida que muitas patentes estrangeiras colaboraram sobremaneira para o nosso

estágio atual, mas, não podemos deixar de admitir que essa quantidade assustadora que ainda se

mantém vigente e que carece de novidade só poderá tolher os nossos passos e prejudicar a livre

concorrência, tão preciosa para o nosso crescimento.[74]

Assevera, da mesma forma, de que deve existir uma conjunção de esforços entre o Governo Federal e

a classe dos Industriais, para que possam ser identificados aqueles privilégios que não foram







regularmente constituídos, como por exemplo, os que não respeitam o requisito da novidade,

afastando assim, os malefícios que tanto prejudicam o exercício regular das atividades industriais e

econômicas, das empresas nacionais.[75]

Dessa leitura, temos que ambos os autores posicionam-se claramente a favor do estímulo às criações

nacionais, buscando alcançar identidade científica e tecnológica própria e, genuinamente local. No

entanto, depreende-se que não se trata de uma problemática extrema, ou seja, não se deve afastar

toda e qualquer invenção ou inovação cujos privilégios pertençam às nações estrangeiras, é preciso

sim, não fazer da importação de tecnologias uma regra, pois, se assim o for, acabar-se-á ao longo do

tempo por comprometer significativamente a capacidade da geração de inovações.

Por seu turno, afirma Gabriel Francisco Leonardos, quanto aos benefícios trazidos pelas compensações

financeiras advindas dos royalties, que:

Com efeito, a partir da década de 1970 o déficit da balança comercial norte-americana passou a

aumentar progressivamente, acarretando com que os Estados Unidos passassem a dar uma

importância cada vez maior à balança de pagamentos por tecnologia, área na qual ainda detinham - e

detém ainda hoje - consideráveis vantagens sobre os demais países desenvolvidos ou em

desenvolvimento. Com isso, os Estados Unidos tentavam igualmente evitar o uso gratuito de suas

criações intelectuais (através de cópias e imitações, notadamente nos países do sudeste asiático) e,

por conseguinte, enfraquecer seus concorrentes no mercado mundial de produtos industrializados, bem

como evitar a entrada de novos concorrentes em tal mercado.[76]

Do exposto, deve-se destacar que a dianteira tecnológica proporciona não somente a economia pelo

não pagamento de royalties ao exterior, como também, constitui-se em formidável fonte de recursos

aos países, aos inventores e, industriários, que investem na inovação.

Neste momento, traz-se ao estudo argumentos favoráveis à aquisição de tecnologias estrangeiras,

elaborados por Gabriel Francisco Leonardos, cuja transcrição segue abaixo:

Por que é interessante a um país adquirir tecnologia estrangeira, em lugar de desenvolvê-la em seus

centros de pesquisa e junto às empresas instaladas no país? A resposta é simples: porque é mais

vantajoso financeiramente, isto é, a relação entre custo e benefício é mais favorável para a aquisição

estrangeira que para o desenvolvimento autóctone de tecnologia.







Se assim não fosse, considerando que o Brasil é um país soberano, que não está sujeito às ordens de

nenhum país estrangeiro, e que dentro do regime de economia de mercado em que vigora entre nós os

agentes econômicos gozam de liberdade para organizar os seus negócios, não haveria motivos para

adquirir tecnologia estrangeira.

A obtenção de tecnologia externa à empresa, desde que os pagamentos pela mesma possam ser

deduzidos no cálculo do imposto de renda, não é, sob o ponto de vista fiscal, mais onerosa de que o

desenvolvimento interno da mesma. E, adquirindo externamente, a empresa obtém por um preço

certo, com maior velocidade, uma tecnologia já comprovada, que pode ser facilmente substituída por

outra, mais avançada, diminuindo, assim, os riscos de desenvolvimento interno.

Há quatro fatores, portanto, que pesam em favor da aquisição de tecnologia externa para uma

empresa: o preço pré-fixado evita o risco inerente ao desenvolvimento interno da tecnologia que seria

a necessidade imprevista de recursos adicionais para o orçamento de pesquisa. A velocidade da

absorção da tecnologia externa, que é transferida imediatamente, pronta para ser utilizada, enquanto

que o tempo de desenvolvimento interno de uma tecnologia interna é imprevisível, pois pode variar

entre poucos meses e muitos anos. A certeza de que a tecnologia produzirá o resultado desejado, pois

já foi comprovada em outras indústrias, é uma vantagem inegável em relação ao risco de que a

tecnologia desenvolvida internamente seja um fracasso. Finalmente, a transferência de fonte externa

permite à empresa que a adquire usufruir da mesma com um investimento relativamente pequeno, o

que habilita a substituí-la por outra, mais avançada, com maior rapidez, pois não terá a preocupação

de amortizar integralmente os custos inerentes ao desenvolvimento interno da mesma

tecnologia.[77](grifo nosso)

Apesar das considerações colacionadas, na concepção do mesmo autor, o melhor caminho a seguir

encontra-se através da razoabilidade econômica entre o desenvolvimento autóctone, em contrapartida

a obtenção de tecnologias no mercado externo. Aduz, que é pouco proveitoso desenvolver tecnologias

nacionais, quando estas não forem competitivas no âmbito do mercado internacional. Igualmente, não

seria lógico que um país como o Brasil, deficitário quanto aos recursos destinados às áreas de

inovação, aportasse grandes somas de dinheiro para recriar o que já foi desenvolvido no exterior e,

que está à disposição, por um valor acessível.[78]







Neste diapasão, é a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE, já pesquisada no

Capítulo terceiro deste trabalho, a norma que foi concebida com o encargo de incentivar o

desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante a destinação de parcelas desta contribuição aos

programas de pesquisa científica e tecnológica, com a participação de universidades, centros de

pesquisa e, empresas privadas, nos valores designados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico - FNDCT.

Este sistema, por trazer algumas semelhanças com a Contribuição Provisória sobre as Movimentações

Financeiras - CPMF, cujos recursos devem ser destinados ao aparelhamento e ampliação da estrutura

da saúde brasileira, inevitavelmente ocasiona receio de alguns especialistas, quanto à aplicabilidade

dos recursos angariados. É exemplo disso, o pensamento do distinto advogado Gert Egon Dannemann,

em artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, com o

conseqüente teor:

Por que ao invés de instituir uma contribuição com a finalidade a que se refere a Lei nº. 10.168/2000 o

governo brasileiro não cria incentivos às empresas locais, por exemplo, de renúncia fiscal a

desenvolvimentos tecnológicos por elas comprovadamente patenteados e efetivamente explorados no

Brasil e no exterior, seja diretamente, seja através de licenças?

A mim me parece que a política introduzida com essa lei, diferentemente do que o esperado pelo

governo brasileiro, terá efeitos contrários, inibidores na implementação dos tipos de programas por ela

visados.[79]

Mais uma vez, há de se reforçar o espírito legislativo da CIDE, bem como crer na correta utilização de

seus recursos, de acordo com o aparato legislativo vigente, de modo que a médio e longo prazo,

possam ser colhidos os frutos decorrentes dos investimentos na pesquisa, ciência e, tecnologias

nacionais, cujos benefícios sabidamente, compensarão todos os esforços para sua consecução.

Prossegue em seu raciocínio, o advogado Gert Egon Dannemann, crítico quanto à falta de

investimentos dos governantes brasileiros na área da propriedade industrial e, seus decorrentes

prejuízos, trazendo o que de melhor se pode apresentar, que são os exemplos positivos de grandes

personalidades que acreditaram em seu potencial e fizeram a diferença para si mesmos e, ao Brasil, ao

passo que se comprova:







Apesar de convencido de que as autoridades brasileiras ainda não se deram conta da importância do

sistema de patentes como meio eficaz para o enriquecimento de seu parque industrial, criação de

novos empregos, recolhimento de tributos resultantes dos lucros auferidos com as vendas internas e

externas de produtos manufaturados no Brasil, concorrendo em igualdade de condições com seus

similares produzidos no estrangeiro, por estarem revestidos de alto teor de conteúdo tecnológico,

muitos inventores domiciliados no país vêm desafiando essa situação com grande sucesso, dos quais

aponto alguns exemplos.

O primeiro deles é o do inventor Eduardo de Lima Castro, recentemente falecido. Pernambucano que,

como muitos nordestinos, veio para o centro-sul do Brasil, no caso para a cidade do Rio de Janeiro,

com o firme propósito de mudar de vida e ali enriquecer.

Homem criativo, inventou inúmeros tipos de selos (ou lacres) de segurança aplicáveis nos mais

diferentes tipos de produtos. Em bombas de gasolina (assegurando a inviolabilidade do combustível

por elas injetado nos tanques dos veículos), passando por selos invioláveis de placas de automóveis

até sacos para acondicionar correspondência largamente usados pela ECT. Cuidou de patentear todos,

no Brasil e no exterior. Seus produtos sucesso tal que a empresa por ele constituída para explorá-los

no Brasil, a ELC Produtos de Segurança, tornou-se conhecida não apenas nacionalmente, mas

igualmente no exterior, graças a inúmeros contratos de licenciamento ali firmados, que lhe carrearam

uma excepcional renda sob a forma de royalties. (grifo nosso)

Outro exemplo é o de Hélio Nocolay, inventor do mundialmente conhecido bina, dispositivo que

acoplado a um aparelho telefônico identifica os números dos aparelhos que tenham efetuado chamadas

para aquele em que instalado. Mercê da originalidade e sucesso alcançado por essa invenção, no início

da década de 90, em solenidade ocorrida no Rio de Janeiro, seu autor foi agraciado com uma medalha

de honra ao mérito pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, entregue pelo diretor-

geral dessa entidade vinculada à ONU.

Igual láurea foi conferida pela OMPI naquela ocasião a Luiz Carlos Farah, inventor da pele artificial,

aplicada como curativo em grandes queimaduras e em ulcerações de corpo humano.







Para orgulho de nós brasileiros, a patente norte-americana nº. 5.000.000 refere-se a uma invenção de

que é co-autor o professor Flávio Alterthum, da USP, que tem por objeto o desenvolvimento de uma

bactéria geneticamente modificada - Escheria coli - capaz de fermentar eficientemente os açucares

xilose, arabiose, manose, galactose e glicose em etanol. Até então não havia microorganismo capaz de

promover tal transformação.

Conforme depoimento prestado pelo professor Alterthum durante o XV Seminário Nacional da

Propriedade Intelectual organizado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, em

1995, na cidade de Curitiba, essa invenção, em colaboração com outros colegas, foi elaborada nos

laboratórios da Universidade da Flórida e teve sua patente originalmente concedida nos EUA, porque na

época a legislação de propriedade industrial vigente no Brasil não previa a proteção de

microorganismos geneticamente engenheirados.

Mais um exemplo de sucesso no mundo empresarial baseado na proteção de criações tecnológicas nos

é dado pela empresa Embraco S.A., do Estado de Santa Catarina, que do ano de 1995 até os presentes

dias requereu perante o INPI 145 pedidos de patente, na maioria convertidos em patente, sendo titular

também de uma centena de patentes concedidas pela Repartição de Patentes dos EUA, sendo que

exemplares de muitas delas encontram-se orgulhosamente emoldurados no seu setor de patentes.[80]

Por derradeiro, depreende-se que uma nação que reitera a prática de importar tecnologias será

desprovida da capacidade de desenvolver suas próprias potencialidades internas, prejudicando de

maneira significativa aos seus cidadãos e, conseqüentemente, ao país, perdurando-se indefinidamente

a saga das remessas de compensações financeiras ao exterior, a título de royalties.

6 CONCLUSÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, ao longo de seu desenvolvimento, teve o viés de buscar

aclarar fundamentalmente os requisitos indispensáveis necessários à realização de uma remessa de

royalties ao exterior. E não só isso, como também, evidenciar os propósitos deste instituto, ou seja,

denotar as diversas peculiaridades que permeiam esta espécie de compensação financeira, através das

referências aos diplomas legislativos nacionais, bem como do pensamento de alguns poucos juristas e

doutrinadores pátrios.







Muito embora, por vezes, tenha-se deparado com adversidades pertinentes aos temas de pouca

abordagem no universo jurídico brasileiro, constata-se que as finalidades precípuas que nortearam os

objetivos desta análise, foram atingidos. O escopo basilar, sem olvidar, é evidenciado na certeza de

ventilar e trazer à baila, preliminares considerações versando sobre os royalties, com o fito de

fomentar novas discussões acerca da matéria posta.

Conforme o abordado ao longo da exposição dos tópicos aludidos, pode-se concluir que o Brasil

certamente está enquadrado entre as nações que importam grande quantidade de tecnologias, sendo

esta a razão de gizar os procedimentos atinentes à aquisição e pagamentos destas inovações. Todavia,

é preciso sublinhar que as tendências atuais quanto à economia global implicam na manutenção,

proteção e monopólio do conhecimento, como forma de obter excelentes fontes de recursos

financeiros, oriundos das compensações financeiras, aqui evidenciadas.

Tratou-se, pois, de frisar cuidadosamente a inquestionável essencialidade da ciência e da tecnologia,

hodiernamente, dotadas de estima estratégica em qualquer programa desenvolvimentista. Assim,

torna-se cristalino, de que as nações melhor aparelhadas, detentoras de satisfatórios recursos

científicos e tecnológicos, serão aquelas que receberão o maior aporte de divisas, em detrimento aos

países menos favorecidos.

É preciso que reste claro que não se trata de radicalismos. Não é lógico que se renegue toda e

qualquer invenção ou inovação, advindas das nações estrangeiras. É razoável e prudente, sim, que não

se faça da aquisição de tecnologias estrangeiras uma regra, pois, se assim o for, estar-se-á tolhendo

gradativamente a capacidade da pesquisa e ciência nacionais, haja vista da ínfima quantidade de

recursos dirigidos a estas, em favor de suas corriqueiras aquisições no mercado externo.

Destarte, constatou-se a necessidade de que o tema proposto seja colocado em plano superior por

nossos juristas, doutrinadores, governantes, grandes indústrias, entidades representativas, da mesma

forma que o meio acadêmico, dada a direta relação que possui com o progresso dos países.

Contudo, já se podem evidenciar algumas medidas adotadas pelo poder público, como a destinação de

parcela da carga tributária imposta nas operações de remessa de divisas ao exterior, ao

aprimoramento e investimento da ciência e tecnologias nacionais.







Isto posto, conclui-se que o Brasil já demonstrou através de exemplos concretos de que é capaz e tem

aptidão, dada a criatividade de seu povo, para tornar-se uma nação exportadora de inovações, desde

que receba o devido amparo e incentivo dos administradores públicos, o que por vezes não se

vislumbra.

Para tanto, é imprescindível eliminar imposições legais descabidas, como a tributação dos pagamentos

efetuados ao exterior, com o objetivo de concretizar a proteção e prioridade de determinado invento

nacional, ao passo que será por intermédio destas prefaciais modificações, que o Brasil passará a

figurar como cedente na relação contratual, que visa ao licenciamento de privilégios de invenção.

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[1] FRAGOSO, João Henrique. Royalties e Copyright. Confusão de termos prejudica direito de autores

no país. Disponível em: <http://conjur.estadao.com.br/static/text/23123,1>. Acesso em: 8 set. 2005.







[2] GASPARETTO, Agenor. Publicação e Proteção do Conhecimento. Disponível em <http://www.socio-

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[3] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro:

Forense, 1997, p. 145.

[4] DECRETO - LEI Nº. 7.903, art. 52 (BRASIL, 1945).


[5] Idem, art. 147.

[6] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 148.

[7] BARBOSA, Denis Borges. Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. Rio de

Janeiro:Resenha Tributária, 1983, p. 07.

[8] Idem, p. 08.


[10] LEI Nº. 3.470, art. 74 (BRASIL, 1958). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso

em: 8 set. 2005.

[11] LEI Nº. 4.131, art. 3º (BRASIL, 1962). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso

em: 9 set. 2005.

[12] Idem, art. 9º, 14.

[13] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 169-170.

[14] LEI Nº. 4.506, art. 22, 23 (BRASIL, 1964). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.

Acesso em: 9 set. 2005.








[16] Idem, p. 108.

[17] SOARES, José Carlos Tinoco. Regime de Patentes e Royalties. São Paulo: Revista dos Tribunais,

1972, p. 59-60, 84.

[18] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 64.

[19] CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS, art. 4º. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 9

set. 2005.

[20] BARBOSA, Denis Borges. Obra citada, p. 21.

[21] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Obra citada, p. 23-24.

[22] Idem, p. 36-37.


[24] Idem, p. 106.



[26] Idem, art. 139, 140.


em: 10 set. 2005.

[28] BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ato Normativo nº. 135 (BRASIL, 1997).

Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2005.

[29] LEI Nº. 9.279, art. 216, 217 (BRASIL, 1996).

[30] LEI Nº. 9.279, art. 211 (BRASIL, 1996).

[31] BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº. 094, art. 1º, 2º (BRASIL,

2003). Disponível em <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2005.







[32] BRASIL. Banco Central. Circular nº. 2.816, art. 1º, 2º, 3º (BRASIL, 1998). Disponível em

<http://www5.bcb.gov.br/pg1Frame.asp?idPai=NORMABUSCA&urlPg=/ixpress/correio/correio/DETALH

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[33] BRASIL. Banco Central. Regulamento anexo a Carta - Circular nº. 2.795 (BRASIL, 1998).

Disponível em <http://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 15 set. 2005.

[34] LEI Nº. 9.279, art. 86, 120, 161, 162 (BRASIL, 1996).

[35] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 67-68.


em: 20 set. 2005.




[39] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Atualidades sobre a CIDE, artigo in Revista da ABPI, nº. 60, p.

24, Set/Out de 2002.

[40] LEI Nº. 3.470, art. 77 (BRASIL, 1958).


em: 21 set. 2005.

[42] DECRETO Nº. 3.000, art. 710 (BRASIL, 1999). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.


[43] Idem, art. 713, 717, 721, 865.

[44] Idem, art. 723.







[45] BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Instrução Normativa nº. 252, art. 17 (BRASIL, 2002).

Disponível em < http://www.receita.fazenda.gov.br/SRFB.asp>. Acesso em: 23 set. 2005.

[46] Idem, art. 20.

[47] Idem, art. 8º.

[48] CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 149 (BRASIL, 1988).


[49] NOVAES, Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira. A CIDE incide sobre o quê?, artigo in Revista da

ABPI, nº. 54, p. 28, Set/Out de 2001.

[50] LEI Nº. 10.168, art. 2º, 3º (BRASIL, 2000). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.


[51] DECRETO Nº. 4.195, art. 3º (BRASIL, 2002). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>.


[52]Idem, art. 1º, 9º.

[53] NOVAES, Noemia do Carmo Monteiro de Oliveira. Obra citada, p. 29.

[54] EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 32, art. 2º (BRASIL, 2001).


[55] MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.159-70, art. 4º (BRASIL, 2001).




[57] MARZAGÃO, Luís Felipe Bretas. Remessa de royalties ao exterior. Incidência de ISS, PIS e

COFINS. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 674, 10 mai. 2005.







Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6704>. Acesso em: 29 set. 2005.

[58] DECRETO Nº. 3.000, art. 352 (BRASIL, 1999).

[59] Idem, art. 353.

[60] Idem, art. 355.

[61] PORTARIA Nº. 436 (BRASIL, 1958). Disponível em < http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em: 30

set. 2005.

[62] MÜLLER, Karina Haidar. Tributação das Remunerações Pagas por Direitos de Propriedade

Industrial, artigo in Revista da ABPI, nº. 59, p. 56, Jul/Ago de 2002.

[63] CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 20 (BRASIL, 1988).


Acesso em: 2 out. 2005.

[65] DECRETO Nº. 2.705, art. 11, 12, 20 (BRASIL, 1998).

Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso em: 2 out. 2005.

[66] LEI Nº. 8.876, art. 3º (BRASIL, 1994). Disponível em <https://www.presidencia.gov.br/>. Acesso

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[67] DECRETO Nº. 1, art. 13, 15, 16 (BRASIL, 1991). Disponível em



em: 4 out. 2005.


Acesso em: 4 out. 2005.

[70] DECRETO Nº. 3.000, art. 45, 52 (BRASIL, 1999).







[71] BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa nº. 252, art. 17 (BRASIL,

2002).



[73] SCHREIBER, Jean Jacques Servan. O Desafio Americano. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura,

1967, p. 283.

[74] SOARES, José Carlos Tinoco. Obra citada, p. 60-61.

[75] Idem, p. 61.

[76] LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro:

Forense, 1997, p. 114.

[77] Idem, p. 119-120.


[79] DANNEMANN, Gert Egon. Direitos de Propriedade Industrial. Pesquisa e Desenvolvimento, artigo

in Revista da ABPI, nº. 56, p. 4, Jan/Fev de 2002.

[80] DANNEMANN, Gert Egon. Obra citada, p. 4-5

FRANCHISING, ROYALTIES E O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)

Considerações

ROTEIRO

1. INTRODUÇÃO

2. DEFINIÇÃO DE ROYALTIES - BREVE CONCEITO







3. ROYALTIES NO BRASIL - VISÃO GERAL

4. FRANCHISING - BREVE DEFINIÇÃO

5. ISSQN - CONCEITO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003

6. ISS SOBRE ROYALTIES NO MERCADO DE FRANCHISING

1. INTRODUÇÃO

A cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISSQN) sobre os royalties pagos pelos franqueados aos

franqueadores é uma questão que gera polêmica no que se refere ao franchising (franquia). Dessa

forma, a presente matéria abordará brevemente o tema conceituando royalties, franchising, bem como

sua relação com o campo de abrangência do ISS demonstrando, por fim, o atual posicionamento do

Poder Judiciário sobre o tema.

2. DEFINIÇÃO DE ROYALTIES - BREVE CONCEITO

O termo royaltie é de origem inglesa, derivada da palavra royal (Real), cujo significado é ―aquilo que

pertence ao Rei‖.

Os royalties, na Idade Média, constituíam os valores recolhidos por terceiros em favor do rei como

compensação pela extração ou utilização dos recursos naturais provenientes das suas terras, ou ainda,

pelo simples uso de bens de propriedade do rei, como pontes e moinhos, por exemplo.

Atualmente, royaltie é o valor pago mensalmente, normalmente através de uma percentagem sobre o

faturamento, pelo uso contínuo da marca e pelos serviços de apoio prestados pelo franqueador.

3. ROYALTIES NO BRASIL - VISÃO GERAL

Existem diferentes tipos/espécies de royalties no Brasil, podendo estes ser pagos ao governo ou à

iniciativa privada. Em relação aos royalties pagos ao governo, estes decorrem, por exemplo, da

extração ou do uso de recursos naturais (minerais ou fósseis).







Cada espécie de royaltie, decorrente da extração ou exploração de determinados recursos, obedece

uma legislação específica, as quais estabelecem percentuais, em relação ao valor final do produto

extraído ou utilizado, distintos a serem pagos e, ainda, determinam a forma de distribuição entre a

União, Estados e Municípios. Vale dizer que ainda não existe um padrão unificado de cobrança e

distribuição de royalties referentes às atividades de extração e mineração no País.

Existem, ainda, regimes específicos de royalties destinados às patentes, que seguem o padrão dos

acordos assinados junto à World Trade Organization (Organização Mundial do Comércio).

Marcas e tecnologias também estão sujeitas às legislações específicas para o pagamento de royalties

ao proprietário do bem em questão. Quanto às obras de arte ou bens artísticos, compreendidos entre

estes: músicas, letras musicais, imagens, pinturas, esculturas, roteiros de filmes ou peças teatrais, os

royalties podem ser pagos diretamente ao artista autor da obra ou para as empresas que detém o

direito de reprodução, distribuição e/ou comercialização do referido bem cultural.

Por fim, no mercado de frinchising o termo ―royaltie‖ é comum, pois quando se utiliza uma marca de

um produto ou de uma rede de lojas ou restaurantes, paga-se royalties ao(s) proprietário(s) da marca.

4. FRANCHISING - BREVE DEFINIÇÃO

Neste tópico, primeiramente, faz-se necessário definir os termos: franqueador e franqueado. Aquele,

diz respeito à empresa que desenvolveu um conceito de negócio completo e concede a terceiros o

direito de explorar sua fórmula de operação, bem como utilizar a sua marca. Quanto ao franqueado,

este constitui a pessoa ou empresa que compra o direito para a abertura de uma loja unidade

individual.

O frenchising, ou franquia, constitui um sistema onde o franqueador cede a um franqueado, os direitos

de uso da marca, os direitos de distribuição exclusiva de produtos e/ou serviços e os direitos de utilizar

um sistema de operação e gerência de um negócio. Abrange, ainda, a estratégia de marketing para

distribuição de produtos e serviços, para expansão territorial e para conquista de novos mercados.

Ou seja, o franchising, de uma forma geral, constitui a união dos interesses de dois parceiros que

trabalham sob um único sistema, buscando sucesso e lucro mútuo.







5. ISSQN - CONCEITO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003

A Constituição Federal de 1988 define o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza como sendo de

competência municipal, cujo fato gerador não esteja compreendido no campo de incidência do ICMS e,

ainda, dispõe que os serviços abrangidos por aquele imposto devem constar de Lei Complementar,

vejamos:

―Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei

complementar.‖

De acordo com a Lei Complementar específica do ISSQN, a LC 116/2003, o imposto é de competência

dos Municípios e do Distrito Federal e tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da

lista anexa àquela Lei Complementar, ainda que esses não se constituam como atividade

preponderante do prestador.

O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação tenha

iniciado no exterior do País.

O ISSQN até 31 de julho de 2003 foi regido pelo Decreto Lei 406de 31 de dezembro de 1968 e

alterações posteriores. A partir de 01 de agosto de 2003, o ISSQN passou a ser regido pela Lei

Complementar 116/2003.

6. ISS SOBRE ROYALTIES NO MERCADO DE FRANCHISING

Atualmente, há uma grande discussão na esfera judicial acerca da legalidade e constitucionalidade

quanto à cobrança cobrança do ISS sobre os royalties pagos pelos franqueados ao franqueador.

Anteriormente à 2003, a legislação que regia o assunto (Decreto Lei 406/68) não tinha previsão no

sentido da franquia ou a licença de marca integrar a lista de atividades tributáveis pelo ISS. Diante







disso, pelo menos até aquele momento, nossos Tribunais entendiam pela não incidência do tributo, em

relação às franquias, por não haver previsão legal e também pela impossibilidade de equiparação do

franchising (franquia) a outras modalidades contratuais como, por exemplo, a locação de bens móveis,

como tentavam fazer crer os fiscos municipais.

A partir da vigência da Lei Complementar 116/2003, que alterou a legislação do ISS houve a inclusão

das franquias na lista dos serviços tributáveis, classificando os royalties como ‗prestação de serviços de

franquia‘.

A referida inclusão é inconstitucional, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já

que a lei não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos de franquia sendo que estes,

por sua vez, não possuem a natureza de serviços. Os contratos de franchising não determinam uma

―Obrigação de Fazer‖, mas sim uma ―Obrigação de ceder‖, isso que dizer, o franchising não tem como

principal objeto contratual os serviços que o franqueador deve prestar ao franqueado, mas sim, a

cessão do uso da marca.

Quando um franqueador presta treinamentos aos franqueados, tem como intuito manter um padrão

estipulado pela marca, já que a principal característica da operação de franquia é a padronização em

toda a rede. Não há lucro com isso, pois o intuito é de garantir uma padronização no que diz respeito à

qualidade dos serviços.

De uma forma geral, o posicionamento que vem sendo tomado pelos Tribunais são pela incidência do

ISS conforme a Constituição Federal. Ou seja, uma lei municipal ou mesmo uma lei complementar

federal não pode ampliar o campo de incidência dos tributos que já foram definidos na Constituição.

Com a vigência da citada Lei Complementar, a União incluiu na lista de serviços tributáveis pelo ISS os

contratos de franquia e de licença de marca. Essa alteração vem sendo adotada por diversos

municípios que passaram a tributar os royalties oriundos dos contratos de franquia e licença de marca.

Ocorre que, tanto de acordo com o conceito legal de franquia e de licença de marca, quanto em

respeito à doutrina e à jurisprudência acerca do tema, esses institutos não podem ou não devem ser

classificados como ―serviço‖, de maneira que não podem constar do campo de abrangência do ISS.







Desde a vigência da LC 116/2003, diversos franqueadores estão discutindo judicialmente a incidência

ou não do ISS sobre os royalties. Alguns Tribunais Estaduais, como veremos a seguir, têm abordado o

tema sob a ótica da nova legislação, ora em favor, ora contra os franqueadores.

No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, a jurisprudência vem sendo pacificada no

sentido de que, com a inclusão legal, há incidência de ISS sobre os royalties recebidos por meio dos

contratos de franquia. Já no Rio Grande do Sul, ao contrário, parece vigorar entendimento favorável às

franqueadoras. Por fim, em São Paulo, a questão ainda é bastante controvertida e, apesar dos

entendimentos em sentido contrário, existem mais precedentes favoráveis à incidência do ISS.

Há algum tempo, foram publicadas algumas reportagens abordando uma decisão do Superior Tribunal

de Justiça a qual autoriza a cobrança do ISS sobre as atividades dos Correios, sendo que esta decisão

foi tratada como um primeiro precedente no que diz respeito à autorização quanto à cobrança do ISS

sobre os royalties recebidos em função da atividade de franquia. Ocorre que, analisando a decisão

daquele Tribunal Superior, fica claro que a mesma trata meramente da autorização da cobrança do ISS

sobre os serviços realizados pelos Correios, inclusive suas agências franqueadas, que até então eram

livres do ISS . (acórdão oriundo da Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça - Resp

873.440/RS -, Relator: Ministro Luiz Fux, datado de 13.11.2007).

No entanto, atualmente, o STJ, vem se posicionando contra a cobrança do ISS nas atividades de

franquia, entendendo, porém, que o sistema de franchising não entraria no rol da lei do imposto em

questão e determinou que seria imprescindível a análise e posterior manifestação do STF:

―A mera inserção da operação de franquia no rol de serviços constantes da lista anexa à Lei

Complementar 116/2003 não possui o condão de transmudar a natureza jurídica complexa do instituto,

composto por um plexo indissociável de obrigações de dar, de fazer e de não fazer.

Destarte, revela-se inarredável que a operação de franquia não constitui prestação de serviço

(obrigação de fazer), escapando, portanto, da esfera da tributação do ISS pelos municípios‖

(Superior Tribunal de Justiça - STJ. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 953.840 - RJ (2007/0115791-3)

RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX)







Por fim, ainda não há uma posição da mais alta Corte deste País (Supremo Tribunal Federal) sobre a

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.

Autor: Manuel Fanego

Contribuição sobre remessa de royalties só gera crédito com pagamento

Os créditos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), criados pela Medida

Provisória n. 2.159-70, de 2001, só passam a existir quando o valor do tributo é efetivamente pago,

podendo então ser utilizados para dedução em operações posteriores. Essa interpretação foi fixada

pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou os argumentos da empresa Dia

Brasil Sociedade Ltda., de São Paulo, em demanda contra a Fazenda Nacional.

A Cide foi criada para estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, por meio do Programa de

Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Trata-se de contribuição a ser

paga por empresas que adquirem tecnologia do exterior. Também são tributadas as remessas feitas ao

estrangeiro para pagamento de serviços técnicos ou a título de royalties.

A disputa entre a empresa paulista e a Fazenda Nacional envolvia a forma de aproveitamento dos

créditos instituídos em 2001. A partir daquele ano e até 2013, por medida provisória, foi permitido às

empresas tributadas pela Cide adquirir créditos a serem usados ―exclusivamente para fins de dedução

da contribuição incidente em operações posteriores‖ relativas a royalties em contratos de exploração

de patentes e uso de marcas.

A empresa sustentava que o crédito tributário deveria ser calculado com base no valor da contribuição

devida, e não da contribuição efetivamente paga, pois a própria incidência da Cide faria surgir o

crédito. A Fazenda, por sua vez, afirmou em resposta que só há crédito quando há pagamento, pois

não se trata de tributo regido pelo princípio da não cumulatividade.

O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, deu razão à Fazenda. ―Penso que o

legislador pretendeu amenizar os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga tributária

temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com isso criar incentivo, pela







criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do tributo, mas apenas amenizar o ônus por

período determinado‖, disse ele.

Ainda de acordo com o relator, ―pensar de modo diverso feriria a própria lógica da instituição do

referido crédito, por permitir um efeito contrário ao pretendido pelo legislador, pois o estado, além de

deixar de receber o montante integral da Cide, passaria, ainda, a financiar a atividade desenvolvida

pelo contribuinte, em detrimento do mercado nacional‖.

Fonte:

STJ

ISS sobre royalties: as decisões atuais da Justiça

Enviado por e-Thesis

10-Ago-2008

Existe uma grande discussão no âmbito judicial acerca da legalidade e constitucionalidade da cobrança

do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - sobre os royalties pagos pelos franqueados

ao franqueador. Até 2003, a legislação que tratava do assunto, D.L. 406/68, não previa a franquia ou a

licença de marca no rol das atividades tributáveis pelo ISS. "Até aquele momento, nossos Tribunais

entendiam que não incidiria o tributo por não haver previsão legal específica e por não se poder

equiparar o franchising a outras formas contratuais como, por exemplo, a locação de bens móveis,

como tentavam fazer crer os fiscos municipais", lembra Sidnei Amendoeira Jr., Mestre e Doutor em







Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e sócio do escritório

Novoa Prado e Amendoeira Advogados.

A partir de julho de 2003, porém, foi publicada Lei Complementar, de número 116, que alterou a

legislação do ISS e incluiu as franquias no rol dos serviços tributáveis, classificando os royalties como

‘prestação de serviços de franquia'. "A medida foi inconstitucional, ao meu ver, já que a lei não

tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos de franquia e estes, por sua vez, não têm a

natureza de serviços. De maneira mais simples, os contratos de franquias não determinam a

‘obrigação de fazer', mas a ‘obrigação de ceder', ou seja, a franquia não tem como

principal instrumento contratual os serviços que o franqueador deve prestar ao franqueado, mas a

cessão do uso da marca", esclarece o advogado.Quando um franqueador oferece treinamentos aos

franqueados, tem como intuito manter um padrão estipulado pela marca, já que a principal

característica da operação de franquia é a padronização em toda a rede. Ele não lucra com isso,

apenas trabalha para garantir que a marca duramente construída no mercado terá o mesmo padrão de

qualidade que tem quando o próprio franqueador o utiliza na atividade comercial e não como prestação

de serviços.Desde 2004, quando a lei entrou em vigor, diversos franqueadores estão discutindo em

juízo a incidência ou não do ISS sobre os royalties. Alguns Tribunais Estaduais têm tratado da questão,

já sob a ótica da nova legislação, ora a favor, ora contra os franqueadores. No Rio de Janeiro, por

exemplo, a jurisprudência absolutamente majoritária é no sentido de que, com a inclusão legal, incide

sim o ISS sobre os royalties recebidos por meio dos contratos de franquia."O entendimento errôneo é

que, apesar de sua natureza específica, ‘soaria absurdo' que os royalties de franquia não

estivessem sujeitos nem ao IPI e nem ao ICMS e também não sujeitos ao ISS. Também assim

acontece em Minas Gerais e no Paraná. No Rio Grande do Sul, ao contrário, parece vigorar

entendimento favorável às franqueadoras. Em São Paulo, a questão é bastante controvertida e, apesar

dos entendimentos em sentido contrário, existem mais precedentes favoráveis", exemplifica

AmendoeiraCaso práticoNa semana passada, foram publicadas algumas reportagens na imprensa

mostrando uma decisão do STJ que autoriza a cobrança deste imposto sobre as atividades dos

Correios, mas que foi tratada como um primeiro precedente autorizando a cobrança do ISS sobre os

royalties, sobre a atividade da franquia."Na verdade, interpretamos a decisão do STJ como a aplicação

da cobrança do imposto sobre os serviços realizados pelos Correios - serviços de coleta, remessa ou

entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelas agências

franqueadas - , que até então eram livres do recolhimento do ISS. Porém, o erro de alguns juristas e







veículos da imprensa foi atribuir a questão ao fato de os Correios trabalharem sob o sistema de

franchising. Em suma, o precedente (acórdão oriundo da Primeira Turma do E. Superior Tribunal de

Justiça - Resp 873.440/RS -, cujo relator foi o Ministro Luiz Fux, datado de 13.11.2007) trata da

tributação da atividade econômica exercida pelas franquias dos Correios, e não a cobrança de ISS

sobre os royalties", esclarece Amendoeira.Assim, a questão, do ponto de vista do STJ e do STF ainda

está em discussão. O que se pode temer é que o E. STJ, ao invés de analisar a questão de fundo -

natureza do contrato de franchising -, limite-se, como no caso acima mencionado e seguindo a linha

dos Tribunais de Minas e Rio, a afirmar que, entrando em vigor a nova lei e prevista a nova hipótese,

deve ser pago o tributo.A sugestão é de que se estude o tema antes de decidir pela discussão ou não

da incidência do tributo em juízo; se ele será depositado em juízo para, quando se ingressar com a

demanda evitar pagamento corrigido em caso de eventual derrota na ação judicial; ou se a opção será

pela solicitação de tutela antecipada em juízo no sentido de poderem abster-se do pagamento do

tributo, requerendo sua suspensão provisória em juízo, o que pode trazer enorme perda em caso de

derrota na eventual ação judicial ajuizada. "Tais orientações são a maneira que encontramos após

analisar como a Justiça tem se comportado. Algumas Prefeituras têm adotado postura bastante

agressiva, com fiscalizações e autuações constantes e subseqüentes para forçar o imediato pagamento

do tributo pelas franqueadoras. Há aquelas que, inclusive, estão levando a questão para a esfera

criminal em função de suposta sonegação do tributo. Os fatos são lamentáveis e inconstitucionais, mas

podem ocorrer com qualquer franqueadora", finaliza.

PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços - Interpretação da Instrução

Normativa nº 436 de 27 de julho de 2004 / Resolução da ABPI Nº 66

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias, em 20 de outubro de 2005 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo aprovaram a presente Resolução.

ASSUNTO: PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços - Interpretação da Instrução Normativa nº 436 de 27 de julho de 2004.







A Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI reuniu-se, em diversas ocasiões, para discutir a incidência de impostos e contribuições sobre a remessa, para o exterior, de royalties e remunerações devidos em decorrência de licenciamento de marcas, patentes, direitos autorais, tecnologia, serviços técnicos e administrativos e franquias. Entre os temas discutidos, destacou-se a questão polêmica da base de cálculo do Pis/Cofins Importação de Serviços, razão pela qual esta Comissão propõe a seguinte RESOLUÇÃO PIS/COFINS - Importação: Base de Cálculo na Importação de Serviços Interpretação da Instrução Normativa No. 436 de 27 de julho de 2004. Regra Geral No dia 30 de abril de 2004 foi publicada a Lei No. 10.865, que instituiu a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços - PIS/PASEP - Importação, e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior - COFINS - Importação. Tais contribuições são devidas sobre operações de importação praticadas a partir de 1º de maio de 2004. Em geral, a alíquota aplicável ao PIS/PASEP - Importação é de 1,65%, enquanto a alíquota aplicável à COFINS - Importação é de 7,6%. Para fins de simplificação, denominaremos as duas contribuições conjuntamente de “PIS/COFINS - Importação” e utilizaremos a alíquota combinada de 9,25%. Base de Cálculo - Importação de Serviços Muita discussão tem sido gerada sobre a forma de obtenção da base de cálculo do PIS/COFINS - Importação, considerando (i) a necessidade de inclusão das próprias contribuições na sua base de cálculo (i.e., utilização do denominado cálculo por dentro) e (ii) a incidência do PIS/COFINS Importação sobre o imposto de renda na fonte (“IRFonte”) e demais impostos incidentes na importação (i.e., imposto sobre serviços de qualquer natureza -“ISS”, no caso de importação de serviços). Especificamente no caso de importação de serviços, o Artigo 7o, inciso II da Lei Nº. 10.865 determina expressamente que a base de cálculo será: “o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições”. Baseado no exposto acima, entendemos que a base de cálculo do PIS/COFINS- Importação aplicável no caso de importação de serviços deve ser igual ao preço do serviço cobrado pelo prestador estrangeiro, sem redução dos







impostos incidentes na fonte sobre o montante devido (i.e., IRFonte e ISS), e acrescido das próprias contribuições incidentes na importação (i.e., PIS/COFINS-Importação). Entendemos que quando a lei estabelece que o valor para fins de obtenção da base de cálculo deve ser acrescido do ISS, determinou que não é possível excluir o ISS do preço do serviço para fins de obtenção da base de cálculo. Isto porque, assim como o IRFonte, o ISS é um imposto cujo contribuinte é o beneficiário estrangeiro, mas cujo responsável pelo recolhimento e pagamento é a fonte brasileira, que retém o montante dos impostos do valor devido ao exterior. O artigo 6, parágrafo 2º, inciso I da Lei Complementar Nº 116/03, que regulamenta a incidência do ISS, dispõe sobre a responsabilidade dos tomadores de serviços no sentido de determinar que o ISS devido está sujeito à retenção. Com base nesse artigo, o Município de São Paulo publicou a Lei No. 13.701/03 que prevê expressamente a retenção do ISS na fonte na hipótese de importação de serviços. Sendo assim, conforme a interpretação expressa acima, a fórmula para cálculo pode ser expressa da seguinte maneira: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [1/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS - Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do IRFonte e do ISS. Conseqüentemente, no caso de utilização da fórmula descrita acima, a alíquota efetiva do PIS/COFINS-Importação seria de 10,19284% sobre o preço bruto do serviço (antes da retenção dos impostos - IRFonte e ISS). Todavia, a Instrução Normativa SRF 436/04 (1)(“IN 436/04”) apresenta uma nova fórmula para definição da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação no caso de importação de serviços (2), a qual reproduzimos de forma simplificada a fim de combinar as alíquotas de PIS/COFINS-Importação: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [1+ f/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza Conforme esta nova fórmula, constatamos que para fins de obtenção da base de cálculo, o PIS/COFINS-Importação incide duas vezes sobre o valor do ISS: (i) a primeira vez quando a IN 436/04 dispõe que V é o “valor pago sem o

http://www.abpi.org.br/resolucoes/resolucao66.htm#1

http://www.abpi.org.br/resolucoes/resolucao66.htm#2







desconto da retenção do imposto de renda”, não existindo permissão para a exclusão do valor do ISS, e (ii) a segunda vez, quando no cálculo de Z, o valor do ISS é incluído no nominador da fórmula. Assumindo que a alíquota do ISS seja de 5%, a alíquota efetiva do PIS/COFINS-Importação neste caso seria de 10,70248% sobre o preço bruto do serviço (antes da retenção dos impostos - IRFonte e ISS). Entendemos que o legislador, dentro dos parâmetros legais, pode determinar quais fatores devem ser considerados para a determinação da base de cálculo de um tributo. Todavia, nos parece abusivo incluir na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação a mesma variável em duplicidade. Entendemos que a Secretaria da Receita Federal deverá rever a fórmula anexa à IN 436/04, ou estaremos mais uma vez diante de uma base de cálculo questionável. Ressaltamos ainda que existe a possibilidade de uma segunda interpretação sobre a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação no pagamento de serviços ao exterior. Segundo esta interpretação, poderia ser argumentado que quando da definição da variável V, a Instrução Normativa nº 436 elegeu o valor pago, creditado, entregue ou remetido para o exterior antes da retenção do imposto de renda, mas após a retenção do ISS, o qual, como dito acima, é um imposto sujeito à sistemática de retenção na fonte. Neste caso, a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação partiria de um valor de serviço líquido do ISS. No entanto, esta interpretação da fórmula geraria discrepâncias em relação ao valor do ISS, pois não consideraria o ISS um tributo sujeito à retenção, tal qual o IRFonte. Assim, como forma de evitar a dupla incidência de PIS/COFINS-Importação sobre o valor do ISS e corrigir a discrepância da interpretação mencionada no parágrafo anterior, a fórmula publicada pela Secretaria da Receita Federal deveria ser ajustada da seguinte forma: PIS/COFINS Importação = A x V x Z onde, Z = [(1+(f/1-f))/(1-A)] A= Alíquota cumulativa do PIS/COFINS Importação (i.e., 9,25%) V = valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda e após a retenção do ISS f = alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza *** A área de aquisição de tecnologia e serviços do exterior tem sido objeto de aumento de carga tributária por parte do governo federal (basta mencionar a criação da CIDE sobre royalties e remuneração pagos por tecnologia e serviços, do ISS-Importação de serviços e do PIS/COFINS Importação de serviços). Como se não bastasse o desestímulo à atualização tecnológica representado por esse aumento de carga tributária, a







complexidade e falta de clareza na regulamentação dos tributos aplicáveis às remessas ao exterior acrescenta um ônus considerável sobre as empresas que recorrem a aquisição de tecnologia ou serviços do exterior. Diante do exposto acima, e com base nos estudos desenvolvidos pela a Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias, a ABPI, RESOLVE encaminhar sugestão à Secretaria da Receita Federal, no sentido de esclarecer a forma correta de interpretar a base de cálculo do PIS/COFINS Importação de serviços, conforme exposto nesta Resolução. Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2005. Gustavo S. Leonardos Presidente Cláudio Roberto Barbosa Diretor Relator Juliana L. B. Viegas Coordenadora da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias Dirceu Pereira de Santa Rosa Vice-Coordenador da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias Karin K.F. Marks

Secretária da Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquias

1 - Publicada no DOU de 29/07/2004 Volta ao topo 2 - Anteriormente, existia o Ato Declaratório Executivo SRF No. 17 de 30 de abril de 2004, mas este somente tratava da formula no caso de importação de bens.

http://www.abpi.org.br/resolucoes/resolucao66.htm#a

boletim semef - ediÇÃo royalties

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